효율성 vs 실질적 정의: 미국/한국 특허법원이 추구하는 상반된 철학 분석

 

특허 전쟁의 승패는 ‘절차’에 달려있다! 미국과 한국의 특허 소송은 ‘청구항 해석’ 기준은 같지만, 심판 단계 주장 포기 시 항소심에서 기각되는 미국 법리와 법원에서 새로운 주장/증거 제출이 폭넓게 허용되는 한국 법리라는 근본적인 절차적 차이를 보입니다. 양국이 추구하는 법철학(효율성 vs. 실질적 정의)을 심도 있게 비교 분석합니다.

글로벌 비즈니스의 세계에서 법률 시스템은 종종 비슷해 보입니다. 특히 특허법처럼 고도로 전문화된 분야는 더욱 그렇습니다. 하지만 제가 실무에서 경험해 보니, 겉모습 아래에는 각 나라의 역사와 법철학이 담긴 근본적인 차이가 숨어 있더라고요. 마치 같은 재료로 요리하지만, 레시피와 조리 방식이 전혀 다른 두 명의 셰프와 같습니다.

특히, 혁신의 성패를 가르는 특허 분쟁 분야에서 미국과 한국은 놀라울 정도로 다른 접근 방식을 취합니다. 당신이 글로벌 시장을 무대로 활동하는 기업가, 발명가, 또는 법률 전문가라면 이 차이를 아는 것은 단순한 지적 호기심을 넘어 비즈니스의 생존 전략이 될 수 있습니다. 지금부터 미국과 한국 특허 소송의 핵심에 숨겨진, 양국 법리의 놀라운 차이점을 파헤쳐 보겠습니다.

 

1. 같은 답, 다른 풀이: 해석 기준은 같지만 주장 시점은 정반대

가장 놀라운 역설부터 시작해 볼까요? 특허의 권리 범위를 정하는 ‘청구항 해석(Claim Construction)’의 핵심 기준에서 미국과 한국은 사실상 같은 답에 도달했습니다. 양국 모두 특허 용어의 의미를 해당 기술 분야의 ‘통상의 기술자(POSITA)’가 이해하는 객관적 의미로 파악해야 한다고 봅니다. 즉, “어떻게 해석할 것인가?”라는 실체적 질문에는 같은 목소리를 내는 셈입니다.

하지만 극적인 반전이 일어나는 것은 바로 “그 해석에 관한 주장을 언제, 어떻게 할 수 있는가?”라는 절차적 질문입니다. 이 절차적 차이는 사소한 것이 아니라, 속도와 완결성을 추구하는 법률 세계와 유연성과 정확성을 추구하는 법률 세계로 이어지는 근본적인 갈림길입니다.

 

2. 한 번 뱉은 말은 주워 담을 수 없다: 미국의 엄격한 ‘실권 원칙’

미국 특허 소송은 ‘전방 집중형(Front-Loaded)’ 구조를 가집니다. 모든 화력을 초반에 집중해야 한다는 의미이며, 그 중심에는 ‘실권(Forfeiture) 원칙’이라는 가혹할 정도로 엄격한 규칙이 자리 잡고 있습니다. 핵심은 이겁니다. 특허심판원(PTAB) 절차에서 제기하지 않았던 새로운 주장은, 상급심인 연방순회항소법원(CAFC)에서 절대 받아들여지지 않는다는 것입니다.

미국 법원이 이 엄격한 원칙을 고수하는 데에는 세 가지 중요한 정책적 이유가 있습니다:

• 전문 기관 존중: 기술 전문성을 갖춘 PTAB이 1차적으로 사실관계를 확정하고 기록을 형성하는 기관임을 보장합니다.
• 사법 효율성: 항소심에서 새로운 주장을 금지하여 불필요한 재판 지연을 막고 분쟁을 신속하게 종결합니다.
• ‘샌드배깅(Sandbagging)’ 방지: 당사자가 유리한 주장을 숨겨두었다가 항소심에서 기습적으로 제기하는 비겁한 전략을 차단합니다.

1.3 최근 판례 동향(2020-2025): 실무상 원칙의 적용

CAFC는 최근 5년간의 판례를 통해 실권 원칙을 단순히 선언적인 원칙이 아닌, 실제 사건에서 엄격하게 적용되는 규율임을 명확히 하고 있습니다. 대표적인 사례는 2025년의 Case1Tech, LLC v. Squires 판결입니다. 이 사건에서 특허권자인 Case1Tech는 PTAB에서는 청구항의 ‘분석(analysis)’이라는 용어가 ‘소음 노출량의 계산(calculation of noise dosage)’을 의미한다고 주장했습니다. 그러나 PTAB에서 패소하자, CAFC 항소심에서는 ‘분석’이 ‘소음 노출량 계산을 포함하는(includes the calculation of noise dosage)’ 더 넓은 의미라고 주장을 변경했습니다.

주의하세요! (Case1Tech 판결)
CAFC는 이러한 주장 변경을 ‘실권’을 이유로 일축했습니다. PTAB에서 ‘분석은(~is) 계산이다’라고 주장했던 당사자가 항소심에서 ‘분석은 계산을 포함한다(~includes)’라고 말을 바꾸는 것은 허용될 수 없다고 판단한 것입니다. 이는 주장의 미묘한 뉘앙스 변경조차도 새로운 주장으로 간주되어 실권될 수 있음을 보여주는 강력한 예시입니다.

또한, 2020년의 In re: Google Technology Holdings LLC 판결은 실권 원칙의 정책적 근거를 재확인했습니다. 이 사건에서 구글은 심사관의 거절결정에 불복하여 PTAB에 항소했으나, 청구항 해석에 대한 구체적인 주장은 제기하지 않았습니다. 이후 CAFC 항소심에 이르러서야 비로소 특정 용어의 해석이 잘못되었다고 주장했습니다. CAFC는 구글이 PTAB에 관련 주장을 제기하지 않음으로써 “전문 기관이 그 중요한 역할을 수행할 기회를 박탈했다”고 지적하며, 해당 주장은 실권되었다고 판시했습니다.

이러한 판례들은 CAFC가 절차적 규율을 유지하기 위해 실권 원칙을 적극적으로 집행하고 있음을 보여줍니다. 설령 그 결과가 항소인에게 가혹하게 작용하더라도, 절차적 안정성과 예측 가능성을 우선시하는 법원의 확고한 입장을 확인할 수 있습니다. 이는 특히 AI나 바이오와 같이 기술 용어의 의미가 유동적이고 다의적인 첨단 기술 분야에서 심각한 도전이 될 수 있습니다. 이 분야의 특허 소송 당사자들은 초기 단계에서 모든 가능한 해석의 갈래를 예측하고 대비해야 하는 부담을 안게 됩니다.

첨단 기술 분야의 딜레마

최선의 법률적 주장이 절차적 미비로 인해 아예 심리조차 받지 못하고 기각될 위험이 상존하는 것입니다. 이는 절차적 순수성을 실체적 정확성보다 우선시하는 미국 시스템이 첨단 기술 분야의 복잡성을 해결하는 데 적합한지에 대한 근본적인 질문을 제기합니다.

미국 시스템에서 PTAB 단계는 단순한 예선전이 아니라, 모든 것을 걸어야 하는 결승전인 셈입니다.

 

3. 정의를 위해서라면 괜찮아: 한국의 유연한 ‘실질적 정의’ 추구

미국의 엄격함과 정반대편에 한국의 유연한 ‘후방 집중형(Back-Loaded)’ 시스템이 있습니다. 한국 특허법원에서 진행되는 심결취소소송에서는 심판 단계에서 주장하지 않았던 새로운 주장이나 증거 제출을 매우 폭넓게 허용합니다.

이것이 가능한 이유는 특허법원의 심결취소소송이 행정소송의 일종이기 때문입니다. 법원의 주된 임무는 특허청의 심판원 심결이라는 행정처분의 ‘위법성 전반’을 심사하는 것이며, 절차적 흠결을 넘어 ‘그 결론’이 실체적으로 올바른지를 다시 판단하는 데 핵심이 있습니다. 따라서 올바른 결론을 내리기 위해서라면 새로운 주장이나 증거도 적극적으로 검토해야 한다는 ‘실질적 정의 실현’이라는 가치를 최우선으로 둡니다.

💡 통계로 본 한국 법원의 역할
한국 특허법원이 특허심판원의 심결을 취소하는 비율은 약 25%에 달합니다. 이는 네 건 중 한 건은 법원에 가서 결과가 뒤집힌다는 의미로, 법원이 행정기관의 결정을 얼마나 철저하게 사법적으로 통제하고 있는지를 보여줍니다.

물론 한국 시스템에도 단점은 있습니다. 분쟁 해결이 최종적으로 확정되기까지 시간이 오래 걸릴 수 있고, 당사자들이 특허심판원 단계를 ‘예선전’처럼 가볍게 여기고 핵심 카드를 법원을 위해 아껴두는 샌드배깅과 유사한 전략을 취하게 만들 수도 있습니다.

 

4. 효율성 vs. 정확성: 법 시스템에 담긴 두 나라의 다른 철학

지금까지 살펴본 법리적 차이는 단순한 법 기술의 문제가 아니라, 각국 사법 시스템이 어떤 가치를 더 중요하게 여기는지 보여주는 철학의 차이를 반영합니다. 이 두 나라의 시스템을 표로 비교하면 그 차이가 더욱 명확하게 드러납니다.

특징	미국 (US)	대한민국 (KR)
핵심 법리	실권 원칙: PTAB에서 놓친 주장은 항소심에서 제기 불가. 한번 기회는 끝.	심리 범위 확대: 법원에서 새로운 주장/증거 제출 가능. 실체적 진실을 우선.
소송 전략	전방 집중형 (Front-Loaded): 모든 카드를 PTAB에 쏟아부어야 함. ‘샌드배깅’ 불가능.	후방 집중형 (Back-Loaded): 심판원은 예선전, 법원에서 본게임을 치르는 전략 가능.
정책 목표	법적 안정성 & 효율성: 신속한 분쟁 종결과 예측 가능성 중시.	실질적 정의 & 정확성: 행정기관의 오류를 바로잡고 올바른 결론 도출을 중시.

 

5. 조화롭고 견고한 제도를 위한 정책 제언

법적 안정성과 실질적 정의 사이의 최적의 균형점을 찾기 위해, 양국의 경험을 바탕으로 다음과 같은 다섯 가지 정책적 제언을 고려할 수 있습니다.

1. 미국 실권 원칙에 대한 ‘정당한 사유(Good Cause)’ 예외 도입: 현재 엄격한 ‘예외적 상황’ 기준을 완화하여, 항소인이 PTAB에서 해당 주장을 제기하지 못한 데 ‘정당한 사유’가 있음을 입증하는 경우 CAFC가 예외적으로 새로운 청구항 해석 주장을 심리하도록 허용해야 합니다.
2. CAFC의 적극적인 환송(Remand) 권한 활용: CAFC가 심리 중 잠재적으로 결정적이지만 당사자들이 주장하지 않은 청구항 해석 쟁점을 발견한 경우, 해당 쟁점에 대한 심리를 위해 사건을 PTAB으로 환송할 수 있는 권한을 더 적극적으로 활용해야 합니다.
3. 대한민국 특허법원의 변론 준비 절차 강화: 한국 모델의 비효율성을 개선하기 위해, 법원이 변론 준비 절차를 강화하여 당사자들이 소송 초기에 새로운 주장이나 증거를 모두 제출하도록 강제하는 방안을 고려해야 합니다.
4. 첨단 기술 분야 청구항 해석에 대한 양국 특허청의 공동 가이드라인 마련: AI, 바이오 등 신기술 분야에서 청구항 해석의 불확실성을 줄이기 위해, USPTO와 KIPO가 협력하여 공동 가이드라인을 개발 및 발표해야 합니다.
5. PTAB/특허심판원 절차 초기에 ‘쟁점 정리서’ 제출 의무화: 양국 모두 행정 심판 절차 초기에 당사자들이 합의 및 다툼이 있는 청구항 해석을 명시한 공동 ‘쟁점 정리서’를 제출하도록 의무화하여 심리 효율을 높여야 합니다.

핵심 요약: 시스템이 추구하는 가치

미국과 한국의 특허 소송 시스템이 추구하는 상반된 가치들을 한눈에 요약합니다.

⚖️

법철학 관점의 특허 소송 비교

미국 시스템: 법적 안정성 & 효율성 중시. 전방 집중형(Front-Loaded).

한국 시스템: 실질적 정의 & 정확성 중시. 후방 집중형(Back-Loaded).

미국 절차 특징: PTAB에서 놓친 주장은 CAFC에서 실권 처리. 예측 가능하지만 가혹함.

한국 절차 특징: 특허법원에서 새로운 주장/증거 제출 가능. 유연하지만 불확실성이 김.

특허 전쟁에서 승리하려면 이 상반된 법리를 이해해야 합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 미국에서 ‘실권 원칙’이 적용되는 주장은 무엇입니까?

A: PTAB(특허심판원) 절차에서 제기하지 않았던 새로운 주장, 특히 청구항 해석에 관한 새로운 주장은 상급심인 CAFC에서 실권 원칙에 의해 받아들여지지 않습니다.

Q: 한국 특허법원이 심판원 심결을 취소하는 비율은 왜 높습니까?

A: 한국 특허법원은 심결취소소송이 행정처분의 위법성 전반을 심사하는 것이므로, 실질적 정의 실현을 위해 심판 단계에서 제출되지 않은 새로운 주장이나 증거도 폭넓게 검토하기 때문입니다.

Q: 첨단 기술 특허 분쟁에서 이 법리 차이가 중요한 이유는 무엇입니까?

A: AI, 바이오 등 첨단 기술 용어는 의미가 유동적이어서, 미국처럼 초기에 주장이 고정되면 이후 기술 변화를 반영할 수 없는 절차적 리스크가 커지기 때문입니다.

미국과 한국의 특허 소송 시스템은 결국 ‘법적 안정성’과 ‘실질적 정의’라는 두 가지 중요한 가치 사이에서 서로 다른 선택을 한 결과물입니다. 예측 가능하고 신속하지만 때로는 가혹한 미국과, 정확한 결론을 위해 시간과 유연성을 허락하지만 불확실성이 긴 한국. 어느 한쪽이 우월하다고 말하기는 어렵습니다. 마지막으로 이 글을 읽는 당신에게 질문을 던집니다. 당신의 비즈니스에는 어느 쪽이 더 유리하다고 생각하십니까? 😉

※ 법적 고지 (Legal Notice) ※
본 블로그 포스트는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.
This blog post is for general informational purposes only and cannot substitute for legal advice on specific matters. Please be sure to consult with a professional regarding individual legal issues.

 

미국 IPR 제도 격변: ‘특허 사살 분대’ 조용한 쿠데타가 한국 기업에 던지는 4가지 경고

 

Blogging_CS · 2025년 10월 18일 · 읽는 데 약 10분 소요

‘특허 사살 분대’를 향한 조용한 쿠데타: 미국 특허 시스템이 당신 모르게 바뀌는 4가지 방식

수억 원의 특허 무효 심판이 이유 통지 없이 기각된다? IPR 제도의 권한 집중과 투명성 약화가 한국 기업에 미치는 중대한 경제적, 법률적 함정을 분석합니다.

미국 특허 소송의 ‘게임의 규칙’이 조용히 바뀌었습니다. 이 글에서는 특허 무효화에 강력했던 IPR 제도의 권한이 청장에게 집중되며 발생하는 심각한 법적, 경제적 문제를 짚어보고, 한국 기업이 즉시 취해야 할 전략적 대응 방안을 제시합니다.

 

특허는 흔히 혁신에 대한 정당한 보상으로 인식됩니다. 그러나 현실에서는 애초에 신규성이나 진보성이 부족하여 등록되어서는 안 되었던, 즉 무효 가능성이 높은 특허들도 적지 않습니다. 이러한 무효 가능성은 일반 대중에게는 드러나지 않지만, 실제로는 경쟁자의 시선에서는 명확히 포착됩니다. 그 결과, 이러한 특허는 혁신의 보상이 아니라 오히려 정당한 경쟁과 후속 혁신을 가로막는 장벽으로 작용하기도 합니다.

지난 10년간, 미국 특허상표청(USPTO)에는 이러한 무효 가능성이 높은 특허에 이의를 제기하는 강력하고 효율적인 행정 절차, 즉 ‘당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)’제도가 존재했습니다. IPR은 막대한 비용이 드는 법원 소송 대신, 특허 침해로 피소된 기업들이 선호하는 핵심적인 방어 수단이었습니다. 특허심판원(PTAB)의 전문가 심판관들이 사건을 다루기에, 복잡한 기술적 쟁점을 정확히 판단할 가능성이 높았기 때문입니다.

하지만 이 인기 있던 제도는 지금 극적이고 논란 많은 변화의 중심에 서 있습니다. 최근 USPTO가 단행한 일련의 조치들은 IPR 제도의 투명성을 약화시키고 특정 개인에게 권한을 집중시키며, 미국 특허 시스템의 힘의 균형을 완전히 뒤바꾸고 있습니다. 이제 여러분의 비즈니스가 미국 특허 소송에 휘말릴 위험이 있다면, 이 변화의 핵심을 반드시 이해하셔야 합니다! 😊

 

시사점 1: ‘특허 사살 분대’의 권한이 단 한 명에게 집중된다

IPR 절차를 담당하는 특허심판원(PTAB)은 특허 무효화에 매우 효과적이어서, 전직 연방순회항소법원장이었던 랜달 레이더(Randall Rader) 판사는 PTAB을 “재산권을 죽이는 사살 분대(death squads, killing property rights)”라고 부르기도 했습니다. 그만큼 PTAB은 무효 가능성이 높은 특허를 제거하는 데 강력한 역할을 해왔습니다.

그러나 2025년 10월 17일, USPTO의 존 스콰이어스(John Squires) 청장은 IPR 개시 결정에 대한 모든 권한을 자신에게 귀속시키겠다고 발표했습니다. 이는 2012년 IPR 제도가 도입된 이래 3인의 PTAB 심판관 패널에 위임되었던 권한을 청장 개인이 회수하는 중대한 변화입니다.

핵심 변경 사항!
스콰이어스 청장은 이러한 변화의 이유로, 기존의 위임 모델이 “미국발명법(AIA)의 설계, 명확한 언어, 그리고 의도와 일치하지 않는다”는 우려를 제기했습니다. 연방대법원도 특허청장만과 같이 청문회를 통과한 고위 공무원만이 재량 결정권이 있다고 판단한 바 있습니다. 또한 등록된 특허에 대한 ‘유효성 추정(presumption of validity)‘ 원칙을 복원하고, PTAB 패널이 스스로의 업무를 만들기 위해 무효심판(IPR)을 개시하는 것 아니냐는 ‘자기 인센티브에 대한 인식(perception of self-incentivization)‘ 문제를 해결하기 위함이라고 밝혔습니다. 결과적으로, 이제 특허에 대한 도전을 시작할지 여부를 결정하는 막강한 권한이 사법부가 아닌, 단 한 명의 정치적 임명직 관료의 손에 집중되었습니다.

 

시사점 2: 수억 원짜리 특허 이의신청이 이유 없이 기각될 수 있으며, 항소는 불가능하다

새로운 절차에 따르면, 청장은 “최소 세 명의 PTAB 심판관과의 협의”를 거쳐 IPR 개시 여부를 개인적으로 결정하게 됩니다. 하지만 이 과정에서 가장 충격적인 변화는 대부분의 결정이 상세한 이유 없이 내려진다는 점입니다.

이제 청장은 대다수 사건에 대해 IPR 개시를 승인하거나 거부하는 ‘요약 통지(summary notice)‘만을 발행할 것입니다. 상세한 이유가 담긴 결정문은 오직 “새롭거나 중요한 사실적 또는 법적 쟁점”이 있는 사건에만 국한됩니다. 이는 청원인 입장에서 수억 원에 달하는 비용—결코 적은 금액이 아니지만, 수십억 원이 소요될 수 있는 법원 소송 비용에 비하면 일부에 불과한—을 들여 상세한 증거와 함께 이의신청을 하더라도, 왜 기각되었는지 전혀 알 수 없는 짧은 통지서 한 장만 받게 될 수 있다는 의미입니다.

기각 사유가 선행 기술의 설득력 부족인지, 청구항 해석의 차이 때문인지, 혹은 다른 재량적 요인 때문인지 알 길이 없습니다. 이러한 구조는 정치적 임명직 관료가 아무런 설명 없이 내리는, 검토 불가능한 요약 거부가 새로운 표준이 될 가능성을 만듭니다.

⚠️ 법률적 쟁점: 항소는 불가능합니다!
미국 특허법(35 U.S.C. § 314(d))은 IPR 개시 결정이 “최종적이며 항소할 수 없다(final and nonappealable)”고 명시하고 있습니다. 이는 Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP 사건 등에서 연방대법원이 확인한 바와 같이, 설명 없는 기각 결정에 대해 사법적으로 다툴 경로가 없음을 의미합니다.

 

시사점 3: 무효 쟁점이 있는 특허와의 싸움은 아무도 돈을 내고 싶어 하지 않는 공익 활동이다

당신이 ‘특허 무효 쟁점이 있는 특허’를 가진 대기업으로부터 소송을 당한 작은 기업이라고 상상해 보십시오. 당신에게는 두 가지 싸움의 길이 있습니다. 첫 번째 길은 당신의 제품이 상대방의 특허를 침해하지 않았다고 주장하는 개별 방어(Individualized Defense)입니다. 이 방어에서 이기면 당신은 자유로워지지만, 그 특허 자체는 그대로 남아 다른 기업들을 계속 위협할 것입니다.

두 번째 길은 그 특허가 애초에 자명한 기술이라 무효라고 주장하는 일반 방어(General Defense)입니다. 이 방어에서 승리하면 당신뿐만 아니라 사회 전체가 혜택을 봅니다. 무효화된 특허 기술은 누구나 자유롭게 사용할 수 있게 되기 때문입니다. 이처럼 일반 방어는 사회 전체에 이익을 주는 공익 활동과 같습니다.

하지만 여기에 치명적인 경제적 함정이 있습니다. ‘일반 방어’를 선택한 당신은 막대한 소송 비용을 100% 혼자 부담하지만, 그 승리로 발생하는 사회 전체의 이익 중 아주 작은 부분만을 가져갑니다. 이는 경제학에서 말하는 전형적인 ‘긍정적 외부효과(positive externality)’ 문제입니다.

경제적 함정

개인의 비용: 소송 비용 100% 부담.

개인의 이익: 사회적 이익 중 작은 부분만을 획득.

→ 개인의 비용이 개인의 이익을 압도하기 때문에, 합리적인 기업이라면 무효 쟁점이 있는 특허와 싸우기보다 특허권자에게 합의금을 지불하는 편을 택하게 됩니다。차라리 특허권자와 한편이 되어 다른 경쟁자를 시장에서 배제하는 것이 더 이익이 될 수 있습니다.

이는 특허 무효 쟁점이 있는 특허가 시장에 계속 살아남아 혁신과 경쟁을 저해하는 결과를 낳습니다. 더 나아가, 이는 특허권자들이 ‘일반 방어’ 비용을 감당할 수 없는 재정적으로 취약한 기업들을 전략적으로 표적 삼아, 특허가 무효일 때조차 합의금을 받아내는 것을 가능하게 합니다.

 

시사점 4: 더 싸고 빠른 대안이 의도적으로 무력화되고 있다

미국발명법(America Invents Act, AIA)이 IPR 제도를 도입한 근본적인 이유는 연방 법원 소송보다 더 빠르고, 저렴하며, 효율적인 특허 이의신청 절차를 마련하기 위함이었습니다. 침해 피고들이 IPR을 선호했던 이유는 명확합니다. 법원의 ‘비전문가 배심원단’보다 해당 기술 분야의 전문가인 PTAB 심판관들이 자명한 발명을 더 정확하게 판단하여 특허를 무효화할 가능성이 높았기 때문입니다. 이는 특히 ‘특허 괴물(patent troll)’에 대항하는 강력한 무기였습니다.

하지만 최근 청장의 조치들은 이러한 효율적인 절차에 대한 접근을 의도적으로 제한하려는 정책적 전환으로 해석됩니다. 청장이 밝힌 대로, 등록된 특허에 대한 ‘조용한 소유권(quiet title)’과 신뢰를 회복하겠다는 목표는 사실상 특허권자에게 유리한 방향으로 무게추를 옮기는 것입니다.

이것은 단순히 절차를 늦추는 것을 넘어, IPR을 탄생시킨 AIA의 핵심 철학을 뒤집는 것입니다. IPR 제도의 주된 목표였던, 특허 품질 문제를 해결하기 위한 전문적이고 효율적인 포럼을 제공한다는 개념 자체가 약화되고 있습니다. 결국 IPR 개시를 더 어렵고 예측 불가능하게 만듦으로써, 새로운 정책은 특허 분쟁을 다시 IPR이 피하고자 했던 그 무대, 즉 더 느리고, 더 비싸며, 전문성이 떨어질 수 있는 연방 법원으로 되돌려 보내고 있습니다. 이는 지난 10년간의 특허 개혁 시계를 거꾸로 돌리는 것과 같다는 우려가 있습니다.

특허 분쟁 절차 비교: IPR 변화의 여파

구분	기존 IPR (PTAB 주도)	연방 법원 소송	신규 IPR (청장 주도)
전문성	특허 전문가 심판관	비전문가 배심원단 가능성	여전히 높으나, 개시 결정은 정치적
비용 및 속도	상대적으로 저렴하고 빠름	비용 막대하고 느림	개시 확률 낮고 예측 불확실
결정 투명성	상세 결정문으로 명확함	비교적 명확함	대부분 ‘요약 통지’로 불투명

📌 전문가 팁: 통합 방어 전략
IPR 개시의 불확실성이 커진 만큼, 기업들은 IPR 청원 단계부터 법원 소송 방어 논리를 병행하고, 통합적이고 유연한 전략을 수립하는 것이 생존에 필수적입니다.

 

실전 예시: IPR 기각 시의 경제적 충격파 분석

IPR 제도의 변화가 현실 기업의 재무 상태에 미치는 영향을 구체적인 비용 추정을 통해 분석해 보겠습니다. 이 예시는 시사점 3에서 언급한 ‘긍정적 외부효과’의 경제적 함정을 피하기 어려운 이유를 보여줍니다.

사례 설정: 중소기업의 방어 비용

• 첫 번째 정보: 중소기업이 특허 무효 쟁점이 있는 특허에 피소되어, 일반 방어(IPR)를 통해 특허를 무효화하는 전략을 선택합니다.
• 두 번째 정보: IPR 예상 총 비용은 4억 원입니다. 연방 법원 소송 예상 총 비용은 30억 원 이상입니다.

IPR 기각 시 경제적 충격파

1) 첫 번째 단계: 4억 원을 투입하여 IPR 청원을 했으나, 청장의 요약 통지로 기각됩니다. 이 4억 원은 회수할 수 없는 매몰 비용이 됩니다.

2) 두 번째 단계: IPR 기각 후, 기업은 남은 연방 법원 소송(최소 30억 원)에 전적으로 의존해야 합니다.

최종 결론

- 결과 항목 1: IPR의 비용 절감 효과 상실. 4억 원을 잃고 30억 원 이상의 고비용 소송에 직면하여 기업의 재정적 부담이 극대화됩니다.

- 결과 항목 2: 합의금 압박 증가. IPR이라는 저렴한 방어 수단이 사라지면서, 특허권자의 합의금 요구에 응할 수밖에 없는 취약성이 커집니다. (시사점 3의 경제적 함정 증폭)

이 사례를 통해 우리는 IPR 개시의 불확실성이 곧 재정적 리스크의 증가와 직결됨을 알 수 있습니다. 특히 자금력이 부족한 중소기업이나 스타트업에게는 치명적인 위협이 아닐 수 없습니다. 이제 초기 단계의 IPR 전략 수립은 단순한 무효화가 아닌, 다음 단계인 연방 법원 소송으로의 안전한 연착륙을 위한 교두보로서 설계되어야 합니다.

 

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미국 IPR 제도 변화 핵심 요약

첫 번째 핵심: 권한 집중 IPR 개시 결정 권한이 USPTO 청장 한 명에게 귀속됩니다.

두 번째 핵심: 투명성 약화 대부분의 기각 결정이 이유 없는 ‘요약 통지’로 대체됩니다.

세 번째 핵심: 법원으로 회귀

IPR의 문턱 상승으로 고비용/저효율의 연방 법원 소송 의존도가 증가합니다.

네 번째 핵심: 전략적 대응 요약 기각에 대비해 IPR과 법원 방어 전략을 통합적으로 수립해야 합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 청장의 결정에 대해 이의를 제기하거나 항소할 수 있나요?

A: 아쉽지만 불가능합니다. 미국 특허법에 따라 IPR 개시 결정은 “최종적이며 항소할 수 없기” 때문입니다. 따라서 요약 기각 결정이 내려지면, 해당 결정에 대해 사법적으로 다툴 방법은 없다고 보는 것이 다수적 견해입니다.

Q: IPR 비용이 수억 원인데, 왜 기업들이 여전히 선호했었나요?

A: 네, 수억 원은 결코 적은 금액이 아니지만, 연방 법원 소송 비용이 수십억 원에 달할 수 있기 때문에, IPR은 훨씬 빠르고 저렴하며, 기술 전문가인 PTAB 심판관이 다룬다는 점에서 정확성이 높다고 여겨졌기 때문입니다.

Q: 한국 기업은 이 변화에 어떻게 대응해야 하나요?

A: IPR 개시의 불확실성이 커졌으므로, IPR 청원 준비 단계부터 청장의 재량적 기각 가능성을 염두에 두고 법원 소송 방어 전략과 유기적으로 연결해야 합니다. 선제적인 특허 포트폴리오 분석도 중요합니다.

Q: ‘무효 가능성이 높은 특허’와의 싸움이 왜 공익 활동으로 보는 시각이 있는가요?

A: 특허 무효화(일반 방어)에 성공하면, 그 특허 기술을 누구나 자유롭게 사용할 수 있게 되어 사회 전체의 혁신과 경쟁에 이익이 되기 때문입니다. 이는 전형적인 ‘긍정적 외부효과’ 문제입니다.

※ 법적 고지 (Legal Notice) ※
본 블로그 포스트는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.
This blog post is for general informational purposes only and cannot substitute for legal advice on specific matters. Please be sure to consult with a professional regarding individual legal issues.

존 스콰이어즈 USPTO 신임 청장 취임, 미국 특허 정책의 핵심 변화

 

존 스콰이어즈 신임 USPTO 청장, 미국 IP 정책의 새로운 항해를 시작하다

‘Born Strong’ 특허 철학부터 소송 자금 투명성 강화까지, 그의 정책이 우리에게 미칠 영향을 심도 있게 분석합니다.

새로운 USPTO 청장, 무엇이 달라질까요? 최근 임명된 존 스콰이어즈 청장이 미국 지식재산(IP) 정책의 대대적인 변화를 예고했습니다. 이 글에서는 그의 핵심 정책 방향과 이것이 국내 기업들에게 어떤 의미를 갖는지, 특히 논란의 중심에 선 ‘소송 자금 투명성’ 문제를 중심으로 깊이 있게 파헤쳐 봅니다.

 

안녕하세요! 미국 특허청(USPTO)의 수장이 바뀐다는 소식, 다들 들으셨나요? 그냥 ‘기관장 한 명이 바뀌는구나’ 하고 넘길 일이 아닙니다. 미국 특허청장은 미국 대통령이 상원의 인준을 받아 임명하는 매우 중요한 자리(PAS)로, ‘상무부 지식재산 담당 차관’을 겸하는 고위직이거든요. 한국으로 치면 산업통상자원부 차관급에 해당할 만큼 그 위상과 권한이 막강합니다.

최근 존 A. 스콰이어즈(John A. Squires) 신임 청장이 공식 취임하면서 미국 IP 정책의 지각변동이 예상되고 있어요. 그는 상원 청문회와 서면 답변에서 “미국을 세계 최고의 혁신 기관으로 복원하겠다”는 야심 찬 포부를 밝혔는데요. 그의 정책 방향이 이전과는 사뭇 달라서 우리 기업들도 주의 깊게 살펴봐야 할 필요가 있습니다. 그럼 지금부터 스콰이어즈 청장이 그리는 큰 그림을 함께 따라가 볼까요?

 

1. 특허 품질 제고와 ‘Born Strong’ 철학

스콰이어즈 청장이 가장 먼저 내세운 핵심 과제는 바로 처음부터 강력한 권리로 등록되는 ‘Born Strong’ 특허 정책입니다. 부실 특허로 인한 분쟁을 사전에 막고, 진정한 혁신을 보호하겠다는 의지인데요, 이를 위해 두 가지 구체적인 방안을 제시했습니다.

1. AI 기반 선행기술 검색 강화: 민간에서는 이미 AI로 특허 무효 자료를 찾고 있는데, 심사관에게도 동일한 수준의 도구를 제공해야 한다는 겁니다. 초기 심사 단계부터 품질을 확 끌어올리겠다는 거죠.
2. 후속 검토 절차 활성화: 특허 등록 후에도 이의를 제기할 수 있는 ‘등록 후 검토(post-grant review)’나 ‘제3자 정보 제출’ 같은 제도를 적극 장려해서, 부실 특허가 시스템 내에서 빠르게 걸러지도록 하겠다는 계획입니다.

알아두세요!
‘Born Strong’ 철학은 단순히 심사를 깐깐하게 하겠다는 의미를 넘어, 특허 시스템 전체의 신뢰도를 높이고 예측 가능성을 확보하려는 중요한 정책적 전환입니다.

 

2. 심사 적체 해소 및 국제 정책 강화

그는 고질적인 문제인 특허 심사 적체 해소와 국제 무대에서의 IP 리더십 회복에도 강한 의지를 보였습니다.

• 인력 보강과 해외출원 관리: 단순히 심사관을 충원하는 것을 넘어, 무역대표부(USTR)와 협력해 과부하를 유발하는 해외 출원을 식별하고 관리할 계획입니다. 또한, 대규모 포트폴리오를 가진 기업이 자발적으로 심사를 미루도록 유도하는 제도도 고려 중입니다.
• 무역 협정 내 IP 조항 강화: USTR, 국무부와 협력하여 무역 협정에 강력한 IP 보호 조항을 포함하고, 기존 조항의 이행을 철저히 감독할 예정입니다.
• 외국 적대 세력 견제: 외국 경쟁국의 소송 자금 지원을 국가 안보 차원에서 검토하겠다고 공언했습니다. 이는 단순한 특허 분쟁을 넘어 지정학적 차원의 IP 전략으로 확장되는 중요한 움직임입니다.

 

3. PTAB 운영의 균형과 투명성 회복

그의 개혁 의지는 특허심판원(PTAB) 운영 방안에서 더욱 뚜렷하게 드러납니다. 그는 PTAB이 의회의 본래 취지에 맞게 ‘균형’을 회복해야 한다고 여러 차례 강조했는데요, 특히 이전 청장 대행이었던 코크 스튜어트와는 다른 방향을 제시했습니다.

주요 쟁점	스콰이어즈 신임 청장	종전 정책 방향
PTAB 재량적 기각	의회가 부여하지 않은 범위에서 재량적 기각을 사용하지 않겠다고 약속하며, 권한 행사를 제한하겠다는 입장.	소송 효율성 등을 이유로 재량적 기각 권한을 폭넓게 행사하는 경향.
자금 출처 투명성	외국 경쟁국의 소송 자금 지원을 ‘용납할 수 없다’고 강조. PTAB에서도 실질적 이해당사자 및 자금 제공자 공개 강화.	상대적으로 소송 자금 출처 공개에 대한 규제나 감독 의지가 약했음.

 

4. 소송자금 투명성 논쟁

스콰이어즈 청장이 ‘소송 자금 투명성’을 왜 이렇게까지 강조하는 걸까요? 그 배경에는 최근 미국 IP 업계를 떠들썩하게 했던 ‘중국 Purplevine IP 사건’이 있습니다.

사건의 핵심: Purplevine IP 사건

중국계 IP 컨설팅 회사인 Purplevine이 미국 내 특허 소송에 직접 소송자금을 지원하여 글로벌 기업들을 상대로 대규모 특허 소송을 벌인 사건입니다. 이는 델라웨어 연방법원 판사가 소송 자금 출처 공개를 명령하면서 Purplevine의 개입 사실이 확인되었습니다. 또한 사건을 주도한 Synergy IP 설립자가 삼성전자 전직 IP 센터장이었다는 사실도 밝혀졌습니다. 이 과정에서 단순한 특허 분쟁을 넘어 전직 임원의 기밀 유출 의혹까지 불거지면서, 사건은 ‘산업 스파이’와 ‘국가 안보 위협’ 문제로까지 비화했습니다. 최근 Purplevine은 한국 LG이노텍으로부터 LED 특허를 인수한 LEKIN반도체와 협력해 글로벌 소송을 주도하고 있습니다.

이 사건은 제3자 소송 자금 지원(TPLF) 규제에 대한 논쟁에 불을 붙였습니다. 규제 강화론자들은 외국 자본이 미국 사법 시스템을 악용해 기술 탈취를 시도할 수 있다는 점을 들어 자금 출처 공개 의무화를 요구하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 스콰이어즈 청장은 TPLF 자체를 반대하기보다는, 국가 안보를 위해 ‘투명성 확보’가 최우선이라는 입장을 명확히 한 것입니다. 과거 ‘IP 자산담보 금융’ 모델을 설계했던 ‘금융 혁신가’에서 이제는 미국 ‘IP 시스템 전체의 수호자’로 역할이 바뀌면서, 정책의 우선순위가 재정립된 것으로 해석할 수 있습니다.

주의하세요!
앞으로 미국에서 특허 소송을 진행하거나 자금을 조달할 때, 자금의 출처와 실질적 이해관계를 명확히 밝혀야 할 의무가 크게 강화될 수 있습니다. 특히 외국 정부와 연관된 자금의 경우 더욱 엄격한 잣대가 적용될 것입니다.

 

신임 USPTO 청장 정책 핵심 요약

특허 품질 우선: ‘Born Strong’ 철학을 기반으로 초기 심사부터 강력하고 신뢰도 높은 특허 창출에 집중합니다.

PTAB 개혁: 과도한 재량적 기각을 제한하고 절차의 균형과 예측 가능성을 높입니다.

투명성 강화:

특히 외국 자본의 소송 개입을 국가 안보 차원에서 규제하고 자금 출처 공개를 강화합니다.

시스템 효율화: AI 도입 및 해외 출원 관리를 통해 심사 적체를 해소하고 효율적인 시스템을 구축합니다.

미국 IP 정책의 새로운 전환점, 우리 기업의 철저한 대비가 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q: 존 스콰이어즈 청장의 가장 큰 정책 변화는 무엇인가요?

A: 크게 두 가지로 볼 수 있습니다. 첫째, 특허심판원(PTAB)의 재량적 기각 권한 행사를 제한하여 예측 가능성을 높이는 것. 둘째, Purplevine 사건을 계기로 외국 자본의 소송 개입에 대한 투명성을 국가 안보 차원에서 강화하려는 것입니다.

Q: ‘Born Strong’ 특허란 무엇을 의미하나요?

A: 말 그대로 ‘태어날 때부터 강한’ 특허를 의미합니다. AI 기반의 선행기술 검색을 강화하고 등록 후 검토 절차를 활성화하여, 부실 특허의 가능성을 원천적으로 줄이고 처음부터 법적 안정성이 높은 강력한 특허를 만들겠다는 정책 철학입니다.

Q: TPLF(제3자 소송 자금 지원)에 대한 신임 청장의 입장은 무엇인가요?

A: TPLF 자체를 금지하자는 입장은 아닙니다. 다만, 자금 출처의 ‘투명성’을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 외국 경쟁국이나 정부와 연관된 자금이 미국 내 특허 소송에 개입하여 기술을 탈취하거나 시장을 교란하는 것을 막기 위한 규제를 강화할 것으로 보입니다.

마무리하며

존 스콰이어즈 신임 청장의 취임은 미국 IP 정책의 중요한 전환점을 예고하고 있습니다. AI를 통한 효율성 제고, PTAB 운영의 균형 확보, 그리고 국제적 차원의 IP 집행 강화라는 세 개의 큰 축을 중심으로 정책이 펼쳐질 전망입니다. 특히 외국 자본의 소송 개입을 국가 안보 차원에서 다루겠다는 그의 확고한 의지는 우리 기업들에게 시사하는 바가 큽니다.

이러한 변화는 발명가에게는 더 신뢰할 수 있는 권리를, 기업에게는 부실 특허로 인한 소송 부담 경감을 가져다줄 수 있습니다. 새로운 정책의 흐름을 정확히 읽고 발 빠르게 대응하는 기업만이 다가오는 기회를 잡을 수 있을 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 궁금한 점은 댓글로 자유롭게 남겨주세요!

 

오래된 특허는 안전? PTAB의 '기득권적 기대' 법리 완벽 분석

 

오래된 특허는 안전할까? 미국 특허심판원(PTAB)의 새로운 정책 '기득권적 기대' 법리가 특허 무효 심판의 판도를 바꾸고 있습니다. 이 글을 통해 핵심 변경 사항과 실무 전략을 확인하세요.

안녕하세요! 특허 관련 업무를 하다 보면 '이 오래된 특허도 무효가 될 수 있을까?' 하는 궁금증, 한 번쯤 가져보셨을 텐데요. 최근 미국 특허심판원(PTAB)에서 이와 관련된 아주 중요한 정책 변화가 있었습니다. 바로 '기득권적 기대(settled expectations)'라는 법리인데요, 이게 특허권자나 무효 심판을 청구하려는 입장에서 모두 엄청난 영향을 미치고 있어요. 오늘은 이 뜨거운 감자에 대해 쉽고 명쾌하게 파헤쳐 보겠습니다!

 

'기득권적 기대' 법리, 대체 뭔가요? 🤔

'기득권적 기대' 법리는 아주 간단하게 말해, 특허가 오랜 기간 동안 별다른 무효 분쟁 없이 유효하게 존재했다면, 그 유효성에 대한 신뢰를 보호해주어야 한다는 원칙이에요. PTAB이 당사자계 재심사(IPR) 같은 무효 심판을 개시할지 말지 결정할 때, 이 '특허의 나이'를 중요한 재량적 판단 요소로 삼겠다는 거죠.

이전에는 주로 지방 법원에서 진행 중인 특허 침해 소송과의 관계를 따지는 'Fintiv 요소'가 재량적 기각의 주요 근거였는데, 이제는 새로운 시대가 열린 셈입니다. 2025년 3월, 코크 모건 스튜어트 특허청장 대행이 발표한 "PTAB 업무량 관리 임시 절차 메모"를 통해 이 정책이 공식화되었어요.

💡 알아두세요!
이 법리의 핵심 전제는, 특허가 6~8년 이상 존속했다면 특허권자는 물론이고 대중까지도 그 특허의 유효성을 신뢰하게 되므로, 이를 함부로 뒤집어 혼란을 주어서는 안 된다는 것입니다.

 

실무에서는 어떻게 적용되고 있나요? 📊

이 새로운 정책은 발표 직후부터 PTAB 실무에 아주 빠르게 적용되고 있어요. 특히 몇몇 주요 사례를 보면 그 기준을 엿볼 수 있습니다.

사건명	특허 연령	결정 요지
Irhythm v. Welch Allyn	약 13년	청구인이 특허를 인지하고도 조기에 이의를 제기하지 않아 '강력한 기득권적 기대'가 형성되었다고 판단.
Dabico v. Axa Power	약 8년	특허 침해 통지 여부와 상관없이, 오래 존속했다는 사실 자체로 기대가 형성된다고 판시.
Intel v. Proxense	약 9년	9년 이상 된 특허에 대해 기대를 인정했으나, 법률의 중대한 변경 등 예외 사유가 있으면 극복 가능함을 시사.

⚠️ 주의하세요!
PTAB은 특허 발행 후 만 6년이 지나면 '강력한 기득권적 기대'가 생긴다고 보고 있어요. 이는 특허 침해 손해배상 청구의 소멸시효(6년)와 유사한 기준을 적용하는 것으로 보입니다.

 

논란의 중심: 이 법리, 과연 공정한가? ⚖️

솔직히 말해서, 이 법리는 굉장한 논란을 낳고 있어요. 특허권자의 권리 안정성을 높여준다는 긍정적인 측면도 있지만, IPR 제도의 본래 목적과 충돌한다는 비판이 거셉니다.

주요 비판점들

• IPR 목적 훼손: IPR은 부실 특허를 효율적으로 제거하여 산업 발전에 기여하는 것이 목적인데, 이 법리가 그 문턱을 너무 높여버렸다는 지적이에요.
• 경험적 데이터와의 불일치: '오래된 특허는 괜찮을 것'이라는 기대와 달리, 실제 데이터는 다릅니다. 2012년 이후 제기된 IPR 청구 중 46% 이상(8,000건 이상)이 6년 이상 존속된 특허를 대상으로 했습니다. 이는 특허권자들이 오래된 특허가 도전받지 않을 것이라는 기대를 갖는 것이 비합리적임을 시사합니다.
• 특허권자에게 편향: 분쟁의 장을 PTAB에서 지방 법원으로 옮겨, 통계적으로 특허 무효를 인정받기 더 어려운 환경을 만든다는 비판도 있어요.

이 때문에 현재 연방항소법원에 이 법리의 적법성에 대한 소송들이 제기된 상태지만, 특허청장에게 주어진 광범위한 재량권을 고려할 때 법원에서 뒤집히기는 쉽지 않을 것이라는 전망도 나옵니다.

 

'기득권적 기대'를 극복할 예외 사유들 🔑

그렇다고 해서 오래된 특허에 대한 도전이 완전히 불가능해진 것은 아닙니다. PTAB은 '기득권적 기대'를 극복할 수 있는 몇 가지 예외적인 상황들을 제시하고 있습니다.

이런 경우, 재량적 기각을 피할 수 있습니다!

• 법률/판례의 중대한 변경: 특허 발행 후 특허성에 영향을 미치는 법이나 판례가 크게 바뀐 경우입니다.
• 특허권자의 상업적 활용 부재: 특허권자가 특허를 상업화하거나 라이선스를 주는 등 적극적으로 활용한 사실이 없는 경우입니다. (예: NPE가 처음으로 특허를 수익화하려는 경우)
• 관련 특허의 무효화: 패밀리 특허 등 관련 있는 특허가 이전에 무효로 판명된 이력이 있는 경우입니다.
• 심사 과정의 중대한 오류: 최초 특허 심사 과정에서 심각한 오류가 있었던 경우입니다.
• 유지보수료 미납으로 인한 만료: 특허가 유지료 미납으로 만료된 경우에도 해당될 수 있습니다.

 

핵심 요약 및 우리의 대응 전략 📝

'기득권적 기대' 법리의 등장은 미국 특허 실무에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 이 변화의 물결 속에서 우리는 어떻게 대응해야 할까요?

1. 특허권자의 입장: 6년 이상 된 특허는 이제 강력한 방어 수단을 얻었습니다. IPR 청구가 들어오면 '기득권적 기대'를 적극적으로 주장하여 조기에 방어할 수 있습니다.
2. 청구인의 입장: 오래된 특허에 IPR을 제기하려면 이제 더 신중한 접근이 필요합니다. 단순히 선행기술만으로는 부족하며, 앞서 설명한 '기득권적 기대'를 극복할 예외 사유를 함께 주장해야 합니다.
3. 전략의 변화: 이로 인해 특허 분쟁의 무게 중심이 다시 지방 법원으로 이동할 가능성이 커졌습니다. 특허 라이선스 협상이나 소송 전략을 세울 때 이 점을 반드시 고려해야 합니다.

💡

기득권적 기대 법리: 핵심 정리

적용 대상: 발행 후 6년 이상 경과한 특허

주요 효과: PTAB의 IPR 등 무효 심판 개시 거부율 급증

핵심 논리:

오랜 기간 존속 → 유효성에 대한 신뢰 형성 → 보호 필요

현재 상태: USPTO 정책 O / 연방항소법원 판례 X (소송 진행중)

특허 전략 수립 시 '특허의 나이'가 핵심 변수로 떠올랐습니다.

자주 묻는 질문 ❓

Q: '기득권적 기대'는 법원에서 확립된 법리인가요?

A: 아니요, 아직은 아닙니다. 이것은 USPTO 특허심판원(PTAB)이 도입한 새로운 '정책'이며, 현재 이 정책의 타당성에 대해 연방항소법원에서 소송이 진행 중입니다. 따라서 법원에서 확립된 법리라고 보기는 어렵습니다.

Q: 그럼 이제 오래된 특허는 아예 무효시킬 수 없나요?

A: 그렇지는 않습니다. '기득권적 기대'를 극복할 만한 예외적인 사유가 있다면 IPR 개시가 가능합니다. 예를 들어, 특허 발행 이후 관련 법률에 중대한 변경이 있었거나, 특허권자가 해당 특허를 한 번도 상업적으로 활용하지 않았다는 점 등을 입증하면 됩니다.

Q: 이 정책으로 인해 IPR 개시율은 얼마나 변했나요?

A: 매우 극적으로 변했습니다. 2024년 10월 1일 이후 접수된 IPR 청구의 기각률은 72%에 달했는데, 이는 정책 시행 이전의 개시율이 61%(기각률 39%)였던 것과 비교하면 엄청난 변화입니다.

이처럼 '기득권적 기대' 법리는 미국 특허 지형을 뒤흔드는 중요한 변화입니다. 앞으로 연방항소법원의 판단에 따라 또 다른 변화가 있을 수 있으니, 계속해서 주목해야겠습니다. 더 궁금한 점이 있다면 댓글로 물어봐 주세요!

면책 조항 (Disclaimer)
본 글은 일반적인 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었으며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 구성하지 않습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 자격을 갖춘 법률 전문가와 상담하시기 바랍니다.

※ 법적 고지 (Legal Notice) ※
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미국 특허심판원이 미국연방법원의 판결을 뒤엎었다고?

지난 2017년 5월 23일 항소연방법원이 미국 특허심판원(PTAB) 사건 중 하나인 IPR(일종의 특허무효심판)이 무효로 심결한 결정을 확정하였다는 뉴스가 나왔습니다 (Novartis AG v. Noven Pharmaceuticals Inc.). 대상특허들 (US 6,316,023, US 6,335,031)은 이미 미국 민사지방법원에서 벌어진 특허침해소송을 거쳐 항소심 연방법원에서 동일한 선행증거 대비 유효하다는 것을 확정받은 바 있습니다.

이 뉴스를 들은 한 국내법 전문가인 한 친구가 내게 전화를 걸어 미국은 특허심판원이 법원의 판결도 뒤집냐며 의아해 했습니다. 내용을 들어보니 미국 특허분쟁제도를 잘 몰라서 생긴 오해인 것 같아 잠시 시간을 내어 설명해주었습니다.

" 미국 특허심판원(PTAB)에서 특허요건에 대한 입증은 우월적 입증(Preponderance of evidence)에 의하는 반면(35 USC 316e) 민사지방법원은 그보다 높은 확실하고 명확한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 해서 같은 증거라고 하더라도 그 입증책임의 차이로 결론이 달라질 수 있고, 청구항(Claim) 해석에 있어서도 미국 특허심판원(PTAB)은 가장 넓은 합리적인 해석(Broadest Reasonable Interpretation (BARI)) 하여야 할 뿐 아니라 유효추정규정도 적용되지 않아 무효될 확률이 상대적으로 높은 반면 (35 USC 282), 민사지방법원은 필립스 스탠다드(Philips Standard)가 적용되어 상대적으로 청구범위가 좁게 해석될 뿐 아니라 유효추정규정도 적용되어 동일한 특허라고 하더라도 유효로 결정될 확률이 더 높으며 이 점은 미 연방법원이나 연방대법원에서도 당연한 것이라고 판단한 바 있어. 

그러니까 특허심판원이 미국 민사지법 판결을 뒤엎은 것이라기 보다는 양 제도의 판단기준과 입증수준이 달라서 발생한 거야. 

따라서 미국에서는 특허침해소송이 들어오면 피고는 특허심판원(PTAB)에 무효심판(IPR)을 제기하는 것을 추천하고 효과나 비용면에서 효율적이란 점을 잘 설명해봐. 

또 민사소송을 받았을 때 최대한 빨리 IPR를 제기하면 민사지방법원에 제소된 특허침해소송의 절차가 중지(Stay)될 확률이 높아 IPR은 소송전략적으로도 유용하단 점도 알려주고, 피고입장에서 민사소송을 최대한 빨리 종결시킬 수 있는 방법이기도 하고 early settlement (조기 타결)을 할 수 있는 위치를 확보할 수 있다는 점도 알려주고 ~ "

<그림출처> Finnegan 웹사이트 March 7, 2014 글에 개시된 사진인용

“Inter Partes Review in Generic Drug Litigation—Why the USPTO Should Exercise Its Discretion to Deny IPR Petitions in Appropriate Hatch-Waxman Act Disputes”

삼성의 무효심판청구에 대한 US PTAB의 결정과 그 여파

"USPTO to review Smartflash patents after Samsung challenge(April 7-2015)"

 NEWS읽기

 <2014년 9월, 삼성이 5건의 특허에 대해 PTAB에 무효심판 제기. 2015. 4. 2. PTAB에서 4건의 특허에 대해 심리개시결정. 마지막 1건 특허 US number 8,336,772 는 거절. 삼성은 계쟁특허 중 6번째 특허인 US number 7,942,317는 무효심판청구하지 않음.>

<생각>

위 뉴스는 삼성이 애플을 도아주는 꼴이 되었다며 세간의 주목을 끈 기사입니다. 사실 이렇게 삼성이 스마프플래쉬 특허의 무효에 집중하는 것은 삼성도 스마트플래쉬로부터 제소당한 입장이고 비침해항변보다 승산높은 무효심판(CBM proceeding로 추정됩니다) 을 활용하는 것이 더 유리하다고 판단했기 때문이었을 것 같습니다.

아시는 바와 같이, payment 시스템을 통한 디지털 data의 access를 제어하는 방법과 같은 BM특허는 발명성립성(§101)을 엄격하게 정한 Alice판결의 무효기준을 고려할때 무효될 가능성이 높습니다. 그럼에도 업계를 리딩하고 있으며 애플과 특허전쟁에서  한판 승리를 거둔 삼성이 로열티를 낼수없다는 자존심도 있었을 것입니다.

 최근 통계에 따르면 PTAB에서는 35 U.S.C. § 102 (anticipation)을 원인으로 한 무효청구가 37.5%, 35 U.S.C. § 103 (obviousness)을 원인으로 한 무효청구가 57.6%인 반면, 지방법원에서는 102에 의한 청구가 31.1%, 103에 의한 무효청구가 27.8%이었다고 하며, Business method patents만을 대상으로 한  CBM proceeding는  § 102 가 51.4%, § 103가 54.8%, § 101 (subject matter eligibility)가 74.6%, § 112 (indefiniteness/written description)가 57.5%를 차지 했고, 최종 무효율이  91.4%에 이르렀고, 반면 지방법원은 42.4% 수준이었다고 합니다.

또한 공표된 여러 다른 뉴스 기사에 따르면 삼성은 이미 IPR(Interparty review)을 신청해둔 상태이나 (일부 심리개시는 결정되었으나  일부는 기각되어 다시 신규 IPR도 넣어둔 것으로 알고 있습니다),  오직 선행기술에 의존한 §102 or § 103 만을 무효근거로 할 수 있는 IPR만으로는 스마트플래쉬 BM특허를 §101위반에 관한 Alice 판결기준으로 무효시키기 어려웠을 것입니다. 때문에 IPR에만 의존하지 않고 미국특허심판원 PTAB에  CBM (?)무효심판을 넣었을 것으로 추정됩니다.

아마존. 구글도 특허침해를 이유로 스마트플래쉬로부터 피소되었다는 것은 이미 알려진 사실입니다. 구글은 관할이송신청하는 등 다들 개별대응하고 있는 느낌이긴 하나, 다음과 같은 이유로 단순한 형식적인 공동방어수준을 넘어서 실질적인 JD(Joint defence, 공동방어)의 가능성도 배제할 수 없습니다.

이는, 이번에 미국 USPTO에서 무효논거로 보고 있는 것이 발명의 성립성 (subject matter eligibility)과 관련된 §101인데, 발명의 성립성 §101위반은 회사별 무효자료조사 능력과 관련이 없고, 이미 법원으로부터 손해배상명령을 받은 애플은 삼성과의 과거 소송수행능력에 비하여 스마트플래쉬에 대한 무효대응조치가 미약할 뿐 아니라, 구글은 오라클 자바특허의 발명의 성립성 §101위반을 근거로 무효로 싸우고 있음에도 이런 무효대응에서 눈에 띄는 조치나 성과를 볼 수 없기 때문입니다. 따라서 사실상 전략적인 JD 합의 아래 효율적으로 삼성이 앞장서서 싸우는 것이 아닌가 합니다. 또 애플이 삼성을 칩 파운더리로 적극 추진하는 것과도 연관이 있을 수 있수있습니다.

그러나 달리 생각해보면, 전략상 삼성은 초기 개별 협상 타결로 스마트플래쉬와의 특하 분쟁에서 먼저 빠지고 특허분쟁에 애플.구글.아마존만 남겨두는 전략도 고려되었을 것입니다. 한편으론 삼성의 초관심대상인 mobile payment 및 IoT payment 기술분야에서 시장에 밀리면 않된다는 분명한 신호를 보낼 필요성도 있었을 것이란 생각도 듭니다.