우리나라 지식재산 무역수지에 대한 진실

지식재산 무역수지에 대한 진실

[1탄] 우리나라 지식재산무역수지의 흑자를 견인하고 있는 데이터베이스

통계청 KOSIS에 공개된 우리나라 지식재산권 무역수지 통계 (출처 : 한국은행,「국제수지통계」) 를 면밀히 살펴보면, 우리나라의 지식재산무역수지 흑자를 견인하고 있는 지식재산유형은 K-한류로 시작한 문화예술 저작권이 아니라 "데이터베이스"라는 것을 알 수 있다. 그것도 매년 2조원이 넘는 흑자를 내고 있는 지식재산이다.

그러나 어떤 데이터베이스가 이렇게 많은 흑자를 내고 있는지 어떤 구조로 내고 있는지 아무도 그 이유를 설명해주지 않는다.

데이터베이스에서 막대한 흑자(한화 2조 4천억원)를 내고 있다는 데, 그 데이터의 의미와 해석은 무엇일까 궁금하다.

[참고] 데이터베이스(database, DB)는 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로 체계화해 통합, 관리하는 데이터의 집합이다. 작성된 목록으로써 여러 응용 시스템들의 통합된 정보들을 저장하여 운영할 수 있는 공용 데이터들의 묶음이다. 이러한 데이터베이스는 저작권법에 의해서도 보호되는데, 저작권법상 데이터베이스(DB)란 저작물이나 부호·문자·음·영상 그 밖의 형태의 자료(이하 소재)를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서, 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것을 말한다. 여기서 '편집물'이란 '소재의 집합물'을 말한다. 따라서 저작권법에 의해 보호되는 데이터베이스는 무의미적이지 않고 ‘체계적으로’ 구성돼 있어야 하며, ‘소재에의 접근 또는 검색이 가능’해야 한다.

[2탄] 우리나라 지식재산무역수지의 적자의 주범 외국인 투자 기업

통계청 KOSIS에 공개된 우리나라 지식재산권 무역수지 통계 (출처 : 한국은행,「국제수지통계」) 를 면밀히 살펴보면, 우리나라의 지식재산무역수지 적자의 주범은 국내 기업이나 아니라, 외국인 투자 기업이란 사실을 알 수 있다.

국내 대기업의 지식재산 무역수지는 2019년부터 흑자로 돌아섰으나 외투기업에서 적자 폭이 점점 더 커지고 있다. 그 이유를 아무도 분석하거나 설명해주지 않는다. 궁금하다.

[참고] 외국인투자 촉진법 상 외국인투자란 외국인이 대한민국 법인 등의 경영활동에 참여하는 등 그 법인 등과 지속적인 경제관계를 위해 그 법인이나 기업의 주식 등을 소유하거나, 해외 모기업 등이 외국인투자기업에 5년이상 장기차관을 대부 또는 외국인이 비영리법인에 대해 출연하는 것을 말한다.

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거(?)

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거가 될 수 있다는 생각을 왜 못해보았을까 싶습니다. 

특수관계자간의 거래로 인하여 거래당사자가 획득하는 소득은 경쟁시장 내에서 독립적으로 활동하였다면 형성되었을 조건과 가격에 입각하여 결정하여야 한다는 OECD회원국의 합의가 "이전가격세제"입니다. 즉, 특수한 관계가 없는 기업 간의 거래조건과 비교하여 차이가 나는 경우 이를 조정하는 제도입니다.

연구해볼 논문 하나 추가 합니다.

Jennifer Blouin & Melissa F. Wasserman, "Tax Solutions to Patent Damages", Texas Intellectual Property Law Journal, 24 Pages Posted: 10 Jan 2018. (논문원문링크)

- Jennifer Blouin (University of Pennsylvania - Accounting Department)

- Melissa F. Wasserman(The University of Texas at Austin - School of Law)

특허 손해액의 계산은 특허 정책의 중심에 있지만 모든 지적 재산권 법에서 가장 논쟁적인 문제 중 하나입니다. 

지배적인 법적 프레임 워크는 가장 보편적인 특허 손해 배상인 합리적인 로열티는 침해가 시작된 시점에 당사자 간의 가상 협상의 결과와 동일시합니다. 법원은 일반적으로 특허에 금전적 가치를 두고 두 사인간의 공정거래로 대표되는 기존의 특허 라이선스가 합리적인 로열티를 결정하는 데 확률적으로 매우 유력하다는 데 동의합니다. 

그러나 공개적으로 사용 가능한 라이선스 데이터가 없기 때문에 법원이 적절한 유사 라이선스를 식별하기 어렵습니다. 본 논문에서, 기존 특허 라이센스 계약에 대한 개발되지 않은 정보가 있다고 주장하는데, 이들 중 세법상 이전가격(Transfer price) 정보는 현재 특허 손해 배상 전문가가 제공하는 기존 현재 라이선스 데이터보다 합리적인 로열티 계산에 더 확률적일 가능성이 높습니다. 

Tax Incentives and Transfer Prices as Lower and Upper Bounds of the Reasonable Royalty Calculation

[논문 Table of Contents]

INTRODUCTION 

 I. PATENT DAMAGES 

 II.  TRANSFER PRICES AND THE TAX REGIME 

   A. WHAT ARE TAX-RELATED TRANSFER PRICES?

   B. TAX RELATED TRANSFER PRICES REFLECT THE VALUE OF THE PATENT 

    1. Acceptable Methods for Calculating Transfer Prices 

    2. Other Limitations Tax Payer Discretion and IRS Enforcement of Transfer Pricing Regulations

III.  TAKING A GLOBAL PERSPECTIVE ON TRANSFER PRICING 

  A. THE OECD COUNTRIES’ TRANSFER PRICING REGULATIONS 

  B. TAX INCENTIVES AND TRANSFER PRICES AS LOWER AND UPPER BOUNDS OF THE REASONABLE ROYALTY CALCULATION 

    1. Joint Committee Taxation Report Examples

    2. State and Local Taxation Transfer Pricing Regulations ....

IV. THE SITUATIONS IN WHICH TAX RELATED TRANSFER PRICES ARE THE MOST INFORMATIVE TO PATENT DAMAGES

CONCLUSION  

[CONCLUSION] 

This Article argues that tax-related transfer prices could be useful evidence in calculating reasonable royalty patent damages. Although transfer prices are undoubtedly influenced by the tax system, given that corporate statutory tax rates are widely known, the tax incentives should always be apparent. Knowing whether a reported transfer price should represent a lower or upper bound of a reasonable royalty calculation will enable the trier of fact to utilize transfer prices to help narrow the range of an acceptable reasonable royalty patent damage award. Importantly, our proposal will not solve every reasonable royalty calculation. That is, only a patentee that manufactures products and has transferred the economic right of the patent to a subsidiary will have reported tax-related transfer prices. Nevertheless, given the ubiquity of intra-company trading, it is likely that a significant number of litigated patents will meet this criterion. .

* 이전가격(移轉價格, Transfer price)이란 관련기업 사이에 원재료ㆍ제품 및 용역을 공급하는 경우에 적용되는 가격이다. 이것은 국제거래에서 발생되는 다국적기업간의 이전가격조작에서 특히 문제가 되는데, 이 때에는, 이러한 이전가격을 부인하고 정상가격(Arm's Length Price)을 기준으로 소득금액을 계산하는데 이를 이전가격과세(Transfer Pricing Taxation)라고 한다.

"정상가격" 산출방법은 총 6가지로 구성되어 있습니다.

(1) 비교가능 제 3자 가격방법

     (Comparable Uncontrolled Price Method)

(2) 재판매가격방법

     (Resale Price Method)

(3) 원가가산방법

       (Cost Plus Method)

(4) 이익분할방법

      (Profit Split Method)

(5) 거래순이익률방법

      (Transactional Net Margin Method)

(6) 그 밖의 거래의 실질 및 관행에 비추어 합리적이라 인정되는 방법

* 해외 진출기업과 이전가격세제 (원문읽기링크)

[국제조세조정에 관한 법률]

제2조(정의) 5. “정상가격”이란 거주자, 내국법인 또는 국내사업장이 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용하거나 적용할 것으로 판단되는 가격을 말한다.

제7조(정상가격에 의한 결정 및 경정) ① 과세당국은 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 그 거래가격이 정상가격보다 낮거나 높은 경우에는 정상가격을 기준으로 거주자의 과세표준 및 세액을 결정하거나 경정할 수 있다.

제8조(정상가격의 산출방법) ① 정상가격은 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 재화 또는 용역의 특성ㆍ기능 및 경제환경 등 거래조건을 고려하여 다음 각 호의 산출방법 중 가장 합리적인 방법으로 계산한 가격으로 한다. 다만, 제6호의 방법은 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법으로 정상가격을 산출할 수 없는 경우에만 적용한다.

 1. 비교가능 제3자 가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 2. 재판매가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽인 구매자가 특수관계가 없는 자에 대한 판매자가 되는 경우 그 판매가격에서 그 구매자가 판매자로서 얻는 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 뺀 가격을 정상가격으로 보는 방법

 3. 원가가산방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽이 자산을 제조ㆍ판매하거나 용역을 제공하는 경우 자산의 제조ㆍ판매나 용역의 제공 과정에서 발생한 원가에 자산 판매자나 용역 제공자의 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 더한 가격을 정상가격으로 보는 방법

 4. 거래순이익률방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 중 거주자와 특수관계가 없는 자 간의 거래에서 실현된 통상의 거래순이익률을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 5. 이익분할방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 양쪽이 함께 실현한 거래순이익을 합리적인 배부기준에 따라 측정된 거래당사자들 간의 상대적 공헌도에 따라 배부하고, 이와 같이 배부된 이익을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 합리적이라고 인정되는 방법

② 과세당국은 제1항을 적용할 때 거주자와 국외특수관계인 간의 상업적 또는 재무적 관계 및 해당 국제거래의 중요한 거래조건을 고려하여 해당 국제거래의 실질적인 내용을 명확하게 파악하여야 하며, 해당 국제거래가 그 거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래와 비교하여 상업적으로 합리적인 거래인지를 판단하여야 한다.

③ 과세당국은 제2항을 적용하여 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래가 상업적으로 합리적인 거래가 아닌 것으로 판단하고, 해당 국제거래에 기초하여 정상가격을 산출하는 것이 현저히 곤란한 경우 그 경제적 실질에 따라 해당 국제거래를 없는 것으로 보거나 합리적인 방법에 따라 새로운 거래로 재구성하여 제1항을 적용할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정상가격 산출방법에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

* 개정 OECD 이전가격 가이드라인 의 주요 내용 (원문읽기 링크)

다. 무형자산에 대한 특별 고려(제6장)

 □ 무형자산을 법적으로 소유하고 있다는 것만으로는 무형자산의 활용에 따른 소득을 향유할 수 없음

 □ 무형자산의 개발(development), 유지(maintenance), 증진(enhancement),보호(protection) 및 활용(exploitation)과 관련된 주요 가치 창출 기능을 수행한 관계기업들은 독립기업 원칙 적용지침에 따라 적절한 보상을 받아야 함

 □ 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 위험을 부담한다는 것은 해당 위험을 통제(control)하고 그 위험을 부담할 수 있는 재정적 역량(financial capacity)을 보유하고 있다는 것을 의미함

 □ 무형자산으로부터의 기대이익과 실제이익의 차이에 다른 손익의 귀속은 해당 특수관계 거래에서 누가 그러한 차이를 초래한 위험을 부담하고,

  ㅇ 누가 그 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 주요한 기능을 수행하거나 경제적으로 중요한 위험을 통제하는지에 따라 결정됨

□ 거래 당시 평가가 어려운 무형자산(hard-to-value intangibles) 관련 과세당국이 사후(ex post)의 결과를 사전(ex ante) 가격약정의 적정성을 확인하기 위한 정황증거(presumptive evidence)로 삼을 수 있음

최근 Post-expiration patent royalties에 관한 미국 대법원 판례를 보면서

2015.6.22. 각종 다양한 매체를 통해 특허존속기간이후 로열티 지급의무가 없다는 미국대법원 판결(Kimble v. Marvel Enterprises, Inc.) 소식이 쏟아져 나왔다.

당연한 결론인데 왜들 호들갑이냐는 반응도 있을 수 있지만, 이 사건은 미국에서 50년된 Brulotte rule이 뒤집어질 지도 모른다는 기대감(?)으로 업계에 주목을 받은 사건이었다.

Brulotte rule이란 1964년 Brulotte v. Thys Co. 사건에서 특허는 발명자가 자신의 발명을 공중에 공개하는 댓가로 20년동안 배타권을 인정받았고 그기간동안만 배타권에 기초한 보상받을 권리가 있다는 판결이 나오면서 확립된 rule이다.

그러나 본인이 주목한 것은 법원이 Brulotte rule을 위반하지 않으면서도 특허 라이센스 계약에서 특허존속기간을 너머서 로열티를 받을 수 있는 계약이 가능한 점을 인정하였다는 점이다. 그예로 들수 있는 경우는 다음과 같다.

1.Payments for use of an invention during the patent’s term can be deferred into a post-expiration period;

2. Post-expiration royalties can be tied to a non-patent right (such as a license of trade secrets); and

3. Other business arrangements (such as joint ventures) can confer benefits long after a patent term has expired.

따라서 특허존속기간을 넘어 로열티 지급조건으로 계약하고자 한다면 단순히 존속기간이 끝난 특허에 대한 로열티가 아니란 점이 부각되도록 계약서를 작성하여야 할 것이다.

[라이선스계약실무] 미국특허권에 대한 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

[라이선스계약실무] 미국법인의 미국특허권 등의 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

특허 로열티라고 불리는 특허 등 지식재산의 사용대가는 일종의 사용료 소득으로 국내 세적이 있는 경우에는 종합과세대상이 될 것이나 국내에 세적이 없는 미국법인에게 로열티 등의 사용료 소득을 지급할 경우에는 로열티를 지급하는 국내법인이 원천징수를 하고 로열티를 지급하여야 합니다.

로열티 협상할 때 이러한 원천징수를 고려하지 않고 큰 그림에서 Term sheets를 작성하여 합의하는 경우가 많습니다. 그러나 이런 경우 이후 라이선스계약서 작성시 로열티에 대한 세금을 누가 부담하느냐에 따라 라이센시 입장에서 부담하여야 할 금액 혹은 라이센서 입장에서 수령할 금액이 달라지게 되어 종종 지리한 추가 협상이 발생하기도 하였습니다.

예를 들어 국내법인이 미국법인에게 100만원의 특허 사용 로열티를 지급하기로 합의하였다고 가정하고 한미조세협약에 따른 제한세율 10%를 적용한다고 할 때 (사안의 단순화를 위하여 주민세는 고려하지 않기로 합니다), 첫째 라이센시가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센시는 11만원의 원천징수액을 부담하고 라이센서인 미국법인에게 100만원을 보내주어야 하므로 라이센시가 실질적으로 부담하는 로열티는 110만원이 될 것입니다. 반면 라이센서가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센서는 10만원의 원천징수액을 부담하여야 하므로 라이센시는 로열티 합의금 100만원에서 10만원을 제하고 라이센서인 미국법인에게 90만원만 보내주면 되므로 실질적으로 라이센서는 90만원만 수취하게 되는 것입니다.

사실 대부분 별다른 합의가 없으면 로열티 합의금을 라이센서에게 지급할 때 세금을 라이센시가 부담하고 세금을 제외한 로열티금액이 합의금에 맞추는 방식, 즉 Net Base 로열티 결정방법을 암묵적으로 사용하고 있었다고 해도 과언이 아니었으며, 라이센시는 원천징수액을 그대로 부담하였습니다.

그러나 대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결에서 대법원은 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우, 미국법인이 사용 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 없다고 판단하였습니다.

구체적으로 “구 법인세법(2010.12.30.법률 제10423호로 개정되기 전의 것)제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권,실용신안권,상표권,디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 ‘특허권 등’이라 한다)를 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 때에는 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률제28조 는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조 에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”고 규정하고있으므로,국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우 미국법인이 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약(이하 ‘한미조세협약’이라 한다)에 따라 판단하지 아니할 수 없다. 그런데 한미조세협약 제6조 제3항 , 제14조 제4항 은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산,사용,양도,대여,수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고, 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다.”고 설시하였습니다.

즉 국내법인이 국내 특허권이 아니라 미국 특허권만을 기초로 미국법인에 로열티를 지급할 때에는 원천 징수할 근거가 없다는 것입니다(사견 : 이에 따른 주민세도 발생한 근거가 없을 것으로 보임). 이 판결의 여파는 예상보다 클 것으로 보입니다.

한편 국내특허와 해외특허를 묶어 그 사용 로열티를 지급하는 경우, 전체 로열티금액에서 국내 특허권에 대한 국내 실시허락에 따른 로열티를 어떻게 분리하여 원천징수해야 하는지가 궁금해집니다. 

특허라이센싱 협상과 로열티 결정의 이해(1편)

I.       들어가는 말

     특허라이센싱 협상을 한마디로 말하라고 하면 나는 협상 참여자 사이에 발생하는 기대값의 차이를 좁혀가는 것이다라고 말할 것이다. 협상에 참여하는 자란 협상대표로 나서는 자와 그 상대 대표만 말하는 것이 아니다. 협상대표에게 그 협상의 권한을 부여한 대표이사는 물론 관련 이해관계가 있는 부서의 장이 모두 포함된다. 특허라이센싱 협상은 이렇게 협상 참여자가 많고 이해관계가 복잡하게 얽혀있다. 그래서 어느 정도 규모를 가진 기업체에서 특허라이센싱 협상을 맡아 진행한다는 것은 쉬운 일이 아니다.
 
     ‘기대값의 차이’란 무엇일까? 기대값의 차이란? 특허권자가 갖는 기대값과 실시자가 갖는 기대값의 차이라고 정의할 수 있다. 그럼 ‘협상의 대상이 되는 기대값차의 범위’는 무엇일까? 이것을 이해하는 것이 특허라이센싱 협상의 시작이다. 편의상 본 고에서 로열티측면에서 ‘협상의 대상이 되는 기대값차의 범위’를 “협상범위”라고 말하기로 하고, 협상범위를 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티사이의 차이, 즉 뺀 값으로 정의하자.
 

II.     협상범위의 유형

     실제 발생할 수 있는 협상범위는 두 가지의 유형으로 설명할 수 있다. 하나는 (+)협상범위이고 다른 하나는 (-)협상범위이다.
 
     (+)협상범위란, 아래 그림에서 보는 바와 같이 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티 사이의 차이가 양(+)값인 유형으로, 주로 자발적인 협상환경에서 발생하는 유형이다. (+)협상범위는 합리적인 로열티배상이론에 따라 결정된다

     반면 (-)협상범위란, 아래그림에서 보는 바와 같이 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티 사이의 차이가 음(-)값인 유형으로, 주로 특허권자와 실시자가 경쟁관계에 놓여 있어서 분쟁 협상환경에서 발생하는 유형이다. (-)협상범위는 특허권자가 입은 독점이익의 손실에 따른 손해배상의 손실이익이론에 따라 결정된다.

 

 

III.   실시자의 기대치 최대값

     통상의 경우 특허침해는 특허권자의 동의 없이 특허발명을 실시하는 침해자에 의하여 비자발적으로 발생한다. 그러나 미국특허소송에서의 합리적인 로열티 손해배상은 실시자가 특허발명의 실시를 위하여 자발적으로 지급하였을 것을 개념으로 하여 추정된다. 이러한 추정은 특허가 유효이고 침해가 발생한다는 것을 전제조건으로 각종 증거의 도움을 받아 특허발명의 실시시점부터 특허권자와 실시자의 자발적인 협상이 이루어진 것을 가정하여 이루어진다. 즉 자발적인 가상의 협상을 전제로 결정되는 것이다.
 
      비자발적인 환경에서 발생한 (-)협상범위를 자발적인 환경에서 발생하는 (+)협상범위로 바꾸지 않으면 특허라이센싱 협상의 타결은 요원하다. 미국처럼 막대한 특허소송비용이 들어가는 국가에서는 특허소송이 (-)협상범위를 (+)협상범위로 바꿔주는 역할을 한다.

     특허소송비용은 특허권자의 최소 기대값을 낮추어 (-)협상범위에서 상한이었던 특허권자의 최소 기대값을 (+)협상범위의 하한이 되도록 하는 역할을 하는 매개체이다. 또한 실시자의 최대 기대값을 높여 기대차이가 좀더 쉽게  (+)협상범위가 되도록할 것이다.

    더우기 특허소송의 합리적인 로열티 손해배상이론은 자발적인 환경에서 협상을 가상하여 로열티를 결정하는 것을 전제하므로 분쟁환경을 제3자에 의하여 자발적인 환경으로 변경시키는 역할을 한다. 또한 내부 협상 참여자의 기대치를 낮추거나 올려주는 역할을 하고, 특허력에 대한 기대치도 조정받게 된다. 즉 미국에서는 특허소송이 특허라이센싱 협상에서 ‘기대값의 차이’를 좁혀주는 역할을 하는 좋은 수단이 된다.

      가상 협상에서 로열티는 서로가 Win-Win하는 것을 전제로 로열티 협상의 범위를 결정하는 일에서 시작한다.

      특허권자가 라이선스를 자발적으로 허여할 것이라면 그 범위의 하한은 특허권자가 받아들일 수 있는 최소로열티가 되고 상한은 실시자가 지급할 수 있는 최대로열티가 될 것이다.

      실시자가 자발적으로 지급할 수 있는 로열티의 최대값은 특허의 라이센싱으로부터 기대되는 이익의 부가가치액이다. 실시자 입장에서는 라이센싱 받지 않을 경우와 받을 경우를 비교하여 라이선스 받음으로 인하여 발생할 수 있는 단가상승, 매출증가, 비용절감 등으로부터 얻게 되는 이익액이 자발적으로 지급할 수 있는 최대액이 될 것이다. 비교되어야 할 라이센싱 받지 않을 경우란, 경쟁력있는 대체기술의 사용, 경쟁력있는 회피설계의 성공, 특허분쟁의 진행 등이 될 것이다.

      실시자는 특허를 라이센싱 받음으로 인하여 부가가치가 발생하여야 자발적으로 라이센싱을 받을 것이기 때문이다.

 

IV.   특허권자의 기대치 최소값

 

  1.   특허권자와 실시자가 경쟁관계가 아닌 경우
 
      이러한 경우는 보통 (+)협상의 유형을 나타낸다.

      특허권자와 실시자가 경쟁관계에 있는 것이 아니어서 매출손실에 따른 이익손실이 발생하는 것이 아니라면, 특허권자가 입은 손해는 로열티 수익일 것이다. 따라서 특허권자 입장에서는 로열티수익기회손실이 특허권자가 기대하는 최소의 하한이 될 것이다. 만일 특허권자가 라이센싱 프로그램이나 정책을 가동하고 있다면 그에 따르면 될 것이고 과거 특허분쟁없이 자발적인 라이센싱-아웃을 한 이력이 있다면 이를 참고하면 될 것이다. 이것도 저것도 없다면 동종업계에서 이루어지고 있는 라이센싱 관행을 참고하면 될 것이다.

 

  2.    특허권자와 실시자가 경쟁관계에 있는 경우

        이러한 경우는 보통 (-)협상의 유형을 나타낸다.

        특허권자와 실자가 경쟁관계에 있다거나 매출손실에 따른 이익손실이 발생하는 경우라면, 라이센싱 협상은 강제성을 띠게 되고 특허권자의 로열티 하한은 특허권자의 독점권을 침해 받아 발생하는 이익손실액이 되어 로열티 협상 범위(실시자의 로열티 상한)를 넘어서게 될 여지가 크다.

        특허권자의 손실이익에 대한 판례나 특허법 조항을 고려하면 특허권자의 독점권을 침해 받아 발생하는 손실이익액은의 계산 역시 특허침해자가 시장에 존재하지 않았을 경우에서 특허권자가 얻을 이익을 가상하여 침해자가 존재하는 경우에 특허권자가 얻은 이익을 차감하는 방식으로 이루어진다. 이익의 손실은 주로 매출손실과 단가침해손실로 이루어진다.

 

-      다음편에 계속 –

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