Startup 에게 필요한 비밀정보보호방안과 그 한계

Startup에게 많이 발생하는 비밀정보 유출사건은 종업원에 의한 경우가 많다. Startup에게 유일한 무기인 핵심기술정보가 유출된다면 치명적인 결과를 발생할 수 밖에 없다. 따라서 Startup은 종업원으로부터 비밀보안서약서를 징구하면서 그 서약서에 대부분 i) 비밀정보 비공개 약정 [Nondisclosure Agreements]과, ii) 전직금지 혹은 불경쟁 약정[Non-compete Agreements], iii) 불유인 약정[Non-Solicitation Agreements]이 포함시키는 것이 일반적이다.

여기서 Nondisclosure Agreements는, 회사의 경쟁우위를 가져올 수 있는 정보, 영업비밀, 발명을 목적범위 외에 무단으로 사용하거나 유출하는 것을 막기 위한 조항으로 구성되고, Non-compete Agreements는, 회사의 비밀정보 등을 취득한 종업원이 재직 중 또는 퇴직하여 회사와 경쟁행위를 하는 것을 막기 위한 조항으로 구성되며, Non-Solicitation Agreements는 회사의 비밀정보 등을 취득한 다른 핵심 연구원이나 종업원, 또는 고객을 유인하는 것을 막기 위한 조항으로 구성된다.  

 

위 세가지 종류의 약정이 잘 짜여진다면 일단 계약상 의무를 현직 및 퇴직 종업원에게 요구할 수 있는 권리가 발생할 수 있어서 나름 Startup은 안심하고 마음껏 투자하고 종업원을 통해서 비즈니스와 연구개발활동을 할 수 있을 것 같다. 

 

그러나 그렇게 간단하지 않다. 가장 큰 문제는 위 세가지 약정이 유효한지이고, 충분히 권리를 행사할 수 있는 장치이냐 이다.  

 

잘 알려진 바와 같이 종업원에 의한 영업비밀 침해분쟁은 지리하고 비용도 많이 들며 손해액 역시 정량화하기 힘들다. 사실 이러한 분쟁이 발생하면 그 혜택은 변호사에게 돌아간다고 봐도 과언이 아니다. 또한, 종업원이 악의적으로 회사의 영업비밀정보를 빼돌리거나 부정하게 사용하는 증거가 명확하게 발견된 경우가 아닌 한, 영업비밀침해에 관한 민형사상 조치만으로 광고효과 이외에 원하는 목표를 달성하기는 어렵다.  

 

그래도 Nondisclosure Agreements와 Non-Solicitation Agreements의 위반은 현실적으로 분쟁의 직접적인 대상이 되면 그 유효성에 대한 다툼이 상대적으로 적은 편이다. 오직 그 증거의 확보가 문제될 뿐이다. 그러나 Non-compete Agreements는 좀 다르다. Startup이 주의를 기울이고 보완책을 마련해야 할 부분이다.

우리나라의 경우, Non-compete Agreements은 주로 종업원이 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에 취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립, 운영하는 등의 경쟁행위를 하지 아니할 것을 내용으로 하는 형태로 나타난다. 이러한 제한은 헌법에 규정된 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로 그 전직금지 제한 약정의 존재 및 기간 등의 유효성을 매우 엄격하게 판단하는 편이다.

 

 

참고로 대법원 2003. 7. 16. 자 2002마4380 결정에 따르면, 재판부는 회사가 전산시스템으로 영업비밀보호서약서를 징구하는 것만으로는 전직금지약정이 있었다고 보기 부족하고 해당 근로자가 사의를 표명할 당시 해당 근로자의 서명이나 날인이 들어간 서약서를 징구하여야 경업금지약정을 인정할 수 있다는 취지의 판결을 하였다. 즉 반드시 퇴직 시 해당 종업원이 직접 서명 또는 날인한 전직금지서약서가 있어야 안전하다는 것이다. 입사시 행정편의상 전산시스템으로 서약서를 징구하더라도 연봉계약서 서명 시 또는 정기적으로 직접 서명 또는 날인한 서약서의 징구 절차가 리스크를 줄일 수 있다.

한편 미국의 경우를 살피면, California와 같은 주를 제외하고는 대부분 자유경쟁 또는 상거래를 저해하는 결과를 가져오거나 형평의 원리를 지나치게 훼손하지 않는 한 Non-compete Agreements의 유효성을 인정하는 편이다. Common law 원칙을 따르고 있다. 그렇다고 하더라도 조심할 것은 포괄적이거나 무제한적인 Non-compete Agreements 유효성은 인정되기 어렵다. 합리적으로 전직제한의 지역, 기간, 산업의 제한이 필요하다. 나아가 California는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 원천적으로 Non-compete Agreements의 유효성을 부정하고 있는 점도 주의하여야 한다.

 

캐나다의 경우도 전직제한의 합리적인 기간, 지역, 산업의 범위를 제한하지 않으면 그 전직금지약정의 유효성을 부정하고 있는 것으로 알려져 있다.

 

반면 유럽에서는 대부분 사용자가 합리적인 사업상 이해관계를 가지고 있음을 증명하면 전직금지약정의 유효성을 부정하지 않는다고 한다. 그러나 이 경우에도 합리성과 형평의 원리는 그대로 적용된다. 예컨대, 독일의 경우 전직제한기간이 최대 2년 이내여야 하고 종업원에게 합리적인 전직금지대가를 지급하여야 한다고 하고, 프랑스 역시 전직제한기간이 최대 2년 이내이어야 하며 종업원에게 마지막 연봉의 30%를 보상하여 한다고 한다. 우리나라 판결에서도 전직금지대가의 보상이 없는 약정은 무효로 본 사례가 종종 있다.

 

따라서 Startup이 특허 등과 같은 물권적 권리의 확보에 투자하지 않고 초기 비용이 들지 않는다는 이유로 영업비밀보호전략에만 의존하는 것은 매우 위험한 전략이 될 수 있다. 분쟁이 발생하면 오히려 더 큰 비용이 들어가게 되며 회사의 생사가 흔들릴 수 있다.

 

Startup은 연구개발 직접비와 함께 특허출원 등에 소요되는 비용을 미리 충분히 산정하여 투자계획을 잡아야 한다. 운영자금이 턱없이 부족한 Startup에게 먼 이야기일 수 있다. 그러나 이는 초기 자금운영계획이나 투자계획에 특허 확보 전략이나 계획을 전혀 고려하지 않았기 때문일 수 도 있다.

 

STARTUP을 위한 지식재산전략 팁 (1)

1.   들어가는 말

STARTUP이 비즈니스를 준비하고 진행할 때 특허 등 지식재산과 관련하여 고려하여야 할 것은 많다. 그러나 가장 중요하게 고려하여야 할 네(4)가지를 뽑으라고 하면 우선 i) 최소한의 특허포트폴리오 구비 ii) 신속한 출원방법의 활용, iii) 직무발명 관련 취업규칙 마련 및 비밀유지서약서 징구, iv) 선행기술조사를 통한 개발방향 수립 및 특허력 강화라고 말하고 싶다.

이 중 i), ii), iii)은 이번 글에서는 간단히 소개하고, iv)은 상대적으로 좀 더 소개하기로 한다. 특히 이번 글에서는 구글 검색을 이용한 선행기술조사기법을 소개하려고 한다. 구글 특허검색 서비스는 무료인데다 특허는 물론 논문까지도 검색이 되는 좋은 Tool이다. 아직까지 이 서비스를 경험해보지 못하였다면 이번 기회에 즐겨보시기 바란다.

2.   최소한의 특허포트폴리오 갖추기

특허포트폴리오는 STARTUP에게 투자하는 투자자에게 가장 큰 관심사항이다. STARTUP 초기에는 우선 자신의 비즈니스를 커버할 수 있는 특허포트폴리오에 집중하는 것으로 시작하겠으나 종국에는 고객의 비즈니스까지 커버할 수 있는 특허포트폴리오를 갖추어야 한다. STARTUP 기획 시 특허포트폴리오를 갖추기 위한 비용은 반드시 예산을 잡아두기를 강권한다. 

STARTUP의 특허포트폴리오 전략과 관련하여 ’14. 8. 24. 본 블로그에 “스타트업. 특허가 답인가?”란 제목으로 글을 올려두었으니 읽어보시기 바란다. 참고로 자신의 비즈니스와 관련한 핵심역량 기술군별로 최소한 3개 이상의 특허는 구비하고 있어야 한다. 출원국가는 한국과 타겟고객의 주요시장국가 최소 2이상, 그 이유는 나중에 특허분쟁을 겪어보면 알게 된다. 여기서 그 논의는 생략한다.

3.   신속한 출원

개발을 진행하는 중에 좋은 아이디어를 어느 정도 구체화하였다면 이에 대한 다양한 실험을 통하여 상용화 가능성이나 타당성 검증에 이르기 전에 바로 출원을 진행하는 것이 바람직하다. 발명의 내용이 부족한 듯 싶어도 우선 출원을 진행하고 이어 개량된 내용을 추가하여 국내우선권 주장 출원을 진행할 것을 추천한다. 

나아가 특허법 제42조 5항의 청구범위 제출유예제도를 이용하는 것도 한 방법이다. 사실 청구범위를 어떻게 잡느냐는 충분한 선행기술조사와 기술동향, 트랜드를 분석 후에 진행하는 것이 안전할 수 있다.

본인은 십여년 전 집안 형님이 기술 벤쳐기업을 시작할 때, 발명이 떠 오를 때 이를 노트에 적어서 미국특허상표청에 가출원(Provision application)하라고 권유한 적이 있다. 미국의 가출원은 그냥 한글로 노트에 적고 도형을 스케치하여 그대로 제출해도 무방하다. 물론 가출원도 명세서 기재요건이 있기는 하나 발명의 상세한 내용과 다양한 변형 가능성을 상정하여 가능한 한 많이 적어두면 위험부담이 줄어든다. 

또 최초 가출원을 기초로 발명의 내용을 추가하여 가출원하는 것도 가능하다. 단지 1년 이내에 미국에 정규출원을 하면 되고 또한 미국의 가출원을 기초로 내용을 보강하여 1년 이내에 한국에 조약우선권 주장출원을 할 수 도 있다. 

비용도 저렴하고 절차도 간단하다. 한국인이 직접 미국특허상표청에 전자출원할 수도 있고 미국출원 증명서도 발급받을 수 있다. 이하 상세한 내용은 기회가 될 때 다시 다루기로 한다.

4.   직무발명 등에 관한 규정 마련

잊지 말아야 하는 것은 회사의 취업규칙 등으로 직무발명귀속 및 보상에 관한 규정을 반드시 마련하여야 나중에 회사의 근간이 되는 발명을 제3자 또는 퇴직한 종업원에게 빼앗기는 일을 막을 수 있다.

또한 회사의 기밀 정보나 자재를 이용하여 완성한 발명이 직무발명이 아닌 경우 이를 외부로 공개나 유출하지 못하도록 별도로 종업원들로부터 비밀유지서약서를 징구해 두어야 한다. 

과거 로펌에 있을 때 중소기업에서 이와 같은 직무발명의 귀속 분쟁이나 영업비밀 유출에 관한 분쟁이 얼마나 심각한 지를 종종 목격하였다. STARTUP에게 이와 같은 분쟁은 사전에 예방하여할 법률리스크이다. 

참고로 직무발명에 관한 취업규칙에는 발명진흥법을 참조하여 직무발명귀속 및 귀속절차, 보상규정이 포함되어 있어야 하고, 종업원으로부터 징구하는 비밀유지서약서에는 회사 비밀정보의 정의, 사용 및 공개 제한, 비밀정보가 포함된 출원 제한 등이 포함되어야 한다.

5.   선행기술조사의 진행(필수)

STARTUP은 대부분 자본이 충분하지 않다 보니 비용이 추가로 소요되는 선행기술조사를 생략하고 바로 특허출원을 진행하는 경우가 있다. 그러나 경험있는 개발자라면 기술 개발을 계획하거나 개발과제를 선정하거나 발명을 완성할 때 선행기술조사를 생략하지 않는다. 

더욱이 선행기술조사는 자신의 발명과 특허를 강화시키는 역할을 한다. 선행기술조사는 빨리할 수록 좋다. 단 선행기술조사를 통해 인지한 선행자료는 미국 출원을 진행하는 경우 미국특허상표청에 제출하지 않으면 나중에 등록되어도 그 특허권의 효력이 상실되므로 주의하여야 한다.

간혹 변리사에게 출원을 의뢰하면 당연히 선행기술조사를 무료로 해준다고 이해하고 있는 사람이 있다. 그러나 명세서 및 청구범위를 잡기 위한 선행기술조사는 개발방향이나 특허력 강화에 그리 크게 도움이 되지 않는다는 점을 이해하여야 한다. 

특허성 검토를 위한 선행기술조사비용은 수행기관마다 다르나 국가별로 30~60만원 정도의 예산을 잡으면 되므로 전문 수행기관이나 관련 기술에 정통한 변리사에게 별도의 비용을 지불하고 적극적으로 의뢰하라고 권하고 싶다. 특히 변리사는 청구범위 해석을 통해 좀더 정확하고 이슈가 되는 선행기술이나 무효자료를 찾도록 훈련된 법과 기술의 전문가이므로 적극 활용하기 바란다.

그러나 개발초기나 발명 아이디어 도출단계에 있을 때, 개발자 입장에서 선행기술조사는 필수적이다. 이 단계에서는 청구범위가 결정되지 않아 외부 기관에 선행기술조사를 의뢰하는 것이 어렵다.

이때 유용하게 사용할 수 있는 선행기술조사 Tool이 "구글 특허검색"이다. 물론 국내 선행기술은 KIPRIS 특허정보넷 특허무료검색서비스를 병행하여 이용하는 것이 좋다. 기술을 잘 이해하고 있고 구글검색기능에 조금만 익숙해지면 전문가 수준의 검색결과도 얻을 수 있다.

먼저 구글특허검색으로 들어가라. 웹브라우져 검색창에 http://google.com/patents 라고 치면 된다. 구글 특허검색창이 보이면 그 창에 개발 중인 기술을 영문으로 키워드로 구분하여 입력하거나 이미 알고 있는 유사 미국 특허번호를 입력해 본다.

아래 그림은 실제 애플 멀티 터지 발명(일명 스티브 잡스 특허)을 찾기 위해서 “Touch screen”이라고 검색어를 넣어서 특허번호를 알아내고 이 특허번호를 입력한 검색된 결과 화면이다. 검색결과 화면의 우측 상단을 보면 “선행기술조사”란 메뉴가 보일 것이다. 이것을 클릭하면 해당 특허에 대한 선행기술 정보가 나타난다. “이 특허에 대한 토론하기” 메뉴도 활용해보라. 미국 특허청 심사관이 심사에 인용한 선행기술도 확인할 수 있으므로 이를 하나하나 확인하면 선행기술검색은 물론 제품구현기술을 찾는데 도움이 된다.

아래는 선행기술 조사결과 화면이다. 왼쪽에는 Search Term이란 메뉴가 있는데 검색키워드가 디폴트로 나오고 이하 자주 사용된 키워드를 추가 선택할 수 있을 뿐 아니라 검색 키워드를 추가할 수 도 있으며, 검색 대상 일자의 범위를 조정할 수 도 있다. 검색내용에는 특허 문헌 뿐 아니라 논문도 결과로 리스트 된다. 참고로 우측에는 관심특허의 모든 서지적 정보가 개시되어 있다.

보다 전문적으로 관련 기술이나 법률정보를 검색하여 참고하고 싶다면 “구글의 학술검색”을 이용해보라. 웹브라우져 검색창에 www.google.com/scholar 라고 치면 된다. 구글 학술검색창이 보이면 그 창에 개발 중인 관심 기술을 영문으로 키워드로 구분하여 입력하라.

본인은 무효자료 간이 조사시에 위와 같은 구글 특허검색과 학술검색을 활용한다. 간이 조사 결과 치고는 만족스러운 수준이기 때문이다. 선행기술이나 무효자료를 찾는 기법은 참으로 많다. 

구글의 검색기능을 확인하면 할수록 미안할 정도로 막강하다는 것을 발견한다. 검색연산자를 활용하면 좀더 정학한 결과를 좀더 짧은 시간에 얻을 수 있다. 검색연산자 등 검색에 관한 도움말은 구글 도움말 메뉴에서도 확인할 수 있으나 편의를 위하여 아래 몇 가지 적어둔다.

(1) 정확한 단어나 문구 검색 :  "검색어"

    인용부호를 사용하여 정확한 단어 또는 문구를 검색합니다. 이 옵션은 노래 가사나 책의 구절 등을 검색할 때 유용합니다. 정확히 일치하는 단어나 문구를 검색할 때만 이 옵션을 사용하세요. 그렇지 않은 경우에 이 옵션을 사용하면 유용한 검색결과가 제외될 수도 있습니다.

    예))  "imagine all the people"

(2) 단어 제외하기 :  -검색어

    단어 또는 사이트 앞에 대시(-)를 추가하면 해당 단어를 포함하는 모든 검색결과를 제외합니다. 자동차 브랜드 재규어와 동물 재규어 같이 여러 의미를 가진 단어를 구분할 때 특히 유용합니다.

    예))  “재규어 속도 –자동차”  , 판다 -site:wikipedia.org

(3) 사이트 또는 도메인 내에서 검색 :   site:

    특정 사이트나 도메인의 검색결과만 표시합니다. 예를 들어 NBC 웹사이트나 모든 .gov 웹사이트에서 '올림픽'이 언급된 항목을 모두 찾을 수 있습니다.

    예)) 올림픽 site:nbc.com, 올림픽 site:.gov

(4) 빈칸 채우기  :  *

    검색어 내 별표(*)는 알 수 없는 용어 또는 '와일드카드' 용어에 대한 자리 표시자 역할을 합니다. 정확히 일치하는 문구에서 약간 변형된 형태를 찾거나 문구 중간에 있는 단어가 기억이 나지 않는 경우 따옴표와 함께 사용하세요.

    예)) "* 도둑이 * 도둑 된다."

(5) 주어진 단어 중 하나를 검색 : OR

    여러 단어 중 하나라도 포함하는 페이지를 검색하려는 경우 OR(대문자)를 단어 사이에 포함합니다. 만약 OR가 없다면 일반적으로 두 개의 단어 모두와 일치하는 페이지만 표시됩니다.

    예)) 2014 OR 2018 월드컵 개최지

(6) 숫자 범위 검색 :   ..

    숫자 사이에 공백 없이 마침표 두 개(..)를 넣으면 날짜, 가격, 측정값 등 주어진 범위 내의 숫자를 포함하는 검색결과를 표시합니다.

    예)) 카메라 $50..$100

<끝>

Intellectual Ventures 소송을 중단하고 Startup 기술사업화 ?

불룸버그비지니스위크 14년 9월 4일자 인터넷판에 "Silicon Valley's Most Hatred Patent Troll Stops Suing and Starts Making"란 제목으로 

그동안 실리콘벨리에서도 악명 높았던 특허괴물 Intellectual Ventures가 특허공격을 통한 수익사업보다 기술 사업화 사업에 집중하기 위해 Startup 를 찾고 있을 뿐 아니라 Startup 투자 스토리가 기사로 실렸습니다. 이번에 20% 해고도 그 일환이라는...
 

기술를 기반으로 한 Startup에  투자하는 것은 물론 그동안 구축한 세계유수의 발명가 집단 네트워크를 이용하여 기술과 특허를 지원하면 좋은 모델이 되겠네요. 이를 위해 새팀도 꾸리고 있다니...
 

<IV사 홈피에 소개되어 있는 기존 비즈모델>

특허소송을 통한 수익모델에서 제품생산 및 매출을 통한 수익모델로의 전환? 그동안의 악명에서 벗어나기 위한 몸부림은 아닌지 모르겠습니다. 사실 기술사업화나 IP Capital 이 과거 IV 비즈모델에 없었던 것은 아니었습니다.

악명을 벗어나 건강한 NPE로 재탄생하고 싶은 IV사 ~~ 그들의 Biz Model이 성공할지 기대됩니다.

 

더 재미있는 것은 IV사의 설립배경의 비하인드 스토리, IV사가 성공하게 된 당시 상황, 살리콘밸리가 IV사를 악당으로 보게된 이유 까지 실려있네요. 시간가는 줄 모르고 읽었습니다.

발명가와 발명가 기업들에겐 최고의 우군이자 탈출구인 NPE,  그 발명을 무단으로 사용하는 기업들에겐 특허괴물로 비춰지겠지만 우리나라 창조경제와 내수경기 활성화를 위해 육성(?)되어야 하는 집단입니다. NPE가 국내에서 활동할 수 있는 토양이 만들어지고 활성화되어야 그 양화가 사회경제에 불을 지필 것이라고 믿습니다.