미국 특허 손해배상에서 협상력은 로열티를 어떻게 바꾸는가

미국 특허침해 손해배상에서 합리적 로열티는 단순한 평균 요율이 아니라, 특허권자의 최소 수락 의사(MWA)와 실시자의 최대 지불 의사(MWP) 사이에서 형성된다. 이 글은 Georgia-Pacific의 15개 요소를 잉여분배 원칙과 연결하여 비침해 대안, 시간적 압박, 특허 잔여기간, 기술 의존도 등이 당사자의 협상력을 어떻게 바꾸는지 살펴본다. 아울러 소송 결과의 불확실성과 막대한 소송비용이 실제 라이선스 가격을 할인하거나 합의 가능 범위를 넓히는 과정을 수치 시뮬레이션으로 설명하고, 실제 계약자료를 법적 가상 협상에 사용할 때 필요한 보정 문제를 검토한다.

미국 특허법상 합리적 로열티(Reasonable Royalty)를 산정할 때 확립된 시장 로열티가 없다면, 사실심리자(법원 또는 배심원)는 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific, GP) 체계의 여러 요소를 종합하여 적정 로열티를 추론한다. 이 과정에서 자의적 판단을 줄이려면 ‘잉여분배 원칙(Surplus-Division Principle)’에 비추어 당사자의 상대적 협상력(Bargaining Power)을 살펴볼 필요가 있다. 협상력은 손해배상액이 협상 가능 범위의 어느 지점에서 정해지는지를 설명하는 핵심 변수이기 때문이다.

필자는 여러 차례의 라이선스 협상 경험을 보다 체계적인 분석 틀로 정리하기 위하여, Georgia-Pacific 판결이 제시한 15개 요소를 가상 협상 모형에 배치하고 J. Gregory Sidak 교수가 2015년 논문 「Bargaining Power and Patent Damages」에서 제시한 ‘잉여분배 원칙(Surplus-Division Principle)’을 적용하였다.¹

1. 협상력에 의해 좌우되는 요소

가상 협상(Hypothetical Negotiation)에서 당사자의 상대적 협상력은 최종 배상액과 관련된 다음 두 사항에 영향을 미친다.

• 합리적 로열티의 구체적 지점(포인트 로열티): 합리적 로열티는 특허권자(라이선서)의 하한인 최소 수락 의사(MWA)와 특허 사용자(라이선시)의 상한인 최대 지불 의사(MWP) 사이, 즉 ‘협상 범위(Bargaining Range)’ 안에서 정해진다.
• 특허권자의 협상력이 상대적으로 강한 경우: 최종 합의액은 침해자의 최대 지불 의사(MWP)에 가까운 수준에서 형성될 가능성이 크다.
• 침해자의 협상력이 상대적으로 강한 경우: 반대로 최종 합의액은 특허권자의 최소 수락 의사(MWA)에 가까운 수준에서 정해질 가능성이 크다.
• 경제적 잉여(Surplus)의 분배 비율(s): 라이선스 합의로 생기는 총경제적 잉여(MWP－MWA)를 어떻게 나눌지는 당사자의 상대적 협상력에 달려 있다. 여기서 s는 특허권자가 확보하는 잉여의 몫을 뜻한다.

그림 1. 협상 범위와 상대적 협상력에 따른 로열티 결정

2. 협상력을 좌우하는 요인

Georgia-Pacific 요소에 잉여분배 원칙을 적용하면, 가상 협상 시점의 상대적 협상력에 영향을 미치는 실무적 요인을 다음과 같이 정리할 수 있다.

• 외부 선택지(Outside Option)와 차선책의 실효성: 협상이 결렬되었을 때 선택할 수 있는 대안이 유리할수록 당사자의 협상력은 강해진다.
• 라이선시의 대안: 특허를 사용하지 않고도 유사한 기능을 구현할 수 있는 비침해 대안이 있거나 우회설계(Design-around)가 쉽다면, 라이선시는 협상을 중단할 수 있는 실질적 선택지를 갖는다. 그만큼 협상력도 강해진다.
• 라이선서의 대안: 현재의 협상 상대방 외에 다른 잠재적 라이선시와 계약할 기회가 충분하다면, 특허권자는 특정 상대방과의 합의에 덜 의존하므로 협상력이 강해진다.
• 인내심과 시간적 제약(할인율): 합의가 늦어져도 손실이 크지 않고 기다릴 여력이 있는 당사자가 일반적으로 협상에서 유리하다.
• 지연 비용을 나타내는 경제적 지표가 할인율(Discount Rate)이다. 자본비용과 할인율이 낮은 당사자는 시간적 제약이 작아 협상을 오래 지속할 수 있다. 이를 비유하면, 충분한 재산과 저렴한 자금조달 수단을 가진 사람은 불리한 조건을 서둘러 받아들일 이유가 없다. 반면 당장 생존에 필요한 자원이 부족한 사람은 미래의 더 큰 이익보다 현재의 작은 이익을 택할 수밖에 없어 높은 할인율을 보인다. 라이선스 협상도 마찬가지다. 제품 출시가 임박하여 즉시 특허 사용권을 확보하지 못하면 사업에 중대한 차질이 생기는 당사자는 시간적 압박 때문에 불리한 조건을 수용할 가능성이 커진다.
• 라이선스의 독점성(GP 요인 3): 독점 라이선스인지 비독점 라이선스인지에 따라 협상 구도가 달라진다. 독점 라이선스 협상에서 특허권자는 협상이 결렬되면 경쟁사에 독점권을 부여할 수 있다는 선택지를 갖기 때문에 협상력이 강해질 수 있다. Georgia-Pacific 요인 3은 라이선스의 독점성뿐 아니라 지역·고객 등 사용 범위에 관한 제한도 함께 평가한다.
• 특허기술에 대한 의존도와 침해자의 사용 정도(GP 요인 11): 침해자가 특허발명을 제품이나 서비스에 얼마나 광범위하고 깊게 사용하였는지도 중요하다. 특허기술에 대한 의존도가 높고 이미 대규모로 실시하여 대체가 어렵다면, 가상 협상에서 특허권자에게 유리한 사정이 된다. 이미 고객에게 납품한 제품에 적용된 기술이거나 고객이 특별히 선호·요청한 기술이라는 사정도 높은 의존도를 뒷받침할 수 있다.
• 특허의 잔여기간(GP 요인 7): 남은 특허 존속기간은 라이선시의 예상 비용과 최대 지불 의사에 영향을 준다. 존속기간이 얼마 남지 않았다면 라이선시는 조만간 해당 기술을 적법하게 무상 사용할 수 있으므로, 상대적으로 유리한 협상 지위를 가질 수 있다.
• 업계의 관행적 이익 비율(GP 요인 12): 해당 산업이나 유사 업종에서 기술 사용의 대가로 통상 인정해 온 이익 또는 가격 비율을 말한다. 이는 시장에서 형성된 라이선서와 라이선시 사이의 힘의 균형을 반영하므로, 상대적 협상력(s)을 판단하는 객관적 자료가 될 수 있다. 곧 요인 12는 가상 협상 당사자가 경제적 잉여를 어떤 비율로 나누었을지를 단순한 가정이 아니라 실제 시장 자료에 기초하여 설명하는 지표로 기능한다.
• 합의로 얻는 기대이익의 크기: 합의에서 상대적으로 더 큰 경제적 가치를 얻는 당사자는 거래를 성사시킬 유인이 크다. 그 필요성이 상대방에게 드러나면 더 많이 양보할 수 있으므로, 기대이익의 크기가 반드시 협상력의 우위로 이어지는 것은 아니다.

이처럼 가상 협상에서의 상대적 협상력은 막연한 직관이나 일률적인 분할 비율에서 도출되어서는 안 된다. 비침해 대안, 시간적 제약, 특허의 잔여기간과 기술 의존도 등 사건에서 입증된 시장 자료를 Georgia-Pacific의 15개 요소와 연결하여 구체적으로 설명해야 한다.

3. 경제적 잉여를 조정하는 특허소송의 영향

미국에서 특허소송이 제기된 뒤 비로소 협상이 본격화된다는 말을 종종 듣는다. 소송에 드는 막대한 비용과 배심재판 결과의 불확실성이 당사자의 협상력에 실제로 영향을 주고, 합의 과정에서 분배할 경제적 잉여(Surplus)의 규모와 배분 방식도 바꾸기 때문이다.

그 구체적인 작동 방식은 다음과 같다.

3.1. 소송 위험과 비용을 회피하려는 동기(Avoidance of Litigation Risks and Expenses)

• 합의의 주요 동기: 미국 연방대법원의 Rude v. Westcott, 130 U.S. 152, 164 (1889) 판결이 지적하였듯이, 시장에서 체결되는 라이선스나 소송상 합의(Settlement)는 특허기술의 가치만을 반영하지 않는다. 법원은 소송의 위험과 비용을 피하려는 동기가 합의에 작용할 수 있음을 인정하였다. 따라서 소송비용의 회피는 거래를 성사시키는 중요한 유인이 된다.
• 소송비용과 우회설계비용의 반영: 소송이 시작된 뒤 사후적(ex post)으로 체결된 라이선스에는 피고인 라이선시가 피하게 된 소송비용(avoided litigation costs)과 우회설계비용(design-around costs)이 반영될 수 있다. 이러한 비용은 협상으로 생기는 잉여와 그 분배에도 영향을 미친다.

3.2. 재판 결과의 불확실성에 따른 로열티 할인(Litigation Uncertainty and Discount)

• 소송 불확실성에 따른 할인: Kalos와 Putnam의 경제학적 모형 등에 따르면, 사전적(ex ante) 라이선스의 가격에는 특허가 무효로 판단되거나 침해가 부정될 위험이 반영된다. 그 결과 실제 로열티는 승소를 전제로 한 가치보다 낮게 정해질 수 있다.²
• 예를 들어 특허권자가 승소할 경우 예상되는 손해배상액이 1,000,000달러이고 특허가 유효로 판단될 확률이 80%, 침해가 인정될 확률이 70%라면, 두 사건이 독립적이라는 단순화된 가정 아래 기대가치는 560,000달러(1,000,000달러×0.8×0.7)가 된다. 라이선시로서는 무효자료와 비침해 논거를 충실히 준비하여 각 확률에 관한 평가를 낮추는 것이 협상 전략상 중요하다. 과거에는 라이선스 협상을 기술협상과 사업협상으로 나누어 이러한 쟁점을 기술협상 단계에서 충분히 논의하였으나, 최근에는 특허권자가 기술협상을 생략하고 곧바로 사업협상으로 진행하려는 사례도 적지 않다.
• 패소 위험에 따른 협상력 약화: 연방법원 소송에서 특허권자가 패소할 가능성은 특허권자에게 상당한 하방 위험(significant downside risk)으로 작용한다. 이러한 위험은 특허권자의 지연 감내 능력을 떨어뜨리고 할인율을 높여, 현실의 협상에서 특허권자가 확보하는 잉여의 몫을 줄일 수 있다. 다만 실무에서는 추상적인 패소 확률보다 불확실한 결과를 얻기 위해 부담해야 하는 막대한 소송비용이 더 직접적인 압박 요인이 되기도 한다.

3.3. 법적 가상 협상(Hypothetical Negotiation)을 위한 데이터 조정

• 가상 협상에서의 유효·침해 가정: 합리적 로열티를 산정하기 위한 Georgia-Pacific의 가상 협상과 이를 구조화한 잉여분배 원칙(SDP)은 대상 특허가 유효하고 집행 가능하며 침해되었다는 전제에서 출발한다. 따라서 이 법적 가정 아래에서는 무효나 비침해로 판단될 위험이 배제된다.
• 비교 라이선스 자료의 조정 필요성: 실제 소송 중 체결된 합의 라이선스를 아무런 조정 없이 가상 협상에 대입하면 로열티가 과소 또는 과대 평가될 수 있다. 그 계약금액에는 소송비용을 피하려는 동기와 재판 결과의 불확실성에 따른 할인(Uncertainty Discount)이 이미 반영되어 있을 수 있기 때문이다.
• MWA의 재평가: 따라서 실제 시장 자료를 가상 협상에 활용할 때에는 불확실성 할인과 비용 절감 효과가 자료에 미친 영향을 구분하여야 한다. 필요한 경우 이를 조정해야 특허권자의 최소 수락 의사(MWA)를 가상 협상의 전제에 맞게 추정할 수 있다.

다음은 소송비용과 재판 결과의 불확실성, 즉 유효성과 침해가 인정될 확률의 변화가 잉여분배와 최종 로열티에 미치는 영향을 수치로 살펴본 시뮬레이션이다.

[보고서] 특허소송의 수치 시뮬레이션과 법경제학적 분석: 잉여분배 원칙(SDP)과 소송 변수의 관계

1. 서론: 특허 손해배상 산정의 엄밀성과 Daubert 기준

현대 특허소송에서 합리적 로열티(Reasonable Royalty)의 산정은 단순한 산술적 추정을 넘어, 미 연방증거규칙(FRE) 제702조와 Daubert 기준이 요구하는 신뢰성을 갖추어야 한다. 전문가 의견이 배척되지 않으려면 주관적 직관이나 근거 없는 단정(ipse dixit)에 머물러서는 안 된다. 자료와 방법론 사이의 ‘분석적 간극(Analytical Gap)’을 설명할 수 있는 재현 가능한 모형이 필요하다.

오랫동안 사용된 Georgia-Pacific 요인은 고려할 지표를 제시한다는 장점이 있지만, 요소별 가중치나 통합 방법을 정하지 않았다는 비판도 받아 왔다. Randall Rader 판사는 이를 “세탁 목록(Laundry List)”에, Richard Posner 판사는 “허튼소리(Baloney)”에 빗대어 비판하였다. 이러한 비판은 각 요소가 최종 로열티에 어떻게 반영되는지를 검증 가능한 방식으로 설명해야 한다는 문제를 드러낸다.

VirnetX v. Cisco 사건에서 연방순회항소법원은 내시 협상해(Nash Bargaining Solution)의 50:50 분할 가정을 구체적 근거 없이 적용하는 것은 ‘25% Rule’과 같은 자의적 휴리스틱이 될 수 있다고 보아 배척하였다. 이하에서는 이러한 한계를 보완하기 위한 분석 틀로 J. Gregory Sidak의 잉여분배 원칙(Surplus-Division Principle, SDP)을 사용한다. SDP는 협상 범위의 상한과 하한을 정한 뒤 당사자의 경제적 유인을 반영하여 다음과 같이 로열티를 산출한다.

Royalty = MWA + s × (MWP - MWA)

• MWA(Minimum Willingness to Accept): 라이선서의 최소 수락 의사(하한)
• MWP(Maximum Willingness to Pay): 라이선시의 최대 지불 의사(상한)
• s(Negotiation Power): 라이선서의 상대적 협상력, 즉 잉여 배분 비율(Surplus Share)

2. 기본 시뮬레이션의 설정과 위험 조정 전 균형가격

가상 협상의 기초가 되는 정량 변수는 당사자의 경제적 사정을 토대로 설정하였다. 이 모형의 MWA는 과거 라이선스 사례를 단순히 나열하여 얻은 값이 아니다. 광범위한 침해로 시장 로열티가 체계적으로 낮아졌다는 가정 아래 그 왜곡을 제거하고, 라이선서의 기회비용을 반영하여 조정한 수치이다.

시뮬레이션 기본 설정 데이터

변수 항목	수치 (Value)	경제적 근거와 의미
특허의 순수 기술 가치 (VEI)	$1,000,000	기술이 시장에서 창출하는 총증분가치
최소 수락 의사 (MWA)	$200,000	시장 왜곡을 제거한 라이선서의 기회비용과 상실이익
최대 지불 의사 (MWP)	$800,000	비침해 대안과 비교한 라이선시의 기대 영업이익 증가분
공동 잉여 (Surplus)	$600,000	합의로 창출되는 총경제적 이익(MWP－MWA)
협상력 비율 (s)	40% (0.4)	당사자의 상대적 인내심(Patience)에 기초한 분배 비율

협상력(s)의 경제적 기초: 인내심과 할인율

이 모형에서 라이선서의 협상력 s=40%는 당사자의 상대적 할인율(Discount Rate)을 반영한 가정값이다. 할인율이 낮으면 합의 지연에 따른 손실이 작아 협상을 오래 지속할 수 있다. 이 시나리오의 s=40%는 라이선서가 제품 출시기한에 쫓기는 라이선시보다 상대적으로 큰 지연비용을 부담한다는 상황을 상정한다. 다만 실제 사건에서는 이 수치를 뒷받침하는 자료와 산정 과정이 별도로 제시되어야 한다.

위험 조정 전 가상 협상 로열티

• 계산: $200,000 + 0.4 × ($800,000 - $200,000) = $200,000 + $240,000
• 결과: $440,000

3. [차원 1] 재판 결과의 불확실성(승소 확률)과 경제적 가치

현실의 특허가치는 소송 위험 때문에 사전적(ex ante)으로 할인될 수 있다. Kalos와 Putnam(1997)의 모형은 이러한 법적 불확실성이 자산가치에 미치는 영향을 정량적으로 살펴보는 틀을 제공한다.

확률 시뮬레이션과 가치 할인

소송에서 승소할 결합확률(P)은 아래 예시와 같이 개별 법적 판단의 확률을 곱하여 단순화하였다.

• 결합 승소 확률(P): 특허 유효성(80%)×침해 인정(70%)=56%
• 사전적 기대가치: $1,000,000(VEI)×56%=$560,000

이 예시에서는 44%의 불확실성 할인이 발생한다. 이는 실제 시장에서 관찰되는 로열티가 승소를 전제로 한 가치보다 낮게 형성될 수 있음을 보여준다.

이중 할인(Double Discounting)을 피하기 위한 조정

법적 가상 협상(ex post)은 특허가 유효하고 침해되었다는 전제를 둔다. 그러므로 불확실성이 이미 반영된 시장 자료를 다시 할인하면 같은 위험을 두 번 반영하는 오류가 생길 수 있다. 관찰된 로열티에 소송 위험 할인이 포함되었는지 확인하고, 포함되었다면 그 영향을 합리적으로 제거하는 조정이 필요하다. 이러한 분석은 MWA를 관찰된 시장가격보다 높게 산정할 수 있는 경제적 근거가 된다.

4. [차원 2] 소송비용 회피 동기와 위협점(Threat Point)의 변화

소송에는 상당한 비용이 든다. Rude v. Westcott(1889) 판결이 지적하였듯이, 비용 회피는 합의를 촉진하는 중요한 동기이다. 소송비용은 당사자의 위협점(Threat Point), 즉 협상이 결렬되었을 때의 이익(Disagreement Profits)을 변화시켜 협상 범위를 다시 형성한다.

위협점(Threat Point)의 정량적 재산정

양측의 소송비용을 각각 CPL=$150,000, CDF=$150,000으로 가정하면 실질적 유보가격은 다음과 같다.

• 특허권자의 실질적 유보가격(MWAeff):
• 기대가치($560,000)－소송비용($150,000)=$410,000
• 침해자의 실질적 유보가격(MWPeff):
• 기대가치($560,000)＋소송비용($150,000)=$710,000

조정된 로열티의 산출

이 가정에서 소송비용은 합의 가능 범위(ZOPA)를 양측 비용의 합계인 $300,000만큼 넓힌다. 이는 당사자가 합의로 절감할 수 있는 비용, 이른바 ‘평화의 배당(Peace Dividend)’에 해당한다.

• 조정된 공동잉여: $710,000－$410,000=$300,000
• 최종 로열티: $410,000＋0.4×$300,000=$530,000

이 계산에 따르면 특허권자는 자신의 위협점인 $410,000에 공동잉여의 40%인 $120,000을 더하여 최종적으로 $530,000을 확보한다. 이는 소송비용 회피에서 생긴 잉여를 가정된 협상력에 따라 배분한 결과이다.

5. 그래프 해설

시뮬레이션 그래프는 위 계산 결과를 두 측면에서 나타낸다.

그림 2. 승소 확률과 소송비용이 기대가치 및 합의 범위에 미치는 영향

• 왼쪽 패널(Probability Discount): 승소 확률(P)이 100%에서 56%로 낮아질 때 특허의 기대가치가 선형적으로 감소하는 모습을 보여준다. $560,000은 소송비용을 반영하지 않은 확률적 기대가치이다.
• 오른쪽 패널(Cost Divergence): 소송비용을 반영하면서 MWA와 MWP가 서로 반대 방향으로 이동하여 위협점 사이의 간격이 커지는 모습을 나타낸다.
• 잉여의 배분: 합의 가능 범위가 $300,000 넓어지는 것은 소송비용을 피하려는 경제적 유인이 합의에서 나눌 수 있는 잉여를 늘렸다는 뜻이다. 최종 합의점인 $530,000은 이 범위에서 라이선서의 협상력(s=0.4)을 반영한 값이다.

6. 결론과 법경제학적 시사점

이 시뮬레이션은 특허 손해배상 산정에서 Georgia-Pacific 요소의 정성적 검토뿐 아니라, 전제와 변수의 출처를 밝힌 수치 분석도 유용할 수 있음을 보여준다.

• SDP의 의의: 잉여분배 원칙은 협상 범위와 분배 변수를 구분함으로써 일률적인 분할을 피하고, 시장 자료와 당사자의 지연 감내 능력이 최종 로열티에 어떻게 반영되는지를 구조적으로 설명한다.
• 보정 과정의 필요성: 관찰된 시장 자료에 불확실성 할인과 소송비용의 영향이 포함되었는지를 확인하고, 가상 협상의 법적 전제에 맞게 조정하여야 손해배상액의 객관성을 높일 수 있다.
• 민감도 분석(Sensitivity Analysis): SDP 모형은 승소 확률(P)과 비용(C) 등의 변수를 바꾸어 결과가 어떻게 달라지는지 확인할 수 있다. 이러한 검증 가능성(Testability)과 반증 가능성(Falsifiability)은 전문가 의견의 신뢰성을 평가할 때 고려할 수 있는 장점이다.

향후 특허소송에서는 직관적 결론에 의존하기보다, 전제와 자료의 출처를 공개하고 재현 가능한 수치 분석을 제시함으로써 손해배상 산정의 신뢰성을 높일 필요가 있다.

주석

1. J. Gregory Sidak, Bargaining Power and Patent Damages, 19 STAN. TECH. L. REV. 1 (2015). ↩
2. S. Kalos & J. D. Putnam, On the Incomparability of “Comparable”: An Economic Interpretation of “Infringer’s Royalties,” 9(2) Journal of Proprietary Rights 2–5 (1997). ↩

애플 v. 삼성 소송비용청구사건의 진실과 특허소송비용 부담원칙

애플 v. 삼성 소송비용청구사건의 진실과 특허소송비용 부담원칙

 

1.  들어가는 말

 

’14. 8. 22. 미국과 우리나라 대부분의 일간지와 경제지에 애플이 삼성전자를 상대로 낸 ‘특허소송비용 청구 소송’에서 미국법원이 애플의 청구를 기각하고 삼성전자의 손을 들어줬다는 짧은 기사가 실렸다. 그러나 우리나라와 미국의 언론 매체의 기사 내용에서 후술하는 바와 같이 미묘한 차이를 보였다. 그러한 차이는 법률적으로 지나칠 수 없는 쟁점이었다.

우리나라 언론매체는 대부분 『애플이 청구한 특허소송이 제품의 전체적인 외관이나 이미지 문제에 대한 것으로 매우 예외적인 소송으로 판단되므로 삼성전자는 애플이 사용한 소송비용에 대한 부담할 의무가 없다고 판시했다』 고 전하였다. 또 ***신문 인터넷판 기사에서는 말미에 『한편 재판부는 애플이 삼성전자 갤럭시탭10.1 제품에 대한 판매금지를 신청함에 따라 발생한 삼성전자의 각종 비용 등에 대한 책임을 물어 260만달러 수준의 채권을 애플이 발행하라고 명령했다』라고 전하였다. 미국 소송절차와 소송비용부담원칙을 알고 있는 사람이면 도통 이해가 가지 않는 기사다. 


그러나 미국 뉴스 기사(주1)에 따르면 ‘루시 고’ 판사가 애플의 청구를 기각한 이유는“삼성이 아이폰과 아이패드 외관을 고의적으로 모방한 사실은 인정되었으나 삼성의 모방제품이 출시되기 전에 그 외관이 이미 주지되었는지에 대한 확신이 없는 등 상대방의 소송비용을 부담할 만큼 삼성의 부정행위가 인정되는지에 대한 입증이 불충분하다”는 취지라고 보도하고 있었다.

이러한 이유로 우리나라 언론매체가 배포한 뉴스내용이 무언가 잘못되었다는 것을 직감하게 되었고, 애플과 삼성의 소송비용청구사건에 대한 정확한 이해를 위하여 ‘루시 고’ 판사가 내린 본 사건의 판결문을 확인하였다. 이를 통해 사건의 전말을 이해할 수 있게 되었다. 전문적인 내용이므로 우선 우리나라와 미국의 소송비용부담원칙을 잠깐 소개하고 ‘루시 고’ 판사의 판결내용 중 핵심 논점을 분석해보도록 하겠다.

 

2.  우리나라 민사소송에서의 소송비용부담원칙

 

가.     법원칙

우리나라 민사소송에서 소송비용은 패소자가 부담하는 것이 원칙이다. 본안의 패소이유나 패소자의 고의 또는 과실을 따지지 아니한다. 여기서 소송비용은 재판비용 전액과 대법원 규칙이 정한 변호사 및 변리사 보수를 포함한 당사자 비용을 의미한다.

나.     법정예외

그러나 승소자가 적시제출원칙을 위반하여 소송이 지연하는 등의 법정 사유가 있을 때에는 예외적으로 그 해당비용은 패소자가 부담하지 아니한다.

 

3.  미국 민사소송에서의 소송비용부담원칙

 

가.    원칙

미국 민사소송에서 소송비용은 각각의 당사자가 부담하는 것이 원칙이다. 어느 누구도 소송을 성실히 진행하였다는 사실만으로 금전적 불이익을 받지 않아야 한다는 것이다.

 

나.     법정 예외

미국특허법 USC 35 제285조는 “예외적인 사건(exceptional case)”에 한하여 패소자가 “합리적인” 소송비용을 부담할 수 있도록 예외를 두고 있으며, 이때 예외적인 사건에 해당하기 위해서는 승소자가 패소자에게 소송에서 고의로 부정행위를 계속하였음을 보여야 한다.

이러한 예외는 i) 침해가 아님을 알고도 악의적으로 소송을 제기한 특허권자 또는 ii) 침해가 아님을 알고도 악의적으로 소송을 계속 진행하는 침해자를 제재하여 미국특허소송절차와 실무상 막대한 소송비용이 들어가는 소송을 중단시키려는 데에 그 의의가 있다.

 

다.     판례 및 실무

i) 미국 특허법 USC 제285조(예외적인 패소자 부담) 해당여부를 입증하기 위하여 필요한 증거는 주로 소송대리인과 의뢰인간에 주고받은 대화나 의견 등에 담겨 있다. 따라서 이러한 문서는 비밀보호특권이 깨질 가능성이 높아 객관적인 사실의 입증이 불가능한 것이 아닐 것이다.

그러나 여전히 비밀보호 특권에 따른 보호대상의 다툼이 극렬하여 소송상 증거제출이 제한적일 수 밖에 없고, 판사 역시 증거에 의하여 악의적인 부정행위의 존재에 대한 확신이 들지 아니하는 한(‘분명하고 확실한 증거’로 입증하여야 함), 미국특허소송에서 패소자가 소송비용을 부담하게 하는 사례는 쉽게 찾아 보기 어렵다. 그러나 일본 다케다 v. 밀란 특허소송비용청구사건에서 패소자 밀란이 소송 중 부정행위가 존재하였던 점을 인정하여 무려 1700만불의 소송비용을 부담하라는 판결도 있으므로 미국 소송 진행 시 주의가 요구된다.

 

ii) 미국 순회항소법원 판례는 이러한 악의적인 부정행위여부를 판단함에 있어서 “사기(fraudulent)이고, 계획적(deliberate)이며, 고의적(willful)일 때 한하여 패소자가 소송 비용을 부담할 수 있다”는 기준을 제시하였고, 나아가 패소자의 고의 행위가 있었을 뿐 아니라, 그런 행위 자체가 위법이라는 점을 알고 있었을 가능성이 있어야 한다는 요건을 추가하였다.

 

4.  미국 트레이드 드레스(Trade dresses)의 이해

미국에서 트레이드 드레스는 상표와 함께 규정한 란함법(Lanham Act)에 의해 보호된다. 즉 트레이드 드레스는 외관의 식별력을 보호하고자 하는 것이다. 참고로 우리나라는 디자인보호법과 부정경쟁방지법에 의해서 보호된다.

트레이드 드레스가 란함법에 따라 보호받기 위해서는 두가지 요건을 갖추어야 하는데, 하나는 비기능성(non-functionality)이고 나머지 하나는 식별성(Distinctiveness)이다. 

비기능성은 트레이드 드레스를 구성하는 형상, 디자인, 색깔, 재질이 소비자로 하여금 상품의 기능이나 유용성을 인식하게 해서는 아니된다는 것이며, 식별성은 상품의 출처로 인식하게 하여야 한다는 것이다. 특히 상품의 포장과 달리 상품 자체의 디자인은 내재적 식별력이 없으므로 2차적 의미(secondary meaning), 즉 사용에 의한 식별력을 취득하여야 한다.  2차적 의미를 발생시키기 위해서는 적어도 소비자들 사이에 그 상품의 출처로 주지되어야 한다. 식별성과 관련하여 타인의 트레이드 드레스를 침해하였는지에 대한 중요한 판단기준은 타인의 식별력을 희석시켰는지이다.

란함법에서도 특허법과 마찬가지로 예외적으로 패소자가 소송비용을 부담할 수 있는 경우를 정하고 있는데, ‘일반적이지 않은 사건’에 한하여 패소자에게 합리적인 소송비용을 부담할 수 있도록 하고 있다.

5.  판결문 검토의견

가.    관련 사건의 개요

2012년 미국 캘리포니아 북부 새너제이 지방법원에서 이미 삼성이 아이폰 외관에 관한 트레이드 드레스(Trade dresses)를 고의적으로 모방하여 애플의 등록 및 미등록 트레이드 드레스를 침해하였다는 평결이 있었다. 2013년 6월 6일 애플은 불연듯 삼성에게 특허소송에 들어간 소송비용의 지급을 청구하는 신청을 법원에 제출하였다. 

 

나. 원고 애플의 주장

따라서 애플은 삼성에게 소송비용을 청구함에 있어서 이미 2012년 사건에서 나온 증거와 평결을 이용하여 추가 입증의 부담 없이 i) 삼성이 고의적으로 애플의 아이폰 트레이드 드레스를 모방한 사실이 인정되었고, ii) 삼성이 알고 의도적으로 모방하였으므로 위법사실을 알고 있었을 것이라는 점을 근거로 예외적인 사건에 해당함을 주장하였다. 이를 입증하기 위하여 애플의 아이폰 트레이드 드레스에 대한 사용증거들과 소비자 인식도에 대한 조사자료를 제출하였다.
 

다. 피고 삼성의 주장

반면 삼성은 애플의 트레이드 드레스가 i) 실용적인 기능을 인식하게 하여 보호대상이 아니며, ii) 삼성제품 출시 시점에 소비자들에게 주지하지도 않아 ‘제2차적 의미(secondary meaning)’ 즉 사용에 의하여 식별력을 취득하지 못하였다고 주장하였다 (식별력을 희석시키지도 않았다는 주장도 포함).

 

라. 루시 고 판사의 판단

루시 고 판사는 애플이 사용증거로 제출한 자료를 기초로 애플의 아이폰 트레이드 드레스가 유명해진 것은 2011년인 반면, 삼성이 제출한 증거에 의할 때 삼성은 그 한달 전에 이미 스마트폰을 시장에 출시했다는 점을 들어, 비록 삼성이 트레이드 드레스를 고의로 모방하였다고 하더라도 삼성이 제품을 출시함에 있어서 트레이드 드레이스를 침해하였을 것이라고 인식할 가능성에 대하여 확신할 수 없다고 판단하였다. 즉 애플의 입증이 충분하지 않았다는 것이다.

 

따라서 삼성이 고의로 모방한 점은 인정되나 현출된 증거로는 삼성이 악의적으로 부정행위를 하였다고 볼 수 없는 바, 애플의 소송 비용을 부담할 정도로 예외적인 사건은 아니라는 취지로 판결하였다.

이 사건을 들여도 보면 결국 민사소송에서 입증책임과 입증방법을 포함한 대리인의 공격방어방법이 얼마나 중요한지를 실감하게 한다. 이 사건은 원래 본 안에 대한 싸움이 아니고 소송비용청구사건이었다. 그러나 쟁점은 단지 소송에서의 부정행위여부를 넘어서 본안의 논점이었던 트레이드 드레스의 인정여부가 재 거론되었다.
 

6.  기타 기사 내용의 오보?

끝으로 애플이 삼성제품 판매금지 신청을 철회하였었던 사실과 민사소송 전반의 절차 및 소송물을 고려할 때, 우리나라 언론매체의 인터넷판 기사 말미에 기재한 “재판부가 애플이 판매금지를 신청함에 따라 발생한 삼성전자의 각종 비용 등에 대한 책임을 물어 260만달러 수준의 채권을 애플이 발행하라고 명령했다.”는 취지의 기사는 “애플이 삼성 제품에 대한 판매금지 신청 때 법원에 납부한 공탁금을 돌려 줬다”는 의미가 맞을 것으로 추정된다. 어떤 이유로 기사가 이렇게 기재되었는지 이해가 되지 아니한다.

 

<주1> Jeff Gamet, “Samsung Doesn’t Have to Pay Apple Attorney Fees Because iPhone wasn’t Famous, Aug 21^st, 2014. The Mac Observer News Article.

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