[특허 회피설계 강좌] 제15장. 균등침해 회피 마지막편 — Warner-Jenkinson 이후 미국 연방대법원의 균등론 판례 분석

IP Law & Practice · Series

균등침해 회피설계 마지막 편
Warner-Jenkinson 이후 미국 연방대법원의 균등론 판례 분석

2026년 7월 18일

균등론 출원경과금반언 Festo 회피설계 미국특허

이 글은 균등침해 회피설계 강좌 시리즈의 마지막 보충편이다. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997) 이후 미국 연방대법원이 균등론(Doctrine of Equivalents, DOE)을 어떻게 재편하였는지, 그리고 연방순회항소법원(CAFC)이 그 법리를 어떻게 구체화해 왔는지를 체계적으로 짚는다. 실무에서 회피설계의 경계선을 그을 때 반드시 숙지해야 할 핵심 판례들을 한자리에 정리한다.

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1. 균등론의 역사적 토대

균등론(DOE)은 특허청구범위의 문언(literal claim language)을 충족하지 않는 제품이라도, 그 구성요소가 청구항의 각 구성요소와 실질적으로 동일한 기능(Function), 동일한 방식(Way), 동일한 결과(Result)를 수행하는 경우 침해를 인정하는 법리다.

"단순히 청구된 발명의 사소하거나 비실질적인 세부사항만을 변경하면서 동일한 기능성을 유지함으로써 발명의 이익을 도용하는 자로부터 특허권자를 보호한다."

균등론의 현대적 토대는 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)에서 확립되었다. 연방대법원은 이 사건에서 두 장치가 "실질적으로 동일한 방식으로 동일한 작업을 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 달성"한다면 동일하다고 판시하면서 기능-방식-결과(Function-Way-Result) 삼부 테스트(Tripartite Test)를 도입하였다. 또한 교체 가능성(interchangeability), 즉 당해 기술 분야의 통상의 기술자라면 특허에 포함된 재료를 특허 외의 재료로 대체할 수 있음을 알았는지 여부를 균등 판단의 고려요소로 확립하였다.

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2. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. (1997)

사건 개요

Hilton Davis의 '746 특허는 pH 6.0~9.0 범위에서 염료를 한외여과(ultrafiltration)하는 공정에 관한 것이었다. Warner-Jenkinson은 pH 5.0에서 작동하는 공정을 개발하였는데, 이는 청구범위의 문언(6.0~9.0)을 문자 그대로 충족하지 않으므로 균등침해 여부가 문제되었다. pH 하한인 6.0이 출원경과(prosecution history) 중 추가된 이유가 불분명하여 출원경과금반언(prosecution history estoppel)의 적용 여부가 핵심 쟁점으로 부각되었다.

연방대법원의 주요 판시

Thomas 대법관 집필의 만장일치 의견은 다음 여섯 가지 핵심 법리를 정립하였다.

1. 균등론의 존속 확인: 1952년 특허법 개정에도 불구하고 균등론은 유효하게 존속한다.
2. 구성요소별 분석 의무화(Element-by-Element Analysis): 균등 판단은 발명 전체가 아니라 각 청구항 구성요소별로 적용되어야 한다. 이는 All-Limitations Rule을 보호하기 위함이다.
3. 객관적 침해 판단 기준: 침해 여부는 침해자의 의도(intent)가 아닌 객관적 기준으로 판단한다.
4. 균등 판단 시점: 균등 여부는 특허 출원 시점이 아니라 침해 시점(time of infringement)을 기준으로 판단한다. 이로써 후발기술(after-arising technology)에도 균등론 적용이 가능해진다.
5. Warner-Jenkinson 추정: 출원 과정에서 청구범위를 좁히는 보정(narrowing amendment)을 한 경우 균등론 적용이 제한될 수 있으나, 보정 이유를 알 수 없는 경우에는 특허성(patentability) 관련 이유로 보정된 것으로 추정한다.
6. 테스트의 유연성: 삼부 테스트(Function-Way-Result)와 비실질적 차이 테스트(Insubstantial Differences Test) 중 어느 것도 최우선으로 고집하지 않으며, 사건의 사실관계에 따라 적절한 테스트를 선택할 수 있다.

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3. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (2002)

사건 개요 및 CAFC의 판시

Festo는 자사 특허에 대해 균등침해를 주장하였으나, 출원 과정에서 35 U.S.C. §112 요건 충족을 위해 청구범위를 보정한 경력이 있었다. 연방순회항소법원(CAFC) 전원합의체(en banc)는 특허법 준수를 위한 청구범위의 좁히기 보정은 균등론에 대한 완전한 금지(complete bar)를 발생시킨다고 판시하였다.

연방대법원의 판시 — Complete Bar 파기

Kennedy 대법관 집필의 만장일치 의견은 CAFC의 complete bar 규칙을 파기하고, 다음과 같은 정교한 추정-반박 구조를 확립하였다.

1. 추정적 금지(Presumption of Surrender): 특허성 관련 이유로 청구범위를 좁히는 보정을 한 경우, 보정된 구성요소에 관한 한 균등론이 배제된다는 추정이 성립한다.
2. 완전한 금지는 부당: 단순히 보정을 했다는 사실만으로 모든 균등론이 완전 차단되는 것은 아니며, 특허권자는 반박할 기회를 가져야 한다.
3. Festo 3대 반박 요건 — 특허권자의 추정 번복 방법:
   • (i) 예측 불가능성(Unforeseeability): 주장하는 균등물이 보정 당시 예측 불가능(unforeseeable)하였다.
   • (ii) 접선적 관련성(Tangential Relation): 보정의 근거가 문제된 균등물과 접선적 관계에 불과하다.
   • (iii) 기타 합리적 이유(Other Reason): 특허권자가 해당 균등물을 합리적으로 청구항에 기재할 수 없었던 다른 이유가 있다.
4. 반박의 증명책임: 위 세 가지 예외 중 하나를 입증할 증명책임은 특허권자에게 있다.

Festo on Remand — CAFC (2003)

환송 후 CAFC는 두 가지를 명확히 하였다. 첫째, 출원경과금반언의 적용 여부(prosecution history estoppel)는 법률 문제(question of law)로서 법원이 판단한다. 둘째, Festo 3대 반박 기준의 충족 여부 역시 법률 문제이며, 반박의 판단은 원칙적으로 출원경과기록(prosecution history record)에 한정된다.

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4. 균등론 판단의 법률문제 vs. 사실판단문제

균등론 전체 분석에서 판사 판단 사항(법률 문제)과 배심원 판단 사항(사실 문제)의 구분은 실무상 중요하다. Warner-Jenkinson 이전 CAFC 전원합의체(Hilton Davis 사건)는 균등 여부를 배심원 사항이라고 명확히 하였고, Warner-Jenkinson 연방대법원은 이를 뒤집지 않았다. 다만, 주석 8(footnote 8)에서 "특정 사건에서 균등론 이론이 청구항 구성요소를 완전히 무효화(vitiate)할 것 같은 경우, 법원은 약식판결(summary judgment)을 내려야 한다"는 단서를 붙였다.

쟁점	법률/사실	판단 주체	관련 판례
청구항 해석(Claim Construction)	법률 문제	판사(Judge)	Markman v. Westview Instruments, 517 U.S. 370 (1996)
균등 여부 판단(Equivalence)	사실 문제	배심원(Jury)	Warner-Jenkinson, 520 U.S. 17 (1997)
출원경과금반언 적용 여부	법률 문제	판사	Festo on remand (CAFC, 2003)
청구항 무효화(Vitiation)	법률 문제	판사	Freedman Seating, 420 F.3d 1350 (2005)
공개-헌납 규칙(Disclosure-Dedication)	법률 문제	판사	Johnson & Johnston, 285 F.3d 1046 (2002)
선행기술 저촉 여부(Prior Art Bar)	법률 문제	판사	Wilson Sporting Goods, 904 F.2d 677 (1990)
역균등론(Reverse DOE)	사실 문제(형평법적)	배심원	Steuben Foods v. Shibuya (2025)

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5. 균등론 판단의 테스트와 요건

5-1. 기능-방식-결과 삼부 테스트 (Function-Way-Result Test)

Graver Tank에서 확립되고 Warner-Jenkinson에서 재확인된 삼부 테스트는 다음 세 요소를 모두 충족해야 한다.

• 기능(Function): 피고 제품/공정이 청구된 발명과 실질적으로 동일한 기능을 수행하는가?
• 방식(Way): 피고 제품/공정이 청구된 구성요소와 실질적으로 동일한 방식으로 작동하는가?
• 결과(Result): 피고 제품/공정이 청구된 발명과 실질적으로 동일한 결과를 달성하는가?

5-2. 비실질적 차이 테스트 (Insubstantial Differences Test)

CAFC는 후속 판례에서 궁극적인 균등 테스트로 비실질적 차이 테스트를 발전시켰다. 청구된 구성요소와 피고 제품의 구성요소 사이의 차이가 비실질적(insubstantial)이라면 균등이 성립한다. Warner-Jenkinson에서 연방대법원은 두 테스트 중 어느 하나가 반드시 우선한다고 하지 않고, 사안의 특성에 따라 적절한 테스트를 CAFC의 재량에 맡겼다.

5-3. 구성요소별 분석 원칙 (Element-by-Element / All-Limitations Rule)

균등 판단은 반드시 청구항의 각 구성요소별로 개별 분석해야 한다. 발명 전체를 놓고 포괄적으로 판단할 수 없으며, 단 하나의 구성요소라도 문언상으로도 균등으로도 충족되지 않으면 침해가 성립하지 않는다. NexStep v. Comcast (2024)에서도 이 원칙이 재확인되었다.

5-4. 출원경과금반언 (Prosecution History Estoppel)

출원경과금반언은 균등론 적용에 대한 가장 강력한 제한이다. Warner-Jenkinson 및 Festo에서 정교화된 구조는 다음과 같다.

• Warner-Jenkinson 추정: 출원 중 청구범위를 좁히는 보정이 이루어진 경우, 특허성(patentability)과 관련된 것으로 추정되며, 특허권자가 이를 번복하지 못하면 금반언이 적용된다.
• Festo 추정적 포기: 특허성 관련 이유로 좁히기 보정이 이루어진 경우, 원래 청구범위와 보정된 청구범위 사이의 모든 영역을 포기한 것으로 추정된다.
• Festo 반박 3요건: 특허권자는 ① 불예견성, ② 접선적 관련성, ③ 기타 합리적 이유 중 하나를 증거의 우위(preponderance of evidence)로 입증하여 추정을 번복할 수 있다.

5-5. 청구항 무효화 원칙 (Claim Vitiation / All-Elements Rule)

균등론을 적용한 결과 청구항의 특정 구성요소가 사실상 삭제되거나 완전히 무의미해지는 경우(vitiation), 법원은 균등론 적용을 허용해서는 안 된다. 이 판단에는 고정된 공식이 없으며, 법원은 모든 사정을 종합적으로(totality of circumstances) 고려하여 주장하는 균등물이 비실질적 차이로 공정하게 특성화될 수 있는지 판단한다. 무효화 원칙은 법적 제한이므로 판사가 판단한다.

5-6. 공개-헌납 원칙 (Disclosure-Dedication Rule)

Johnson & Johnston Associates v. R.E. Service Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc): 특허 명세서에 공개되었으나 청구되지 않은 사항(disclosed but unclaimed subject matter)은 공중에 헌납된 것으로 보아 균등론을 통해 되찾아올 수 없다. 이는 법률 문제이며 특허권자의 의도는 무관하다.

5-7. 선행기술 저촉 제한 (Prior Art Bar / Ensnarement)

균등론의 범위는 선행기술을 침해하는 범위까지 확장될 수 없다. Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)에서 CAFC는 가상 청구항 테스트(hypothetical claim test)를 도입하였다. 피고 제품을 포함하는 가상의 청구항을 작성하여 이것이 선행기술에 비해 특허 가능한지 판단하고, 특허 불가능하다면 균등론 적용이 불가하다.

5-8. 증거 요건 (Evidentiary Requirements)

균등침해 입증을 위해서는 구체적 증거(particularized testimony and linking argument)가 요구된다. 청구된 구성요소와 피고 구성요소 각각의 기능, 방식, 결과가 무엇인지를 구체적으로 밝히고, 그것들이 실질적으로 동일한 이유를 당해 기술 분야의 통상의 기술자(PHOSITA)의 관점에서 제시해야 한다. 발명 전체의 유사성만을 보여주는 포괄적(conclusory) 증거는 불충분하다.

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6. 주요 후속 CAFC 판례

UCB, Inc. v. Watson Laboratories Inc. (Fed. Cir. 2019)

파킨슨병 경피흡수 치료제 패치 사건이다. CAFC는 다음을 확인하였다. ① 분리 요건(restriction requirement)에 대한 선택은 청구범위 보정이 아니므로 출원경과금반언을 발생시키지 않는다. ② 균등물의 예견 가능성만으로는 의도적 협소 청구(intentional narrow claiming) 항변이 성립하지 않는다. ③ 균등 적용이 구성요소를 무효화하지 않는다는 점을 구체적으로 판시하였다.

WARF v. Apple Inc. (Fed. Cir. Aug. 2024)

Wisconsin Alumni Research Foundation(WARF)은 WARF I 소송에서 전략적으로 균등론 이론을 포기(waiver)하였다. CAFC는 청구항 해석이 변경되었다 하더라도 전략적으로 포기된 균등론 이론은 재개할 수 없다고 판시하였고, WARF II에서의 균등론 주장도 WARF I 판결에 의한 쟁점금반언(issue preclusion)으로 차단된다고 하였다.

NexStep, Inc. v. Comcast Cable Communications (Fed. Cir. Oct. 2024) — 최신 판례

배심원이 균등침해 평결을 내렸으나 지방법원은 법률에 의한 판결(JMOL)로 이를 번복하였고, CAFC 다수의견(2-1)이 이를 인용한 사건이다. 핵심 판시는 다음과 같다.

균등론에 의한 침해 입증은 통상의 기술자(PHOSITA) 관점에서의 구체적 증거를 필수적으로 요구한다. 이 요건은 기술의 복잡성과 무관하게 적용된다.

NexStep의 전문가는 청구된 장치와 피고 장치 각각의 기능, 방식, 결과가 무엇인지, 그것들이 실질적으로 동일한 이유가 무엇인지를 설명하지 못하고 단순히 "word salad"에 해당하는 모호하고 포괄적인 증언만 제공하였다. CAFC는 이러한 포괄적(conclusory) 증언은 균등침해 입증에 불충분하다고 판시하였다. Reyna 판사는 반대의견에서 다수의견이 지나치게 경직된 전문가 증언 요건을 부과한다고 비판하였다. 연방대법원은 2025년 6월 NexStep의 상고 심리 허가(certiorari) 신청을 기각하였다.

Actelion Pharmaceuticals v. Mylan Pharmaceuticals (Fed. Cir. May 2026) — 최신 판례

에포프로스테놀(epoprostenol) 함유 고혈압 치료제 Veletri®에 관한 ANDA 특허침해 소송이다. CAFC는 청구항의 "pH 13 이상"이라는 문언은 표준 온도(25±2°C)에서 측정된 pH를 의미한다는 청구항 해석을 지지하였고, 이 해석 하에서 문언침해도 없고 Actelion이 균등침해를 주장하는 것도 출원경과금반언에 의해 차단된다고 확인하였다.

Steuben Foods, Inc. v. Shibuya Hoppmann Corp. (Fed. Cir. Jan. 2025)

무균 포장 시스템 특허 사건으로 역균등론(Reverse Doctrine of Equivalents, RDOE)이 문제되었다. 배심원은 균등침해와 3,800만 달러 손해배상을 인정하였으나, 지방법원은 역균등론에 의한 JMOL로 번복하였다. CAFC는 두 특허에 대해 지방법원의 JMOL을 파기하고 배심원 평결을 복원하였다. 특히 CAFC는 1952년 특허법에 의해 역균등론이 폐지되었다는 Steuben의 주장에 설득력이 있다고 하면서도 이 쟁점에 대한 최종 판단을 유보하였다. 역균등론의 존속 여부 자체가 미결 쟁점으로 남아 있다.

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7. 균등침해 분석의 단계별 구조

균등침해 분석 5단계 프레임워크

1. 청구항 해석(Claim Construction) — 판사(법률 문제): Markman, 517 U.S. 370 (1996)
2. 문언침해(Literal Infringement) 분석 — 배심원(사실 문제)
3. 균등론 적용 가능 여부 판단(법적 제한 검토) — 판사:
   • 출원경과금반언(PHE) 적용 여부 — Warner-Jenkinson 추정 및 Festo 반박 적용
   • 청구항 무효화(Vitiation) 해당 여부
   • 공개-헌납 규칙 해당 여부
   • 선행기술 저촉(Prior Art Bar) 해당 여부
4. 균등 여부(Equivalence) 판단 — 배심원(사실 문제):
   • 기능-방식-결과 삼부 테스트 또는 비실질적 차이 테스트
   • 구성요소별 분석(element-by-element)
   • 통상의 기술자 관점의 구체적 증거(particularized testimony) 필요

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8. 핵심 판례 요약표

판례	연도	법원	주요 판시
Graver Tank v. Linde Air Products	1950	연방대법원	균등론 현대적 토대, 기능-방식-결과 테스트 확립
Markman v. Westview Instruments	1996	연방대법원	청구항 해석은 판사의 법률 문제
Warner-Jenkinson v. Hilton Davis	1997	연방대법원	균등론 존속, 구성요소별 분석, 균등 판단은 침해 시점, Warner-Jenkinson 추정
Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey	1990	CAFC	선행기술 저촉 제한, 가상 청구항 테스트
Johnson & Johnston v. R.E. Service	2002	CAFC (en banc)	공개-헌납 원칙 확립
Festo Corp. v. Shoketsu	2002	연방대법원	추정적 금지, Festo 3대 반박 요건 확립
Festo on remand	2003	CAFC (en banc)	PHE 적용 여부와 반박은 법률 문제(판사 판단)
Freedman Seating v. American Seating	2005	CAFC	청구항 무효화 원칙(All-Elements Rule) 적용
UCB, Inc. v. Watson Laboratories	2019	CAFC	분리 요건 선택은 PHE 비발생, 의도적 협소 청구 항변 요건
WARF v. Apple	2024	CAFC	전략적 포기된 DOE 이론 재개 불가, 쟁점금반언
NexStep v. Comcast	2024	CAFC	구체적 증거(particularized testimony) 필수, 기술 복잡성 무관
Steuben Foods v. Shibuya	2025	CAFC	역균등론 JMOL 파기, 역균등론 1952년 폐지 여부 미결
Actelion v. Mylan	2026	CAFC	PHE에 의한 균등침해 차단 확인

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9. 연방대법원의 최근 태도 — 균등론의 제한적 적용 경향

Warner-Jenkinson(1997) 및 Festo(2002) 이후 연방대법원은 균등론에 관한 새로운 사건을 상고 수리하지 않고 있다. 2019~2020년 균등론 관련 CAFC 판결들에 대한 복수의 상고 허가 신청을 모두 기각하였고, NexStep v. Comcast 사건의 상고 신청도 2025년 6월 기각되었다.

이는 연방대법원이 현재의 균등론 법리(Warner-Jenkinson + Festo 체계)를 유지하되, 세부 적용을 CAFC에 맡기고 있음을 시사한다. CAFC는 전반적으로 균등론 적용에 엄격한 증거 요건을 요구하고 배심원의 균등론 평결을 JMOL로 번복하는 경향을 보이고 있다. 회피설계 실무에서는 이 경향을 반드시 고려해야 한다. 즉, 출원경과금반언을 피하기 위한 보정 이력 관리와, 상대방의 균등침해 주장을 JMOL 단계에서 봉쇄할 수 있는 Vitiation·PHE·Prior Art Bar 논거를 사전에 준비해 두는 것이 핵심 전략이 된다.

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제14장. 연방대법원의 Warner-Jenkinson 판례 법리
균등론의 최종 정착과 세 가지 핵심 원칙

2025. 7. 18.

균등론 Warner-Jenkinson 출원경과금반언 회피설계 미국특허법

이 글은 Patrick G. Burns et al., Designing Around Valid U.S. Patents (Patent Resources Group, Inc. 2005) 교재를 심층 스터디하며 정리한 내용입니다. 이전 편에서는 균등침해 법리의 도입, Graver Tank 판결의 출발점, Federal Circuit 초기의 균등론 수용, Pennwalt의 구성요소별 접근으로의 전환, Slimfold·Laitram의 회피설계 법리, 그리고 Hilton Davis 판례를 차례로 다루었습니다. 이번 편은 그 모든 흐름이 수렴하는 최종 지점—연방대법원 Warner-Jenkinson 판결의 법리를 분석합니다.

1997년, 연방대법원은 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997) 사건에서 전원일치(unanimous) 판결을 내렸습니다. 이 판결은 미국 균등론(Doctrine of Equivalents, DOE) 역사의 결정적 분기점입니다. Graver Tank(1950)에서 시작된 47년간의 균등론 역사가 Supreme Court의 손에서 최종 재확인되는 순간이었습니다.

핵심은 세 가지로 요약됩니다. 첫째, Graver Tank의 균등론은 1952년 특허법 이후에도 살아 있다. 둘째, 균등론은 청구항 전체가 아니라 각 구성요소별로 적용된다. 셋째, 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)은 균등론 적용 전의 문턱 문제(threshold issue)다.

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I. 대법원의 판결—"부분적 회피"라는 평가

교재 저자는 Thomas 대법관이 집필한 이 전원일치 판결을 어느 정도 "cop out(회피적 판결)"이라고 평가합니다. 훌륭한 법리 분석을 담고 있으면서도, 대법원이 끝내 답하지 않은 핵심 쟁점들이 있었기 때문입니다.

대법원이 명확히 답하지 않은 문제는 세 가지입니다.

• 판사/배심 문제(judge/jury question): 균등론 판단 주체를 확정하지 않음
• 균등성 테스트(test for equivalency): 하나의 기준을 확정하지 않고 Federal Circuit의 사건별 발전에 맡김
• 이 사건의 출원경과 금반언 존부: pH 6.0 하한의 추가 이유가 충분히 탐구되지 않았다며 환송

그러나 대법원이 분명히 한 것도 있습니다. 바로 균등론 적용 전에 출원경과 금반언을 먼저 판단해야 한다는 것입니다. 이 선언은 균등론 사건의 분석 순서 자체를 바꾼 핵심 명령입니다.

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II. 출원경과 금반언: 균등론 적용 전의 문턱 판단

What the Supreme Court clearly did do, however, is to make prosecution history estoppel the threshold test before the doctrine of equivalents can be applied.

Warner-Jenkinson의 가장 실무적인 결론은 다음입니다. 균등성 분석이 시작되기 전에, 1심 법원은 법률문제(as a matter of law)로서 출원경과 금반언이 균등론 주장을 차단하는지를 먼저 판단해야 합니다. 이로써 균등론 사건의 분석 순서는 다음과 같이 재편됩니다.

1단계: 청구항 해석 (Claim Construction)
2단계: 문언침해 여부 (Literal Infringement)
3단계: 출원경과 금반언 여부 (Prosecution History Estoppel) ← 법관이 법률문제로 판단
4단계: 금반언이 없을 때만 → 균등성 분석 (Equivalence Analysis)

Hilton Davis 사건의 쟁점이었던 pH 6.0 하한을 생각해보면 이 순서의 의미가 분명해집니다. 피고가 pH 5에서 공정을 수행한다고 해서 곧바로 "pH 5가 pH 6과 균등한가?"를 묻는 것이 아닙니다. 법원은 먼저 물어야 합니다. "pH 6.0 하한은 왜 청구항에 추가되었는가? 그 보정이 pH 6 미만의 범위에 대한 균등론 주장을 금반언으로 차단하는가?"

모든 보정이 금반언을 발생시키는 것은 아닙니다. 보정의 이유, 선행기술과의 관계, 포기된 범위의 성격이 모두 중요합니다. 그러나 Warner-Jenkinson은 그 판단을 균등성 분석보다 반드시 먼저 수행하도록 요구합니다.

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III. 1952년 특허법은 Graver Tank를 폐기하지 않았다

Warner-Jenkinson의 첫 번째 큰 쟁점은 균등론의 생존 여부 자체였습니다. 피고 Warner-Jenkinson은 이렇게 주장했습니다.

1952년 특허법에는 일반 균등론이 명시되어 있지 않다. §112(6)에서 means-plus-function 청구항에 대해서만 structural equivalents를 인정했으므로, 그 외 균등론은 입법에 의해 폐기된 것으로 보아야 한다.

대법원은 이를 거부했습니다. 그 논거는 명쾌합니다.

• Graver Tank에서 이미 §112 고지 기능, 재발행 절차, PTO 역할과의 충돌 우려가 논의되었으나 다수의견은 균등론을 인정했다.
• 1952년 Congress는 Halliburton 판결에는 §112(6)으로 대응했지만, Graver Tank를 명시적으로 폐기하지 않았다.
• Congress가 균등론을 없애고 싶었다면 명시적으로 그렇게 할 수 있었다.

대법원은 나아가 다음과 같이 선언했습니다. "Congress can legislate the doctrine of equivalents out of existence any time it chooses." 균등론은 판례법적으로 발전한 법리이므로 의회가 원하면 언제든 폐지할 수 있습니다. 그러나 현재까지는 그렇게 하지 않았습니다. 따라서 Graver Tank는 살아 있습니다.

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IV. 균등성 테스트: 각 청구항 요소별 동일물 또는 균등물

Warner-Jenkinson의 법리 중 실무에서 가장 직접적으로 작동하는 것은 구성요소별 분석 원칙(element-by-element analysis)입니다. 대법원이 제시한 테스트의 문언은 다음과 같습니다.

Does the accused product or process contain elements identical or equivalent to each claimed element of the patented invention?

피고 제품 또는 공정이 특허발명의 각 청구항 요소와 동일하거나 균등한 요소를 포함하고 있는가?

이는 Pennwalt의 all-elements rule을 Supreme Court가 사실상 승인한 것입니다. Hughes Aircraft식의 "청구항 전체(claim as a whole) 대 피고 제품 전체" 접근은 더 이상 중심적 지위를 가질 수 없습니다. 특허권자가 "전체적으로 같은 발명이다", "결과가 같다"고 주장하는 것만으로는 부족합니다. 각 청구항 요소마다 동일물 또는 균등물을 제시해야 합니다.

각 요소는 모두 중요하다 — Vitiation 방지

대법원은 한 걸음 더 나아가 다음과 같이 선언했습니다.

Each element contained in a patent claim is deemed material to defining the scope of the patented invention... It is important to ensure that the application of the doctrine, even as to an individual element, is not allowed such broad play as to effectively eliminate that element in its entirety.

청구항에 포함된 각 요소는 특허발명의 범위를 정의하는 데 중요(material)합니다. 따라서 균등론은 청구항 요소를 확장할 수는 있어도, 그 요소를 사실상 삭제(vitiate)하는 결과를 가져와서는 안 됩니다. 이것이 후대 vitiation doctrine의 헌법적 기초입니다.

예를 들어 청구항이 "고정된 상부 채널"을 요구하는데, 피고 제품의 "움직이는 상부 채널"을 균등물로 인정하면 "고정된"이라는 한정이 사실상 사라집니다. 요소를 "균등하게 대체"하는 것과 요소를 "사실상 삭제"하는 것은 구별해야 합니다.

균등성 판단 기준은 하나로 확정되지 않았다

대법원은 각 요소별로 동일물 또는 균등물을 찾아야 한다는 큰 틀은 명확히 했지만, "균등물인지 어떻게 판단하는가?"에 대해서는 하나의 테스트를 확정하지 않았습니다.

테스트	내용	대법원 평가
Function-Way-Result (3부 테스트)	동일한 기능·방식·결과인지	기계 장치에는 유용하지만 화학·바이오에는 부적절할 수 있음
Insubstantial Differences	차이가 비본질적인지	"무엇이 비본질적인지" 알려주는 추가 지침 부족
Art-Recognized Interchangeability	당업자가 두 요소를 대체 가능하다고 인식했는지	중요한 객관적 증거로 긍정적 평가

결과적으로 대법원은 "different linguistic frameworks"가 사용될 수 있다고 보았습니다. 세부 테스트의 발전은 Federal Circuit과 하급심의 사건별 판단에 맡겨졌습니다.

상호대체 가능성의 판단 시점: 침해 시점 기준

균등론상 문제가 피고 요소가 청구된 요소와 균등한지 여부라면, 균등성 및 요소 간 상호대체 가능성의 판단 시점은 특허 발행 시점이 아니라 침해 시점(time of infringement)입니다. 이는 later-developed technology(후발 기술) 문제와 직결됩니다. 특허 발행 당시 알려지지 않았던 대체기술도, 침해 시점에 당업자가 대체 가능하다고 인식하고 있었다면 균등물 주장의 대상이 될 수 있습니다.

Intent(의도)는 균등론의 필수 요건이 아니다

대법원은 균등론 적용에서 피고의 의도(intent)는 역할을 하지 않는다고 보았습니다. 특허침해는 기본적으로 객관적 행위책임입니다. 피고가 특허를 알고 의도적으로 복제했다는 사실 자체가 균등침해를 만드는 것이 아니고, 반대로 선의의 독립 개발이라는 사실이 균등침해를 면하게 해주는 것도 아닙니다. 다만 copying 정황은 차이의 비본질성을 추론하는 보조 증거로는 고려될 수 있습니다.

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V. 판사/배심 문제와 법관의 절차적 통제

대법원은 judge/jury 문제에 최종 답하지 않았다

균등론 판단이 배심(jury)의 사실문제인지, 법관(judge)의 법률문제인지에 대해 대법원은 답하기를 거부했습니다. 기존 판례상 Federal Circuit이 이를 배심 사항으로 취급한 데 지지 근거가 있다고 했을 뿐, 자신들이 같은 결론에 도달할지는 결정하지 않았습니다.

Footnote 8: 법관의 절차적 통제 장치

그러나 대법원은 각주 8(footnote 8)에서 매우 중요한 지침을 제시했습니다. 균등론 주장이 배심에게 가더라도, 다음 상황에서는 법원이 직접 통제해야 합니다.

1. 증거 부족: 합리적 배심이 균등성을 인정할 수 없을 때 → Summary Judgment (약식판결)

2. 출원경과 금반언 적용: 법률문제로 법관이 선판단하여 균등론 주장 자체를 차단

3. Vitiation 해당: 균등론 이론이 청구항 요소를 사실상 삭제하는 결과라면 법원이 막아야 함

4. 배심 판단의 구조화: Special verdict나 element-by-element interrogatories를 통해 항소심 검토 가능성 확보 권장

이 구조는 균등론을 배심에게 완전히 맡긴 것이 아니라, 법관의 법적·절차적 통제 하에 배심 판단이 가능하다는 이중 안전장치를 설계한 것으로 이해해야 합니다.

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VI. 결론: 통계가 말해주는 것

교재는 Federal Circuit의 균등론 사건 통계를 두 기간으로 나누어 제시합니다.

기간	균등침해 인정	균등침해 부정
1982 ~ 1995. 8. (전체)	30% (31/101)	70% (71/101)
1991 ~ 1995. 8.	19% (10/52)	81% (42/52)
1995. 8. ~ 1997. 3. (전체)	36% (8/22)	64% (14/22)
1995. 8. ~ 1996. 2. (Hilton Davis 직후)	70% (7/10)	30% (3/10)
1996. 3. ~ 1997. 3. (Warner-Jenkinson 직전)	8% (1/12)	92% (11/12)

이 통계가 보여주는 가장 중요한 신호는 1991~1995년의 급격한 하락(19%)입니다. Slimfold, London, Valmont, Baltimore Therapeutics 등 균등론 제한 판례들이 집중된 이 시기, Federal Circuit은 매우 보수적으로 균등론을 적용했습니다.

Hilton Davis en banc 직후인 1995년 8월~1996년 2월에는 인정률이 70%로 급등합니다. 균등론이 부활하는 듯했습니다. 그러나 1996년 3월~1997년 3월에는 다시 8%로 급락했습니다. Hilton Davis 직후의 짧은 부활이 1995~1997년 전체 36% 수치를 왜곡한 것입니다. 표본 수가 각각 10건, 12건에 불과하므로 통계적 의미에는 한계가 있지만, 방향성은 분명합니다.

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VII. 판례의 전체 흐름과 실무적 함의

Chapter 2 전체의 흐름을 한눈에 정리하면 다음과 같습니다.

Graver Tank (1950)
→ 형식적 문언 회피를 막기 위한 형평적 균등론 확립

Hughes Aircraft
→ 청구항 전체와 피고 장치 전체를 비교하는 접근

Pennwalt (1987)
→ 구성요소별 분석(element-by-element)으로 전환

Slimfold / London / Valmont
→ 설계회피 정당성, 청구항 문언 중시, 구조 차이 강조

Hilton Davis (1995, en banc)
→ 균등론 일부 부활, 배심 판단, insubstantial differences 강조

Warner-Jenkinson (1997, Supreme Court)
→ 균등론 생존 확인 + element-by-element 의무화
+ PHE를 threshold issue로 격상 + vitiation 방지 원칙

교재의 최종 실무 메시지는 이중적입니다.

특허권자에게: 균등론은 여전히 존재합니다. 그러나 문언침해 입증 실패 후 균등론으로 손쉽게 구제받는 시대는 지났습니다. 각 청구항 요소별 균등물을 구체적으로 제시하고, 출원경과 금반언을 사전에 해소하며, vitiation 반박 논리를 준비해야 합니다.

설계회피자(피고)에게: Warner-Jenkinson 이후 잘 설계된 회피설계는 과거보다 훨씬 강력한 방어 수단이 됩니다. 분석 단계는 다음과 같습니다.

1. 청구항의 각 요소를 분해한다.
2. 하나 이상의 요소를 제거하거나 실질적으로 다른 방식으로 구현한다.
3. 출원경과 금반언의 적용 가능성을 먼저 확인한다.
4. 특허권자의 균등론 이론이 특정 요소를 vitiate하는지 검토한다.
5. 당업자 관점의 상호대체 불가능성 증거(전문가 증언, 문헌, 반응 메커니즘 데이터)를 확보한다.
6. Special verdict 또는 element-by-element interrogatories를 요구하여 항소심 검토 가능성을 확보한다.

균등론은 살아 있습니다. 그러나 특허권자가 청구항 문언 밖의 모든 유사 제품을 쉽게 포섭할 수 있는 법리는 이제 아닙니다. 각 청구항 요소별 분석, 출원경과 금반언, vitiation 방지, 선행기술 제한, 설계회피의 정당성—이 모든 요소가 균등론을 강하게 제한하는 제도적 장치로 작동합니다.

출원 실무 관점에서는 보정 이유를 항상 명확히 기록해야 합니다. "왜 이 하한을 추가했는가?", "왜 이 구조로 제한했는가?"—이 질문에 대한 명확한 답이 출원경과기록에 남아 있지 않으면, Warner-Jenkinson 추정(보정 이유 불명 = 특허성 관련 보정으로 추정)이 발동되어 금반언이 성립할 수 있습니다.

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다음 편에서는 Warner-Jenkinson 이후 Federal Circuit의 균등론 제한 법리를 더욱 정교화한 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.(2002) 연방대법원 판결과 추정적 포기(presumption of surrender) 법리를 다룹니다.

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관련 해설 영상

[유튜브] 제14장. 연방 대법원의 WARNER-Jenkinson 판례 법리- 균등론의 최종 정착

© 2025 All rights reserved. · 본 글은 Patrick G. Burns et al., Designing Around Valid U.S. Patents (Patent Resources Group, Inc. 2005) 교재 스터디를 바탕으로 작성되었습니다.