특허……우리가 하루속히 벗어나야 할 6가지 생각

오랜만에 아무런 약속이 없는 주말을 맞이하였습니다. 그동안 미루어 왔던 자료를 정리하고 끄적거렸던 메모를 들여다보고 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다.

돌이켜보면 사회 초년 7 년간의 엔지니어 경력을 딛고 변리사 일을 시작한지 벌써 13여년이 넘었습니다. 그동안 기업체에서, 특허법인, 법무법인에서, 크고 작은 수많은 특허 소송과 거래(라이센싱 포함)를 수행하면서 적지 않은 고객과 거래 상대방을 만났습니다. 이러한 경험을 토대로 요즘은 특허출원 가공 및 포트폴리오 Rebuilding 서비스를 하고 있습니다. 물론 특허심판과 소송, 컨설팅도 하고 있고요.

오늘은 고객미팅이나 거래상대방과의 협상, 다툼에서 자주 만나는 특허에 대해 오해를 정리하고 바로 잡아보려고 합니다.

1.   특허는 자신의 발명을 독점적으로 사용할 수 있는 권리 ?

특허가 자신(혹은 기업)에서 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리라고 생각하는 고객이 참으로 많습니다. 이러한 생각 때문에 기업의 특허출원이나 특허거래 전략이 잘못된 방향으로 가고 있는 경우가 자주 있습니다. 

특허는 자신이 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리가 아니라 다른 사람이 사용하지 못하게 하는 권리라는 점을 반드시 염두에 두어야 합니다. 

저는 특허를 미사일에 비유하곤 합니다. 특허 미사일을 획득하면 다른 사람이 함부로 들어올 수 없는 영토를 확보하는 것입니다. 그 영토 위에 기술개발이라는 나무를 심고 비지니스 협력자도 들어오게 하는 것입니다.

따라서 특허를 매입한다는 것은 독점적으로 사업할 권리를 사는 것이 아니라 두려움 없이 자유롭게 사업할 권리를 사는 것입니다. 

2.   특허 라이센싱은 기술 라이센싱과 다르지 않다 ?

종종 핵심원천특허에 대한 라이센싱 계약을 체결하고는 그 핵심원천기술을 확보하였다고 선전하는 기업 공시자료를 종종 보게 됩니다. 심지어는 기업 연구소장이 그렇게 발표하는 경우도 있습니다. 그러나 특허 라이센싱 받는다는 것은 그 특허로부터 자유로워진다는 것을 의미할 뿐 그 기술을 확보하였다는 것이 아닙니다. 

반면 기술에 대해 라이센싱 받았다는 것은 그 기술의 이전이 수반되어 그 기술을 확보하게 되는 것입니다. 그래서 기술 라이센싱 계약에는 반드시 기술정보 이전과 교육, 또는 컨설팅에 관하여 구체적인 조항이 반드시 포함되어야 합니다.

특허는 기술이 아닙니다. 그러나 특허로 보호되지 않는 상태로 기술이전하면 수익화 가능성이 떨어집니다. 특허는 확률적인 권리입니다. 한번 연구성과의 수익화 가능성을 계산해봅시다.

먼저 등록가능성을 60%, 무효가능성을 60%, 상용화가능성을 30%, 회피가능성을 50%, 침해성립가능성을 50%라고 합시다. 그럼 연구성과 수익화 가능성은 1.8% 가 됩니다( = 60%*(1-60%)*30%*(1-50%)*50%). 만약 특허등록을 받았다면 특허로 보호된 연구성과가능성의 수익화 가능성은 3.0%가 됩니다 ( = (1-60%)*30%*(1-50%)*50%). 국내 벤처/스타트 업 성공가능성이 1% 미만인 점을 고려하면 성공확율이 3배가 넘는 게임인 것이죠.

그럼 연구성과를 기초로 상용제품을 타겟으로 정교하게 작업하여 등록된 특허의 수익화가능성은 어떨까요? 국내는 최근 변화의 바람이 불고 있지만 아직 특허권자의 승소가능성이 높지 않으므로 (통계에 따르면 18% 수준), 미국특허소송을 기준으로 계산하겠습니다. Pwc 통계에 따르면 미국 특허소송 승소율은 67% ~ 77%입니다. 회피가능성을 50% (얼마나 시장지배기술인지 핵심기술인지에 따라 달라지겠지만)로 가정하면, 수익화 가능성은 무려 33.5% ~38.5% (= (67~77)%*(1-50%))에 이르게 됩니다. 미국의 벤처성공가능성이 20%에 육박한다고 하는데, 이보다 훨씬 성공가능성이 높은 셈이 됩니다.

참고로 미국특허거래시장에서 불확실성이 제거될 수록 특허가치액은 커지며, 적어도 시장에서 라이센싱이나 소송으로 입증된 적이 있거나 확실성이 담보되는 사건이나 단서가 있어야 특허가치액이 특허 1건당 5십만달러이상이 되는 것이 현실입니다. 표준특허가 각광을 받는 이유가 바로 그 불확실성이 거의 없기 때문입니다. 참고로 미국은 주로 특허가치액을 소송에서의 손해배상예상액으로 계산하거나 대체비용감소액으로 자주 계산합니다.

3.   특허등록 받았다는 것은 국가로부터 그 기술의 혁신성을 인정받은 것이다 ?

많은 사람들은 등록된 특허는 국가가 그 혁신성을 인증한 것이므로 그 자체로 가치가 있다고 생각합니다. 그래서인지 등록가능성만이 특허출원의 의사결정기준이 되기도 하고 등록만 받을 수 있다면 특허청구범위를 축소하는 보정을 서슴지 않기도 합니다. 실무적인 이러한 왜곡은 은행, 정부, 기업 등에서 등록 특허 “건수”를 각종 혜택의 기준으로 삼고 있기 때문이기도 합니다. 

분명한 것은 특허청 심사관이 출원발명 심사시에 법정 신규성과 진보성이 있는지 만을 검증할 뿐 기술의 혁신성을 검증하지 않습니다. 기술의 혁신성이 검증된 다는 오해가 생기는 것은 아마 발명의 본질을 오해하고 또 등록요건으로 신규성과 진보성을 요구한다는 적극적인 표현 때문인 것 같습니다. 

발명은 본질적으로 알려진 기술 들의 결합입니다. 즉 결합의 곤란성 정도에 따라 특허발명으로의 인정여부가 결정됩니다. 세상에 없는 기술이 아닙니다. 심사관은 신이 아닙니다. 심사관은 이러한 발명을 이미 기재된 공개된 문헌이나 자료에서 찾지 못하면 신규성을 부정하지 못합니다. 또한 통상의 지식을 가진 자 (그 발명을 이해하여 자신의 지식으로 가질 수 있는 수준의 자를 말하며 해당 기술의 박사나 전문가를 의미하는 것은 아닙니다) 입장에서 발명, 즉 공지의 기술을 결합된 발명이 공개된 문헌 등에 기재된 공지기술 들을 이용하여 쉽게 결합할 수 있는 단서를 발견하지 못하였다면 진보성을 부정하지 못합니다. 즉 소극적인 방식으로 심사를 할 수 밖에 없습니다. 신규성이 있는지 진보성이 있는지를 적극적으로 찾으라고 한다면 이를 심사할 피조물은 거의 없을 것입니다. 설사 시도해본다고 하더라도 심사관에 따라 그 심사결과가 지나치게 달라질 것입니다. 

특허는 확률적인 권리라는 것도 잊지 말아야합니다. 이 세상에 그 결과나 가치를 100% 보장하는 특허는 존재하지 않습니다. 이 명제는 특허를 출원할 때도, 심사 대응할 때도, 권리를 행사할 때나 방어할 때도 매우 중요한 의미를 가집니다. 때문에 포기하지 않는 자세가 대리인의 필수적인 덕목이 되는 이유입니다.

4.   특허를 많이 가질수록 기업의 자산가치가 높아진다 ?

과거 아니 지금까지도 특허는 자신이 개발한 기술을 보호하는 권리로 기업의 가장 필수적인 자산으로 여겨지고 있습니다. 때문에 경쟁사와 비교하여 경쟁적으로 특허 출원하는 경향을 보이고 있으며 등록가능성만 있다면 특허를 출원하고 등록 받은 특허가 많다면 기업의 사업자유도가 보장된다고 안심하곤 합니다.

실무적으로 등록가능성에만 초점을 맞추어 해당 기술이 잘 포섭하지 못하는 좁은 청구범위로 혹은 무효가능성이 높은 수준의 넓은 청구범위로 마구 출원하기도 하며, 특허망을 형성하거나 특허청구범위를 확장한다는 취지로 (저는 움직이는 타겟을 맞춰 가기 위한 특허미사일의 좌표 수정 이라고도 말합니다) 마구잡이로 국내우선권 주장 출원 또는 분할출원, 미국의 계속출원을 하기도 하며 (저는 이를 출원가공 작업중 하나라고도 합니다), 우선일을 당기기 위하여 가출원을 하기도 합니다. 그 작업에 잘못된 것이 아니라 “무엇이 중헌디?”란 질문이 없다는 것입니다.

물론 통신채널의 속도는 1년에 2배 증가한다는 길더의 법칙, CPU 속도(컴퓨터 성능)이 1년6개월마다 2배씩 향상되고 가격은 반으로 떨어진다는 무어의 법칙, 메모리반도체의 집적도가 1년에 2배씩 늘어난다는 황의 법칙과 같은 기술진보속도의 법칙을 보면, 특허출원 건수가 1년에 2배이상 증가한다고 해도 이상하지 않을 것입니다. 그러나 앞에서 설명한 바와 같이 특허는 기술이 아닙니다. 심지어 특허는 기술과 달리 보유한 건수가 많을 수 록 그 유지 및 관리비용이 기하급수적으로 증가합니다.

모든 특허가 가치 있는 것은 아닙니다. 쓸모 없는 특허는 존재합니다. 오히려 쓸모 없는 특허가 더 많습니다.

[쓸모없는 특허(또는 나쁜특허)란, 특허가 배타적인 권리라는 점을 감안할 때 i) 자신의 기술이 아니라 다른 사람이 사용하고 있거나 사용할 기술을 기준으로 특허침해포지션을 지지 받을 수 없는 것이 명확하거나 ii) 명백한 무효자료가 찾아 질 수 있거나, iii) 발명을 적절하게 포섭하지 못하도록 해석되는 특허청구범위로 등록된 특허라고 정의하겠습니다]

미국 전문가들조차도 등록특허의 90%는 쓸모 없는 특허라고 단언하고 있습니다. 과거 기업이 보유한 미국특허를 기준으로 공격특허를 찾는 재평가 프로젝트들을 자주 수행하였습니다. 이를 통해 얻은 제 경험에 따르면 (정교하게 처음부터 타겟에 맞추어 출원 가공되지 않았다면) 등록특허의 99.98%가 쓸모 없는 특허라고 해도 과언이 아니었습니다. 심지어 정교한 출원가공을 하여도 출원 건수의 1% ~ 2%만이 추후 위협용 또는 공격용으로 사용할 만한 특허가 되었습니다. 

물론 기업의 매출규모나 경쟁사의 매출규모마다 다르겠지만 그래도 1%~2%의 확률이라면 그만큼 가성비가 좋은 성과는 없을 것입니다. 고객 들이 출원가공을 의뢰해오면 이러한 점을 설명하고 50~100 여건을 작업할 생각을 하라고 합니다. 대충 통밥으로 계산해도 이러한 작업이 수익분기점이 되려면 타겟 기업의 매출이 최소 500억원이상은 되어야 합니다.

쓸모 없는 특허의 가치는 얼마짜리일까요? 저는 이름만 대면 알 만한 몇몇 유명한 Patent Troll과 특허거래 협상도 하였고 특허매입이나 M&A에서 Buyer 편에서 Due-diligence도 자주 하였습니다. 이 경험을 토대로 저는 쓸모 없는 특허의 가치는 “0”이라고 단언합니다. 심지어 (-) 라고 말합니다.

종종 그래도 없는 것보다는 낮지 않느냐고 말씀하시는 고객이 있습니다. 그때마다 저는 이렇게 설명합니다.

“좋은 특허와 나쁜 특허를 묶어 판매하는 특허패키지나 그런 특허포트폴리오를 보유한 기업을 매수자 입장에서 실사(D.D.)하면, 나쁜 특허의 유지관리비용 때문에서 좋은 특허로 인하여 계산된 가치를 감소시키게 됩니다. 매수자는 패키지 매입이후 급증하는 비용을 줄이기 위해 나쁜 특허를 포기하거나 다시 매물로 내놓아야 하나 큰 돈을 들여 매입하여 자산화 한 후 이를 폐기하는 것이 회계재무상으로도 쉬운 일이 아닙니다.”

5.   혁식기술을 보호하고 있다면 또는 질적으로 좋게 평가되는 특허라면 특허소송이나 라이센싱될 가능성이 없다고 해도 보유하는 것이 좋다 ?

다시 말씀드립니다. 특허는 독점사용권이 아니라 제3자를 사용하지 못하게 하는 배타적 권리입니다. 아무리 혁신적인 기술을 포섭할 수 있는 특허라고 하더라도 아무리 무효자료를 찾을 수 없는 유효성이 보장된 특허라고 하더라도 다른 사람이 사용하지 않는(사용할 여지 없는) 기술을 포섭하고 있다면 이러한 특허는 쓸모 없는 것입니다. 오히려 유지관리비용만 증가시킬 뿐입니다. 

대학이나 연구기관 쪽 고객들을 상대로 수익화/사업화 관련 컨설팅 할 때면 종종 전세계 Patent troll이 매입하는 특허를 먼저 분석하고 그들의 매입 하는 성향과 특성, 기술분야, 매입하는 특허를 보고 배우라고 조언하곤 합니다. 

버릴 것은 버려야 그 예산으로 다시 좋은 특허를 만들 수 있으며 특허파이프라인 전략을 구사할 수 있습니다. 단, 평가결과를 신뢰할 수 있는 1인 당 검토 최대건수는 500건이하라는 한계를 고려하여 실행해주시기 바랍니다. 그 이상을 1인이 검토하면 그때부터는 뜨거운 태양이 내리 쬐는 모래사장에서 그것도 작은 자갈을 골라내는 작업과 유사해질 수 있습니다.

6.   좋은 특허인지는 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성, 이 4가지로  평가하면 알 수 있다 ?

앞에서 언급한 바와 같이 좋은 특허는 경쟁사의 주력제품에 적용된 특허이거나 주력제품에 적용되는 기술을 포섭하는 특허입니다. 그러나 미래기술의 경우 미래 태동될 제품을 상정하기 어려운 경우도 있어서 기술발전 trend상 유망한 기술을 파악하는 것이 우선입니다. 이에 대한 판단을 돕기 위하여 많은 경우 출원단계나 등록유지 단계의 특허심사기준의 평가항목을 보면 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성, 이 네(4)가지를 포함하고 있습니다. 그러나 그 평가항목마다 던지는 질문은 매우 주관적입니다. 이러한 항목의 질문은 심사위원으로 선정된 전문성과 경험에만 의존하는 것으로 그 객관성을 담보하기 어려우며 심사위원의 역량에 따라 지나치게 편차가 커집니다. 또 다양한 기술의 모든 발명에 대해 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성을 단 몇 시간안에 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 심하게 말하면 장님에게 어느 길로 가야하는지 묻는 것과 마찬가지입니다. 그렇다고 기술별로 사업분야별로 전문영역별로 전문가를 특허발명마다 선정하여 심사를 진행하는 것은 현실적으로 거의 불가능합니다.

따라서 이러한 단점을 보완하려면 반드시 심사위원들이 참고할 수 있는 기초자료를 마련해주어야 합니다. 주로 객관적인 지표와 주관적인 지표로 사전 분석되어야 할 것입니다. 보통 업계에서는 객관적인 지표를 정량분석이라 하고 주관적인 지표를 정성분석이라고도 합니다.

제 경험상 객관적인 지표로 도출되어야 할 최소한 지표는 1) 인용율/피인용율, 2) 양도이력(건수와 Patnet troll여부), 3) 유사기술발전동향을 고려한 특허출원일 (특허기술발전도맵에 표시 또는 인용기술의 선행일과 시간차), 4) 국내 특허 패밀리와 해외 패밀리 건수 및 진행상황, 5) 잔여존속기간, 6) 특허청구항 수와 청구 카데고리, 7) 표준특허 또는 표준기술여부를 선정하고 이를 기준으로 보유 회사, 경쟁회사, IPC, USPC를 기준으로 순위를 뽑아 지표로 마련하는 것이 좋습니다. 저 역시 이러한 지표는 의미 있는 기준을 가져다 주기 때문에 종종 조사하고 분석합니다. 팁(tiP)하나를 드리면 유사특허는 인용특허나 피인용특허가 공통된 특허를 조사하는 방법으로 확인할 수 있습니다. 참고로 이러한 지표를 자동으로 계산하여 제공하는 국내 및 해외 서비스업체들이 있습니다. 국내는 Patentpia 등이 있으며 해외는 GreyB 등이 있습니다.

이외 주관적인 지표로 “제품라인과 특허포트폴리오 적합성”과 “특허기술의 라이프싸이클 시기적절성”과 “특허소송/라이센싱 가능성”과 “담보제공가능성”에 대한 검증입니다.

1)   “제품라인과 특허포트폴리오 적합성”은 특허가 배타권이란 점을 고려하여 자사가 아니라 경쟁사 또는 시장을 기준으로 검토하고 평가하여야 하고,

2)   “특허기술의 라이프싸이클 시기적절성”은 가드너의 하이프싸이클 챠트나 각종 기술동향보고서를 참고하여 특허출원일과 등록(예정)일, 잔여존속기간을 함께 검토하여야 하며 대체기술에 대한 기술발전동향도 함께 검토되어야 합니다. 참고로 IV사는 기술 태동기에 나오는 특허를 선호합니다. 제품 성숙기나 퇴조기에 나오는 특허는 그리 환영 받지 못합니다. 태동기에 출원된 특허가 제품성숙기에 공격용으로 사용될 때 수익이 극대화됩니다. 최근 태동기를 넘어서고 있는 자율자동차, 커넥티드카, 스마트카에 나온 특허는 주로 아이디어성이나 시장에서 반응이 뜨겁습니다.

3)   “특허소송/라이센싱 가능성”과 “담보제공가능성”은 최근 특허소송에 사용된 이력과 건수, 유사특허의 특허소송기록건수, Patent troll이 매입/보유하고 있는 유사특허 건수와 종류를 참고 지표로 마련하는 것이 좋습니다.

이러한 객관적인 지표와 주관적인 지표는 사전에 특허경영백서로 마련해두면 경영진의 의사결정에도 큰 도움이 된다는 점에서 귀찮은 선택이 아니라 필수적인 경영정보라고 믿습니다. 

그러나 특허의 품질을 평가할 수 있다고 믿는 것은 위험한 생각입니다. 그저 참고할 수 있는 지표로 삼을 수 있을 뿐 이를 의사결정의 기준으로 삼아서는 아니될 것입니다

이제는 무작정 저렴한 가격으로 특허를 생산하고 그냥 무턱대고 Blind filing하기 보다는 정밀하게 가공하여 출원할 것을 강권합니다. 나아가 최초 거절 이유통지를 받거나 최초 출원일이후 1년이내가 마지막 기회라고 여기고 출원이후에도 좋은 특허로 가공하는 데 전념하여야 합니다. 등록된 특허는 다시 들여다보아 좋은 특허가 무엇인지 확인하여 멋지게 패키징하고 무기창고에 쟁여 놓되, 나쁜 특허는 과감하게 버리거나 팔아버려야 할 것입니다. 지금까지 1년에서 100건, 1000건 출원하였다면 그 전체 예산으로 50 여건을 정교하게 가공하는 것이 어떻까요? 한번 시도해보십시요.

기업특허전략 체크리스트

특허의 가치는 특허 건수나 청구범위와 같은 특허자체보다 그 특허를 어떻게 활용하는 가에 더 종속된다. Apple이 양적으로 그리 많지 않은 특허를 가지고 있음에도 공격적이고 적극적인 특허활용 정책으로 어느 기업보다 특허력과 가치를 높이 평가받고 있다는 사실을 떠올려보자 (이러한 상관관계는 언제한번 다루어 보도록 하겠다).

따라서 기술중심의 기업에게 특허전략의 수립과 전개는 매우 중요한 사업계획 중 하나이다. 그러나 대부분의 특허전략은 계획적인 전개가 아니라 우연히 발생하는 이벤트로 전락하기 쉽다. 자신의 기업에 맞는 특허전략의 수립 또는 평가를 위해서 체크리스트를 마련하여 활용하는 것은 큰 도움이 될 것이라고 믿는다. 

마침 Rajiv Patel 변호사가 Fenwick & West LLP 에서 공표한 “Developing a Patent Strategy A Checklist for Getting Started”라는 제목의 Article에 도움이 될만한 특허전략 Checklist가 소개되어 이를 공유하고자 한다. IBM 엔지니어 출신이라서 그런지 비즈니스적인 통찰력이 상대적으로 돋보인다. 참고로 본 Checklist는 기업 특허전략/법무팀에서 수행하고 있는 세부 Action item과 대동소이하다. 상세한 설명은 Fenwick & West LLP 사이트에서 다운받아 읽어보실 것을 권유한다.

A. Business and Patent Portfolio Goals

• List the business, technology, and product goals for the company.

• Identify key industry players (competitors, partners, customers).

• Identify technology directions (within company and within industry).

• Determine whether a patent portfolio be used offensively (i.e., asserted against others; revenue generation, etc.), defensively (i.e., used as a shield or counterclaim against others who file suit first), for marketing purposes (i.e., to show the outside world a portfolio to demonstrate company innovation), or a combination of these.

• Meet with a patent attorney to align goals, industry information, technology information, and core portfolio use strategy.

B. Evaluation of Company Assets

• Identify team members that will lead the mining and analysis process.

• Identify employees that create intellectual assets for the company.

• Identify the intellectual assets. To help determine this, gather and organize documented materials. Examples of documented materials include business plans, company procedures and policies, investor presentations, marketing presentations and publications, product specifications, technical schematics, and software programs. It may also include contractual agreements such as employment agreements, assignment and license agreements, non-disclosure and cofidentiality agreements, investor agreements, and consulting agreements.

• Identify the anticipated life span for each intellectual asset.

• Identify the market for each intellectual asset.

• Identify products/product lines incorporating each intellectual asset.

• Identify those intellectual assets best suited for patent protection.

• Review risk analysis with attorney involving competitor studies.

• Prepare budget for patent strategy and patent procurement.

C. Procurement Phase

• Establish a budget for patent portfolio development.

• Draft invention disclosures (see attorney for Invention Disclosure Form).

• Critically evaluate each invention disclosure in the context of the patent strategy.

• Weigh risks vs. reward of a prior art search.

• Evaluate benefits and risk of provisional vs. utility patent application with attorney.

• Forward invention disclosure to attorney for patent application drafting.

• Over time, determine whether to conduct further competitive analysis to study industry trends and technology directions and identify patent portfolio coverage in view of same.

• Over time, evaluate risk vs. reward of studying patent portfolios of competitors and other industry players to identify how to further strengthen its patent portfolio.

D. Deployment Phase

• Review patent portfolio to identify those assets that company can sell for cash or use to spin out new business.

• Study competitor products for infringement considerations and determine risks vs. rewards of cease and desist strategy or licensing strategy.

• Evaluate the strength of competitor patent portfolios to access the potential for counter-attacks.

• Determine risks and benefits of various enforcement options cease & desist; cross-license; etc.).

저자의 소개 : 

Rajiv P. Patel is a partner in the Intellectual Property/Patent Group of Fenwick & West LLP.  He develops, deploys, and manages patent portfolios for clients in high technology spaces, including wireless communications, clean technology, media (audio and video), gaming, and Internet (e.g., search engines, language processing, CDNs). His experience includes patent disputes (litigation and reexamination) and transactions (patent due diligence and analysis).  Prior to his law practice, Mr. Patel was engineer for IBM Corporation. As an attorney, Mr. Patel was an adjunct professor of law at the University of California, Hastings College of the Law and currently chairs Patent Law education programs for Practising Law Institute.  Mr. Patel is a member of the State Bar of California and is registered to practice before the U.S. Patent and Trademark Office.

STARTUP을 위한 지식재산전략 팁 (1)

1.   들어가는 말

STARTUP이 비즈니스를 준비하고 진행할 때 특허 등 지식재산과 관련하여 고려하여야 할 것은 많다. 그러나 가장 중요하게 고려하여야 할 네(4)가지를 뽑으라고 하면 우선 i) 최소한의 특허포트폴리오 구비 ii) 신속한 출원방법의 활용, iii) 직무발명 관련 취업규칙 마련 및 비밀유지서약서 징구, iv) 선행기술조사를 통한 개발방향 수립 및 특허력 강화라고 말하고 싶다.

이 중 i), ii), iii)은 이번 글에서는 간단히 소개하고, iv)은 상대적으로 좀 더 소개하기로 한다. 특히 이번 글에서는 구글 검색을 이용한 선행기술조사기법을 소개하려고 한다. 구글 특허검색 서비스는 무료인데다 특허는 물론 논문까지도 검색이 되는 좋은 Tool이다. 아직까지 이 서비스를 경험해보지 못하였다면 이번 기회에 즐겨보시기 바란다.

2.   최소한의 특허포트폴리오 갖추기

특허포트폴리오는 STARTUP에게 투자하는 투자자에게 가장 큰 관심사항이다. STARTUP 초기에는 우선 자신의 비즈니스를 커버할 수 있는 특허포트폴리오에 집중하는 것으로 시작하겠으나 종국에는 고객의 비즈니스까지 커버할 수 있는 특허포트폴리오를 갖추어야 한다. STARTUP 기획 시 특허포트폴리오를 갖추기 위한 비용은 반드시 예산을 잡아두기를 강권한다. 

STARTUP의 특허포트폴리오 전략과 관련하여 ’14. 8. 24. 본 블로그에 “스타트업. 특허가 답인가?”란 제목으로 글을 올려두었으니 읽어보시기 바란다. 참고로 자신의 비즈니스와 관련한 핵심역량 기술군별로 최소한 3개 이상의 특허는 구비하고 있어야 한다. 출원국가는 한국과 타겟고객의 주요시장국가 최소 2이상, 그 이유는 나중에 특허분쟁을 겪어보면 알게 된다. 여기서 그 논의는 생략한다.

3.   신속한 출원

개발을 진행하는 중에 좋은 아이디어를 어느 정도 구체화하였다면 이에 대한 다양한 실험을 통하여 상용화 가능성이나 타당성 검증에 이르기 전에 바로 출원을 진행하는 것이 바람직하다. 발명의 내용이 부족한 듯 싶어도 우선 출원을 진행하고 이어 개량된 내용을 추가하여 국내우선권 주장 출원을 진행할 것을 추천한다. 

나아가 특허법 제42조 5항의 청구범위 제출유예제도를 이용하는 것도 한 방법이다. 사실 청구범위를 어떻게 잡느냐는 충분한 선행기술조사와 기술동향, 트랜드를 분석 후에 진행하는 것이 안전할 수 있다.

본인은 십여년 전 집안 형님이 기술 벤쳐기업을 시작할 때, 발명이 떠 오를 때 이를 노트에 적어서 미국특허상표청에 가출원(Provision application)하라고 권유한 적이 있다. 미국의 가출원은 그냥 한글로 노트에 적고 도형을 스케치하여 그대로 제출해도 무방하다. 물론 가출원도 명세서 기재요건이 있기는 하나 발명의 상세한 내용과 다양한 변형 가능성을 상정하여 가능한 한 많이 적어두면 위험부담이 줄어든다. 

또 최초 가출원을 기초로 발명의 내용을 추가하여 가출원하는 것도 가능하다. 단지 1년 이내에 미국에 정규출원을 하면 되고 또한 미국의 가출원을 기초로 내용을 보강하여 1년 이내에 한국에 조약우선권 주장출원을 할 수 도 있다. 

비용도 저렴하고 절차도 간단하다. 한국인이 직접 미국특허상표청에 전자출원할 수도 있고 미국출원 증명서도 발급받을 수 있다. 이하 상세한 내용은 기회가 될 때 다시 다루기로 한다.

4.   직무발명 등에 관한 규정 마련

잊지 말아야 하는 것은 회사의 취업규칙 등으로 직무발명귀속 및 보상에 관한 규정을 반드시 마련하여야 나중에 회사의 근간이 되는 발명을 제3자 또는 퇴직한 종업원에게 빼앗기는 일을 막을 수 있다.

또한 회사의 기밀 정보나 자재를 이용하여 완성한 발명이 직무발명이 아닌 경우 이를 외부로 공개나 유출하지 못하도록 별도로 종업원들로부터 비밀유지서약서를 징구해 두어야 한다. 

과거 로펌에 있을 때 중소기업에서 이와 같은 직무발명의 귀속 분쟁이나 영업비밀 유출에 관한 분쟁이 얼마나 심각한 지를 종종 목격하였다. STARTUP에게 이와 같은 분쟁은 사전에 예방하여할 법률리스크이다. 

참고로 직무발명에 관한 취업규칙에는 발명진흥법을 참조하여 직무발명귀속 및 귀속절차, 보상규정이 포함되어 있어야 하고, 종업원으로부터 징구하는 비밀유지서약서에는 회사 비밀정보의 정의, 사용 및 공개 제한, 비밀정보가 포함된 출원 제한 등이 포함되어야 한다.

5.   선행기술조사의 진행(필수)

STARTUP은 대부분 자본이 충분하지 않다 보니 비용이 추가로 소요되는 선행기술조사를 생략하고 바로 특허출원을 진행하는 경우가 있다. 그러나 경험있는 개발자라면 기술 개발을 계획하거나 개발과제를 선정하거나 발명을 완성할 때 선행기술조사를 생략하지 않는다. 

더욱이 선행기술조사는 자신의 발명과 특허를 강화시키는 역할을 한다. 선행기술조사는 빨리할 수록 좋다. 단 선행기술조사를 통해 인지한 선행자료는 미국 출원을 진행하는 경우 미국특허상표청에 제출하지 않으면 나중에 등록되어도 그 특허권의 효력이 상실되므로 주의하여야 한다.

간혹 변리사에게 출원을 의뢰하면 당연히 선행기술조사를 무료로 해준다고 이해하고 있는 사람이 있다. 그러나 명세서 및 청구범위를 잡기 위한 선행기술조사는 개발방향이나 특허력 강화에 그리 크게 도움이 되지 않는다는 점을 이해하여야 한다. 

특허성 검토를 위한 선행기술조사비용은 수행기관마다 다르나 국가별로 30~60만원 정도의 예산을 잡으면 되므로 전문 수행기관이나 관련 기술에 정통한 변리사에게 별도의 비용을 지불하고 적극적으로 의뢰하라고 권하고 싶다. 특히 변리사는 청구범위 해석을 통해 좀더 정확하고 이슈가 되는 선행기술이나 무효자료를 찾도록 훈련된 법과 기술의 전문가이므로 적극 활용하기 바란다.

그러나 개발초기나 발명 아이디어 도출단계에 있을 때, 개발자 입장에서 선행기술조사는 필수적이다. 이 단계에서는 청구범위가 결정되지 않아 외부 기관에 선행기술조사를 의뢰하는 것이 어렵다.

이때 유용하게 사용할 수 있는 선행기술조사 Tool이 "구글 특허검색"이다. 물론 국내 선행기술은 KIPRIS 특허정보넷 특허무료검색서비스를 병행하여 이용하는 것이 좋다. 기술을 잘 이해하고 있고 구글검색기능에 조금만 익숙해지면 전문가 수준의 검색결과도 얻을 수 있다.

먼저 구글특허검색으로 들어가라. 웹브라우져 검색창에 http://google.com/patents 라고 치면 된다. 구글 특허검색창이 보이면 그 창에 개발 중인 기술을 영문으로 키워드로 구분하여 입력하거나 이미 알고 있는 유사 미국 특허번호를 입력해 본다.

아래 그림은 실제 애플 멀티 터지 발명(일명 스티브 잡스 특허)을 찾기 위해서 “Touch screen”이라고 검색어를 넣어서 특허번호를 알아내고 이 특허번호를 입력한 검색된 결과 화면이다. 검색결과 화면의 우측 상단을 보면 “선행기술조사”란 메뉴가 보일 것이다. 이것을 클릭하면 해당 특허에 대한 선행기술 정보가 나타난다. “이 특허에 대한 토론하기” 메뉴도 활용해보라. 미국 특허청 심사관이 심사에 인용한 선행기술도 확인할 수 있으므로 이를 하나하나 확인하면 선행기술검색은 물론 제품구현기술을 찾는데 도움이 된다.

아래는 선행기술 조사결과 화면이다. 왼쪽에는 Search Term이란 메뉴가 있는데 검색키워드가 디폴트로 나오고 이하 자주 사용된 키워드를 추가 선택할 수 있을 뿐 아니라 검색 키워드를 추가할 수 도 있으며, 검색 대상 일자의 범위를 조정할 수 도 있다. 검색내용에는 특허 문헌 뿐 아니라 논문도 결과로 리스트 된다. 참고로 우측에는 관심특허의 모든 서지적 정보가 개시되어 있다.

보다 전문적으로 관련 기술이나 법률정보를 검색하여 참고하고 싶다면 “구글의 학술검색”을 이용해보라. 웹브라우져 검색창에 www.google.com/scholar 라고 치면 된다. 구글 학술검색창이 보이면 그 창에 개발 중인 관심 기술을 영문으로 키워드로 구분하여 입력하라.

본인은 무효자료 간이 조사시에 위와 같은 구글 특허검색과 학술검색을 활용한다. 간이 조사 결과 치고는 만족스러운 수준이기 때문이다. 선행기술이나 무효자료를 찾는 기법은 참으로 많다. 

구글의 검색기능을 확인하면 할수록 미안할 정도로 막강하다는 것을 발견한다. 검색연산자를 활용하면 좀더 정학한 결과를 좀더 짧은 시간에 얻을 수 있다. 검색연산자 등 검색에 관한 도움말은 구글 도움말 메뉴에서도 확인할 수 있으나 편의를 위하여 아래 몇 가지 적어둔다.

(1) 정확한 단어나 문구 검색 :  "검색어"

    인용부호를 사용하여 정확한 단어 또는 문구를 검색합니다. 이 옵션은 노래 가사나 책의 구절 등을 검색할 때 유용합니다. 정확히 일치하는 단어나 문구를 검색할 때만 이 옵션을 사용하세요. 그렇지 않은 경우에 이 옵션을 사용하면 유용한 검색결과가 제외될 수도 있습니다.

    예))  "imagine all the people"

(2) 단어 제외하기 :  -검색어

    단어 또는 사이트 앞에 대시(-)를 추가하면 해당 단어를 포함하는 모든 검색결과를 제외합니다. 자동차 브랜드 재규어와 동물 재규어 같이 여러 의미를 가진 단어를 구분할 때 특히 유용합니다.

    예))  “재규어 속도 –자동차”  , 판다 -site:wikipedia.org

(3) 사이트 또는 도메인 내에서 검색 :   site:

    특정 사이트나 도메인의 검색결과만 표시합니다. 예를 들어 NBC 웹사이트나 모든 .gov 웹사이트에서 '올림픽'이 언급된 항목을 모두 찾을 수 있습니다.

    예)) 올림픽 site:nbc.com, 올림픽 site:.gov

(4) 빈칸 채우기  :  *

    검색어 내 별표(*)는 알 수 없는 용어 또는 '와일드카드' 용어에 대한 자리 표시자 역할을 합니다. 정확히 일치하는 문구에서 약간 변형된 형태를 찾거나 문구 중간에 있는 단어가 기억이 나지 않는 경우 따옴표와 함께 사용하세요.

    예)) "* 도둑이 * 도둑 된다."

(5) 주어진 단어 중 하나를 검색 : OR

    여러 단어 중 하나라도 포함하는 페이지를 검색하려는 경우 OR(대문자)를 단어 사이에 포함합니다. 만약 OR가 없다면 일반적으로 두 개의 단어 모두와 일치하는 페이지만 표시됩니다.

    예)) 2014 OR 2018 월드컵 개최지

(6) 숫자 범위 검색 :   ..

    숫자 사이에 공백 없이 마침표 두 개(..)를 넣으면 날짜, 가격, 측정값 등 주어진 범위 내의 숫자를 포함하는 검색결과를 표시합니다.

    예)) 카메라 $50..$100

<끝>

어떤 기술이 언제 대박 터지죠?

어떤 기술이 언제 대박 터지죠?

(2014. 8. 27 이코노미스트(The economist)지  “Diving reality from the hype” 을 읽으며)

 

특허가치를 평가할 때, 개발과제를 선정할 때, 기업이 다음 먹거리를 고민할 때, 이머징 기술에 투자할 때, 차세대 주력산업에 대한 전략을 수립할 때, 특허정보는 매우 유익한 정보임에는 틀림이 없다. 과거 20년간 해당 산업분야에 사용되는 주요기술들의 특허출원 동향을 분석해보면 현재 어디를 가고 있는지를 파악하는 데에 큰 도움이 된다. 한걸음 나아가 산업분야별로 기술 발전 패턴을 특허정보를 통해 유형화하면 향후 기술개발 동향도 예측이 가능하다는 것은 익히 알려진 바다. 그러나 특허정보만으로는 미래를 예측하는 데에는 한계가 있다. 이때 사용되는 것이 산업별로 가지는 독특한 싸이클의 패턴이다.

 

소비자 3D프린팅 기술이 어느 단계에 와있고 어느 단계를 거쳐 언제쯤 성숙기를 맞이할지를 예측할 수 있다면, Big Data 기술은 어느 단계에 와있고 언제쯤 성숙기를 맞이할지를 알 수 있다면, 수많은 노력을 거쳐 얻은 특허출원 및 기술개발 동향 분석 정보는 막강한 솔루션을 제공할 것이다. 점쟁이도 아닌데 그걸 어떻게 아냐고? 너무 걱정할 필요 없다.

 

이미 많은 학자와 시장조사기관이 모든 산업이 전형적인 싸이클을 가지고 나름대로의 독특한 주기로 발전해나간다는 사실을 확인하였다.   

 

2014. 8. 27 인터넷판 이코노미스트지 “Diving reality from the hype”란 제목의 기사에서 소개하고 있는 가드너의 하이프싸이클은 우리의 고민을 한결 덜어준다. 이 하이프싸이클은 세로축은 기대치를 가로축은 시간축을 설정해 둔것이다. 기술의 수명예측은 물론, 시장성숙기의 도래, 현재 관심 기술의 위치를 예측하게 해줄 뿐 아니라 투자자로 하여금 이머징 기술의 투자시기와 투자기간을 예측하게 해준다.

 

자세한 내용은 위 제목에 링크한 기사를 읽어볼 것을 권한다. 그 중 몇가지를 요약하면 아래와 같다.

 

하이프싸이클은 어떻게 기술수명싸이클의 주요 다섯 단계 동안 기대치가 변하는 지를 보여준다. 첫단계는  매스미디어의 주목을 받아 기대치가 급상승하는 “Innovation Trigger”단계,  이어 기대 싸이클의 최고점을 이루는 “Peak of Inflated Expectaions” (모든 산업이 성숙하려면 반드시 인플레이션이 동반되어야 한다는 점에서 동감) 단계를 거치고, 매스미디어의 관심과 기대가 식기시작하는 “Trough of Disillusionment” 단계를 지나 다시 시장의 Mainstream으로부터 관심을 받기 시작하는  “Slope of Enlightenment” 단계에 이르러 시장에서 대부분 채택하는 기술로 인정받고 그 기술을 이용한 대량생산과 소비가 이루어지는 “Plateau of Productivity”이란 마지막 단계이다. 전체 싸이클의 주기는 산업기술별로 다른 특성을 가진다.

 

아래 가드너의 하이프싸이클 챠트를 보면 요즘 각광을 받고 화자가 되는 기술이 어느 단계에 있으며 언제쯤 시장성숙기에 이르게 될지를 예측할 수 있다. 예를 들면 Big Data는 이미 Peak of Inflated Expectaions 마지막 단계에 있으며 곧 관심이 시들해지다가 5~10년 안에 시장성숙기를 맞이할 것이고, 사물인터넷(IOT)는 지금 Peak of Inflated Expectaions의 최고조에 이르렀으며 5~10년 안에 시장성숙기를 맞이할 것이며, 소비자3D 프린팅은 Peak of Inflated Expectaions 하향 단계에 있으며 곧 관심이 시들해지다가 5~10년 안에 시장성숙기를 맞이할 것으로 예측된 반면, 기업 3D 프린팅은 Slope of Enlightenment 단계에 있어서 2~5년 내에 성숙기를 맞이할 것으로 예측되었다.

 

연구개발자, 투자자, IP가치평가담당자, 특허전략담당자, 특허소송전략담당자, 국가정책입안담당자 할 것 없이 이러한 하이프싸이클을 특허정보분석자료와 함께 참조하면 원하는 전략과 분석이 나올 수 있을 것으로 믿는다.

스타트업(Startup), 특허가 답인가?

스타트업(Startup), 특허가 답인가?

 

어제 밤에는 로펌에 재직할 때 사용하던 넷하드를 다시 셋팅하고서 잠시 시간을 내어 당시 제가 작성한 글들을 몇 개를 읽었습니다. 새삼 로펌의 작은 방에서 밤새며 생각을 정리하던 때가 생각납니다. 요즘 다신 화두가 된 스타트업(Startup)에 대한 내용도 있더군요. 초고를 다시 정리하여 일부를 올립니다.

1.  들어가는 말

스타트업(Stratup)는 자체적인 비즈니스모델을 가지고 있는 작은 그룹이나 프로젝트성 회사를 의미한다. 스타트업의 가장 중요한 요소는 비즈니스 모델을 세우고 판로를 개척하는 것이다. 스타트업은 일반적으로 하나의 사업 내용을 가지고 모델을 처음부터 끝까지 개발하는 과정을 포함한다. 보통 신생 회사이며 적은 자본으로 시작하므로 사업이 본 궤도에 오르는 것은 쉽지 않다. 그러나 성공적인 스타트업은 업계의 비즈니스 규모, 즉 시장의 파이를 확장시키는 특징을 가지고 있기 때문에, 회사의 성장 또한 빠르다.

즉, 적은 자본금과 높은 위험성, 그리고 높은 잠재적 보상이 스타트업의 특징이라고 할 수 있다. 우리나라에 이러한 스타트업이 공정하고 공평한 기회를 가지고 폭발적으로 활성화되어야 하는 이유다.

많은 스타트업들은 초기에 창업자의 자본과 벤처 캐피털 회사와 엔젤 투자자들의 지원 아래 사업을 시작한다. 그러나 새로운 아이디어를 가지고 시작하기 때문에 투자를 받기 어렵다. 이에 대한 대안으로 소셜 네트워크 서비스를 이용하여 다수의 개인들로부터 자금을 모으는 크라우드 펀딩과 같은 추가적인 자금 조달 방식이 등장하기도 하였다. 원래 상장회사가 아니고서는 일반 개인으로부터 투자금을 모으는 것은 투자자보호가 취약하다는 측면에서 허용되지 아니하나 이를 제한적으로 허용할 필요가 있다.

최근 우리나라는 IP금융이 활성화되어 기술기반의 스타트업들이 IP와 기술만으로 자금을 지원받을 수 있는 길이 열리고 있다.

만약 스타트업이 기술기반의 회사라면, 기술에 대한 특허와 영업비밀 관리 문제가 가장 중요하다. 실제 많은 스타트업들이 순수한 무형기술 집약적 사업을 시작한다. 그렇기 때문에 스타트업들은 특허분쟁에서 자유롭지 않다. 자본력도 약한 시점에서 특허분쟁에 휘말리면 스타트업의 존폐마저 흔들리게 된다.

앞에서도 간단하게 언급하였지만 스타트업은 성공하면 투자자에게 막대한 보상으로 돌아간다 그러나 실패율 또한 매우 높다. 그렇다고 실패한 스타트업의 투자자에게 보상의 기회가 없는 것은 아니다. 회사를 정리하면서 보유 기술을 NPE에게 판매하는 것이다. 이것은 스타트업이 실패했을 때 훌륭한 출구전략이 된다. 미국NPE가 닷컴버블 및 IT붐이 붕괴되던 '90년대말에서 '00년대 나타나 서브프라임 사태가 터지면서 마치 피어오르는 불꽃에 휘발유를 부은듯이 성장한 것을 기억하자.

우리나라 환경아래에서는 NPE들이 활성화 될 수 있는 제도가 뒷받침되어야 스타트업이나 기술금융이나 활성화될 수 있다고 믿는다.

따라서 기술기반의 스타트업에게 특허란 회사의 자금줄이며 생명을 만들어주는 중요한 핵심 인자임이 분명하다.

그럼 이 시점에서 스타트업에게 특허가 답인지에 대한 물음에 어떻게 답하여야 하는 가?

2.  자신의 아이디어를 보호하는 특허 확보만으로는 부족하다

스타트업이 자신이 발명한 아이디어에 대한 특허를 확보하는 것은 필요조건이지 충분조건은 아니다. 당신의 특허들은 단순히 고객에게 제안할 당신의 아이디어가 아니라 전략적으로 고객이 받을 혜택이나 고객의 사업과 연결되어야 한다.

만약 당신이 세상에 존재하는 서비스나 제품이나, 기술의 문제점을 획기적으로 해결하는 기술이나 아이디어를 발명하였고 이를 기반으로 스타트업을 시작하려고 한다고 하자.

과연 B2B이든 B2C이든 당신의 고객들이 당신이 어떤 아이디어를 창안하여 어떻게 문제점을 해결했는지에 대해 관심이 있을까? 답은 아니다 이다. 그들이 오직 자신의 문제가 해결되는지 그래서 자신의 비즈니스나 삶의 가치가 더 올라가는지 만 관심이 있다.

스타트업의 특성상 스타트업의 사업은 고객에게 새로운 비즈니스 모델을 제시하고 새로운 개념의 시장을 제공한다. 따라서 단지 당신이 고객에게 제공하는 제품이나 기술에 대한 특허를 확보하는 전략에 머물러서는 안 된다. 당신의 특허전략은 바뀌어야 한다.

당신은 당신의 입장이 아니라 철저하게 고객의 입장에서 체계적인 특허보호전략을 수립하여야 한다. 당신의 특허들은 단지 당신의 제품, 서비스나 기술을 보호하는 수준에 머물러서는 안되고 고객 솔루션과 고객의 삶을 보호하여야 한다. 스타트업 단계에서 당신의 특허발명들은 최대한 당신의 제품과 기술이 제공하는 고객에 대한 혜택과 구체적으로 연결되어야 한다.

특허가 당신의 사업에 부가가치를 창출해줄 수 있느냐는 단지 고객 문제를 해결할 수 있는 당신의 독특한 방법을 특허로 확보하였느냐가 아니라 당신의 특허보호전략이 고객에 제공하는 가치를 보호할 수 있느냐에 달려있다. 따라서 특허보호전략의 첫 단추는 고객이 받는 혜택과 가치를 정의하는 것에서 시작한다. 이러한 보호를 달성할 수 있다는 것은 당신의 특허들이 전략적으로 당신의 사업과 연결되었다는 것을 의미한다.

또한, 당신의 특허전략은 제품이나 기술을 보호하는 것 이상을 다루어야 한다. 당신이 고객에게 보여주는 새로운 비즈니스 모델은 다수의 주체가 참여하는 세계이다. 이를 이끌어 줄 뿐 아니라 특허로 보호하여 자유로운 사용이 보장되어야 한다.

먼저 특허확보전략 면에서 당신은 당신의 제품이나 기술에 대한 특허만을 확보하는 것이 아니라 고객의 비즈니스와 삶의 패턴을 포함하는 특허 또한 확보하여야 한다.

또한 특허포트폴리오 전략 면에서 기술의 확보와 기술의 특허권과 기술의 사용권을 구분하여 구축하여야 한다. 기술의 확보와 기술의 특허권과 기술의 사용권은 독립된 이슈임을 잊어서는 아니 된다. 기술만 보유하고 있다고 시장에서 해당 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 것은 아니다. 특허를 보유하고 있다고 해서 시장에서 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 것도 아니다.

특허권은 경쟁자가 시장에 들어오는 것을 막는 권한을 가질 뿐 기술을 자유롭게 사용하는 권한을 주지 못한다. 그렇다고 스타트업의 제품과 기술의 자유로운 사용을 위하여 필요한 모든 기술의 사용권한을 얻는 다는 것 역시 바보 같은 짓이다. 이때 특허권은 특허분쟁에서 경쟁자의 특허에 대한 사용권한을 얻는 중요한 수단이 된다. 상호 실시권 설정 전략에 필수적인 도구이며, 고객에게 제공하는 비즈니스 모델에 대한 중요한 면책수단이다.

3.  결  어

고객의 비즈니스 입장에서 기술과, 특허권과, 사용권을 어떻게 구축하여야 하는지를 고민하고 전략을 세워라. 고객의 가치와 혜택을 정의하고 당신의 특허전략이 어떻게 고객의 비즈니스와 삶에 부가가치를 창출해줄 수 있는지를 보여라.

스타트업이 당신의 특허포트폴리오를 이용하여 고객 비즈니스의 가치를 부가시킬 수 있는 특허전략을 갖추고 있다면 이미 당신은 성공한 것이다. 만일 당신이 스타트업에서 실패한다고 해도 당신이 전략적으로 구축한 특허포트폴리오는 당신에게 막대한 부를 가져다 줄 것으로 믿는다. 이는 기업인수 등에서 Due Diligence 실무를 거치는 동안 취득한 노하우이다.

<참고자료> 위키백과사전

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테슬라모터스의 특허무료공개 정책에 숨은 큰 뜻

엘론 머스크 테슬라모터스 대표가 2014년 6월 12일(현지시간) 테슬라가 보유한 전기자동차 관련 특허를 무료로 모두에게 공개한다고 발표하고서, 이어 특허제도를 가지고 소유권을 주장하기 보다 대규모 제조사의 양산 능력을 빌려 생산하고 자신은 마케팅과 영업에 더 집중하겠다고 선언하였다.

 

이러한 테슬라모터스의 특허공개전략을 자세히 들여다 보면 아무 조건없는 특허무료공개가 아니라는 것을 직감하게 된다. 그 이후 엘론 머스크와 테슬라모터스의 공식발표를 지켜보면 테슬라모터스는 특허상호라이센싱 계약체결을 조건으로 무료 공개하겠다는 것이다. 이는 특허분쟁에서 자유로운 상태에서 오직 비즈니스에만 전념하겠다는 것이다.

 

전기자동차 기술은 개발업체마다 달라 전기자동차 시장을 형성하는 데에 큰 장애물이 되고 있다. 충전시스템을 예를 들어보면, 업체마다 다르고 국가마다 채택하는 충전스테이션의 형식이 다르다.

 

테슬라모터스의 특허공개로 인하여 전기자동차 시장에 적용될 기술의 상당부분이 테슬라의 기술이 되고 결국 표준기술화 될 가능성이 높아진다. Upstream 부품 산업을 물론 전기차량 생산라인에 투자하는 대신 경쟁력있는 부품이나 차량 생산업체에게 특허를 공개하고 자신의 브랜드로 ODM. OEM 생산 판매할 수 있는 정당한 근거가 되기도 하고 ODM, OEM 업체게 테슬라의 지배력 아래 놓일 가능성 역시 커질 것이다.

 

또 한편으로 전기자동차 시장에서 선두다툼을 벌일 업체와 특허상호라이센싱을 맺고 나면 나중에전기자동차 시장이 폭발할 때 후발 업체를 견제할 동맹전선이 자연스럽게 생긴다는 것이다.

이제 전기자동차가 자동차 시장에서 차지하는 비중이 1%도 안되는 시장에서 엘론 머스크가 선택하는 특허무료공개정책은 누구도 생각하지 못한 큰 그림이며 뛰어난 전략이다라고 평하고 싶다. 

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한국기업의 특허전략 개발을 위한 제언

 

【한국기업의 특허전략 개발을 위한 제언】

 

1. 들어가는 말

 

‘96년 당시 특허수지 3억6천4백만달러(‘96년 환율 800원 기준, 약 한화 2900억원)을 기록한 일본히타치사의 특허경영 전략 히스토리를 들여다보면, ‘85년부터 특허수지율, 즉 특허라이센싱아웃으로 벌어들인 돈을 특허라이센싱인으로 지출한 돈으로 나눈 비율이 1.1에 이르기 시작했다. 히타치에게 ‘85년은 ‘79년 웨스팅하우스로부터 US ITC 337 소송을 받고서 ‘80년부터 전략특허를 두배 이상 끌어올린 제1도약기가 끝나는 시기이었다. ‘79년 당시 하타치는 웨스팅하우스를 반소로 역공할 특허가 없다는 뼈아픈 현실을 교훈 삼아 제1도약기 동안 경쟁사가 사용할 수 밖에 없는 핵심특허의 확보를 위해 우선 종래의 특허를 개량하는 출원가공에 주력하였다. 전세계 기업들의 특허경영 히스토리를 보면 히타치와 같이 대형 특허소송을 겪으면서 진통과 성장을 반복하며 발전하였다.

 특허경영에 성공한 기업들에게 특허소송은 참으로 소중한 교훈이었던 것이다. ‘76년 폴로라이드와 코닥의 특허소송에서 패소한 코닥이 거의 문을 닫을 뻔했던 역사 이후부터는 사실 시장을 이끌고 있는 글로벌 대형기업간에 전면적인 특허소송을 쉽게 볼 수 있는 것은 아니다. 대부분은 국지전에 머무는 추세가 계속되었다. 그럼에도 종종 전세계의 대형 기업간에 특허전쟁이라는 전면전이 발생하는 것은 비즈니스 세계에서 특허란 무기가 비즈니스 경쟁의 한 도구로 유용하게 사용되고 있다는 점을 다시 한번 느끼게 해준다.

 

보통 기업은 특허전쟁이 터지기 전까지는 자사와 타사의 특허력을 객관적으로 보지 못한다. 

따라서 특허분쟁을 한번도 겪어보지 못하였거나 기업의 비즈니스에 특허가 기여하고 있는지 의문이 든다거나 경쟁사와 반복되는 특허소송에서 괄목할만한 성공스토리를 얻지 못하였다면 기업의 특허포트폴리오를 내부 검토하여 특허전략을 재점검하고 수정하여야 할 때가 아닌가 감히 진단한다. 이와 같은 취지로 본 고를 통해 몇가지 제언을 한다.

 

2. 자사특허의 객관적인 진단은 필수이다.

 

자사의 특허를 자체 평가하지 않는 기업은 아마 없을 것이다. 그러나 특허란 무기는 움직이는 표적을 겨냥한 미사일과 같아서 특허청구범위가 확정되기 전까지는 미사일인지 깡통인지 알기 어려울 때가 많다. 실제 특허전쟁에 배치하여 표적을 조준하려고 할 때 이르러서야 그렇게 애지중지하던 무기가 깡통에 불과하다는 사실을 발견하는 것이 다반사이다. 이것이 현실이다. 

그 원인은 표적이 시장과 함께 움직인다는 사실을 간과하고 일회성 평가에 머무르기 때문일 수 도 있고, 최초 특허를 개발할 때 너무 정밀하게 고정된 표적을 겨냥해서일 수 도 있다. 때로는 모호성이 좋은 결과를 낳기도 한다. 특히 기술이 성숙단계에 이르면 더욱 판단이 어렵다. 이쯤에서 특허개발 당시부터 과연 특허전쟁에 대비한 평가가 있었는지를 묻고 싶기도 하다.

아무튼 특허전쟁에서 괄목할만한 성공스토리가 없다면 지금까지와는 다른 관점에서 특허력을 평가하고 진단할 필요가 있다는 신호라는 것은 분명하다. 최소한 시장에서 출시되는 제품이 증거로 침해를 입증할 수 있는 특허권이 무엇인 지, 몇 건이 존재하는 지 파악하고 있는지, 경쟁사의 공개특허 명세서에서 지향하는 기술이나 논문을 포괄할 수 있는 특허권이 무엇인지를 한눈에 파악하고 있고 언제라도 특허전쟁에 투입될 수 있도록 전방 배치되어 있는지 묻고 싶다. 

준비된 특허라는 미사일이 기술 군에서 경쟁사에게 치명상을 입힐 수 있는지 아니면 가벼운 부상을 입힐 정도인지도 평가되어 있는지도 묻고 싶다. 그냥 특허출원을 통해 무기만 축적해둔다고 해서 적에게 치명적인 미사일이 만들어지는 것은 아니다. 

그러나 이러한 평가와 진단은 객관적이어야 한다. 특허팀 단독으로 시행되어서는 아니되는 이유다. 상당기간 동안 연구소, 영업팀, 마케팅팀, 기획팀, 법무팀이 함께 TF를 구성하여 각 팀의 독립적인 눈으로 평가하고 진단한 결과가 집약되어야 한다.이러한 내부검증이 끝나면 이를 기초로 비밀유지와 비밀보호특권 아래 외부 검증을 통해 도전받아야 한다.

 

만일 이렇게 평가와 진단이 객관성이 담보되지 않는다면 그 평가와 진단은 자사 특허전략수립의 기초로 사용할 수 없다. 한가지 우려스러운 점은 이러한 검증이 과거 특허평가담당자의 평가지표로 사용되어서는 안 된다는 것이다. 본 진단은 특허전략을 강화하자는 취지인 것이지 만일 마녀사냥의 도구로 사용된다면 이러한 내부 평가나 진단은 그 취지를 잃고 오히려 기업의 독이 될 수 있다.

 

과거 이러한 진단과 특허 alignment가 담긴 보고서를 Patent Yellow Paper라는 제목으로 발간하는 해외 글로벌 기업이 있었다.

 

3. 기업특허백서를 발간하여 경영진에게 적시의 경영정보를 제공하여야 한다.

 

백서(White Paper)란, 원래 정부가 특정 사안이나 주제에 대해 조사한 결과를 정리해 보고하는 책을 말한다. 기업은 기업전용의 특허백서를 정기적으로 발간하여 경영진에게 적시에 정보보고서로 제공하여야 한다. 그래야 경영진이 정확한 의사결정을 할 수 있다. 이것 없이, 경험과 직감에만 의존한다면 의사결정의 Hit-error가 발생할 때 돌이킬 수 없는 손실이 발생할 수 밖에 없다. 이것이 특허경영의 기초이다. 이와 같은 백서를 잘 발간하여 특허경영에 활용하는 일본기업이 있으며 특허기획팀이란 별도의 조직에서 발간하고 있다고 들었다.

 

따라서 기업특허백서에는 크게 다음과 같이 네(4)가지의 정보가 담겨있어야 한다.

 

첫째, 특허와 관련된 모든 금전적 정보가 있어야 한다. 특허유지관리비용, 라이센싱비용과 특허수지, 특허매입비용과 특허소송비용, 특허자문비용은 물론 이와 비교 참조할 수 있는 매출정보를 비롯한 재무회계 정보까지 망라하고 있어야 한다.

 

둘째, 특허포트폴리오와 기여도에 대한 정보가 있어야 한다. 기업의 특허포트폴리오에 대한 정량적 정보(출원건수, 공개건수, 심사건수, 거절건수, 등록허여건수 ,포기건수, 매입건수, 라이센싱인 및 아웃된 특허범위와 건수, 존속기간구간별 유지건수,해외국가별 출원건수, 국내외 패밀리건수 등)을 시작하여 경쟁사가 사용할 수 밖에 없는 전략특허에 대한 정량적 정보와 정성적 정보가 담겨 있어야 한다. 

나아가 영업매출이나 기업광고에 활용되고 있는 특허의 정량적 및 정성적 정보도 포함되어야 하고, 공동개발현황 및 그 결과물의 기여도에 대한 정보, 특허수지에 기여한 특허에 대한 정보와 특허보상현황 등에 대한 정보도 담겨 있어야 한다.

 

셋째, 자사의 국제적 특허분쟁현황과 국제적 포트폴리오 현황이 있어야 한다. 기업이 겪고 있는 라이센싱 협상은 물론 다양한 분쟁 전단계부터 소송에 이르는 모든 정보가 담겨 있어야 하고, 이와 더불어 시장조사보고서를 이용하여 분쟁대상이 되고 있는 제품이나 기술에 대하여 국내외 과거,현재,미래의 시장정보 역시 포함되어 있어야 한다. 

나아가 기업의 해외 특허포트폴리오 현황을 기업의 주요 매출 또는 전략 국가와 비교하여 기업의 특허포트폴리오가 해외시장진출 또는 유지에 첨병이 되고 있는지에 대한 정략적 및 정성적 정보가 담겨있어야 하고, 각 주요국가의 특허제도의 추세와 보호경향도 포함되어야 한다.

 

넷째, 경쟁사 및 업계의 특허동향정보가 있어야 한다. 경쟁사 및 업계의 분쟁현황과 Biz 영향, 동종업종을 물론 Downstream 및 Upstream의 특허기술협력현황과  분쟁 현황, 특허거래현황이 포함되어 있어야 한다. 특히 기업과 가장 경쟁관계에 있는 경쟁사의 특허정보에 대한 동향 분석이 있어야 할 것이다. 이러한 정보를 몇 개의 멋진 특허맵으로 표현된 미국 기업을 본적이 있다.

 

한가지 위와 같은 정보는 매우 엄격하게 다루어야 하는 비밀정보이므로 비밀유지관리 및 비밀보호특권유지조치에 만전을 다하여야 할 것이다.

 

4. 기업특허전략의 수정 및 개발

 

위와 같은 작업을 통해 이루어진 특허경영정보를 기반으로 경영진은 기업의 특허자산의 경영기여도를 진단하고 타사와 비교 평가하여 강점과 약점을 파악하여야 할 것이다. 이를 기초하여 경영관리의 포인트를 잡아야 할 것이며, 중기 및 장기와 단기 특허전략의 방향을 잡고 리스크를 비즈니스 기회로 잡을 수 있는 해결책을 도출하여야 할 것이다. 

단 조심하여야 하는 것은 원인의 분석은 해결책을 이끌어내기 위한 한 방법이나 현대 비즈니스는 너무도 복잡하고 다면성이 존재하므로 원인분석에만 의존한 해결책의 효과를 예측하기 어려우므로, Best Practice를 찾아 모방하는 과정에서 강점을 강화하는 것이 효율적인 전술이 될 수 있다는 사실을 팁으로 전하고 싶다.

 

특허경영은 이제 선택이 아니라 필수이다. 전세계가 롤모델로 삼고 경외하는 한국 특허 최강 기업이 나오기를 바란다. 

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