특허……우리가 하루속히 벗어나야 할 6가지 생각

오랜만에 아무런 약속이 없는 주말을 맞이하였습니다. 그동안 미루어 왔던 자료를 정리하고 끄적거렸던 메모를 들여다보고 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다.

돌이켜보면 사회 초년 7 년간의 엔지니어 경력을 딛고 변리사 일을 시작한지 벌써 13여년이 넘었습니다. 그동안 기업체에서, 특허법인, 법무법인에서, 크고 작은 수많은 특허 소송과 거래(라이센싱 포함)를 수행하면서 적지 않은 고객과 거래 상대방을 만났습니다. 이러한 경험을 토대로 요즘은 특허출원 가공 및 포트폴리오 Rebuilding 서비스를 하고 있습니다. 물론 특허심판과 소송, 컨설팅도 하고 있고요.

오늘은 고객미팅이나 거래상대방과의 협상, 다툼에서 자주 만나는 특허에 대해 오해를 정리하고 바로 잡아보려고 합니다.

1.   특허는 자신의 발명을 독점적으로 사용할 수 있는 권리 ?

특허가 자신(혹은 기업)에서 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리라고 생각하는 고객이 참으로 많습니다. 이러한 생각 때문에 기업의 특허출원이나 특허거래 전략이 잘못된 방향으로 가고 있는 경우가 자주 있습니다. 

특허는 자신이 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리가 아니라 다른 사람이 사용하지 못하게 하는 권리라는 점을 반드시 염두에 두어야 합니다. 

저는 특허를 미사일에 비유하곤 합니다. 특허 미사일을 획득하면 다른 사람이 함부로 들어올 수 없는 영토를 확보하는 것입니다. 그 영토 위에 기술개발이라는 나무를 심고 비지니스 협력자도 들어오게 하는 것입니다.

따라서 특허를 매입한다는 것은 독점적으로 사업할 권리를 사는 것이 아니라 두려움 없이 자유롭게 사업할 권리를 사는 것입니다. 

2.   특허 라이센싱은 기술 라이센싱과 다르지 않다 ?

종종 핵심원천특허에 대한 라이센싱 계약을 체결하고는 그 핵심원천기술을 확보하였다고 선전하는 기업 공시자료를 종종 보게 됩니다. 심지어는 기업 연구소장이 그렇게 발표하는 경우도 있습니다. 그러나 특허 라이센싱 받는다는 것은 그 특허로부터 자유로워진다는 것을 의미할 뿐 그 기술을 확보하였다는 것이 아닙니다. 

반면 기술에 대해 라이센싱 받았다는 것은 그 기술의 이전이 수반되어 그 기술을 확보하게 되는 것입니다. 그래서 기술 라이센싱 계약에는 반드시 기술정보 이전과 교육, 또는 컨설팅에 관하여 구체적인 조항이 반드시 포함되어야 합니다.

특허는 기술이 아닙니다. 그러나 특허로 보호되지 않는 상태로 기술이전하면 수익화 가능성이 떨어집니다. 특허는 확률적인 권리입니다. 한번 연구성과의 수익화 가능성을 계산해봅시다.

먼저 등록가능성을 60%, 무효가능성을 60%, 상용화가능성을 30%, 회피가능성을 50%, 침해성립가능성을 50%라고 합시다. 그럼 연구성과 수익화 가능성은 1.8% 가 됩니다( = 60%*(1-60%)*30%*(1-50%)*50%). 만약 특허등록을 받았다면 특허로 보호된 연구성과가능성의 수익화 가능성은 3.0%가 됩니다 ( = (1-60%)*30%*(1-50%)*50%). 국내 벤처/스타트 업 성공가능성이 1% 미만인 점을 고려하면 성공확율이 3배가 넘는 게임인 것이죠.

그럼 연구성과를 기초로 상용제품을 타겟으로 정교하게 작업하여 등록된 특허의 수익화가능성은 어떨까요? 국내는 최근 변화의 바람이 불고 있지만 아직 특허권자의 승소가능성이 높지 않으므로 (통계에 따르면 18% 수준), 미국특허소송을 기준으로 계산하겠습니다. Pwc 통계에 따르면 미국 특허소송 승소율은 67% ~ 77%입니다. 회피가능성을 50% (얼마나 시장지배기술인지 핵심기술인지에 따라 달라지겠지만)로 가정하면, 수익화 가능성은 무려 33.5% ~38.5% (= (67~77)%*(1-50%))에 이르게 됩니다. 미국의 벤처성공가능성이 20%에 육박한다고 하는데, 이보다 훨씬 성공가능성이 높은 셈이 됩니다.

참고로 미국특허거래시장에서 불확실성이 제거될 수록 특허가치액은 커지며, 적어도 시장에서 라이센싱이나 소송으로 입증된 적이 있거나 확실성이 담보되는 사건이나 단서가 있어야 특허가치액이 특허 1건당 5십만달러이상이 되는 것이 현실입니다. 표준특허가 각광을 받는 이유가 바로 그 불확실성이 거의 없기 때문입니다. 참고로 미국은 주로 특허가치액을 소송에서의 손해배상예상액으로 계산하거나 대체비용감소액으로 자주 계산합니다.

3.   특허등록 받았다는 것은 국가로부터 그 기술의 혁신성을 인정받은 것이다 ?

많은 사람들은 등록된 특허는 국가가 그 혁신성을 인증한 것이므로 그 자체로 가치가 있다고 생각합니다. 그래서인지 등록가능성만이 특허출원의 의사결정기준이 되기도 하고 등록만 받을 수 있다면 특허청구범위를 축소하는 보정을 서슴지 않기도 합니다. 실무적인 이러한 왜곡은 은행, 정부, 기업 등에서 등록 특허 “건수”를 각종 혜택의 기준으로 삼고 있기 때문이기도 합니다. 

분명한 것은 특허청 심사관이 출원발명 심사시에 법정 신규성과 진보성이 있는지 만을 검증할 뿐 기술의 혁신성을 검증하지 않습니다. 기술의 혁신성이 검증된 다는 오해가 생기는 것은 아마 발명의 본질을 오해하고 또 등록요건으로 신규성과 진보성을 요구한다는 적극적인 표현 때문인 것 같습니다. 

발명은 본질적으로 알려진 기술 들의 결합입니다. 즉 결합의 곤란성 정도에 따라 특허발명으로의 인정여부가 결정됩니다. 세상에 없는 기술이 아닙니다. 심사관은 신이 아닙니다. 심사관은 이러한 발명을 이미 기재된 공개된 문헌이나 자료에서 찾지 못하면 신규성을 부정하지 못합니다. 또한 통상의 지식을 가진 자 (그 발명을 이해하여 자신의 지식으로 가질 수 있는 수준의 자를 말하며 해당 기술의 박사나 전문가를 의미하는 것은 아닙니다) 입장에서 발명, 즉 공지의 기술을 결합된 발명이 공개된 문헌 등에 기재된 공지기술 들을 이용하여 쉽게 결합할 수 있는 단서를 발견하지 못하였다면 진보성을 부정하지 못합니다. 즉 소극적인 방식으로 심사를 할 수 밖에 없습니다. 신규성이 있는지 진보성이 있는지를 적극적으로 찾으라고 한다면 이를 심사할 피조물은 거의 없을 것입니다. 설사 시도해본다고 하더라도 심사관에 따라 그 심사결과가 지나치게 달라질 것입니다. 

특허는 확률적인 권리라는 것도 잊지 말아야합니다. 이 세상에 그 결과나 가치를 100% 보장하는 특허는 존재하지 않습니다. 이 명제는 특허를 출원할 때도, 심사 대응할 때도, 권리를 행사할 때나 방어할 때도 매우 중요한 의미를 가집니다. 때문에 포기하지 않는 자세가 대리인의 필수적인 덕목이 되는 이유입니다.

4.   특허를 많이 가질수록 기업의 자산가치가 높아진다 ?

과거 아니 지금까지도 특허는 자신이 개발한 기술을 보호하는 권리로 기업의 가장 필수적인 자산으로 여겨지고 있습니다. 때문에 경쟁사와 비교하여 경쟁적으로 특허 출원하는 경향을 보이고 있으며 등록가능성만 있다면 특허를 출원하고 등록 받은 특허가 많다면 기업의 사업자유도가 보장된다고 안심하곤 합니다.

실무적으로 등록가능성에만 초점을 맞추어 해당 기술이 잘 포섭하지 못하는 좁은 청구범위로 혹은 무효가능성이 높은 수준의 넓은 청구범위로 마구 출원하기도 하며, 특허망을 형성하거나 특허청구범위를 확장한다는 취지로 (저는 움직이는 타겟을 맞춰 가기 위한 특허미사일의 좌표 수정 이라고도 말합니다) 마구잡이로 국내우선권 주장 출원 또는 분할출원, 미국의 계속출원을 하기도 하며 (저는 이를 출원가공 작업중 하나라고도 합니다), 우선일을 당기기 위하여 가출원을 하기도 합니다. 그 작업에 잘못된 것이 아니라 “무엇이 중헌디?”란 질문이 없다는 것입니다.

물론 통신채널의 속도는 1년에 2배 증가한다는 길더의 법칙, CPU 속도(컴퓨터 성능)이 1년6개월마다 2배씩 향상되고 가격은 반으로 떨어진다는 무어의 법칙, 메모리반도체의 집적도가 1년에 2배씩 늘어난다는 황의 법칙과 같은 기술진보속도의 법칙을 보면, 특허출원 건수가 1년에 2배이상 증가한다고 해도 이상하지 않을 것입니다. 그러나 앞에서 설명한 바와 같이 특허는 기술이 아닙니다. 심지어 특허는 기술과 달리 보유한 건수가 많을 수 록 그 유지 및 관리비용이 기하급수적으로 증가합니다.

모든 특허가 가치 있는 것은 아닙니다. 쓸모 없는 특허는 존재합니다. 오히려 쓸모 없는 특허가 더 많습니다.

[쓸모없는 특허(또는 나쁜특허)란, 특허가 배타적인 권리라는 점을 감안할 때 i) 자신의 기술이 아니라 다른 사람이 사용하고 있거나 사용할 기술을 기준으로 특허침해포지션을 지지 받을 수 없는 것이 명확하거나 ii) 명백한 무효자료가 찾아 질 수 있거나, iii) 발명을 적절하게 포섭하지 못하도록 해석되는 특허청구범위로 등록된 특허라고 정의하겠습니다]

미국 전문가들조차도 등록특허의 90%는 쓸모 없는 특허라고 단언하고 있습니다. 과거 기업이 보유한 미국특허를 기준으로 공격특허를 찾는 재평가 프로젝트들을 자주 수행하였습니다. 이를 통해 얻은 제 경험에 따르면 (정교하게 처음부터 타겟에 맞추어 출원 가공되지 않았다면) 등록특허의 99.98%가 쓸모 없는 특허라고 해도 과언이 아니었습니다. 심지어 정교한 출원가공을 하여도 출원 건수의 1% ~ 2%만이 추후 위협용 또는 공격용으로 사용할 만한 특허가 되었습니다. 

물론 기업의 매출규모나 경쟁사의 매출규모마다 다르겠지만 그래도 1%~2%의 확률이라면 그만큼 가성비가 좋은 성과는 없을 것입니다. 고객 들이 출원가공을 의뢰해오면 이러한 점을 설명하고 50~100 여건을 작업할 생각을 하라고 합니다. 대충 통밥으로 계산해도 이러한 작업이 수익분기점이 되려면 타겟 기업의 매출이 최소 500억원이상은 되어야 합니다.

쓸모 없는 특허의 가치는 얼마짜리일까요? 저는 이름만 대면 알 만한 몇몇 유명한 Patent Troll과 특허거래 협상도 하였고 특허매입이나 M&A에서 Buyer 편에서 Due-diligence도 자주 하였습니다. 이 경험을 토대로 저는 쓸모 없는 특허의 가치는 “0”이라고 단언합니다. 심지어 (-) 라고 말합니다.

종종 그래도 없는 것보다는 낮지 않느냐고 말씀하시는 고객이 있습니다. 그때마다 저는 이렇게 설명합니다.

“좋은 특허와 나쁜 특허를 묶어 판매하는 특허패키지나 그런 특허포트폴리오를 보유한 기업을 매수자 입장에서 실사(D.D.)하면, 나쁜 특허의 유지관리비용 때문에서 좋은 특허로 인하여 계산된 가치를 감소시키게 됩니다. 매수자는 패키지 매입이후 급증하는 비용을 줄이기 위해 나쁜 특허를 포기하거나 다시 매물로 내놓아야 하나 큰 돈을 들여 매입하여 자산화 한 후 이를 폐기하는 것이 회계재무상으로도 쉬운 일이 아닙니다.”

5.   혁식기술을 보호하고 있다면 또는 질적으로 좋게 평가되는 특허라면 특허소송이나 라이센싱될 가능성이 없다고 해도 보유하는 것이 좋다 ?

다시 말씀드립니다. 특허는 독점사용권이 아니라 제3자를 사용하지 못하게 하는 배타적 권리입니다. 아무리 혁신적인 기술을 포섭할 수 있는 특허라고 하더라도 아무리 무효자료를 찾을 수 없는 유효성이 보장된 특허라고 하더라도 다른 사람이 사용하지 않는(사용할 여지 없는) 기술을 포섭하고 있다면 이러한 특허는 쓸모 없는 것입니다. 오히려 유지관리비용만 증가시킬 뿐입니다. 

대학이나 연구기관 쪽 고객들을 상대로 수익화/사업화 관련 컨설팅 할 때면 종종 전세계 Patent troll이 매입하는 특허를 먼저 분석하고 그들의 매입 하는 성향과 특성, 기술분야, 매입하는 특허를 보고 배우라고 조언하곤 합니다. 

버릴 것은 버려야 그 예산으로 다시 좋은 특허를 만들 수 있으며 특허파이프라인 전략을 구사할 수 있습니다. 단, 평가결과를 신뢰할 수 있는 1인 당 검토 최대건수는 500건이하라는 한계를 고려하여 실행해주시기 바랍니다. 그 이상을 1인이 검토하면 그때부터는 뜨거운 태양이 내리 쬐는 모래사장에서 그것도 작은 자갈을 골라내는 작업과 유사해질 수 있습니다.

6.   좋은 특허인지는 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성, 이 4가지로  평가하면 알 수 있다 ?

앞에서 언급한 바와 같이 좋은 특허는 경쟁사의 주력제품에 적용된 특허이거나 주력제품에 적용되는 기술을 포섭하는 특허입니다. 그러나 미래기술의 경우 미래 태동될 제품을 상정하기 어려운 경우도 있어서 기술발전 trend상 유망한 기술을 파악하는 것이 우선입니다. 이에 대한 판단을 돕기 위하여 많은 경우 출원단계나 등록유지 단계의 특허심사기준의 평가항목을 보면 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성, 이 네(4)가지를 포함하고 있습니다. 그러나 그 평가항목마다 던지는 질문은 매우 주관적입니다. 이러한 항목의 질문은 심사위원으로 선정된 전문성과 경험에만 의존하는 것으로 그 객관성을 담보하기 어려우며 심사위원의 역량에 따라 지나치게 편차가 커집니다. 또 다양한 기술의 모든 발명에 대해 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성을 단 몇 시간안에 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 심하게 말하면 장님에게 어느 길로 가야하는지 묻는 것과 마찬가지입니다. 그렇다고 기술별로 사업분야별로 전문영역별로 전문가를 특허발명마다 선정하여 심사를 진행하는 것은 현실적으로 거의 불가능합니다.

따라서 이러한 단점을 보완하려면 반드시 심사위원들이 참고할 수 있는 기초자료를 마련해주어야 합니다. 주로 객관적인 지표와 주관적인 지표로 사전 분석되어야 할 것입니다. 보통 업계에서는 객관적인 지표를 정량분석이라 하고 주관적인 지표를 정성분석이라고도 합니다.

제 경험상 객관적인 지표로 도출되어야 할 최소한 지표는 1) 인용율/피인용율, 2) 양도이력(건수와 Patnet troll여부), 3) 유사기술발전동향을 고려한 특허출원일 (특허기술발전도맵에 표시 또는 인용기술의 선행일과 시간차), 4) 국내 특허 패밀리와 해외 패밀리 건수 및 진행상황, 5) 잔여존속기간, 6) 특허청구항 수와 청구 카데고리, 7) 표준특허 또는 표준기술여부를 선정하고 이를 기준으로 보유 회사, 경쟁회사, IPC, USPC를 기준으로 순위를 뽑아 지표로 마련하는 것이 좋습니다. 저 역시 이러한 지표는 의미 있는 기준을 가져다 주기 때문에 종종 조사하고 분석합니다. 팁(tiP)하나를 드리면 유사특허는 인용특허나 피인용특허가 공통된 특허를 조사하는 방법으로 확인할 수 있습니다. 참고로 이러한 지표를 자동으로 계산하여 제공하는 국내 및 해외 서비스업체들이 있습니다. 국내는 Patentpia 등이 있으며 해외는 GreyB 등이 있습니다.

이외 주관적인 지표로 “제품라인과 특허포트폴리오 적합성”과 “특허기술의 라이프싸이클 시기적절성”과 “특허소송/라이센싱 가능성”과 “담보제공가능성”에 대한 검증입니다.

1)   “제품라인과 특허포트폴리오 적합성”은 특허가 배타권이란 점을 고려하여 자사가 아니라 경쟁사 또는 시장을 기준으로 검토하고 평가하여야 하고,

2)   “특허기술의 라이프싸이클 시기적절성”은 가드너의 하이프싸이클 챠트나 각종 기술동향보고서를 참고하여 특허출원일과 등록(예정)일, 잔여존속기간을 함께 검토하여야 하며 대체기술에 대한 기술발전동향도 함께 검토되어야 합니다. 참고로 IV사는 기술 태동기에 나오는 특허를 선호합니다. 제품 성숙기나 퇴조기에 나오는 특허는 그리 환영 받지 못합니다. 태동기에 출원된 특허가 제품성숙기에 공격용으로 사용될 때 수익이 극대화됩니다. 최근 태동기를 넘어서고 있는 자율자동차, 커넥티드카, 스마트카에 나온 특허는 주로 아이디어성이나 시장에서 반응이 뜨겁습니다.

3)   “특허소송/라이센싱 가능성”과 “담보제공가능성”은 최근 특허소송에 사용된 이력과 건수, 유사특허의 특허소송기록건수, Patent troll이 매입/보유하고 있는 유사특허 건수와 종류를 참고 지표로 마련하는 것이 좋습니다.

이러한 객관적인 지표와 주관적인 지표는 사전에 특허경영백서로 마련해두면 경영진의 의사결정에도 큰 도움이 된다는 점에서 귀찮은 선택이 아니라 필수적인 경영정보라고 믿습니다. 

그러나 특허의 품질을 평가할 수 있다고 믿는 것은 위험한 생각입니다. 그저 참고할 수 있는 지표로 삼을 수 있을 뿐 이를 의사결정의 기준으로 삼아서는 아니될 것입니다

이제는 무작정 저렴한 가격으로 특허를 생산하고 그냥 무턱대고 Blind filing하기 보다는 정밀하게 가공하여 출원할 것을 강권합니다. 나아가 최초 거절 이유통지를 받거나 최초 출원일이후 1년이내가 마지막 기회라고 여기고 출원이후에도 좋은 특허로 가공하는 데 전념하여야 합니다. 등록된 특허는 다시 들여다보아 좋은 특허가 무엇인지 확인하여 멋지게 패키징하고 무기창고에 쟁여 놓되, 나쁜 특허는 과감하게 버리거나 팔아버려야 할 것입니다. 지금까지 1년에서 100건, 1000건 출원하였다면 그 전체 예산으로 50 여건을 정교하게 가공하는 것이 어떻까요? 한번 시도해보십시요.