특허전쟁도 보급전!!! 승패는 특허경영의 결과다.

제2차 세계대전은 군수물자의 보급이 승패를 좌우한 대표적인 사례라고 한다. 전쟁은 대규모의 "소모전"이다. 따라서 군수물자의 보급이 뒷받침되지 않거나 이에 대한 전략과 보장이 없으면 반드시 패할 수 밖에 없다.

"특허전쟁"도 마찬가지다. 단기전으로 끝날 것 같던 소송도 막상 시작하면 장기전으로 이어진다. 그것도 용병을 고용한 싸움이다. "NPE"라고 다르지 않다. 보급을 제대로 준비하지 않고 벌인 전쟁은 반드시 패한다.

제길...배고프게 싸워 대승을 거두었다는 이야기는 그냥 신화에 불과하다. 

상대방의 보급로를 차단하고 군수기지를 공격하는 것도 특허전쟁의 중요한 전략임을 잊어서는 안된다. 방어만이 최선이 아니다.

따라서 특허전쟁을 지휘하는 사령관은 경영전략에 깊히 관여하고 있어야 한다. 때문일까? 종종 최고 경영자가 직접 사령관이 되어 특허전쟁을 진두지휘하는 사례를 보곤한다.

[손자병법] ‘보급선’ 끊으면 승리?…기업들 살아남으려면 (SBS Biz) 2019.10.24

폴라로이드와 코닥의 특허전쟁으로부터 재조명해본 세기의 교훈.

이번에 소개하려는 글은 듀크 대학의 애나 존스 (Anna Johns) 교수가 쓴 <천재의 승리 : 에드윈 랜드, 폴라로이드, 코닥 특허 전쟁 > [저자 :피얼스틴 (Fierstein)]에 대한 서평입니다.

Anna Johns. Review of Fierstein, Ronald K., A Triumph of Genius: Edwin Land, Polaroid, and the Kodak Patent War. H-Sci-Med-Tech, H-Net Reviews. April, 2016. 

1938년부터 1970년대 초까지 이어진 미국 기업의 '반특허'(anti-patent) 정서는 우리나라와 유사한 점이 많기에 폴라로이드와 코닥의 특허전쟁은 우리에게 반면교사가 되기에 충분합니다.

이 서평에 따르면 1930년대 특허의 무효율은 약 90%에 가까웠으며, 1970년대에 이르러 특허의 무효율이 약 65 %로 개선되었지만, 여전히 1990년대 무효율 30%에 비하면 생존율은 턱없이 낮은 수준이었다고 합니다. 1970년대까지는 법원에서 특허침해를 주장하면 비침해보다는 특허가 무효로 죽는 경우가 더 많았다는 것입니다. 이것은 기업들이 타 기업인의 발명을 그냥 가져다 써도 된다는 것을 암시합니다.

코닥도 다르지 않았습니다. 

당시 코닥은 수십 년 동안 사진 분야에서 독점 금지 규제 기관으로부터 감시와 정기적인 조사를 받을 정도로 시장 지배력을 가진 선도기업이었습니다. 따라서 코닥의 경영진들은 기술에 대한 강한 자부심을 가지고 있었을 것입니다. 그들은 성공스토리의 덫에 빠져 있었던 것입니다.

코닥은 폴로라이드 뤤드(Land)의 특허발명들이 자신의 기술수준에 비추어 독창성이 없다고 생각했습니다. 코닥의 법률전문가들도 당시 '반특허'(anti-patent)적인 정서에 힘입어 뤤드(Land)의 특허는 등록요건인 신규성 또는 진보성 요건을 만족하기 어렵다고 판단하였습니다. 심지어 폴로라이드의 뤤드(Land)는 다른 경쟁자들이 뚫을 수 없을 정도로 특허(포트폴리오)의 벽을 촘촘히 만들어 자유경쟁시장을 독점하려고 한다고 주장하였습니다. 코닥은 이러한 이유로 즉석 카메라를 개발할 때부터 소송이 끝날때 까지 뤤드(Land)의 특허 포트폴리오 전부가 무효라고 믿었습니다.

코닥의 경영진들의 오만한 의사결정의 결과는 참으로 참담한 것이었습니다.

1976 년 폴로라이드의 뤤드(Land)는 법원에 코닥의 카메라에 대하여 10건의 특허권 침해 혐의로 제소하였고, 법원은 폴라로이드는 특허 침해를 주장한 10 건 중 7 건이 유효하고 침해가 인정된다고 판단하였습니다. 15년이라는 긴 싸움 동안 미국의 반특허(anti-patent) 정서는 친특허(pro-patent)쪽으로 바뀌었고, Kodak의 즉석 사진 촬영 분쟁을 촉발한 주요 의사 결정권자는 1990년 이 사건이 끝날 무렵 이미 은퇴하고 자리에 없었습니다. 코닥은 당시 10억 달러라는 거액의 배상금을 지급하여야 했고, 즉석 필름 및 카메라 제작에 대한 2 억 달러의 투자금을 잃었으며, 800 명의 근로자가 일자리를 잃었고, 1,600 만 대의 즉석 카메라가 하루 아침에 쓰레기가 되었습니다.

뤤드(Land)는 폴로라이드의 창업자이자 엔지니어입니다. 전통적인 엔지니어로서 기업을 일군 표본입니다. 폴로라이드의 뤤드(Land)는 하바드 대학 박사과정을 그만두고 폴로라이드를 설립하고 눈부심을 방지하기 위한 '플라스틱 편광시트'를 개발하였습니다. 이것을 시작으로 죽을 때까지 총 533건의 특허를 출원하였고 토마스 에디슨과 엘리후 톰슨에 이어 "미국에서 가장 많은 발명가 목록에 3 위"에 올랐다고 합니다.

뤤드(Land)의 폴로라이드 '편광시트'는 자동차 라이트 눈부심을 방지하기 위한 선글라스용 편광 렌즈에 사용되었고, 제2차 세계대전 당시 히로시마 원자 폭탄을 떨어 뜨렸을 때 군관계자들은 폴라로이드 특수안경을 착용했다고 합니다. 현재는 3D입체영화 관람용 "3D안경"에 채용되고 있는 발명입니다. 1943년 뤤드(Land)는 한걸음 더 나아가 즉석 사진을 개발하기 시작하면서 특허제도를 이용하여 꼼꼼하게 특허포트폴리오를 구축하였습니다. 거대 공룡 코닥을 이긴 폴로라이드 특허는 한 건이 아니었습니다. 탄탄하게 포진된 특허군이었습니다.

이러한 특허 포트폴리오를 모두 무력화시킬 수 있다고 믿은 코닥의 법률전문가와 경영진의 실수이었습니다.

이번에 소개한 서평의 대상이 된 <천재의 승리 : 에드윈 랜드, 폴라로이드, 코닥 특허 전쟁>을 쓴 사람은 폴로라이드를 대리한 지식재산 전문 부티크 로펌의 변호사 피얼스틴 (Fierstein)입니다. 그래서 그런지 기업의 소송전략도 생생하게 엿볼 수 있습니다. 이미 많은 강연에서 소개된 폴로라이드와 코닥의 특허전쟁, 그러나 알려진 이야기 뒤에 숨은 이야기들이 더 재미있는 법, 지금까지 잘 알려지지 않은 이야기와 내부서신 등이 폭로(?)되어 있다고 합니다. 서평을 읽고 있으니 구입해서 꼭 읽어보고 싶어집니다.

무효될 가능성만 믿고 타인의 기술을 사용하는 것이 얼마나 위험한지, 그리고 자신이 가진 경쟁력을 과신하면 얼마나 후행판단의 오류에 빠지기 쉬운지, 그렇게 의사결정에 이르는 과정은 얼마나 많은 확증편향에 빠져 있을지를 돌아보게 합니다.

역사는 반복되고 현재 누군가는 똑같은 실수를 반복하고 있지 않을까 걱정이 듭니다.

그러한 실수에 빠지지 않으려면 내부의 반대 목소리를 무시하지 말고 나의 장자방(Adverse Advocate)로 활용하여야 합니다.

.EOB.

IP Daily에서 읽기

[이진수의 ‘특허포차’] ⑬ 자신의 ‘기술 경쟁력’을 과신하면… 폴라로이드 vs. 코닥 특허전쟁

 

기술과 특허의 구분

기술과 특허의 본질을 구분하여 이해하는 것은 중요합니다.

특허는 특허발명품을 제조하거나 사용하거나 판매할 수 있는 적극적인 권리가 아니라 특허발명의 사용을 금지시키는 권리입니다. 특허발명기술을 보유하고 있는지 여부는 따지지 않습니다. 또한 기술라이선스가 허락받은 범위내에서 이전기술을 사용할 수 있는 권리라면 특허라이선스는 허락받은 범위내에서 특허권자의 권리행사로부터 자유로울 권리입니다. 기술라이선스에는 기술이전이 따라가지만 특허라이선스에는 기술이전이 따라가지 않습니다. 따라서 기술은 국경이 없으나 특허는 국경이 있습니다.

예를들어 설명해보겠습니다.

어떤 제품 a을 제조하여 판매하는 제조회사 A가 있다고 합시다. 그 제조회사 A는 기술 a을 독자적으로 개발하여 제품 a에 적용하였습니다. 한편 제조회사 A가 출시한 제품 a가 시장에서 각광을 받자 제조회사 B도 제품 a를 제조 판매하기로 합니다. 그러나 아직 기술 a를 확보하지 못하였습니다. 한편 기술 a를 처음 세상에 내어 놓은 대학 C는 기술 a에 대한 미국 특허 1을 획득하였고, 제조회사들이 기술 a의 매입에 관심을 갖지 않자 특허전문관리회사 D에게 특허권을 양도하였습니다. 

제조회사 A는 국내에서 기술a를 적용한 제품 a를 제조하여 판매하고 있었으나 미국시장으로 진출하면서 특허전문회사 D로부터 특허침해소송을 받고 특허라이센싱 협상을 통해 통상실시권을 획득하였습니다. 제조회사 A는 기술 a를 독자적으로 확보하고 있었으나 미국시장진출을 위해서는 특허라이선스를 받는 것이 불가피하였습니다.

한편 제조회사 B 는 대학 C와 기술이전계약을 체결하고 기술a를 도입하기로 하였습니다. 기술도입 DD (실사)과정에서 기술 a에 관한 특허는 미국에만 등록되었고 특허관리회사 D에게 양도되었다는 것을 알았고, 이전받은 기술 a를 기초로 연구개발을 계속하여 미국시장진출시에는 개량기술 b를 적용한 제품으로 출시하기로 하였습니다 (개량기술 b는 명백하게 특허1의 청구범위에 속하지 않는 기술이라고 전제합니다). 만약 기술b의 개발에 실패한다면 기술 a에 대하여 특허전문관리회사 D로부터 특허라이선스를 받기로 합니다.

앞의 가상의 시나리오에서 볼 수 있듯이, 제조회사 A는 기술a를 독자적으로 가지고 있으므로 그 기술을 적용한 제품 a를 국내에서 제조할 수 있었고 미국을 제외한 국내 및 다른 해외국가에만 판매한다면 이러한 국내 제조행위는 미국특허를 침해하지 않습니다. 특허관리회사 D가 문제 삼을 수도 없습니다. 그러나 제조회사 A가  미국시장에 진출하면서는 미국에서 판매되는 제품만큼은 국내제조도 문제가 될 수 있습니다. 미국특허제도는 미국내 침해행위와 관련된 역외행위도 책임을 물을 수 있습니다. 따라서 라이선스협상시 이왕 미국시장에 진출할 것이라면 더 많은 시장장악을 꿈꾸며 제한없는 라이선스를 확보하려고 노력합니다. 제조회사 A는 기술을 이전받을 필요도 없고 특허전문관리회사 D는 기술도 없으므로 기술이전 받을 수도 없습니다. 미국시장에 진출하기 위해서 미국특허에 대한 라이선스가 필요한 것입니다.

한편 제조회사 B는 기술a도 없으므로 기술을 보유한 대학 C로부터 기술부터 이전받아 확보하여야 하고 이전받을 기술을 기초로 좀 더 개량된 기술 b 개발에 성공하면 미국시장진출시 특허전문관리회사 D로부터 특허라이선스를 받을 필요도 없습니다.

대부분의 기업간 특허침해소송과 특허라이선스는 제조회사 A의 경우처럼 기술이전이 수반되지 않는 순수 특허라이선스입니다. 미국특허라이선스가 없으면 국내 제조를 못하는 것도 아니고 국내 제조의 법적 장애물이 존재하는 것도 아닙니다. 미국시장진출을 계획하거나 진출한 경우에야 비로서 특허라이선의 유무가 문제가 되는 것입니다.

한편 대학C와 같은 전문연구개발기관은 대부분 처음 개발한 기술과 특허를 모두 가지고 있습니다. 따라서 대학의 기술에 관심이 있는 기업은 특허 라이선스가 포함된 기술이전계약을 체결할 것입니다. 그러나 만약 대학의 기술에 기업들이 관심을 갖지 않으면 연구기관은 또 다른 NPE에게 기술과 특허를 분리이전하여야 그 수익으로 다시 연구개발을 계속할 수 있습니다. 혹 시장에 처음 진출한 제조회사의 덕분으로 기술a가 각광을 받으면 나중에 다른 기업들도 대학의 기술이 필요할 것이고 그렇게 되면 기술이전은 이전대로 특허라이선스는 라이선스대로 받아야 합니다.

기술이 콘텐츠라고 하면 특허는 그 콘텐츠를 담는 그릇이고, 기술이 사용의 대상이라면 특허는 사용하지 못하게 하는 권리입니다. 기술과 특허의 본질을 구분하지 못하면 정책이나 제도나 전략면에서 실수를 하게 되는 이유입니다.

AIA 이후 미국특허소송전략수립을 위한 무효제도 장단점 비교

1.   들어가는 말

 

2011년 9월 미국 개정 특허법인 ‘America Invents Act’(AIA)가 법제화 되면서 보다 쉽고 저렴하게 특허청을 통한 특허 무효화 신청할 수 있는 제도가 생겼다는 것은 익히 알려진 이야기이다. 특허 재심사는 신설된 ‘Patent Trial and Appeal Board’ (PTAB: 특허심판부)에서 다루며 신청자가 특허권자가 아닌 제3자로서 참여할 수 있는 재심사 절차로는 ‘Post Grant Review’(PGR: 등록 후 재심사제도)와 ‘Inter Partes Review’(IPR: 당사자 특허 무효 심판제도) 등이 운영되고 있다.

누구든지 특허침해금지소송을 받거나 강력한 경고장을 받으면 해당 제소특허의 유효성을 다투기 위하여 무효자료를 찾는다. 어렵게 무효자료를 확보한 이후에는 어떤 절차를 거쳐 제소특허의 무효를 다툴지를 선택하여야 한다.

 

AIA도입 이후 미국에서 특허에 대한 유효성을 다투는 방법으로 크게 민사지법에 Declaratory Judgement (DJ: 무효확인의 소)를 제기하는 전통적인 방법과 미국 특허청에 신설된 IPR이나 PGR을 제기하는 방법이 있다. 한국은 미국과 다르게 특허를 무효시키고자 한다면 특허심판원의 무효심판을 통해서만 다투는 것이 원칙이다. 물론 최근 일반 민사법원에서 특허무효를 적극적으로 심리하려고 하지만 한계가 분명히 존재한다.

 

과거에는 다른 사람으로부터 미국특허권을 침해하였다는 이유로 특허경고장을 받으면 민사지법에 DJ (무효확인의 소)를 제소하는 전략을 종종 구사하였다. DJ를 먼저 넣으면 여러 면에서 특허권자보다 유리한 위치에 설 수 있어서 특허침해소송에서 좋은 전략 중 하나이었다. 그러나 AIA 도입 이후 IPR등의 장점으로 DJ가 반드시 유리한 선택은 아니게 되었다.

 

이하에서 각 장단점을 비교하여 상황에 따라 적정한 절차를 선택하여야 할 것이다. 특허소송전략의 많은 변화를 가져온다는 점 역시 간과해서는 아니될 것이다.

 

2.   승소율

 

회계기준 2013년 및 2014년 1월까지 미국특허청의 최근 통계에 따르면 IPR 인용율이 82.8%에 육박한다. IPR 제소로 인한 협상 타결 건까지 고려하면 거의 90%가 IPR 청구권자의 승리로 돌아갔다. 반면, 민사지법의 무효심리에 대한 2007년부터 2012년까지의 연구결과에 따르면 특허권자가 66%~ 77%의 승소율을 기록하였다. 최근 IPR의 인용율이 계속 떨어지고 있다고 하지만 민사소송내에서의 특허무효싸움이 승소율면에서 볼 땐 무효를 주장하는 자에게 불리한 것은 사실이다.

 

3.   관할의 제한 등

 

DJ를 먼저 넣으면 특허권자가 유리한 관할에 특허침해금지소를 제기하는 것을 차단하는 효과가 발생한다. DJ를 심리하는 법원으로 소송이 이송될 가능성이 커지기 때문이다. 미국특허소송에서 관할의 선정은 매우 중요한 결정사항이다. 따라서 특허침해경고장을 받은 실시자는 자신에게 유리한 관할의 법원에 DJ를 먼저 넣어 특허권자의 관할선정의 자유도를 제한하는 전략을 자주 구사하였다. 반면 IPR등은 특허권자가 민사지법에 특허침해소송을 제기할 수 있는 제소관할을 제한하지 못한다.

미국에는 전통적으로 디스커버리 등의 절차 면이나 심리 면에서 특허권자에게 지나치다고 느낄 만큼 유리한 관할이 여럿 있다. 그러나 소송기술상 소송이송을 막는 방법은 여러 가지가 존재한다. 뛰어난 소송대리인을 만나면 좋은 가이드를 받을 수 있다. 본 지면에서는 이를 생략한다.

 

4.   청구범의의 해석 및 쟁점의 다양성과 일관성 등

 

IPR은 오직 선행기술(무효자료)에 따른 특허무효만을 주장할 수 있으나 민사소송에서는 다양한 무효이유를 근거로 무효를 주장할 수 있다. 민사소송에서 무효를 다투는 것이 더 다양한 공격방어방법의 구사가 가능하단 말이다.

그러나 IPR은 특허법과 기술의 전문가로 구성된 3명의 합의부에서 심리하나 민사소송은 법률전문가인 재판장과 일반시민으로 구성된 배심원에 의해서 심리된다. 아무래도 IPR의 합의부가 진보성 등을 바라보는 기준이 높을 수 밖에 없다. 기준이 높다는 건 그만큼 무효가능성 높아질 환경이란 뜻이다.

나아가 청구범위해석에 있어서 IPR은 민사소송보다 다소 넓게 해석하는 경향이 있다. 그만큼 IPR의 무효율이 높아지는 또 하나의 사실상의 이유이기도 하다. 미국특허청은 명세서를 참조한 합리적인 최광의 해석(최대한 넓게 해석)을 원칙으로 하고 있다. 반면 민사소송은 2005년 7월 필립스 판결 이후 청구항의 독립적 해석을 경계하고 명세서 전체에서 해석할 것을 주문하고서 상세한 설명 등 내재적 증거의 범위내에서 외재적 증거를 참조하여 상대적으로 좁게 해석하는 경향을 보이고 있다. 

미국특허청에서 별도의 절차를 통해 다투는 것보다 이러한 청구범위 해석을 기초로 민사소송 내에서 특허무효를 다투면서 비침해주장 등에서 일관성을 가지고 상대방의 약점을 요리할 가능성이 더 커진다. 무효율이 떨어지더라도 비침해논리를 이끌어가는데에 유리한 고지를 가져올 여지가 상대적으로 더 커진다.

 

5.   기간과 비용 등

 

IPR은 1년에서 1년 반이면 최종 결정에 이를 수 있으나, 민사소송은 관할법원과 재판장마다 다소의 차이는 있으나 평균 2년 반의 시간이 필요하다.

비용에 있어서도 IPR은 수 천만원에서 많아도 10억원을 넘지 않으나 민사소송은 AIPLA 보고서에 따르면 중간값 기준으로 소가가 10억원이하인 경우 8억원, 소가가 기250억원이 넘으면 55억원이 들어간다고 한다.

 

6.   디스커버리와 입증의 정도 등

 

IPR이든 DJ이든 미국의 증거개시절차인 디스커버리절차가 존재한다. 차이점이 있다면 IPR은 매우 제한된 영역에서 이루어진다. 디스커버리에서 중요한 이슈를 찾아야 한다면 IPR은 한계가 있다.

 

나아가 입증책임을 보면 IPR은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증(a preponderance of the evidence), 즉 확률적인 우위에 있는 입증만 하면 족하나, 민사소송에서는 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증보다 높은 확실하고 명백하고 확실한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다.

또한 절차 내에서 IPR은 제한적이지만 청구항을 보정할 수 있으나 민사소송 내에서는 청구항을 보정할 수 없다. 특허보정을 하지 못하게 묶어두고 싶다면 IPR은 적절하지 못하나 IPR에서 보정의 가능성과 중용권을 염두에 두고 검토하면 위험을 줄일 수 있다.

 

7.   청구기한의 제한 등

 

IPR은 특허등록 이후 9개월이 지난 이후에 청구할 수 있으며 특허소송이 민사지법에 제기되면 그 제소 이후 1년이 지나면 청구할 수 없다. 또한 DJ(무효확인의소)를 민사지법에 먼저 넣었다면 미국특허청에 IPR을 제기할 수 없다. 반면 DJ는 아무런 제한이 없다.

 

8.   민사소송절차의 자동 중지 등

 

실시자가 미국특허청에 IPR은 청구하면  그 이후 제소된 민사소송은 IPR의 결정이 있을 때까지 자동으로 그 절차가 중지된다. 민사소송의 절차중지는 매우 중요한 소송전략 중 하나이므로 관심을 가지고 고려하여야 한다. 반면 DJ는 이러한 효과를 가져오기 어렵다. 그 외 무효를 주장하는 자에게 미치는 금반언의 원칙은 IPR이나 민사소송 내에서 다투든지 모두 적용된다.

Copyright © CHINSU LEE, but may partially include other’s copyright, This article is for informational purposes and is not intended to constitute legal advice.