디지털 데이터의 물건성과 특허의 대상

On April 21st, the Dutch Commercial Court (NCC) ruled that ownership of digital data cannot be recognized under Dutch law. 

According to the below article, the NCC determined that while the contractual relationship between the parties is governed by the law of New York, the question of whether property rights can arise in documents and data located in the Netherlands is governed by Dutch law. 

Under Dutch law, ownership can only be granted to "tangible objects under human control" (Article 5(1) and Article 3(2) of the Dutch Civil Code), and therefore digital data does not fall under this category. Inferring the legal concept of ownership to digital data would encroach upon the legislative branch's area of competence and privilege.

Most other European countries also define the object of ownership as tangible objects or things. However, other countries' judiciaries tend to interpret the definition of a tangible object as expandable to include controllable intangible objects. In contrast, the Dutch court ruled that this is a matter for the legislative branch, i.e., unless the legislature amends the law, ownership of digital data cannot be recognized.

Let's consider how the situation is in South Korea.

Under the South Korean Civil Code, the definition of an object of a right, which includes property rights, is broadly defined as "tangible objects and other natural forces that are capable of being controlled." In other words, anything that can be controlled, regardless of its form, can be considered an object of a right.

Digital data may not have a physical form, but it is capable of being controlled. That is, it can be artificially subject to exclusive control.

However, there remains a question as to whether digital data can be considered a natural force. Natural forces refer to everything that exists in a natural state.

Digital data is created by digital signals, which in turn are created by electrical signals. Electrical signals are created by controlling electricity acquired from nature.

Therefore, if we view the essence of digital data as electricity, digital data is artificially controlled by manipulating a natural force, electricity, and is capable of being dominated. In other words, digital data can be considered a thing and could potentially be an object of ownership.

In Korean civil law, the definition of the object of rights that can be subject to legal protection is closely related to the definition of inventions that can be subject to patent protection, i.e., technological ideas utilizing natural laws. Unlike Europe or the United States, where patent eligibility is restricted by statute, Korea has adopted a flexible approach by introducing a definition of invention, which allows for more interpretation. 

The scope of patent eligibility varies from country to country. For example, in Europe, computer programs and data are excluded from patent eligibility in the statute, but this only applies to programs and data as mere expressions of ideas or information. 

Since computer programs are essentially digital data, the digital data can be eligible for patent protection if they contain a technological idea that solves a technical problem. In fact, many European patents claim data or computer programs. In contrast, the United States limits the categories of patent-eligible subject matter to four under 35 U.S.C. §101, and even recognizes judicial exceptions. This is not unrelated to the fact that the U.S. industry is struggling with the "patent troll" of software and pharmaceutical patents.

Korea's patent eligibility is more flexible than in other countries. Therefore, it is logical to consider digital data as a subject matter of patents in Korea if they contain a technological idea that solves a technical problem.

지난 4월 21일. 네덜란드상사법원(NCC)는 디지털 데이터의 소유권을 인정할 수 없다고 판단했다.

그 이유에 대해 아래 기사를 보면, 

NCC는 당사자 간의 계약 관계는 뉴욕주 법의 적용을 받지만, 네덜란드에 위치한 문서와 데이터에 재산권이 발생할 수 있는지 여부는 네덜란드 법이 적용된다고 판단하고,  

네덜란드법상 소유권은 '인간의 통제 하에 있는 유체물'에만 부여될 수 있다(네덜란드 민법 제5조 제1항 및 제3조 제2항). 따라서 디지털 데이터는 이에 해당하지 않는다. 디지털 데이터에 소유권이라는 법적 개념을 유추 적용하는 것은 입법부의 영역과 특권을 침해하는 것이다라고 설시한 것으로 보인다.

유럽 다른 국가들도 대부분 소유권의 객체인 물건을 유형의 유체물 또는 사물로 규정하고 있다. 그러나 다른 나라의 사법부는 유체물의 정의를 통제가능한 무체물로 확대해석하려는 경향이 강하다. 그러나 네덜란드 법원은 그것은 입법부의 권한이라고 판단했다. 즉 입법부가 법을 개정하지 않는한 디지털데이터에 대한 소유권을 인정할 수 없다는 것이다.

그럼 우리나라는 어떠한지 생각해보자.

우리나라 민법은 권리의 객체인 물건의 정의를 '유체물 및 전기 기타 관리가능한 자연력'으로 넓게 정의하고 있다. 즉 형체가 있든 없든 관리할 수 있는 것이면 권리의 대상으로 하고 있다. 

디지털 데이터는형태가 없으나 관리 가능하다. 즉 인위적으로 배타적 지배가 가능하다. 

그런데 디지털 데이터가 자연력인지에 대한 의문이 남는다. 자연력이란 자연상태에서 존재하는 모든것을 말한다.

디지털 데이터는 디지털 신호에 의해 만들어지고 디지털신호는 전기 신호에 의해 만들어진다. 전기신호는 자연으로 부터 취득한 전기를 제어하여 만들어진다.

따라서 디지털 데이터의 본질을 전기로 보면 디지털 데이터는 전기라는 자연력을 인위적으로 제어하여 만들어진 것이고 지배가 가능하다. 즉 디지털 데이터는 물건으로 볼 수 있어서 소유권의 객체가 될 수 있을 것이다.

우리나라 민법상 권리의 객체가 되는 물건의 정의는 특허법상 특허의 대상인 발명의 정의, 즉 자연법칙을 이용한 기술사상과 일맥상통한다. 우리나라 특허법은 유럽이나 미국처럼 법문으로 특허의 대상을 제한하고 있지 않고, 대신 발명의 정의를 도입하여 더 유연하게 해석될 수 있도록 하였다.

특허의 대상이 되는 발명이 무엇인지는 각국마다 차이가 있다. 예를 들어, 유럽은 법문에서 컴퓨터 프로그램이나 데이터 등을 특허의 대상에서 제외하고 있다. 그러나 그것은 표현 저작물 또는 단순 정보로서의 데이터를 말한다.

참고로 컴퓨터프로그램의 본질은 디지털 데이터이다. 따라서 디지털 데이터가 기술적인 문제를 해결하기 위한 기술적 아이디어를 담고 있다면, 특허의 대상이 될 수 있다. 유럽의 등록특허를 보면 데이터나 컴퓨터프로그램을 청구한 특허를 종종 볼 수 있다. 반면 미국은 특허법 101조에 특허의 대상이 되는 범주를 4가지로 제한하고 더 나아가 판례는 사법적 예외까지 인정하고 있다. 이는 미국 산업이 SW특허나 의약특허의 괴물 때문에 골치를 앓고 있는 것과 무관하지 않다.

우리나라는 다른 국가보다 특허의 대상이 더 유연하도록 입법되었다. 결국 디지털 데이터는 우리나라 법상 특허의 대상으로 인정하는 데 논리적 경계 안에 있다고 볼 수 있다.

No ownership of digital data under Dutch law

https://www.rechtspraak.nl/English/NCC/news/Pages/NCC-judgment-no-ownership-of-digital-data-under-Dutch-law.aspx

[IPDaily ‘특허포차’] ㊴ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기 (하)

소프트웨어와 데이터에 대한 특허 이야기 (하) 

‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기 (하) 마지막 편입니다. 다음호에는 데이터발명에 대해 본격적으로 다루어 보겠습니다.

"...먼저 생각해볼 것은 특허법에 의해 데이터가 보호되더라도 그 보호 형식에 따라 그리고 보호하는 법정 실시유형에 따라 보호범위와 수준이 달라진다는 것이다.

...유럽이나 일본과 달리 매체 청구항 형식이 아닌 『데이터 청구항』 형식은 허용되지 않는다. 형식에 의존하지 않고 실질적으로 데이터 내용에 특징이 있는지 여부를 심사하는 유럽과 일본과 다르다....

...매체청구항이나 프로그램 혹은 데이터 청구항이더라도 특허법 측면에서 보면, 기재형식과 별개로 ‘프로그램 자체’나 ‘데이터 정보의 내용’을 기술적 특징으로 해 특허로 청구하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 컴퓨터프로그램이나 데이터를 청구항으로 표현하는 방식은 청구항 말미를 제외하면 실질적으로 물건 청구항이나 방법 청구항과 다르지 않다.

..데이터의 경우 데이터가 하드웨어에 저장되는 데이터구조로 기재하거나(data structure claim), 데이터가 하드웨어에서 처리되는 데이터구조나 단계, 즉 어떤 저장매체나 통신수단이나 계산 또는 제어수단이나 입출력수단 등과 같은 하드웨어 사이에서 데이터나 정보를 주고받으며 특정 기능을 수행하는 구조나 단계로 표현(Information communicated element claim)해야 한다. 프로그램명령을 나열하거나 데이터 정보를 나열하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 데이터 발명의 보호대상에 대한 이러한 실질적인 기준과 별개로 청구항의 기재형식을 별도의 요건으로 제한해야 하는지 비판이 있다."

[IPDaily ‘특허포차’ 읽기] ㊴ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기 (하) (2022년 1월 22일)

[이진수의 ‘특허포차’] ㊳ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기(중)

특허포차 ㊳ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기(중) 2022년 1월 16일

새해들어 인공지능 연구자와 많은 이야기를 나누다 새로운 관점으로 긴 글을 썼습니다. 

지난 주 (상)편에 이어 (중)편으로 이어집니다. 나누어 연재되고 있습니다.

남은 (하)편에서는 [데이터]를 [특허]로 청구하는 방법을 살펴볼 것입니다.

39회 연재가 끝나면, 40회에서는 데이터 발명의 특허 보호에 대한 본격적인 이슈를 다룬 글이 나올겁니다. 41회에서는 기술패권의 시대 간접침해와 산업경쟁력에 관한 이슈를, 42회에서는 손글씨 인식 기술 합성곱신경망 인공지능 기술 특허 들을 살펴보았고, 43회에서는 NFT와 관련된 특허이슈를, 44회에서는 이미지생성 GAN 인공지능기술을 살펴보면서 창작에 관해 고민해보았습니다.

위 글에 대한 투고는 이미 몇 주전에 마쳤으나 글이 길어 각 회차별로 나누어 연재될 것으로 예상합니다.

편하게 읽어주시길 바랍니다.

[IPDaily 읽기] 특허포차 ㊳ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기(중) 2022년 1월 16일

[이진수의 ‘특허포차’] ㊲ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기(상)

특허포차 ㊲ ‘소프트웨어’와 ‘데이터’에 대한 특허 이야기(상)

2022년 1월 9일

AI 기술과 AI 작업물(생성물)에 대한 특허 보호에 대한 작은 생각 요약

AI 기술과 AI 작업물(생성물)에 대한 특허 보호에 대한 작은 생각을 아래에 모아 요약하였습니다.

AI관련 논의는 크게

1) AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입에 대한 논의와

2) 딥런닝이나 데이터 분석/처리기술과 같은 AI 구현 기술에 대한 특허보호 확대에 대한 논의입니다.

아래 링크를 간단히 설명드리면

1) 점 (AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입)과 관련해서

아래 링크들은 IPDaily 컬럼과 제 개인 블로그 글 (개인의견)입니다. 현업에서 이런 생각도 가지고 있구나 하고 가볍게 받아 들여주십시요. 그래도 나름 관련 리서치를 하였습니다.

- "[‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’ _ IPDaily"는 최근 호주연방법원의 판결의 이해를 위해 해설하고 영연방국가의 동향을 담은 것이고

  [IPDaily 칼럼 특허포차 읽기] 

- "AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(상)" 은 최근 호주연방법원의 판결에 대한 우려를 나타내고 인공지능 생성물이 아닌 딥런닝같은 인공지능 구현 기술을 특허로 제대로 보호해야 한다는 의견을 근거와 함께 피력하였습니다.

  [sonovman 블로그 읽기]

- "AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하)" 는 인공지능생성물은 자유이용 영역에 두는 것이 타당하나 그럼에도 조기 공개를 통한 기술발전촉진등과 같은 유용성이 있다는 점을 고려하여 특허제도에 편입하되 인공지능생성물에 대한 보호는 특허풀처럼 멤버쉽에 의한 보호를 제언해보았습니다. 그외 몇가지 제안을 더 담았습니다.

  [sonovman 블로그 읽기]

2) 점 (AI 기술에 대한 특허보호 확대개선)과 관련해서

아래 링크는 "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일"입니다.

[AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드]

이 파일은 작년 2020년 국가지식재산네트워크(KIPnet)의 IP보호분과에서 IP관련 단체, 산학협력,학교, 기업체에서 참여하여 토의를 통해 발표한 자료를 기초로 업데이트 한 것입니다.

- 각 내용은 비교법적으로 연구한 자료를 가지고 토의하여 도출한 것으로 발표 취지의 제1은 특허 적격성 판단에서 유럽이나 일본처럼 물건인지 방법인지를 심리하는 범주요건을 완화하자는 것이고, 제2는 발명의 실시유형에 대한 확대(간접침해규정의 개정 포함)이고, 제3은 발명의 정의규정 등에 대한 개선입니다.

- 이미 유럽이나 일본은 특허청구항에서 소프트웨어를 청구하는 것이 허용되어 등록된 사례가 있고 기술적 사상의 창작인지를 심리하는 것을 핵심으로 하고 있습니다. 다만 발명의 유체결합성에 대한 의문을 제기하는 등 관련 내용이 많습니다.

그외 

2020년 12월, 특허청이 공표한 인공지능(AI) 분야 심사 실무가이드를 기초로 AI분야에서 독특하게 요구하는 요건에 대한 해설과 생각을 상ㆍ하 2회에 걸쳐 작성한 칼럼도 링크합니다.

  [IPDaily 칼럼 특허포차 읽기] 

   1) 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상)

   2) 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(하)

소프트웨어(SW) 또는 데이터 형식(Format) 등을 직접 청구하는 특허청구항 형식을 허용하는 유럽과 일본 특허청이 공동연구한 보고서도 링크로 제공합니다. 

Comparative Study on Computer Implemented Inventions/Software related Inventions between JPO and EPO

[블로그] SW기술에 대한 특허적격성 실무 비교 연구

SW청구항에 대한 한국.유럽.일본 실무 비교

개인적인 생각과 부족하고 거친 연구결과이지만 혹시 관심이 있을 분들께 조금이나라 도움이 되시기를 간절히 바라면서 이만 글을 마칩니다.

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(상)

지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템 “다부스(DABUS)”를 발명자로 인정하되 그 권리는 인공지능시스템에 귀속하지 않고 “다부스(DABUS)”의 소유자인 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사에게 귀속시켰다. 이러한 판결은 인공지능(AI) 시스템에 의한 창작물의 특허보호에 대한 논쟁을 가속화시키고 있다.

 

IPDaily컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’

사실 호주 연방법원의 판결은 인공지능을 발명자로 인정하여 인공지능에 의한 작업물을 특허제도의 보호대상으로 끌어들이면서도, 그 발명에 대한 권리주체는 전통적인 법리에 따라 인공지능시스템의 소유자인 자연인이나 법인에게 귀속시키도록 하였다.

인공지능 기술의 발달로 인간이 인공지능을 도구로 창작활동을 하거나 인공지능의 작업물을 선택하여 유용한 발명으로 발전시키는 경향이 가속화되고 있는 현실 속에서, 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지 아니면 인간이 기계의 도움을 받아 창작한 것인지 여부를 판단하기는 어렵다.

호주연방법원의 판단은 이러한 현실적인 난제를 효율성과 투자보호측면에서 해결해보려는 것으로 생각할 수 있다.

그러나 인공지능기술의 발명자에게 그 발명기술에 대한 특허권을 허락하지 않는 대신 (포기하는 대신), 인공 생성물에 대한 특허권을 던져준 것은 아닐지 걱정스런 생각을 지울 수 없다. 사실 이것이 더 무섭다. 점점 발명자들은 인공지능을 구현하는 기술은 노하우로 숨기고 그 인공지능으로 만든 생성물만 출원하는 경향을 보일까 우려스럽다.

특허제도는 인간의 지적노동의 결과물인 창작에 대한 권리, 즉 자연권을 법률로 보호하고 인간의 창작활동을 자극하여 기술발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하기 위해 설계된 제도이다. 이러한 특허제도 아래에서는 인공지능(AI) 시스템이 만들어낸 생성물을 보호한다는 것을 선뜻 동의하기 어렵다.

기계는 도구일 뿐 기계에 의한 생성물은 인간의 지적노동의 결과가 아닐 뿐 아니라 처음부터 창작하도록 프로그램된 인공지능(AI) 시스템이 보상을 통해 창작활동이 자극 받는 것도 아니기 때문이다.

이론적으로 특허제도는 인간의 지적노동의 결과물만을 보호하는 것이 타당하다. 그런데, 현실적으로 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지를 구분하는 것이 어려워지고 있다. 이를 구분할 수 있는 기술이 등장하지 않는다면 어떻게 인간의 지적노동의 결과물만을 특허로 보호할 수 있는지 의문이 든다.

이점에서 미국의 엄격한 발명자권(Inventorship) 제도를 활용할 만하다. 미국은 특허를 출원할 때 발명자를 자연인으로 특정하고 그 발명자가 진정한 발명자라는 선서진술서(affidavit)를 제출하도록 하고 있다. 발명자는 특허명세서를 읽고 그 발명에 대해 자신이 진정한 발명자임을 진술하는 선언서에 서명을 해야만 한다. 선언서가 없는 특허는 무효다.

참고로, 미국 발명자의 선언서(§115(a))의 양식을 보면 “선언서나 진술서에 고의적 허위 진술(willful false statement)이 있으면 18 U.S.C. (연방형법) §1001 규정에 따라 벌금 또는 5년이하의 징역에 처해질 수 있음을 인식한다.” 라는 경고문도 들어간다.

우리나라 특허법도 거짓으로 특허청을 속여 등록받는 행위를 거짓행위의 죄(동법 제229조)로 형사처벌하도록 하고 있다. 따라서 특허출원 시 발명자 선언서나 진술서를 제출하게 하면, 악의적으로 인공지능이 창작한 발명을 자신의 발명으로 둔갑하는 행위를 억제할 수 있다. 이렇게 엄격한 발명자권(Inventorship) 제도를 운영하면 출원발명이 인간의 창작물인지 아니면 인공지능의 창작물인지에 대한 고민에서 상당부분 벗어날 수 있을 것으로 기대한다.

다만 특허출원발명이 누구의 발명인지는 사실심리에 기초한 법률판단사항이란 점을 감안하여 출원이 계속 중이라면 출원인이 특허청에 누가 발명자인지를 심리해줄 것을 요청하는 제도를 도입하는 것이 바람직하다. 악의가 아니라면 그 결정을 통해 발명자를 수정할 수 있는 기회를 부여하여야 선의의 피해자가 발생하지 않을 것이다. 이 제도를 통해 인공지능에 의한 창작물인지 아니면 자연인에 의한 창작물인지도 함께 판단받을 수 있고 등록전에 발명자권의 하자를 치유받는 길이 열릴 것이다.

이제 인공지능 구현기술의 보호와 그 생성물에 대한 논의로 다시 돌아가 보자.

창작하도록 프로그램된 AI 시스템이 특허제도에 의해 창작의 동기가 자극 받을 것을 기대하기는 어렵다. 따라서 특허제도의 본질을 생각해보면 인공지능(AI) 시스템이란 기계에 의한 '생성물'을 보호할 것이 아니라 그 창작행위를 하는 인공지능(AI) 시스템에 적용되는 "기술"을 보호하여야 한다.

인간과 달리, 인공지능시스템의 창작은 창작의 의지나 동기와 상관없이 이미 정해진 프로그램에 의해서 이루어진다. 다만, 창작하는 인공지능(AI) 시스템을 만들려면에 학습 데이터나 테스트 데이터와 같은 데이터 셋이 필요하고 인공지능 시스템이 창작활동을 하려면 목적에 맞게 처리된 빅데이터셋이 필요하다. 따라서 현대에 들어 데이터셋은 정제된 석유에 비유되곤 한다.

현재 기술 수준에서는 학습 데이터나 테스트 데이터와 같은 데이터 셋은 인간의 지적 노동 영역이고 그 결과물을 만들어 내기 위해 엄청난 투자가 필요하다.

※  특허제도, 즉 인간의 창작물을 보호하는 제도 아래에서는 창작의 도구는 자유이용을 보장하고 인간의 창작은 강하게 보호하는 체제를 근간으로 한다.

따라서 전통적인 인간 창작물과 달리 그 인공지능의 생성물은 자유이용을 보장하되 오히려 창작을 촉진할 창작의 도구, 즉 데이터 셋은 보호할 필요성이 생긴다. 

     [IPDaily 특허포차] 인공지능분야 특허 심사실무 가이드(하)

물론 MINT와 같은 학습데이터의 단순한 샘플은 학습기술에 대한 창작의 도구로 자유이용이 보장되어야 한다. 또한 앞에서 언급한 바와 같이 특허는 논리적으로 인공지능에 의한 생성물을 자유이용의 영역에 두는 것이 자연스럽고 타당하다. 

인공지능에 대한 투자와 기술개발의 촉진은, 딥-런닝과 같은 인공지능의 "기술"을 특허로 보호하고, 인공지능을 만드는 도구나 소재 중 인간의 지적노동이 들어간 창작적 선택물을 특허로 보호하는 것만으로도 충분히 달성할 수 있다. 

이를 특허제도에서 어떻게 보호할지에 대한 논의가 필요하다. 이를 포기하고 인공지능의 생성물을 보호하게 된다면 인류는 창작하는 기계를 만들어 내는 데만 몰입하게 되어 결국은 영화 터미네이터 속 스카이넷을 마주하게 될 수 있다.

데이터 마이닝과 분석을 포함한 딥런닝과 같은 기술을 특허로 보호함에 있어서 발목잡기는 없는지 들여다 보아야 한다.

역사를 돌이켜 보면 특허의 대상은 물건에서 시작하였다. 그래서 지금도 발명이란 용어와 발명품이란 용어가 동일하게 사용되기도 한다. 

때문에 특허는 청구항 말미가 물건이거나 방법으로 기재되지 않으면 특허의 대상이란 첫 관문을 통과하지 못한다. 청구항 말미를 컴퓨터프로그램이나 데이터로 기재하면 첫 관문조차 통과하지 못한다. 그 내용이 어떠한 기술적 창작인지는 따지지도 않는다. 이점은 개선되어야 하지 않을 까 생각한다.

<참고> 소프트웨어(SW) 또는 데이터 형식(Format) 등을 직접 청구하는 특허청구항 형식을 허용하는 유럽과 일본 특허청이 공동연구한 보고서도 링크로 제공합니다. 

Comparative Study on Computer Implemented Inventions/Software related Inventions between JPO and EPO

특허의 대상은 “기술적 사상”이라서 결국은 유체물에 사용될 때 그 유용성과 실용성이 나타난다. 때문에 미국에서 방법(Process)을 특허의 대상으로 허용하였지만 여전히 특허의 보호대상, 즉 보호대상이 되는 실시의 유형은 유체성을 벗어나지 못하였다.

따라서 현재는 컴퓨터프로그램을 특허 받기 위해서 물건의 발명으로 청구하거나 하드웨어를 구성요소로 사용한 소정의 프로세스(process), 즉 방법으로 청구하여야 한다. 

그러나 컴퓨터프로그램은 청구항에 하드웨어를 구성요소로 사용하지 않더라도 그 본질 상 컴퓨터란 하드웨어에서 구현될 수 밖에 없다. 이 점을 고려하면 SW발명이 하드웨어를 구성요소로 하였는지보다는, 현실의 세상에 어떤 "유형적" 변화를 유용하게 줄 수 있는 기술적 사상(concrete concept)의 창작인지가 등록요건의 핵심이 되어야 할 것이다.

인공지능기술이라고 다르지 않다. 딥러닝과 같은 인공지능(AI) 시스템에 적용되는 SW기술은 컴퓨터에 구현되는 것을 전제한다. 컴퓨터 (라우터 역시 컴퓨터의 일종이다)와 분리해서는 실행되거나 저장 또는 전송될 수 없다. SW를 구현하는데 물건에 의존하지 않는 것은 존재하지 않는다. 

따라서 기술적 사상을 특허의 보호대상으로 할지를 따지면서 굳이 물건의 유체성에 한정해야 하는지 의문이다. 오히려 따져야 하는 것은 기술적 사상의 창작인지 아니면 누군가에게 독점하게 하면 안되는 창작의 도구나 소재인지가 아닐까?

특히 방법 발명이 물건에 구현되어 이용되기는 하나 그 방법특허의 대상을 물건에 사용되는 방법으로 한정하고 “사용”의 의미가 방법의 목적을 구현하는 행위로 정의되면, 현행 법문은 실시유형을 물건으로 한정하여 법정한 것과 다르지 않다. 결국 미래 다양한 실시유형을 포괄하기는 어렵다.

※     사용(使用) : 일정한 목적이나 기능에 맞게 씀.

특허법 제2조 (정의) 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

따라서 각각의 발명이 구현된 물건(발명품) 하나 하나에 적용되는 특허법 제2조의 실시행위 정의조항에 『발명을 이용하는 행위』를 추가하여 “발명”이라는 기술적 사상의 실시유형을 일반적으로 적용할 수 있도록 허용하는 것은 어떨까 제안해본다.

※ 이용(利用) :   1. 대상을 필요에 따라 이롭게 씀.   2. 다른 사람이나 대상을 자신의 이익을 채우기 위한 방편(方便)으로 씀.

※ KIPNET "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일 참고

[AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드]

기술적사상의 창작물에 대해 특허 대상을 확대하더라도 특허권자에게 지나치게 많은 영역에 대해 독점.배타권을 주는 것은 아닌지를 걱정할 필요는 없다.

창작의 소재와 도구는 여전히 특허의 대상에서 배제하여야 하고, 어차피 특허침해를 금지하거나 손해배상을 산정할 때는 발명이 구현된 물건성을 벗어나기 어렵기 때문이다.

권리행사의 대상은 물건성의 제한이 주어질 수 밖에 없으므로, 발명의 “이용(利用)”이란 실시유형을 도입하여 그 유형이 어떠하든 발명이란 기술적사상이 저장 또는 사용, 전송, 이전, 판매 등의 행위를 모두 포함하게 되더라도 당사자간 구체성을 넘어 추상적인 권리행사가 허용되지는 않을 것이다.

딥런닝과 같은 인공지능에 관한 기술과 별개로, 인공지능의 생성물에 대한 보호에 대한 논의는 다음편에서…

[인공지능 생성물의 등록을 통한 공지 제도와 이를 촉진하기 위한 정액 보상 제도 등등]

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하)

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거(?)

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거가 될 수 있다는 생각을 왜 못해보았을까 싶습니다. 

특수관계자간의 거래로 인하여 거래당사자가 획득하는 소득은 경쟁시장 내에서 독립적으로 활동하였다면 형성되었을 조건과 가격에 입각하여 결정하여야 한다는 OECD회원국의 합의가 "이전가격세제"입니다. 즉, 특수한 관계가 없는 기업 간의 거래조건과 비교하여 차이가 나는 경우 이를 조정하는 제도입니다.

연구해볼 논문 하나 추가 합니다.

Jennifer Blouin & Melissa F. Wasserman, "Tax Solutions to Patent Damages", Texas Intellectual Property Law Journal, 24 Pages Posted: 10 Jan 2018. (논문원문링크)

- Jennifer Blouin (University of Pennsylvania - Accounting Department)

- Melissa F. Wasserman(The University of Texas at Austin - School of Law)

특허 손해액의 계산은 특허 정책의 중심에 있지만 모든 지적 재산권 법에서 가장 논쟁적인 문제 중 하나입니다. 

지배적인 법적 프레임 워크는 가장 보편적인 특허 손해 배상인 합리적인 로열티는 침해가 시작된 시점에 당사자 간의 가상 협상의 결과와 동일시합니다. 법원은 일반적으로 특허에 금전적 가치를 두고 두 사인간의 공정거래로 대표되는 기존의 특허 라이선스가 합리적인 로열티를 결정하는 데 확률적으로 매우 유력하다는 데 동의합니다. 

그러나 공개적으로 사용 가능한 라이선스 데이터가 없기 때문에 법원이 적절한 유사 라이선스를 식별하기 어렵습니다. 본 논문에서, 기존 특허 라이센스 계약에 대한 개발되지 않은 정보가 있다고 주장하는데, 이들 중 세법상 이전가격(Transfer price) 정보는 현재 특허 손해 배상 전문가가 제공하는 기존 현재 라이선스 데이터보다 합리적인 로열티 계산에 더 확률적일 가능성이 높습니다. 

Tax Incentives and Transfer Prices as Lower and Upper Bounds of the Reasonable Royalty Calculation

[논문 Table of Contents]

INTRODUCTION 

 I. PATENT DAMAGES 

 II.  TRANSFER PRICES AND THE TAX REGIME 

   A. WHAT ARE TAX-RELATED TRANSFER PRICES?

   B. TAX RELATED TRANSFER PRICES REFLECT THE VALUE OF THE PATENT 

    1. Acceptable Methods for Calculating Transfer Prices 

    2. Other Limitations Tax Payer Discretion and IRS Enforcement of Transfer Pricing Regulations

III.  TAKING A GLOBAL PERSPECTIVE ON TRANSFER PRICING 

  A. THE OECD COUNTRIES’ TRANSFER PRICING REGULATIONS 

  B. TAX INCENTIVES AND TRANSFER PRICES AS LOWER AND UPPER BOUNDS OF THE REASONABLE ROYALTY CALCULATION 

    1. Joint Committee Taxation Report Examples

    2. State and Local Taxation Transfer Pricing Regulations ....

IV. THE SITUATIONS IN WHICH TAX RELATED TRANSFER PRICES ARE THE MOST INFORMATIVE TO PATENT DAMAGES

CONCLUSION  

[CONCLUSION] 

This Article argues that tax-related transfer prices could be useful evidence in calculating reasonable royalty patent damages. Although transfer prices are undoubtedly influenced by the tax system, given that corporate statutory tax rates are widely known, the tax incentives should always be apparent. Knowing whether a reported transfer price should represent a lower or upper bound of a reasonable royalty calculation will enable the trier of fact to utilize transfer prices to help narrow the range of an acceptable reasonable royalty patent damage award. Importantly, our proposal will not solve every reasonable royalty calculation. That is, only a patentee that manufactures products and has transferred the economic right of the patent to a subsidiary will have reported tax-related transfer prices. Nevertheless, given the ubiquity of intra-company trading, it is likely that a significant number of litigated patents will meet this criterion. .

* 이전가격(移轉價格, Transfer price)이란 관련기업 사이에 원재료ㆍ제품 및 용역을 공급하는 경우에 적용되는 가격이다. 이것은 국제거래에서 발생되는 다국적기업간의 이전가격조작에서 특히 문제가 되는데, 이 때에는, 이러한 이전가격을 부인하고 정상가격(Arm's Length Price)을 기준으로 소득금액을 계산하는데 이를 이전가격과세(Transfer Pricing Taxation)라고 한다.

"정상가격" 산출방법은 총 6가지로 구성되어 있습니다.

(1) 비교가능 제 3자 가격방법

     (Comparable Uncontrolled Price Method)

(2) 재판매가격방법

     (Resale Price Method)

(3) 원가가산방법

       (Cost Plus Method)

(4) 이익분할방법

      (Profit Split Method)

(5) 거래순이익률방법

      (Transactional Net Margin Method)

(6) 그 밖의 거래의 실질 및 관행에 비추어 합리적이라 인정되는 방법

* 해외 진출기업과 이전가격세제 (원문읽기링크)

[국제조세조정에 관한 법률]

제2조(정의) 5. “정상가격”이란 거주자, 내국법인 또는 국내사업장이 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용하거나 적용할 것으로 판단되는 가격을 말한다.

제7조(정상가격에 의한 결정 및 경정) ① 과세당국은 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 그 거래가격이 정상가격보다 낮거나 높은 경우에는 정상가격을 기준으로 거주자의 과세표준 및 세액을 결정하거나 경정할 수 있다.

제8조(정상가격의 산출방법) ① 정상가격은 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 재화 또는 용역의 특성ㆍ기능 및 경제환경 등 거래조건을 고려하여 다음 각 호의 산출방법 중 가장 합리적인 방법으로 계산한 가격으로 한다. 다만, 제6호의 방법은 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법으로 정상가격을 산출할 수 없는 경우에만 적용한다.

 1. 비교가능 제3자 가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 2. 재판매가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽인 구매자가 특수관계가 없는 자에 대한 판매자가 되는 경우 그 판매가격에서 그 구매자가 판매자로서 얻는 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 뺀 가격을 정상가격으로 보는 방법

 3. 원가가산방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽이 자산을 제조ㆍ판매하거나 용역을 제공하는 경우 자산의 제조ㆍ판매나 용역의 제공 과정에서 발생한 원가에 자산 판매자나 용역 제공자의 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 더한 가격을 정상가격으로 보는 방법

 4. 거래순이익률방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 중 거주자와 특수관계가 없는 자 간의 거래에서 실현된 통상의 거래순이익률을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 5. 이익분할방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 양쪽이 함께 실현한 거래순이익을 합리적인 배부기준에 따라 측정된 거래당사자들 간의 상대적 공헌도에 따라 배부하고, 이와 같이 배부된 이익을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 합리적이라고 인정되는 방법

② 과세당국은 제1항을 적용할 때 거주자와 국외특수관계인 간의 상업적 또는 재무적 관계 및 해당 국제거래의 중요한 거래조건을 고려하여 해당 국제거래의 실질적인 내용을 명확하게 파악하여야 하며, 해당 국제거래가 그 거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래와 비교하여 상업적으로 합리적인 거래인지를 판단하여야 한다.

③ 과세당국은 제2항을 적용하여 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래가 상업적으로 합리적인 거래가 아닌 것으로 판단하고, 해당 국제거래에 기초하여 정상가격을 산출하는 것이 현저히 곤란한 경우 그 경제적 실질에 따라 해당 국제거래를 없는 것으로 보거나 합리적인 방법에 따라 새로운 거래로 재구성하여 제1항을 적용할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정상가격 산출방법에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

* 개정 OECD 이전가격 가이드라인 의 주요 내용 (원문읽기 링크)

다. 무형자산에 대한 특별 고려(제6장)

 □ 무형자산을 법적으로 소유하고 있다는 것만으로는 무형자산의 활용에 따른 소득을 향유할 수 없음

 □ 무형자산의 개발(development), 유지(maintenance), 증진(enhancement),보호(protection) 및 활용(exploitation)과 관련된 주요 가치 창출 기능을 수행한 관계기업들은 독립기업 원칙 적용지침에 따라 적절한 보상을 받아야 함

 □ 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 위험을 부담한다는 것은 해당 위험을 통제(control)하고 그 위험을 부담할 수 있는 재정적 역량(financial capacity)을 보유하고 있다는 것을 의미함

 □ 무형자산으로부터의 기대이익과 실제이익의 차이에 다른 손익의 귀속은 해당 특수관계 거래에서 누가 그러한 차이를 초래한 위험을 부담하고,

  ㅇ 누가 그 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 주요한 기능을 수행하거나 경제적으로 중요한 위험을 통제하는지에 따라 결정됨

□ 거래 당시 평가가 어려운 무형자산(hard-to-value intangibles) 관련 과세당국이 사후(ex post)의 결과를 사전(ex ante) 가격약정의 적정성을 확인하기 위한 정황증거(presumptive evidence)로 삼을 수 있음

[이진수의 ‘특허포차’] ⑭ 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상)

 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상)

지난해 12월, 특허청은 인공지능(AI) 분야 심사 실무가이드를 제정해 공표했다. AI 분야의 발명은 기본적으로 컴퓨터프로그램 발명의 하나로 심사 판단기준 역시 공통된다. 따라서 이 컬럼에서는 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명에 관한 일반적인 심사기준은 생략하고 특별히 AI분야에서 독특하게 요구하는 요건에 대해 상ㆍ하 2회에 걸쳐 언급한다.

산유국의 ‘원유’와 같은… AI 학습 데이터

특허제도는 발명의 공개를 통해 기술발전을 촉진시킨다는 목적을 달성하기 위해 출원명세서에 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단 등이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하게 기재할 것을 요구한다.

AI 분야에서 기재해야 하는 “구체적인 수단”으로 학습 데이터, 데이터 전처리 방법, 학습 모델, 손실 함수(Loss Function) 등이 있다. 그중 학습데이터의 중요성은 남다르다.

먼저 AI, 특히 기계학습은 결과를 예측하기 위해 반드시 어떠한 과학적 논리나 이론을 근거하지 않는다. 논리적인 설명은 없으나 실증적 데이터 학습에 의해 결과를 예측한다.

학습모델의 성능과 효율을 생각하면 학습데이터로 전처리하는 기술은 산유국의 원유에도 비견될 수 있다.

‘과학적 모델’로 설명되지 않는… AI 머신 러닝

일반적인 컴퓨터 프로그램은 출력값이 나올 수 있는 수학적 알고리즘이나 과학적 이론을 적용한 연산자(프로그램 모듈이나 함수)를 통해 결과값을 계산해내는 것이지만, 머신 러닝 프로그램은 결과값이 나오는 경험 (E with P)에 대한 학습을 통해 입력값으로부터 출력값이 나오는 “조건(경험칙)”을 찾는 것이다.

따라서 머신러닝은 결과를 예측하기 위한 어떠한 과학적 논리나 이론을 근거하거나 설명하지 못한다. “그냥 그럴 확률이 높다고~”라는 식으로 단지 실증적 데이터 학습에 의해 결과를 예측한다.

사실 세상은 이상화해 단순화한 과학적 모델로 설명되지 않는 경우가 많다. 그래서 우리는 머신러닝을 ‘블랙박스’라고 한다.

...이하 생략

[이진수의 ‘특허포차’] ⑭ 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상) 읽기