[이진수의 ‘특허포차’] ㊹ 인공지능(AI)과 창작(상)… 신경망 ‘알고리즘’의 현주소

최근 컴퓨팅 비전(Computer Vision) 분야에서 AI 알고리즘을 이용하여 새로운 이미지를 만들어 내는 연구가 뜨거운 관심을 받고 있다. 비지니스 영역에서는 벌써 이런 연구결과를 이용한 가상 광고모델이 활동하고 있기도 하고, 의료용 학습데이터를 만들어 내기도 한다.

이것이 가능하게 된 것은 생성적 대립 신경망(GAN) 발명과 합성곱 신경망(CNN) 발명 덕분이었다.

본 고에서는 이러한 GAN 발명과 CNN 발명에 대한 기술적 특징을 알아보고, 현재 컴퓨팅 비전 분야의 이미지 생성수준을 살펴봄으로 전통적인 “창작”의 개념에 대해 생각해볼 화두를 던지고자 한다.

그러한 고민 중에 호주 법원이 ‘다부스(DABUS)’ AI 기계가 만든 2개의 발명의 귀속을 그 기계를 도구로 사용한 소유자에게 인정한 법원리를 되새겨보려고 한다. 

이글은 총 3편으로 나누어 연재될 예정이다.

이 글에서 본격적으로 다루지 않았지만, 이 글을 모두 읽고 나면 유형물을 도구로 사용한 유형적 결과물에 대한 귀속과 무형적 결과물에 대한 지식재산권의 귀속이 같은 원리를 적용할 수 있는지 질문을 던지게 될 것이다. 이 질문은 법철학적인 문제부터 고민을 안겨다 주지만 반드시 해결되어야 할 난제임이 분명하다. 

우리는 과거 어느때보다 더 철학적이고 똑똑하고 현명해져야 한다.

[이진수의 ‘특허포차’] ㊹ 인공지능(AI)과 창작(상)… 신경망 ‘알고리즘’의 현주소

"헌법 제22조와 발명자권, 특허법개정에 대한 연구" <지식재산연구 제16권 제3호>

9월30일자 공간된 <지식재산연구 제16권 제3호>에 논문이 실렸습니다.

"헌법 제22조와 발명자권, 특허법개정에 대한 연구" / 최승재, 이진수 <지식재산연구 제16권 제3호>

최교수님과 연구의 뜻을 같이 하고 함께 작업한 논문이 이번으로 세번째네요. 다른 공동 연구자들도 그런지 모르겠지만 저희는 처음 주제를 정하면 서로 리서치 결과를 공유하고 치열한 논쟁을 통해 다른 시각차를 조율하고 발전시켜 나가곤 합니다. 덕분에 누군가의 개인적인 의견에 치우치지 않고 객관성을 유지할 수 있었다고 생각합니다.

제겐 행운의 인연인 것 같습니다.

[이진수의 ‘특허포차’] ㉘ 양도인의 금반언 원칙(하)… 직무발명 ‘사전예약승계’ 약정

 양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 이 원칙이 적용되지 않는 첫번째 사유가 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. 이에 미국 판례 비교를 통해 직무발명 사전예약승계 약정의 중요성을 살펴본다.

[IPDAILY 특허포차 칼럼] 읽기

[이진수의 ‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’

인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’

지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템이 발명자가 될 수 있다는 획기적인 판결을 했다 (Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879).

IPDaily 칼럼 특허포차 읽기 

이 사건에서 발명자로 인정된 인공지능(AI) 시스템은 “다부스(DABUS)”라는 장치로 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사가 만든 것이다.

...(중략)...

이번 호주 연방법원의 “다부스(DABUS)” 사건을 비롯해 몇몇 사건을 보면 영국을 비롯한 영연방 국가에서 신기술에 대한 특허보호 확대 움직임을 엿볼 수 있다. 지난 2021년 7월 자연현상(뉴클레오티드 포함)의 실제 적용 (practical application)과 관련된 진단방법에 대해 영국 법원에 이어 호주 연방법원도 특허적격성을 허용한 바 있다 {영국 Illumina, Inc v Premaitha Health Plc [2017] EWHC 2930; 호주 Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequeno 2021)}.

- 다부스 발명은 이번에 호주 연방법원 뿐 아니라 남아프리카공화국 법원에서도 특허 보호대상으로 인정되었다.

...(중략)...

호주 특허법의 제15조 제1항의 (c)호의 독특한 언어적 표현은 기계의 주인이 기계의 사용을 통해 얻게 되는 파생된 권리를 가질 수 있다는 해석의 유연성을 열어 주었다. 생각해보면 이러한 접근은 인공지능(AI)를 창작의 도구로 사용한 것과 크게 다르지 않다. 따라서 호주 연방법원의 이 사건은 호주 특허법 법문의 특이성 때문에 가능한 해석이라고 볼 수 있다.

...(중략)...

이제 다시 영연방 전선의 선두주자인 영국에서 인공지능의 생성물에 대한 논의가 어떻게 이루어졌는지를 살피고자 한다. 앞에서도 언급한 바와 같이 영국은 인공지능에 의한 생성물에 대한 취급을 별로도 영국의 저작권·디자인·특허 통합법(CDPA)에 규정하고 있다.

...(중략)...

그러나 AI의 창작물을 저작권으로 보호하는 것은 한계가 있다. 그 내용은 2021년 영국 특허청(UKIPO)의 자문결과물에서도 엿볼 수 있다.

...(이하생략)

고용주-발명자 분쟁 Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

고용주-발명자 분쟁 

Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

여러분이 어떤 발명자가 설립한 스타트업을 거액을 주고 인수하고 그 발명자를 핵심 연구원으로 계속 고용하였는데, 그 핵심연구원들이 1년 뒤 퇴직한 후 새로운 경쟁사를 설립하고 4개월도 채 되지 않아 특허를 출원하였다면...그리고 그 출원이 등록되자 여러분의 회사를 상대로 특허침해소송을 벌인다면...

[그 발명자들과 회사가 체결한 발명에 대한 양도 계약] 

<"고용 기간 동안 그것이 특허받을 수 있는지 없는지와 상관 없이 구상되거나 개발되거나 구현된 모든 발명을 회사에 양도하기로 한다.">

미국 ITC사의 결정에 대한 연방항소법원의 판단은 "회사는 아무런 권리를 갖을 수 없다"이었습니다.

그 이유와 배경이 궁금하시면 데니스 크라우취 교수의 Patently-O 블로그에서 확인하세요 ~

Pre-Invention Innovations Not Captured by Employment Agreement Duty to Assign 

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[제 능력 밖인듯 하여 더 이상 설명을 쓰려고 하지 않았으나 해설을 달아달라는 in-house 들의 요청이 많아....이해에 도움이 될 내용을 더 씁니다]

회사가 퇴직 연구원의 특허발명에 대한 권리를 주장할 수 있는 근거로 크게 두가지가 있습니다. 하나는 계약에 따라 특허발명에 대한 발명자의 권리를 이전 받는 것 (소유권 취득)이고 다른 하나는 특허법에 따라 현재 회사의 다른 연구원들과의 공동발명을 주장하는 것 (발명자권 인정)입니다. 전자는 주법에 따라 계약을 해석하여 퇴직후 특허발명에 대해 소유권을 주장할 수 있는 지에 대한 ownership 문제이고 후자는 회사의 다른 연구원이 퇴직후 특허발명에 공동으로 기여하여 공동발명자의 지위를 주장할 수 있는 지에 대한 Invenotrship 문제입니다.

Bio-Rad 사건 (Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021))에서 Bio-Rad는 고용계약에 따른 특허발명의 소유권 주장을 하였으나 연방항소법원은 캘리포니아 주법 및 선례법에 따라 특허법에 따라 보호대상이 될 수 있는 완성된 발명에 이르지 못한 아이디어는 계약의 이전대상이 아니라고 판단하였습니다. 즉 소유권 이전의 대상이 될 수 있는 것은 특허법에 따라 보호될 수 있는 수준으로 구상한 아이디어이어야 하는데, 특허발명은 고용기간 동안 구상된 발명이 아니라는 것입니다. 그 전단계의 초창기 아이디어이므로 이에 대하여 전직 회사가 권리를 주장할 수 없다는 취지입니다.

[BIO-RAD LABORATORIES, INC.의 주장] 

...It is undisputed that Saxonov and Hindson were scientists at QuantaLife who executed contracts broadly assigning all their intellectual property, including all “ideas, processes . . . works, inventions, discoveries” conceived, developed, or created at QuantaLife “whether not patentable.”....Bio-Rad acquired QuantaLife and all its assets, and Saxonov and Hindson then executed similar contracts with Bio-Rad. ....Hindson’s and Saxonov’s agreements are directed to a broad definition of intellectual property: “any and all ideas, processes, . . . works, inventions, discoveries, . . . and improvements or enhancements to any of the foregoing . . . .whether or not patentable.” 

[CAFC 판시사항]

Bio-Rad itself declares that what the assignment provisions apply to is “intellectual property.” Bio-Rad Reply Br. at 1, 3. The agreements lend support to that characterization as a limitation on coverage. The QuantaLife agreement, on which Bio-Rad has focused, first imposes a requirement to disclose to the Company (QuantaLife) trademarks, inventions, and other ideas (all of which it parenthetically calls “IP”) that bear specified relations to the Employee’s employment or the Company’s business. J.A. 3199 (§ 2(a)). The assignment provision follows, and it states that “Employee shall assign to the Company . . .Employee’s entire right to any IP described in the preceding subsection, . . . whether or not patentable.” J.A. 3199 (§ 2(b)) (emphasis added). The language of “right to” suggests that the subject of the required assignment must be “intellectual property,” whether or not the right is a patent, trademark, trade secret, copyright, or other form of intellectual property. See J.A. 3199 (§ 2(b)); see also J.A. 3195 (Bio-Rad agreement, after acquisition of QuantaLife, using “inventions” as the umbrella term); Oral Arg. at 1:50–2:45 (Bio-Rad agreeing that the scope of the assignment duties is the same).

또한 Bio-Rad는 특허발명은 회사의 다른 연구원과 함께 공동 개발한 것이라는 취지의 주장도 있었으나 공동발명에 대한 쟁점은 본격적으로 다투지 못한 것 같습니다. 

연방항소법원은 회사에 재직하는 동안 구상된 아이디어는 너무 일반적(too generic)이어서 퇴직 후 특허발명에 기여하였다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 이와 반대로 Dana-Farber 사건 (Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., Ltd., 964 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2020))에서는 특허를 받을 수 있는 수준의 아이디어가 아니더라도 여러명이 발명의 착상에 공동으로 함께 기여하였으므로 공동발명이라고 판단하였습니다. 공동발명자이면 공동발명자로서 공동으로 발명자권을 갖습니다. 즉 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다.

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법)

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법), 116회 미 의회 (2019-2020)에 올라왔던 법안정보입니다. 

"발명가"가 소유한 특허에 대한 헌법적 보호의 회복~

헌법에서 약속한 발명가의 권리에 대한 보호를 위해《발명가 소유 특허》란 새로운 정의를 두고 이에 따른 보호를 강화하여 신설하는 (안)입니다. 

다만 사견으로는 저렴하고 신속하고 전문적인 특허심판원의 무효제도를 없애는 것보다는 등록권리에 대한 유효추정을 인정하여 증명의 수준을 민사소송 수준만큼 올리고 청구범위 해석기준도 민사소송과 일치시키는 것이 바람직해보입니다 (청구범위 해석기준은 이미 일치시킴). 

아이디어를 더 내보면 무효 심판에선 한번 사용한 무효자료는 두번 다시 사용하지 못하게 하는 방법도 생각해볼 수 있습니다.

아무튼 미국 의회에서 이런 논의도 있었다는 것과 어떤  문제 의식에 시작했으며 그 문제를 해결하기 위한 해결책으로 제안된 법안이 어떤 것인지 정도는 참고할 만 합니다.

H.R.5478 - Inventor Rights Act (발명자권법) 발의

- 발의 : Davis 의원, Danny K. 의원 (2019 년 12 월 18 일 발의)

- 최근조치 : 하원 - 2020년 1월 28일 법원, 지식재산 및 인터넷에 관한 사법 소위원회 회부

BILL 법안 원문 보기 

제1조. 약칭

이 법의 약칭은 "발명자 권리법"으로 한다.

제2조. 조사 결과 .

의회는 다음과 같이 결론내린다.

(1) 발명가는 미국의 혁신에 크게 기여하여 왔으며 현대 기술 도전과제에 대한 해결수단을 발명하고 공유하기 위한 그들의 지속적인 헌신은 미국이 세계 경제에서 리더십을 유지하는 데 필수적이다.

(2) 발명가 (직무발명의 고용주나 양수인, 투자자가 아닌)는 ( "발명자에게 보장된") 헌법 및 특허법 "(발명하거나 발견 한 사람은 누구나… 특허를 획득 할 수 있다…)"에 의해 의도된 혁신의 원천이다.

(3) 특허법 및 절차의 최근 변경 및 대법원 판결은 발명가에게 불리한 영향을 미쳐 '발명자에 대한 배타적 권리를 발명가에게 제한된 시간 동안 보장'한다는 헌법 제 1 조 8 항의 약속을 더 이상 달성 할 수 없게 되었다.

(4) 발명가는 eBay Inc. v. MercExchange, LLC 사건에 대한 대법원의 2006 년 판결에 의해 "타인을 배제"할 수있는 기본적 권리가 거부되었다.

(5) 발명가는 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 사건에 대한 대법원의 2017 년 판결에 따라 자신의 사법 관할에서 소송을 제기 할 권리를 박탈당했다.

(6) 다음과 같은 이유로 등록된 특허는 발명가에게 배타적 권리를 확보하지 못하고 있다.

   (A) 특허 심판원은 60 % 이상의 사건에 대해 심리를 개시하여 최종 심결에 도달 한 사건의 80 % 이상에서 하나 이상의 청구항을 무효시켰다.

   (B) 많은 특허가 여러차례 등록후 심판을 받아야 하거나 또는

   (C) 대부분의 발명가는 일회의 등록 후 심판에서 도전받는 특허를 방어할 비용을 감당할 수 없다. 이러한 비용은 수십만 달러에 달할 수 있기 때문이다.

(7) 침해 민사 재판은 수천만 달러의 비용이들 수 있으며 항소 후 최종 판결에 도달하는 데 최대 10 년이 걸릴 수 있으므로 발명가는 법적 구제를 받을 수 없다.

(8) 이러한 장애로 인해 대기업이 법적 결과에 대한 우려없이 발명가가 보유한 특허권을 침해하는 '효율적 침해' 비즈니스 모델이 발생했다.

(9) 특허의 보호는 환자 치료, 미국 내 모든 사람들의 생활 수준에 대한 긍정적인 변화, 농업, 통신, 소프트웨어, 생명 공학, 제약 및 전자 산업 등의 개선으로 이어져왔다.

제3조. 발명가 보호 .

(a) 발명가 소유 특허 - 미국 특허법 Title 35, 제100조 끝에 다음을 추가하여 수정한다.

  “(k) '발명자 소유 특허'라는 용어는 특허에 의해 청구된 발명의 발명자 또는 해당 발명자에 의해 통제된 실체(당사자)의 특허가 다음에 해당하는 것을 의미한다.

      “(1) 특허권자이고

      "(2) 모든 실질적인 권리를 보유"

(b) 발명가 소유의 특허 보호 .- 미국 특허법 Title 35, 제32장의 끝에 다음 새로운 조항을 추가하여 수정한다.

“§ 330. Inventor protections (§ 330. Inventor 보호)

“(a) 미국 특허 및 상표청(USPTO)에 등록이후 절차로부터 보호 .— 미국 특허 및 상표청은 특허권자의 동의없이 발명가 소유 특허의 유효성에 대해 재심사, 심판 또는 기타 결정을 내리는 절차를 수행할 수 없다.

“(b) 관할 선택 .— 발명자 소유 특허 침해에 대한 민사 소송 또는 발명가 소유 특허가 유효하지 않거나 침해되지 않았다는 확인 판결에 대한 소송은 다음의 사법 관할에 제기 될 수 있다.

  “(1) 미국 법령 Title 28 (사법절차)의 제1400 (b)조에 따라;

  “(2) 피고가 즉각적인 소송에서 소송을 제기하기로 동의했거나 동의한 경우 (합의관할);

  “(3) 소송상 계쟁 특허의 발명자로 지정된 자가 계쟁 특허의 출원에 이르게 된 연구 또는 개발을 수행한 장소;

  “(4) 당사자가 주로 관할을 만들기 위한 목적이 아닌 통제 및 운영하는 정규 및 확립된 물리적 시설이 있는 장소로서,  

    “(A) 특허의 유효 출원일 이전에 계쟁특허에서 청구된 발명의 중요한 연구 및 개발 관리에 종사한 장소;

    “(B) 계쟁 특허에서 청구된 발명을 구현한다고 주장되는 유형의 상품을 제조한 장소;  또는

   “(C)는 유형의 상품에 대한 제조 프로세스를 구현한 장소로, 이 프로세스에서 계쟁 특허로 청구된 발명을 구현한 것으로 주장된 경우

“(5) 해당 Title의 제1391 (c) (3)조에 따라, Title 28의 제1400 (b)조의 요건을 충족하지 않는 외국 피고의 경우.

(c) 금지 명령 .—

   “(1) 추정.— 발명자 소유 특허가 유효하지 않거나 집행할 수 없는 것으로 증명되지 않는 한 법원의 판결에 따라 법원은 각각 다음을 추정한다.

      “(A) 특허의 계속 침해는 돌이킬 수없는 손해가 발생하게 되고

      “(B) 법으로 구제 할 수있는 구제책 만으로는 그 손해를 보상하기에 부적절하다.

   "(2) 추정의 복멸.- 상기 제 (1) 단락의 각 호의 (A) 또는 (B)에서 정한 추정은 특허권자에게 침해가 알려졌거나 합리적으로 알려졌을 수 있었던 날짜로부터 특허권자가 부당하게 지연했다는 증거를 포함하여 특허의 계속 침해에 의해 회복할 수 없는 손해를 입지 않는다 것을 침해 당사자가 명확하고 설득력 있는 확신한 증거로 증명하는 경우 복멸될 수 있다.

(d) 배상 .— 제271조의 (a), (b), (c), (f) 또는 (g) 항에 따른 민사 소송에서 발명가 소유 특허의 침해에 대한 청구를 주장하는 특허권자는 법원이 최종 판결을 내리기 전에 언제든지 제284 조에 따른 손해 배상 대신 아래 각 호에 따른 배상을 선택할 수 있습니다. 다음 각 호에 따라 배상을 위한 선택이 이루어진 경우, 침해가 인정되면 다음 조항이 적용된다.

  “(1) 이익 환수.— 법원은 침해자가 발명을 사용하여 얻은 이익을 특허권자에게 배상액으로 결정 하여야 한다. 이익을 평가할 때 특허권자는 침해로 인해 발생한 침해자의 수익만을 증명하고 침해자는 청구된 비용 또는 공제의 모든 요소를 증명해야 한다.

  "(2) 이자 및 비용. - 법원은 Title 28의 제1920조에 따른 비용을 특허권자에게 배상액으로 결정하여야 한다. 

  “(3) 고의침해.— 법원이 침해가 의도적이라고 판단하는 경우, 법원은 (1) 항에서 결정한 이익 금액의 3 배이하에 해당하는 특허권자 손해 배상금을 결정할 수 있다.

  "(4) 대리인 수수료.- 법원은 제(1)항 내지 제(3)항의 이익과 손해 배상 금액의 10 %를 초과하는 대리인 수수료의 금액을 특허권자에게 배상하도록 결정하여야 한다."

(c) 부칙 .- 미국 특허법 Title 35의 제32 장에 대한 섹션 표는 끝에 다음을 추가하여 수정된다.

"특허('特許)"는 국가가 허락한 특권일까? 아니면 사람이 태어나면서 받은 천부권일까?

 "특허('特許)"란 권리는 국가가 발명가에게 허락한 특권일까? 아니면 사람이 태어나면서 신으로부터 받은 천부권일까? 

이 질문에 답하려면 발명가가 자신의 발명에 대해 가지는 권리가 국가에 의해 허락된 특권인지 아니면 신에게 의해 허락된 자연권인지를 먼저 생각해보아야 합니다. 

특허는 발명에 대한 권리에서 나온 것으로, 발명자가 처음부터 자신의 발명에 대한 모든 권리를 가지고 있었다는 자연권적 사상은 나중에 국가가 특허를 발명자에게 특별히 허락해 주었다는 사상과 서로 맞지 않기 때문입니다.

발명자의 권리가 자연권이라면 특허법은 국가로 하여금 발명자의 발명에 대한 천부권을 확인하고 보호하도록 하기 위한 것이란 설명이 더 자연스럽습니다.

이와 관련된 논의 중 하나로 특허제도를 i) 국가정책상 만들어진 제도로 이해하는 분들도 있고 (이하 “전자의 입장”) ii) 사람이 태어나면서 갖는 자연권을 보장하기 위한 제도로 이해하는 분들도 있습니다 (이하 “후자의 입장”). 저는 후자의 입장입니다. 전자 입장도 설득력이 없는 것은 아니나 헌법적인 관점에 볼 때 저의 생각을 말씀드리는 것입니다.

전자의 입장에 있는 분들 중에는 특허제도에 대한 회의감을 피력하기 위해 토마스 제퍼슨 (Thomas Jefferson)의 특허에 대한 회의적인 말을 인용하곤 합니다. 그는 여러 차례 특허를 부정적으로 언급했기 때문입니다. 제퍼슨은 미국 건국의 아버지 중 한분으로 초기 특허법 초안을 마련하기도 하였고 미국의 초대 특허청장이기도 하였기에 제퍼슨의 말은 무게감이 더 있습니다.

그러나 특허제도와 관련하여 제퍼슨의 이런 부정적인 언급을 인용하는 것은 그리 적절해 보이지 않습니다.

물론 제퍼슨이 개인 서신에서 "발명은 본질적으로 재산의 대상이 될 수 없으며, 특허는 사회의 의지와 편의에 의해서만 부여된 독점권으로 이것을 인정하는 것은 망신스러운 것이다” 라고 적기도 하였고 사적 자리에서 여러 차례 특허제도에 대해 회의적으로 말한 것도 사실이라고 합니다.

그러나 제퍼슨은 초기에는 발명 뿐 아니라 토지 재산권도 자연권으로 인정하는데 소극적이었습니다. 제퍼슨은 그의 서신에서 "개인은 1 에이커의 토지에 대한 어떤 자연권도 갖질 수 없고 별도의 재산을 가지지 못한다. 토지는 물론 다른 모든 재산의 안정적 소유 지위(자격)은 사회법의 선물이다"라고 썼다 합니다. 

그의 개인 생각은 미국 독립 선언서의 초안에서도 엿볼 수 있습니다. 그는 독립선언서 초안에서 존 로크(John Locke)의 핵심 이념이었던 ‘재산권’을 천부권에서 빼고 대신에 ‘행복추구권’을 자연권으로 넣었습니다.

로크는 소유권을 제일 먼저 자연권으로 주장한 사람입니다. 로크의 사상은 1793년 프랑스의 인권선언에 그대로 반영되어 소유권이 자유, 평등, 안전과 같이 자연권으로 받아들여졌습니다.

사람이 처음 경작한 땅을 소유할 권리가 신이 준 권리라면 이런 권리는 양도가 불가능한 천부권이란 말인데, 대부분의 사람들은 소유권을 이전할 수 있는 권리라고 봅니다. 경작자가 처음 취득하는 소유권이 다른 사람에게 양도할 수 없는 천부권이라는 설명은 이해되지만 그 소유권을 매입한 자의 소유권도 신이 준 것이라는 생각에는 의문을 갖게 됩니다. 학자들은 여기에 도덕률에 의해 소유권의 정당성이 인정되고 제한받는다면 문제가 없다고 말합니다.

이와 같이 사람이 태어나면서 자기의 재산을 소유할 권리를 가진다는 것, 소유가 자유, 평등, 안전과 같이 신이 인간에게 부여한 자연권이라는 설명이 선뜻 이해하기 어려울 수 있습니다. 자연권이라면 그것이 왜 사람의 권리인지를 증명할 필요도 없이 당연한 권리라는 것을 의미입니다. 자연권은 별다른 근거를 댈 필요가 없이 신이 사람에게 부여한 권리이기 때문입니다. 

때문에 당시에 논란이 없었던 것은 아니었습니다. 그러나 당시는 모든 재산권을 왕만이 가지고 있었기에 이를 박탈하기 위해 모든 사람이 태어나면서부터 재산권을 가질 자격이 있다는 사상을 주장할 수 밖에 없었을 겁니다. 

다만, 소유의 자연권을 처음 주장한 존 로크(John Locke) 역시 소유가 자연권으로 인정받으려면 다른 사람이 사용할 만큼 재산이 충분히 남겨져 있어야 하고 자신의 생활에 유용하게 이용할 만큼만 소유해야 한다는 단서를 달았다고 합니다. 이러한 사상은 재산권이 그 본질상 다른 자연권과 달리 공공의 이익을 위하여 제한될 수 있다는 근거가 될 수 있습니다.

미국 건국 역사를 보면, 독립 선언서 이전에 작성된 버지니아 권리 장전(Virginia Bill of Rights)에 이미 재산권을 사람이 태어나면서 갖는 권리로 선언하였습니다. 그것도 행복안전추구나 자유보다 우선 순위를 가지고 있었습니다. 이 흐름은 이어져 미연방헌법에도 재산권을 자연권으로 자연스럽게 받아들였습니다. 현재는 재산권을 자연권으로 인정하는데 이견이 없습니다.

《미연방헌법 제 8 절 (연방 의회에 부여된 권한) 제8조》

"저작자와 발명자에게 그들의 저술과 발명에 대한 <배타적인 권리>를 일정 기간 보장함으로써 과학과 유용한 창작물의 발전을 촉진시킨다."

더욱이 미 연방대법원은 발명이 지적 노동의 산물이란 점에서 토지에서 경작한 노동의 열매와 같은 지위를 인정하였습니다. 발명과 같은 무형재산은 토지나 동산과 같은 유형재산과 동등한 법적 지위를 갖게 되었습니다.

《 In a U.S., Patnet is Not “personal privilege” granted by the crown as like English patent But the “incorporeal chattel” in a “personal estate” secured by the people’s representatives. (미국에서 특허는 영국 특허장과 같이 왕이 부여한 '개인적 특권'이 아니라, 국민의 대표가 보장한 '개인적 재산'의 '무형적 소유물'이다) – 미연방대법원》

앞의 전자의 입장에서 특허제도의 회의적인 근거로 인용된 제퍼슨의 서신과 생각은 건국의 아버지 답게 미국을 설계하면서 많은 고민을 하였다는 것을 보여주는 것입니다. 그는 결국 특허의 재산권성을 부정하지도 않았고 자연권성을 부정하지도 않았습니다.

<그림> 미국 건국의 아버지들의 대표적인 발명 일부 (출처 : ConstitutionFacts.com)

특허권과 재산권에 대한 제퍼슨의 내적 갈등은 고민으로만 그쳤고 결국 그가 국무장관이었을 때 특허를 재산권으로서 인정될 초기 특허법의 초안을 작성하였습니다.

미국은 헌법에 따라 발명자의 권리를 특허법이란 적법 절차에 따라 보장하게 되었습니다. 이를 근거로 미연방대법원은 특허법이 없다고 발명자의 권리가 부정되는 것은 아님을 분명히 하였습니다. 

《The right of an inventor to use its own creation “existed before and without the passage of law and was always the right of an inventor.” (발명가가 자신의 창작물을 사용할 수 있는 권리는 "법률이 통과되기 전에도 그리고 통과 없이도 존재했고 항상 발명가의 권리였다") – 미연방대법원》

미국은 헌법에 직접적으로 자연권이란 용어를 사용하지 않았으나 자연권으로 인정되는 권리에는 적법절차 없이는 박탈될 수 없다는 적법절차(Due Process) 조항으로 구체화되어 있습니다. 이에 따라 미 연방대법원은 연방정부가 군사기술이란 이유만으로 발명자의 특허를 무단으로 보상없이 사용하는 것을 허용하지 않았습니다.

《대한민국 제헌헌법 제14조》"모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다. 저작자, 발명가와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다."

《대한민국 현행 헌법 제22조 ②》"저작자ㆍ발명가ㆍ과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다."

“발명가의 권리를 법률로 보호한다”는 우리나라 헌법 조문이 제헌 헌법때부터 생긴 것도 그 사상과 원리가 미국과 크게 다르지 않다고 생각합니다. 우리 헌법은 한 걸음 더 나아가 유럽 대륙의 인권선언의 사상도 담겨 있다고 생각합니다. 

그러나 이에 대한 논의가 너무 부족합니다. 우리나라 헌법에서 말하는 발명가의 권리가 i) 재산권만 의미하는지 아니면 재산권과 인격권을 모두 의미하는지, 그리고 ii) 발명가의 권리가 자연권이라서 국가가 이를 법률로 보호할 의무가 있는 것인지 아니면 특권이라서 국가가 법률에 따라 허락하여야만 인정될 수 있는지, iii) 발명자의 권리와 승계인의 권리를 헌법상 발명가의 권리의 지위에서 동등하게 취급하여야 하는지 등과 같은 다양한 의문점에 대해 해석과 그 근거를 논의해야 합니다. 

저는, 국가가 발명자의 발명에 대하여 특허요건을 심사한다고 해서, 국가가 특허란 발명자의 권리를 허락해주는 것은 아니라고 생각합니다. 자연권인 발명자의 권리를 국가가 특허로 충실히 보장해주기 위한 것이라고 생각합니다. 특허는 발명가의 지적노동의 산물을 보호하도록 설계된 것입니다. 따라서 창작의 도구 (일반 공중의 지식재산 포함)나 타인의 지적노동의 산물은 발명자의 창작물이 아니기에 국가가 걸러 주고 충돌을 정리해 주어야 합니다.

또한 특허제도의 목적 역시 국가적 또는 사회법적인 정책적인 고려나 합의에 의한 것이라기 보다는, 기술이란 무형재산을 증식시키게 한다는 행복추구권의 반영이며 개인의 자유로운 경제활동을 통해 지적산물을 산출할 수 있는 능력을 가진 사람이 더 많은 부를 축적할 있도록 한다는 자유주의적 사고가 담겨있는 것이라고 생각합니다.

따라서 미국은 발명자만이 특허를 출원할 자격이 주어졌습니다. 발명자로부터 발명에 관한 권리를 이전한 경우라도 출원은 발명자가 신청해야 했습니다. 그러나 2011년 미국 발명법(AIA)을 제정하여 특허법을 개정하면서 승계인도 특허를 출원할 수 있는 길을 열어주었습니다. 

그러나 발명자의 권리를 보호한다는 원칙은 그대로 남아 승계인이 특허를 출원하더라도 여전히 발명자의 선서진술서(affidavit)와 양도증을 제출하여야 하고 발명자의 성명을 정확하게 기재하여야 합니다. 발명자 기재의 오류는 좀더 쉽게 정정할 수 있으나 그렇다고 의도적인 발명자 누락 등을 허용하는 것은 아닙니다. 분쟁 단계에 이르면 의도적인 발명자 누락 등이 있는 경우 정정이 불허될 수 있으며 권리의 집행력도 인정받지 않을 수 있습니다. 이러한 발명자의 권리가 침해되면 그 특허는 등록요건을 흠결한 것으로 무효될 수도 있습니다.

저의 생각은 계속 이어집니다. 그러나 좀 더 체계적인 연구와 검토와 논쟁과 검증이 필요하기에, 다른 글에서 계속 만나 뵐 것을 약속드립니다.

직무발명보상금에 대한 세재 및 회계혜택

일정한 기준에 따른 합리적인 직무발명보상금의 지급은 회사에게 추후 발명자인 근로자와 법적분쟁을 예방할 수 있는 장치가 되고, 회사가 해당 특허발명을 특허소송에 사용할 때 발명자의 적극적인 지원을 이끌어 낼 수 있다는 점에서 유익한 것임에 틀림이 없습니다.

나아가 근로자의 발명욕구와 동기를 자극하여 회사가 원하는 수준이상의 연구개발과 발명활동으로 이어진다는 점에서 적극적인 회사정책과 규정으로 자리 잡아야 할 것입니다.

세무•회계면에서도 정당한 직무발명보상금의 지급은 회사나 발명자에게 유익한 것입니다.

지난 대한변리사회의 상임이사(부회장) 으로 지내신 김효준 변리사/변호사께서 소송대리한 대법원 2013. 6. 27 선고 2013두2655 법인세부과처분취소사건에서

대법원은

(i) 직무발명보상금을 회사가 발명자(근로자)에게 지급하면 보상금 자체가 비용처리되며,

(ii) 보상금이 연구개발비로 인정되어 임원에게 지급되었다고 하더라도 법인세 세액공제도 받을 수 있다고 판시하였습니다.


즉, 우리나라 세법은 회사가 직무발명보상금을 비용처리 또는 세액공제할 수 있도록 하고, 회계상 연구개발비로 인정받을 수 있도록 하고 있으며, 나아가 근로자도 소득세가 면제되어, 회사의 투자를 자극하고, 근로자는 연구개발과 발명활동에 매진할 수 있도록 배려하고 있습니다.

그러나 앞으로 더 다양하고 발전된 세재 및 회계혜택으로 발명자가 우대받고, 특허와 기술중심의 회사가 혜택받는 세상을 기대해봅니다.


이번 기회에 직무발명보상금에 대한 세무•회계상 혜택을 실무와 함께 다음과 같이 정리하였습니다. 아래에서 살펴보겠지만, 직원이 받은 직무발명보상금은 비과세 대상으로 소득세가 전액 면세되나, 등록이 되어야 하며, 출원, 거절된 것은 과세가 되며, 직무발명보상금이 아니라 상금으로 지급된다면 근로소득으로 과세가 되므로, 지급 금원의 성격이 직무발명보상금인지 포상금인지 여부가 과세 여부의 기준이 될 것입니다.


1. 발명자 (근로자)에 대한 혜택

    근로자는 지급받은 보상금에 대해 소득세가 면제됩니다.

    [관련 법률]

    소득세법  제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

     5. 기타소득(*주1) 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

        라. 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

         1) 종업원이 「발명진흥법」 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

         2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금


2. 회사(사용자)에 대한 혜택

     회사가 지급한 직무발명보상금은 연구 인력개발비로 비용 인정되고 소득세 또는 법인세 공제 대상이 됩니다.

     [관련 법률]

      조세특례제한법 제10조(연구·인력개발비에 대한 세액공제) ① 내국인이 각 과세연도에 연구·인력개발비가 있는 경우에는 다음 각 호의 금액을 합한 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다) 또는 법인세에서 공제한다. 이 경우 제1호 및 제2호는 2015년 12월 31일까지 발생한 해당 연구·인력개발비에 대해서만 적용한다.

    1. 연구·인력개발비 중 대통령령으로 정하는 신성장동력산업 분야의 연구개발비(이하 이 조에서 "신성장동력연구개발비"라 한다)에 대해서는 해당 과세연도에 발생한 신성장동력연구개발비에 100분의 20(중소기업의 경우에는 100분의 30)을 곱하여 계산한 금액

    2. 연구·인력개발비 중 대통령령으로 정하는 원천기술을 얻기 위한 연구개발비(이하 이 조에서 "원천기술연구개발비"라 한다)에 대해서는 해당 과세연도에 발생한 원천기술연구개발비에 100분의 20(중소기업의 경우에는 100분의 30)을 곱하여 계산한 금액

    3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하거나 제1호 및 제2호를 선택하지 아니한 내국인의 연구·인력개발비(이하 이 조에서 "일반연구·인력개발비"라 한다)의 경우에는 다음 각 목 중에서 선택하는 어느 하나에 해당하는 금액. 다만, 해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 4년간 일반연구·인력개발비가 발생하지 아니하거나 직전 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비가 해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 4년간 발생한 일반연구·인력개발비의 연평균 발생액보다 적은 경우에는 나목에 해당하는 금액

      가. 해당 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비가 직전 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비를 초과하는 경우 그 초과하는 금액의 100분의 40(중소기업의 경우에는 100분의 50)에 상당하는 금액

     나. 해당 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비에 다음의 구분에 따른 비율을 곱하여 계산한 금액

        1) 중소기업인 경우: 100분의 25

        2) 중소기업이 대통령령으로 정하는 바에 따라 최초로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우: 다음의 구분에 따른 비율

          가) 최초로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 과세연도의 개시일부터 3년 이내에 끝나는 과세연도까지: 100분의 15

          나) 가)의 기간 이후부터 2년 이내에 끝나는 과세연도까지: 100분의 10

       3) 대통령령으로 정하는 중견기업이 2)에 해당하지 아니하는 경우: 100분의 8

       4) 1)부터 3)까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우: 다음 계산식에 따른 비율(100분의 3을 한도로 한다)

        100분의 2 + 해당 과세연도의 수입금액에서 일반연구·인력개발비가 차지하는 비율 × 2분의 1


3. 세금 관련  질의 및 회신 내용을 통한 실무가이드

    가. 특허청 질의 : 직무발명보상금 비과세 범위에 대한 질의 (93. 7. 31, 문서번호 : 지도 56010-429)

     <국세청 회신> (93. 8. 23, 문서번호 : 소득 46011-2504)
      : 사용자로부터 받은 특허권 및 실용신안권과 관련된 보상금은 소득세법 제5조에 규정된 비과세 기타소득에 해당하며, 사용자가 직무발명보상금을 당해 과세년도에 지출하는 때 조감법(조세감면규제법) 제10조에 규정된 기술 및 인력개발비 세액공제 대상이 되는 것.

    나. L전자 질의 : (특허팀 : 02. 12. 30) 출원중이거나 심사결과 등록되지 않은 경우에 지급된 보상금이 비과세인지 여부

    <기획재정부(소득세제과) 회신>
    ○ 기획재정부 소득세제과 46073-181, 2002.12.30.
      종업원 등의 직무와 관련한 발명 등이 특허 출원중이거나 출원심사결과 특허 등록되지 않은 경우에, 사용자 등이 동 직무관련발명 등과 관련하여 종업원 등에게 지급한 보상금은 소득세법 제12조제5호 라목의 비과세되는 "기타소득"에 해당하지 않는 것임

     다. 제조기업질의 : (03. 4. 4) : 출원보상금, 사내 분기별 우수발명직원상금, 사내 년간 우수발명직원 포상금의 과세여부

     <국세청 회신> (03. 4. 4, 문서번호 : 소득 서일46011-10427)
      : 소득세법 제5조 제5호 바목(제12조 제5호 라목)과 동법시행령 제13조의2(제18조 2항)의 규정에 의거 직무발명보상금은 비과세하며, 종업원에게 지급하는 공로금ㆍ위로금 등으로, 사실상 급여에 속하는 상금은 근로소득에 해당하는 것이며, 종업원의 특별한 공로에 대하여 경진ㆍ경영ㆍ경로대회ㆍ전람회 등에서 우수한 자에게 지급하는 상금은 기타소득에 해당하는 것임.

(*주1)
제21조 (기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.  <개정 2010.12.27., 2012.1.1., 2013.1.1., 2014.12.23.>

1. 상금, 현상금, 포상금, 보로금 또는 이에 준하는 금품

5. 저작자 또는 실연자(實演者)·음반제작자·방송사업자 외의 자가 저작권 또는 저작인접권의 양도 또는 사용의 대가로 받는 금품

7. 광업권·어업권·산업재산권·산업정보, 산업상 비밀, 상표권·영업권(대통령령으로 정하는 점포 임차권을 포함한다), 토사석(土砂石)의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품

9. 지역권·지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함한다)을 설정하거나 대여하고 받는 금품

13. 거주자·비거주자 또는 법인의 대통령령으로 정하는 특수관계인이 그 특수관계로 인하여 그 거주자·비거주자 또는 법인으로부터 받는 경제적 이익으로서 급여·배당 또는 증여로 보지 아니하는 금품

15. 문예·학술·미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품(「신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률」에 따른 정기간행물에 게재하는 삽화 및 만화와 우리나라의 창작품 또는 고전을 외국어로 번역하거나 국역하는 것을 포함한다)에 대한 원작자로서 받는 소득으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 원고료

나. 저작권사용료인 인세(印稅)

다. 미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품에 대하여 받는 대가

16. 재산권에 관한 알선 수수료

17. 사례금

19. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 인적용역(제15호부터 제17호까지의 규정을 적용받는 용역은 제외한다)을 일시적으로 제공하고 받는 대가

가. 고용관계 없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등 대가를 받는 용역

나. 라디오·텔레비전방송 등을 통하여 해설·계몽 또는 연기의 심사 등을 하고 보수 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역

다. 변호사, 공인회계사, 세무사, 건축사, 측량사, 변리사, 그 밖에 전문적 지식 또는 특별한 기능을 가진 자가 그 지식 또는 기능을 활용하여 보수 또는 그 밖의 대가를 받고 제공하는 용역

라. 그 밖에 고용관계 없이 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받고 제공하는 용역

20. 「법인세법」 제67조에 따라 기타소득으로 처분된 소득

21. 제20조의3제1항제2호나목 및 다목의 금액을 그 소득의 성격에도 불구하고 연금외수령한 소득

22. 퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하거나 고용관계 없이 주식매수선택권을 부여받아 이를 행사함으로써 얻는 이익

[전문개정 2009.12.31.]