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Friday, January 17, 2025

지적 재산권이 EU의 기업 성과에 미치는 영향 (EUIPO와 EPO 공동연구)

The Impact of Intellectual Property Rights on Company Performance in the EU (Joint Study by EUIPO and EPO) 지적 재산권이 EU의 기업 성과에 미치는 영향(EUIPO와 EPO 공동연구)


On January 9, 2025, the European Patent Office (EPO) and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) jointly released a study titled "The Impact of Intellectual Property Rights on Company Performance in the EU."

2025년 1월 9일, 유럽특허청(EPO)과 유럽지식재산청(EUIPO)은 공동 연구 결과인 "지적 재산권이 EU의 기업 성과에 미치는 영향"을 발표했습니다.

The EPO oversees patents within Europe, while the EUIPO governs trademarks and designs in the region.

유럽특허청(EPO)은 유럽 내 특허를 관할하며, 유럽지식재산청(EUIPO)은 상표와 디자인을 관할합니다.

Overview of the Study 연구개요

This study highlights the tangible impact of intellectual property rights (IPR) on the business success of SMEs and is based on an analysis of data from 119,000 companies across 27 EU member states over 10 years (2013–2022), ensuring its high reliability.

이 연구는 중소기업의 비즈니스 성공에 지적 재산권(IPR)이 미치는 실질적인 영향을 조명하며, 27개 EU 회원국에 속한 119,000개 기업의 데이터를 10년(2013~2022) 동안 분석한 결과를 바탕으로 하고 있어 높은 신뢰도를 자랑합니다.

Key Findings 주요 연구 결과

According to the study, companies holding intellectual property rights demonstrated significant economic advantages compared to those without such rights.

연구에 따르면, 지적 재산권을 보유한 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 상당한 경제적 우위를 보였습니다.

For instance, companies with patents reported an average of 23.8% higher revenue per employee and paid 22.1% higher wages. These differences remained pronounced even after adjusting for factors such as country, company size, and industry, with the effects being particularly strong among SMEs. Among SMEs, companies with patents had 44% higher revenue per employee compared to non-patent holders, whereas the difference was relatively smaller at 16% among large enterprises. This suggests that holding patents plays a crucial role in enhancing the competitiveness of SMEs.

예를 들어, 특허를 보유한 기업은 직원 1인당 매출이 평균 23.8% 더 높았으며, 직원 임금도 22.1% 더 높았습니다. 이러한 차이는 국가, 기업 규모, 업종과 같은 요인을 조정한 후에도 두드러졌으며, 특히 중소기업(SME)에서 그 효과가 더욱 강하게 나타났습니다. 중소기업의 경우, 특허를 보유한 기업은 비보유 기업에 비해 직원 1인당 매출이 44% 더 높았던 반면, 대기업에서는 이 차이가 상대적으로 16%로 적었습니다. 이는 특허 보유가 중소기업의 경쟁력 강화에 핵심적인 역할을 한다는 점을 시사합니다.

This demonstrates that patents contribute not only to legal protection but also to substantial increases in revenue and competitiveness for companies. In other words, patents significantly enhance the economic value of companies. The stronger impact observed in SMEs underscores the critical role of patent acquisition in strengthening small businesses.

이는 특허권이 단순히 법적 보호를 넘어 기업의 매출 및 경쟁력 강화에 실질적으로 기여하고 있음을 보여줍니다. 즉, 특허는 기업의 경제적 가치를 실질적으로 증가시키고 있습니다. 특히 중소기업에서 그 영향력이 더 크기 때문에 특허 확보가 중소기업의 강화에 핵심적인 역할을 한다는 점을 시사합니다.

Trademarks and Design Rights 상표와 디자인권

Additionally, the ownership of trademarks and design rights also positively impacted companies' economic performance. Companies holding EU trademarks reported 40.9% higher revenue per employee. Companies with registered designs achieved 29.3% higher revenue and paid 24.8% higher wages.

또한, 상표와 디자인 권리의 보유도 기업의 경제적 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 유럽연합 상표를 보유한 기업은 직원 1인당 매출이 40.9% 더 높았습니다. 등록 디자인을 보유한 기업은 29.3% 더 높은 매출을 기록했으며, 직원에게 24.8% 더 높은 임금을 지급했습니다.

This indicates that trademarks enhance brand value and market recognition, while designs contribute to product differentiation and increased consumer preference.

이는 상표가 브랜드 가치와 시장 인지도를 높이고, 디자인이 제품 차별화와 소비자 선호도 증대에 기여한다는 것을 보여줍니다.

Sector-Specific Insights 산업별 분석

By industry, intellectual property rights played a particularly important role in sectors such as information and communication (14.8%), manufacturing (14.2%), and scientific and technical activities (10.7%). These industries thrive on technological innovation and creativity, using intellectual property rights to protect their technologies and creations while strengthening their competitiveness.

산업별로 보면, 지적 재산권은 정보통신(14.8%), 제조업(14.2%), 과학 및 기술 활동(10.7%)과 같은 분야에서 특히 중요한 역할을 했습니다. 이러한 산업들은 기술 혁신과 창의성을 기반으로 성장하며, 지적 재산권을 통해 기술과 창작물을 보호하고 경쟁력을 강화하고 있습니다.

Challenges for SMEs 중소기업의 과제

However, there is a significant disparity in intellectual property ownership rates between large enterprises and SMEs. Approximately 50% of large enterprises hold intellectual property rights, compared to less than 10% of SMEs. This suggests that SMEs have significant untapped potential to effectively utilize intellectual property rights but are not fully realizing it.

그러나 대기업과 중소기업 간의 지적 재산권 보유율에는 큰 차이가 존재합니다. 대기업의 약 50%가 지적 재산권을 보유하고 있는 반면, 중소기업의 비율은 10% 미만에 불과합니다. 이는 중소기업이 지적 재산권을 효과적으로 활용할 잠재력이 크지만, 이를 충분히 실현하지 못하고 있음을 나타냅니다.

Policies, education, and incentives are urgently needed to support SMEs in acquiring and leveraging intellectual property rights.

중소기업이 지적 재산권을 확보하고 활용하도록 지원하는 정책과 교육, 인센티브가 절실히 필요합니다.

Further Considerations 추가적인 고려 사항

[Note] In my opinion, further analysis is necessary to clarify whether increased revenue is a result of holding intellectual property rights or if higher-revenue companies are simply investing more in acquiring them.

[참고] 사견이지만, 연구 결과가 지적 재산권 보유로 인해 매출이 증가한 것인지, 아니면 매출이 높은 기업이 지적 재산권 확보에 더 많이 투자한 결과인지를 명확히 하기 위해 추가적인 분석이 필요해 보입니다.

The full report can be accessed at the following link:

보고서 전문은 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다:

Intellectual property rights and firm performance in the European Union. Firm-level analysis report, January 2025

Sunday, November 7, 2021

[이진수의 ‘특허포차’] ㉟ 페이스북이 쏘아 올린… ‘메타 (Meta)’ 브랜드 전쟁

지난 10월 28일, 미국 증권거래위원회(SEC)에는 Facebook의 회사이름을 “메타플랫폼”으로 변경한다는 8-K 보고서가 등록됐으며, 이어 페이스북에는 무한대 도형의 로고와 문자 “Meta”가 새로운 브랜드로 공표됐다.

...(중략)...

[컬럼읽기] 페이스북이 쏘아 올린… ‘메타 (Meta)’ 브랜드 전쟁

...(중략)...

주커버그는 월 27억명 이상의 페이스북 회원들에게 지금과는 다른 디지털 생활 공간과 생태계를 만들어 주겠다고 한다. 그 생태계에는 물리적 세상의 자연법칙에 준하는 새로운 질서와 규칙이 만들어 질 것이다. 이것은 세상을 처음 만드는 창조주나 꿀 수 있는 꿈이다.

...(중략)...

그런데 페이스북이 시도하는 “메타 (Meta)”로의 브랜드 변경이 안정적으로 자리잡으려면 쉽지 않은 고비를 넘겨야 할 것 같다.

...(중략)...

페이스북은 메타버스란 산업영토에서 첨예하게 경쟁하고 충돌하는 전선에 “메타”란 함선의 닻을 내린 꼴이 되었다. 무엇보다 META를 포함한 표장(mark)으로 선출원되거나 등록된 미국 등록 상표가 너무 많다.

...(중략)...

때문에 Meta를 브랜드로 사용하고 있는 많은 소기업들은 페이스북의 브랜드 변경 정책이 강건너 불구경이 아니다.

(이하 생략)...


Tuesday, August 3, 2021

[이진수의 ‘특허포차’] ㉓ 미국 상표법과 트레이드 드레스(하)… 상표권 침해 판단 기준은?

 미국 상표법과 트레이드 드레스(하)… 상표권 침해 판단 기준은?


IPDaily 컬럼 읽기


미국에서 상표침해소송을 제기하고자 하는 원고는 (1)자신이 유효하게 보호받고 있는 상표권을 보유하고 있다는 사실과, (2)피고가 원고의 상표를 상업적으로 사용하여 왔다는 사실과, (3)피고의 상표 사용으로 원고의 상표에 대한 수요자의 오인(mistake) 또는 혼동(confusion)이 발생할 가능성이 있다는 점을 증명해야 한다.

‘주상표권(primary trademark)’ 등록 … 미국 상표침해소송 요건

앞의 (1) 및 (2) 내용과 관련해, 주상표권(primary trademark)으로 연방상표를 등록 받으면, i) 등록상표권자에게 유효한 상표를 상업적으로 사용할 수 있는 배타적 권리가 있다는 일응의 증거(prima facie evidence)가 되기 때문에(15 U.S.C. § 1057 (b)), 등록 상표권자는 상표권의 유효성에 대해 증명할 필요가 없다.

또한 ii) 등록상표권이 존재하고 있다는 사실에 대해 미국 전역의 일반 공중에게 “통지”가 이루어진 것으로 의제 (constructive notice)되어 상표 침해자가 등록 권리자의 상표권의 존재를 몰랐다는 선의의 항변(good faith defense)을 할 수 없게 된다.

또한 iii) 상표권자가 실제는 특정 주에서만 상표를 사용한 경우라도 출원일부터 미국 전 지역에서 상업적으로 사용한 사실이 의제 (constructive use)되어 (15 U.S.C. § 1057 (c)), 미국 모든 주에서 권리를 행사를 할 수 있다.

iv) 마지막으로 5년간 상거래에 계속 평화롭게 독점적으로 사용했다면 유효한 상표로 보호된다는 사실을 더 이상 다툴 수 없다(15 U.S.C. § 1065). 이러한 불가쟁력 (Incontestability)이 생기면 심지어 기술적 상표로서 식별력이 없는 경우에도 2차적 의미를 획득한 것으로 의제되어 피고는 이를 더 이상 다툴 수 없게 될 수 있다.

v) 나아가 손해배상을 받기 위해 필요한 실제 통지(actual notice) 요건인 등록상표의 표시인 “®” 마크를 사용할 수 있고 (15 U.S. Code § 1111), 미국 관세청 (US Customs Service)을 통해 당해 상표침해품의 수입 금지 구제 조치를 취할 수 있게 된다.

그러나 실제 거래에서 사용되는 경우에만 등록이 가능한 보조등록(Supplemental Register)의 경우는 위와 같은 법적 이익을 향유할 수 없다.

(이하 생략)...





Sunday, July 18, 2021

[이진수의 ‘특허포차’] ㉒ 미국 상표법과 트레이드 드레스(중)… 상표의 ‘보조등록’과 ‘사용’

미국 상표법과 트레이드 드레스(중)… 상표의 ‘보조등록’과 ‘사용’

최근 10년사이 미국은 건물 인테리어에 대한 트레이드 드레스(Trade Dress) 상표 확보 시도가 자주 나타나고 있다. 그러나 트레이드 드레스(Trade Dress)는 상품의 형상이나 상품의 포장 또는 용기의 형상 자체가 “표장”(Mark)이므로 상품의 특징에 기한 기능성 논란에 휩싸이기 쉽고 상표로서의 출처표시에 관한 식별력도 인정받는 것이 그리 쉽지 않다.

...(중략)...

상표출원인이 상표로 사용하기는 하나 표장 자체의 식별력을 증명하는 것이 그리 쉽지 않을 때가 많다. 이런 경우에 미국은 상표의 보조등록(Supplemental Register)을 활용할 수 있다. 우리나라도 법률상으로는 건물에 대한 인테리어를 상표로 등록 받는 길이 막혀있는 것은 아니다. 다만 식별력을 취득했다는 것을 증명하기 어렵다는 것뿐이다. 그러나 미국처럼 보조등록제도는 마련되어 있지 않다.

(후략)...


IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ㉒ 읽기


Sunday, July 11, 2021

[이진수의 ‘특허포차’] ㉑ 미국 상표법과 트레이드 드레스(상)… 건물 ‘인테리어’를 상표로 보호받을 수 있을까?

미국 상표법과 트레이드 드레스(상)… 건물 ‘인테리어’를 상표로 보호받을 수 있을까?


...(전략)


필자가 다닌 중학교에는 악명 높은 선도부 선생님이 있었다. 그 선생님은 항상 검은색 폴라티를 입으시고 오른손에는 나무 지휘봉을 들고, 왼손에는 금장시계를 차고 계셨다. 검은색 폴라티와 지휘봉, 금장시계는 그 선생님의 트레이드마크(trademark), 상표이었다.

때문에 멀리 100m 전방에서도 쉽게 알아보고 피할 수 있었다. 누군가 새로 전학이라도 오면 그 선생님의 이름 보다는 검은색 폴라티에 지휘봉과 금장시계를 찬 선생님이 제일 무섭다고 알려주곤 했다.

...

상표법에서는 이러한 고유한 이미지를 만들어 내는 전반적인 겉모양의 특징을 트레이드 드레스(Trade Dress) 또는 상모(商貌)라고 부른다.

“트레이드 드레스”란 용어를 직역하면 “거래 복장”이다. 원래 “트레이드 드레스”는 상품 자체의 형상 또는 상품의 포장 형상, 즉 “복장”에서 유래했다. 상품의 형상이나 상품의 포장 또는 용기의 형상과 같은 입체적 형상에 대한 특징은 상품의 특성에 의존하거나 실용적인 기능에서 유래한 경우가 많다.

(후략)...


IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ㉑ 읽기


Monday, June 28, 2021

[특허법원판결속보] 짧은 3~4 음절로 호칭될 경우 상표의 유사판단에서 전체관찰의 중요성 (특허법원 2020허4518)

짧은 3~4 음절로 호칭될 경우 상표의 유사판단에서 전체관찰의 중요성 (특허법원 20204518)

2021628일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

확인대상표장(cafe Hue & Jung)은 이 사건 등록서비스표(CAFE HUE)와 그 표장이 유사하지 않아 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않다고 본 사례(특허법원 20204518)

<판시요지>

이 사건 등록서비스표(CAFE HUE) CAFE부분은 지정서비스업인카페업을 지칭하는 단어로 식별력이 없으므로, ‘HUE부분이 요부가 된다.

확인대상표장(cafe Hue & Jung) cafe부분은 사용서비스업인카페업을 가리키는 단어로 식별력이 없다. 나아가 아래와 같은 이유로 나머지Hue & Jung부분 중Hue부분이 요부에 해당한다고 보기 어렵고, 확인대상표장은Hue & Jung전체로서 관찰되어야 한다.

① ‘Hue & Jung부분은휴앤정혹은휴앤드정으로 호칭되어 짧은 3음절 혹은 4음절에 불과하여 한 번에 호칭될 것으로 보이고, ‘Hue부분과Jung부분은 영어의 ‘and’를 의미하는&기호로 연결되어 있어 밀접하게 결합되어 있다.

확인대상표장 중Hue부분과Jung부분은 각각 그 부분이 그 자체로 주지저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분임을 인정할 자료도 없다. 게다가 일반 수요자 및 거래자들이 확인대상표장을또는카페휴로만 분리하여 약칭하거나또는카페정으로만 약칭하였다고 볼만한 자료도 보이지 않는다.

또한, ‘Hue부분은빛깔, 색채등의 의미를 갖고, ‘Jung부분은 영어사전에서 그 뜻을 찾아볼 수 없고 우리나라의 흔한 성씨 등으로 인식될 것으로 보이고, ‘Hue부분은Jung부분과&기호로 대등하게 연결되어 있으며, 크기나 비중 등에 있어서도Jung부분과 별다른 차이가 없는 점에 비추어 확인대상표장 중Hue부분이Jung부분과 비교할 때 상대적으로 식별력이 높다고 보기 어렵다.

이러한 점을 종합하여 볼 때, 확인대상표장은 그 중Hue부분만이 독립하여 서비스업의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수는 없고, ‘Hue & Jung부분 전체로서 이 사건 등록서비스표의 요부인HUE부분과 대비하여 그 유사 여부를 판단함이 타당하다.

이 사건 등록서비스표와 확인대상표장을 대비하면, 양 표장은& Jung부분의 유무에 따라 외관이 상이하다. 또한 이 사건 등록서비스표는 요부가로 호칭됨에 반해 확인대상표장의 요부는휴앤정혹은휴앤드정으로 호칭되어 그 호칭에 차이가 있다. 이 사건 등록서비스표는빛깔, 색채등으로 관념됨에 반해 확인대상표장은 별다른 관념을 갖지 않아 그 관념을 대비하기 어렵다.

그렇다면 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 표장이 유사하지 아니하므로, 나아가 살필 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 봄이 타당하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.”

 

<시사점>

결합문자 상표의 유사판단에 있어서 실무적으로 분리관찰의 유혹에 빠지기쉽다. 이 사건에서도 ‘Hue’ 부분과 ‘Jung’ 부분이 영어의 ‘and’라는 접속사를 의미하는 ‘&’ 기호로 연결되어 오히려 분리되기 쉽다고 생각할 수도 있다

그러나 이 사건 처럼 법원은 표장의 호칭이 짧은 3음절 혹은 4음절에 불과한 경우 각각 분리하여 호칭하기 보다는 한 번에 호칭될 수 있다고 보는 경향이 있다.

다만 전체관찰에 따른 "요부" 대비 판단이 확립되어 있다는 것도 주의하여야 한다. 대체로 조어 내지 임의 선택적 단어(arbitrary word)나 주지 단어 등은 독자적의 식별표지로 기능할 수 있는 요부라고 판단될 수 있을 것이다.

상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 할 수 있다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 자생초사건). 요부인지 판단은 결합강도와 표장의 식별력 강도. 수요자 인식정도를 따져 판단할 수 밖에 없다.

지난 3월 대법원 전원합의체 판결 이후 자신의 등록상표를 사용하고 있다는 항변이 정당한 비침해 항변으로 인정받지 않게 되었다. (대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결). 따라서 더욱 주의하여야 한다. 상표유사판단의 모호성을 생각할 때 상표법 실무가 더 어려워지고 있다.

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(참고) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 (자생한의원 vs. 자생초 유사판단)

[1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

[2] 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

[특허법원판결속보] 특허권자의 경고할 권리에 대하여 (특허법원 2020나1100)

상표권자라도 독자적인 판단에 따라 누구에게 어떠한 행위를 임의로 요구할 권리를 가지는 것이 아니라 단지 재판상 청구권을 가지는 것이라는 취지 (특허법원 20201100)

2021628일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

피고의 경고장 발송행위와 영업방해 행위를 불법행위로 판단하여 손해배상을 산정한 사례(특허법원 20201100)

<판시요지>

등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.”

 

<주요배경사실과 판단>

피고 미스킨이 2016. 3.에서 2016. 6.경까지 원고 거래처인 temtem 소공동 지하상가, 롯데면세점 월드타워점, 갤러리아 면세점, 지에스홈쇼핑, 신라면세점 등에 피고 미스킨이 이 사건 상표의 상표권자이고, 위 거래처에서 판매되고 있는 원고 제품은 이 사건 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 상표권 침해에 해당하므로 그 사용을 중단하고 이를 받아들이지 않을 경우 민·형사상 법적 조치가 이루어질 수 있다는 취지의 경고장을 내용증명으로 발송하였고, 2016. 6.경 위 면세점 등 거래처에서 원고 제품의 판매가 중단되었으며, 그 이후 거래가 재개되지 않았다. 피고 미스킨의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위는 앞서 본 사실 및 사정에 갑 제57호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업 활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

 

<시사점>

이 사건 이외에도 우리나라 법원은 계속해서 특허권자 등이 사법적 구제절차를 취하지 않고 침해를 단정하여 실시행위의 중단을 요구하는 위협(경고장)을 적법하지 않은 부당한 행위로 보고 있다 (특허법원 20172417 판결, 대전지법 2008가합7844 판결, 서울중앙지법 2014가합551954 판결). 따라서 우리나라에서는 특허권자라고 하더라도 침해행위를 중단할 것을 요구하는 경고장의 발송은 매우 신중해야 한다.

그러나 한번 생각해 볼 것은 있다. 우리나라 법원의 이러한 입장은 미국의 태도와 사뭇 다르다. 미국 연방대법원은 특허권자에게 경고할 권리가 없으면 특허는 무의해진다고 판시하고, 특허권자는 침해 의심자에게 경고할 권리를 가지며 이러한 권리를 행사하는 것은 불법이 아니란 점을 분명히 하였다 [Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913)].

“Patents would be of little value if infringers of them could not be notified of the consequences of infringement, or proceeded against in the courts. Such action, considered by itself, cannot be said to be illegal. Patent rights, it is true, may be asserted in malicious prosecutions as other rights, or asserted rights, may be. But this is not an action for malicious prosecution. It is an action under the Sherman antitrust act for the violation of the provisions of that act, seeking treble damages. This, indeed, plaintiffs take special pains to allege, that there may be no confusion about the right or grounds or extent of recovery. The testimony shows that no wrong whatever was committed by the Owatonna Company, and the fact that it failed in its suit against plaintiffs does not convict it of any.” (Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913))

그렇다고 미국도 특허권자의 무분별한 경고장을 허용하는 것은 아니다. 정당한 권리행사이어야 한다. 여기에는 “Good Faith”이어야 한다는 제한이 따른다. 경고장을 보내는 행위 자체를 문제 삼는 것이 아니라 침해판단의 성실성과 경고의 내용(요구사항)을 기준으로 판단한다. 미국은 2014년부터 주별로 Bad-faith 특허침해주장금지 법안을 시행하고 있다 (Alabama, Georgia, Idaho, New Jersey, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Utah, Vermont, Verginia, Wisconsin 18개주 법 통과, 11개주 진행 중). 주로 소기업이나 창업자를 보호하기 위한 취지이다. 이 법에는 “bad Faith assertion”를 판단하는 기준을 명확히 정하고 있다.

대체로 경고장을 발송한 특허권자가 그 특허발명을 실제 실시하고 있으면 “bad Faith assertion”으로 잘 보지 않는다. 반면, 처음부터 특허를 실시하지 않는 자가 돈의 지급을 요구하거나 실시중단을 강하게 요구하는 경우에는 “bad Faith assertion”으로 본다. 경고장에 침해를 판단한 청구발명이나 침해제품이 특정되어 있지 않아도 “bad Faith assertion”으로 본다.

우리나라도 특허권자가 잠재적인 침해자에 대해 보내는 경고장 자체를 사적 구제로만 볼 것이 아니라 다른 법률에 따른 위법행위를 따지는 것이 더 타당해 보인다.

Sunday, February 21, 2021

[Booking.com 사례] 상품의 일반명칭으로 상표권을 획득하는 Tip

사람은 죽어서 이름을 남기고 호랑이는 죽어서 가죽을 남긴다고 한다.

사람이 태어나면 이름을 만들고 사업체를 만들면 상호를 선정하고 상품을 만들면 상표를 선정한다. 이름이나 상호나 상표를 붙여 구별하기 위함이다. 따라서 각 대상마다 하나밖에 허용되지 않는다.

사람의 이름을 만들 때 특별한 제한은 없다. 다만 출생신고시 우리나라는 승훈(勝勳)이 허용되지 않는다. 부모(조부모 포함)와 동일한 이름을 사용하지 못하고 5자를 초과하는 이름자는 수리되지 못한다 (「이름의 기재문자와 관련된 가족관계등록사무」 참조).

사업체의 상호를 선정할 때 역시 특별한 제한은 없으나, 사용의 제한이 있다. 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다. 동일한 특별시, 광역시, , 군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다 (「상법」 참조)

상품의 상표를 선정할 때도 그 선택의 자유는 있으나 상표권으로 등록 받고 싶다면 이름이나 상호의 경우보다 많은 제한이 따른다. 표장 자체로 상품의 보통명칭이나 관용명칭, 상품의 성질을 직접적으로 표시한 기술적인(descriptive) 명칭, 현저한 지리적 명칭, 흔히 있는 성이나 명칭, 지나치게 간단하고 흔하여 출처가 직감되지 않는 명칭 등과 같이 브랜드 자체로 상품의 출처를 구별하기 힘든 식별력이 없는 표장은 등록 받을 수 없다

그러나 이와 같이 식별력이 없는 상표라도 상표출원 전부터 장기간 사용하여 상품의 출처로 구별될 수 있는 식별력이 취득되면 (이를 “2차적 의미(secondary meaning)의 획득이라고도 한다), 등록이 허락된다.

BEYOND(화장품)는 엘지생활건강이 5년이상 사용하여 자타 식별력을 인정받은 바 있고, 「내차안의 변호사’ ‘다본다’(DABONDA’) (차량블랙박스)는 ‘다본다 주식회사4여년간 사용하여 자타 식별력을 인정받았으며 “Hmall.com" (상업정보 제공업 등)현대홈쇼핑1 4개월의 계속사용 만으로도 사용에 의한 식별력 취득을 인정받아 등록이 허락되었다. “경남국립대학교는 현저한 지리적 명칭에 단순한 업종명칭이 결합된 것만으로는 식별력이 인정되지 않았으나 경남대학교는 사용에 위한 식별력이 인정된 바 있다.


그렇다고 보통명칭이나 관용명칭과 같은 일반명칭(generic term)은 아무리 사용한다고 하더라도 등록이 허락되지 않는다.

미국도 마찬가지다. 미국 상표심사기준(TMEP) §1212에 따르면 일반명칭, 기능적 표장, 순전히 장식적인 표장 또는 기타 상표로써 기능을 하지 못하는 표장은 사용에 의한 식별력 획득(acquired distinctiveness)을 주장할 수 없는 표장으로 정하고 있다.

또한 미국 특허상표청(USPTO)일반명칭은 식별력이 없는 일반용어를 추가한 것만으로는 식별력을 갖지 못한다는 일명 필연법칙(Essential Rule)”을 적용하고 있다.

필연법칙(Essential Rule)”2020630일 미연방대법원의 Booking.com 사건 [U.S. PTO et al. v. Booking.com BV, Case No. 19-46 (Supr. Ct. June 30, 2020) (Ginsberg, Justice) (Sotomayor, Justice, concurring) (Breyer, Justice, dissenting)]에서 미 특허상표청(USPTO)이 호텔숙박예약업과 관련한 “Booking.com” 상표의 등록을 거절한 근거이었다.

“Booking”이란 일반명칭(generic term)에 회사의 종류를 나타내는 일반명칭 “~ com”을 추가한다고 식별력이 있는 표장이 되지 않으므로 "booking.com"은 여전히 일반명칭이라는 것이다. 일반명칭이라면 사용에 의한 식별력을 주장할 기회도 없다.

  Booking (호텔여행용어호텔 호텔을 이용하고자 하는 고객들에게 미리 객실을 예약 받거나 판매하는 것을 말한다.


<미 특허상표청(USPTO)에 출원된 “Booking.com” 상표출원 사례>

 

우리나라 상표법에도 유사한 기준이 있다. 우리나라 상표법 제33조는 상품의 보통명칭 『만』으로 된 상표"(보통명칭상표)와 그 "상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표”(관용명칭상표)는 등록 받을 수 없다고 규정하고 있다 (이러한 보통명칭상표와 관용명칭상표는 사용에 의한 식별력 취득을 주장할 수 없다. 사용에 의한 식별력을 주장하려면 적어도 기술적상표 등이어야 한다).

우리나라 상표심사기준에 따르면 (관용명칭과 달리) 보통명칭은 상품의 보통명칭 『만』으로 구성되지 않고 식별력이 있는 다른 문자나 도형 등이 결합되어 전체적으로 식별력이 인정되면 보통명칭상표가 되지 않는다고 가이드하고 있다 (상표심사기준 참조). 이 기준을 반대 해석하면 우리나라도 보통명칭에 식별력이 없는 다른 문자를 결합한 경우는 여전히 보통명칭으로 등록 받을 수 없다고 해석할 수 있다.

<보통명칭과 식별력이 있는 다른 문자를 결합하여 식별력 인정 사례- 상표심사기준>-

보통명칭이나 관용명칭만 아니라면 사용에 의한 식별력을 인정받을 수 있다. 우리나라나 미국이나 마찬가지다.

그러나 2020년 미 연방대법원은 Booking.com 사건에서 미 특허상표청의 일명 필연법칙(Essential Rule)”을 인정하지 않고, 보통명칭에 다른 보통명칭을 결합한 경우에도 전체적으로 식별력을 취득할 수 있음을 분명히 하였다.

법원은 Booking.comBooking과 달리 일반명칭이 아니라 인터넷도메인 주소를 직감하게 하는 기술적 표장이라고 판단했다. 인터넷 주소(도메인 네임)는 특정인의 도메인을 표시하는 기능을 한다는 점에 주목한 것이다.

따라서 “Booking.com”은 사용에 의해 식별력을 취득할 수 있다일반명칭(보통명칭이나 관용명칭)이더라도 상표를 받을 수 있는 방법이 열린 것이다.

그런데 미 연방 대법원의 설시이유를 좀 더 상세히 들여다보면 흥미로운 사실을 발견한다. 미연방 대법원은 인터넷 주소가 특정인의 출처표시로 인식된다고 보았다. 이때문에 "Booking.com"을 보통명칭/관용명칭 (generic name)이 아니라고 본 것이다.  

반면 우리나라 대법원은 인터넷 주소의 출처표시기능을 부정한다. 대법원은 인터넷 주소는 단지 인터넷상에서 서로 연결된 컴퓨터를 인식하도록 만들어진 프로토콜 주소로, 이를 사람들이 인식하기 쉽도록 이름으로 만든 것에 불과하므로 인터넷 주소 자체가 곧바로 출처표시로 기능하지 않는다고 판단했다 (대법원 2004.5.14. 선고 2002다13782 판결). 

인터넷주소 자체의 출처표시 기능이 부정되기에, 인터넷주소를 사용한 웹사이트에서 상품에 상표를 사용하는 행위 등으로 그 인터넷 주소로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할이 있어야 비로서 인터넷주소가 출처표시기능을 한다고 본다.

반면 미국의 Booking.com판결을 응용하면 인터넷 주소가 바로 출처표시기능을 하므로 웹사이트에서 상품만 나열하고 별도의 상표 사용행위가 없어도 상표적 사용행위에 이른다는 판단이 가능하다.

미국 연방상표법(Lanham Act)은 출원인의 상품에 대한 식별력이 인정되는 표장은 그 등록을 거부할 수 없으며 특허청장은 출원인의 상품이 거래상 사용되는 경우 식별을 획득하였다고 주장된 날 이전 5년간 출원인이 거래상 표장으로 독점적이고 계속적으로 사용한 실질적인 증거가 있는 때에는 그 표장이 식별력이 있다는 확실하고 명백한 증거로 받아들일 수 있다고 규정하고 있다.

미국 상표심사기준(TMEP) §1212.21에 따르면 사용에 의한 식별력 취득, , 2차적 의미의 취득을 입증하기 위해서는 다음의 사항들을 증명하여야 한다.


<WINE.COM으로 등록된 사례>

 


<ART.COM으로 등록된 사례>



<연방대법원 Booking.com 등록허락 사례>

 

우리나라는 "Booking.com"에 대해 2016년에 이미 등록을 허락하였다. "Booking.com"은 호텔예약을 직감하지 않는다는 판단이 가능할 뿐 아니라 우리나라 심사기준의 상품의 보통명칭 『만』으로 된 상표의 해석에서 비록 상품의 보통명칭에 다른 문자나 도형 등이 결합하여 등록받을 수 있을 것이다. 결합되는 다른 문자나 도형이 식별력이 없는 경우라고 해서 반드시 배제하고 있다고 단정할 수 없다.

또한 실제 사용하고 있는 표장인 경우 기술적명칭이나 현저한 지리적 명칭”, “간단하고 흔한 명칭“~.com”을 결합하여 식별력을 인정받은 사례가 적지 않았다.



앞으로 보통명칭을 인터넷 도메인 네임으로 신청하고, 도메인 네임 시스템 형식 그대로 상표출원하는 사례(일명 닷컴상표)가 늘지 않을까 예측해본다.

물론 사용에 의한 식별력 취득을 증명하여야 하는 것은 변함이 없다

그럼에도 미국에서 보통명칭에 식별력있는 문자를 결합할 필요없이 상표등록을 받을 기회가 열렸고 식별력 있는 상표에 대한 합리적인 해석 원리에 기초하고 있기 때문에 다른 국가로의 확산도 예상된

이에 더하여 신규 gTLD(일반 최상위 도메인이름)은 도메인 네임을 이용한 일반명칭의 상표등록 시도를 가속화시키지 않을까 생각해본다. 

2013년 미국 상무부 산하 비영리 민간기구인 국제인터넷주소기구 (ICANN)에서 허용된 신규 gTLD(일반 최상위 도메인이름)은 최상위 도메인에 알파벳뿐 아니라 한글, 한자 등 다른 언어와 지명, 상표 등을 자유롭게 사용할 수 있으며 '.mail', '.vip', '.한국' 등 보통명사를 .com처럼 최상위 도메인으로 등록해 관리할 수 있다.


<일반 gTLD Art.com 과 새로운 gTLD Art.gallery>

 

한편 보통명칭.com”의 상표등록이 가능하더라도 그 권리범위에 대한 논란이 예상된다. 3자의 보통명칭의 사용을 금지시킬 수 있을 지 의문이 든다.

<Booking.com ebooking.com의 충돌 가능성 예시>

 

인터넷 주소의 출처표시기능을 적극적으로 인정하면 인터넷주소를 이용한 상표적 사용행위의 인정이 더 용이해진다. 따라서 부정한 목적으로 도메인을 선점하는 '사이버스쿼팅 (cybersquatting)' 의 새로운 기법으로 사용되지 않을까 하는 점이다. 이를 규제할 수 있는 법령이나 기준의 정비가 필요하지 않을까 생각해본다.


<사진> Pixabay, Lorenzo Cafaro 배경이미지를 편집 

<면책공지> 본 글은 해외 판례와 국내 실무를 이론적 입장에서 작성한 개인적인 의견입니다. 따라서 개별적인 구체적인 사안에 일반적으로 적용해서는 안됩니다

Thursday, July 12, 2018

미국과 중국의 상표 유사판단

IP5 대부분 국가는 모두 상표의 유사판단에서 거래소비자의 출처 혼동가능성(Likelihood of Confusion)을 그 기준으로 하고 있습니다.

다만, 미국판례를 보면 표장을 표장끼리, 상품을 상품끼리 비교하여 유사여부를 판단을 하는 것이 아니라, 표장이 상품에 사용된 상태로 전체적인 혼동가능성을 판단하는 경향이 있습니다. 우리나라 실무와 차이가 있습니다. 독특하게 디자인된 동일 표장을 비유사한 상품에 사용된 경우 소비자가 중첩되면 유사하다고 판단한 경우도 있는 반면, 표장은 유사하지만 상품의 소비자층이 다르면 상표가 비유사하다고 판단된 경우도 있습니다.

Lexus (automobiles) vs. Lexis (database services) 비유사

10여전 쯤  제가 로펌 재직시 맥도널드사와 커피에 대한 Mac Cafe vs. M Cafe 표장의 유사성 분쟁을 맡은 적이 있었습니다. 당시 미국 변리사와 변호사들은 유사하다고 판단한 반면, 국내 변리사와 변호사들은 비유사하다고 판단했던 기억이 떠오릅니다.

미국 판례의 경향과 상표 유사 판단기준을 잘 요약한 블로그를 발견하고 공유합니다.

아래는 미국 상표 분쟁사건에서 유사하다고 판단이 된 상표들입니다. Native 영어권 국가의 판단인점도 고려해서 보세요. 주의할 점은 미국 법원이 유사하다고 판단한 상표들의 상당수는 중국에서는 비유사판단이 될 가능성이 있습니다. 미국에서 LUTEX vs. LUTEXAL 가 유사판단을 받았지만 중국에서는 비슷한 사례에서 비유사판단이 되는 경우가 자주 있습니다. 알파벳의 배열을 고려하여 비유사판단하는 경우도 있고 가끔은 그 판단에 도저히 이해가 안되는 경우도 있습니다. 또 중국에서는 호칭유사보다 외관유사를 더 중시하는 경향 역시 발견하게 됩니다. 유사성 판단주체기준이 거래소비자인 점을 고려하면 국가별로 유사판단의 다름은 당연한지도 모르겠습니다.

Magnavox vs. Multivox
Simoniz vs. Permanize
Platinum Puff vs. Platinum Plus
Zirco vs. Cozirc
Maternally Yours vs. Your Maternity Shop
Audio BSS USA vs Boss Audio Systems
TRUCOOL vs. TURCOOL 
NEWPORTS vs. NEWPORT 실질동일
MILTRON vs. MILLTRONICS (stylized)
LUTEX vs. LUTEXAL
SEYCOS vs. SEIKO         
CANYA vs. CANA           
CRESCO vs. KRESSCO  
ENTELEC vs. INTELECT
MR. CLEAN vs. MR. RUST               
THIRTY FORTY FIFTY vs. 60 40 20
PLEDGE vs. PROMISE

원문 trademarknow블로그 읽기

Does AI determine the outcome of patent lawsuits? Visualization strategies for patent attorneys (AI가 특허 소송의 승패를 가른다? 변리사를 위한 시각화 전략)

  변리사님, 아직도 특허 도면 수정 때문에 밤새시나요? Patent Attorneys, still pulling all-nighters over drawing modifications? 특허 문서만으로 복잡한 기술을 설명하는 데 한계를 느...