[Booking.com 사례] 상품의 일반명칭으로 상표권을 획득하는 Tip

사람은 죽어서 이름을 남기고 호랑이는 죽어서 가죽을 남긴다고 한다.

사람이 태어나면 이름을 만들고 사업체를 만들면 상호를 선정하고 상품을 만들면 상표를 선정한다. 이름이나 상호나 상표를 붙여 구별하기 위함이다. 따라서 각 대상마다 하나밖에 허용되지 않는다.

사람의 이름을 만들 때 특별한 제한은 없다. 다만 출생신고시 우리나라는 승훈(勝勳)이 허용되지 않는다. 부모(조부모 포함)와 동일한 이름을 사용하지 못하고 5자를 초과하는 이름자는 수리되지 못한다 (「이름의 기재문자와 관련된 가족관계등록사무」 참조).

사업체의 상호를 선정할 때 역시 특별한 제한은 없으나, 사용의 제한이 있다. 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다. 동일한 특별시, 광역시, 시, 군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다 (「상법」 참조)

상품의 상표를 선정할 때도 그 선택의 자유는 있으나 상표권으로 등록 받고 싶다면 이름이나 상호의 경우보다 많은 제한이 따른다. 표장 자체로 상품의 보통명칭이나 관용명칭, 상품의 성질을 직접적으로 표시한 기술적인(descriptive) 명칭, 현저한 지리적 명칭, 흔히 있는 성이나 명칭, 지나치게 간단하고 흔하여 출처가 직감되지 않는 명칭 등과 같이 브랜드 자체로 상품의 출처를 구별하기 힘든 식별력이 없는 표장은 등록 받을 수 없다. 

그러나 이와 같이 식별력이 없는 상표라도 상표출원 전부터 장기간 사용하여 상품의 출처로 구별될 수 있는 식별력이 취득되면 (이를 “2차적 의미(secondary meaning)의 획득”이라고도 한다), 등록이 허락된다.

「BEYOND」 (화장품)는 엘지생활건강이 5년이상 사용하여 자타 식별력을 인정받은 바 있고, 「내차안의 변호사’ ‘다본다’(’DABONDA’) 」(차량블랙박스)는 ‘다본다 주식회사’가 4여년간 사용하여 자타 식별력을 인정받았으며 “Hmall.com" (상업정보 제공업 등)는 “현대홈쇼핑”의 1년 4개월의 계속사용 만으로도 사용에 의한 식별력 취득을 인정받아 등록이 허락되었다. “경남국립대학교”는 현저한 지리적 명칭에 단순한 업종명칭이 결합된 것만으로는 식별력이 인정되지 않았으나 “경남대학교”는 사용에 위한 식별력이 인정된 바 있다.

그렇다고 “보통명칭”이나 “관용명칭”과 같은 일반명칭(generic term)은 아무리 사용한다고 하더라도 등록이 허락되지 않는다.

미국도 마찬가지다. 미국 상표심사기준(TMEP) §1212에 따르면 일반명칭, 기능적 표장, 순전히 장식적인 표장 또는 기타 상표로써 기능을 하지 못하는 표장은 사용에 의한 식별력 획득(acquired distinctiveness)을 주장할 수 없는 표장으로 정하고 있다.

또한 미국 특허상표청(USPTO)은 일반명칭은 식별력이 없는 일반용어를 추가한 것만으로는 식별력을 갖지 못한다는 일명 “필연법칙(Essential Rule)”을 적용하고 있다.

“필연법칙(Essential Rule)”은 2020년 6월 30일 미연방대법원의 Booking.com 사건 [U.S. PTO et al. v. Booking.com BV, Case No. 19-46 (Supr. Ct. June 30, 2020) (Ginsberg, Justice) (Sotomayor, Justice, concurring) (Breyer, Justice, dissenting)]에서 미 특허상표청(USPTO)이 호텔숙박예약업과 관련한 “Booking.com” 상표의 등록을 거절한 근거이었다.

“Booking”이란 일반명칭(generic term)에 회사의 종류를 나타내는 일반명칭 “~ com”을 추가한다고 식별력이 있는 표장이 되지 않으므로 "booking.com"은 여전히 일반명칭이라는 것이다. 일반명칭이라면 사용에 의한 식별력을 주장할 기회도 없다.

 ※ Booking (호텔여행용어) 호텔 호텔을 이용하고자 하는 고객들에게 미리 객실을 예약 받거나 판매하는 것을 말한다.

<미 특허상표청(USPTO)에 출원된 “Booking.com” 상표출원 사례>

 

우리나라 상표법에도 유사한 기준이 있다. 우리나라 상표법 제33조는 “상품의 보통명칭 『만』으로 된 상표"(보통명칭상표)와 그 "상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표”(관용명칭상표)는 등록 받을 수 없다고 규정하고 있다 (이러한 보통명칭상표와 관용명칭상표는 사용에 의한 식별력 취득을 주장할 수 없다. 사용에 의한 식별력을 주장하려면 적어도 기술적상표 등이어야 한다).

우리나라 상표심사기준에 따르면 (관용명칭과 달리) 보통명칭은 상품의 보통명칭 『만』으로 구성되지 않고 식별력이 있는 다른 문자나 도형 등이 결합되어 전체적으로 식별력이 인정되면 보통명칭상표가 되지 않는다고 가이드하고 있다 (상표심사기준 참조). 이 기준을 반대 해석하면 우리나라도 보통명칭에 식별력이 없는 다른 문자를 결합한 경우는 여전히 보통명칭으로 등록 받을 수 없다고 해석할 수 있다.

<보통명칭과 식별력이 있는 다른 문자를 결합하여 식별력 인정 사례- 상표심사기준>-

보통명칭이나 관용명칭만 아니라면 사용에 의한 식별력을 인정받을 수 있다. 우리나라나 미국이나 마찬가지다.

그러나 2020년 미 연방대법원은 Booking.com 사건에서 미 특허상표청의 일명 “필연법칙(Essential Rule)”을 인정하지 않고, 보통명칭에 다른 보통명칭을 결합한 경우에도 전체적으로 식별력을 취득할 수 있음을 분명히 하였다.

법원은 Booking.com은 Booking과 달리 일반명칭이 아니라 인터넷도메인 주소를 직감하게 하는 기술적 표장이라고 판단했다. 인터넷 주소(도메인 네임)는 특정인의 도메인을 표시하는 기능을 한다는 점에 주목한 것이다.

따라서 “Booking.com”은 사용에 의해 식별력을 취득할 수 있다. 일반명칭(보통명칭이나 관용명칭)이더라도 상표를 받을 수 있는 방법이 열린 것이다.

그런데 미 연방 대법원의 설시이유를 좀 더 상세히 들여다보면 흥미로운 사실을 발견한다. 미연방 대법원은 인터넷 주소가 특정인의 출처표시로 인식된다고 보았다. 이때문에 "Booking.com"을 보통명칭/관용명칭 (generic name)이 아니라고 본 것이다.  

반면 우리나라 대법원은 인터넷 주소의 출처표시기능을 부정한다. 대법원은 인터넷 주소는 단지 인터넷상에서 서로 연결된 컴퓨터를 인식하도록 만들어진 프로토콜 주소로, 이를 사람들이 인식하기 쉽도록 이름으로 만든 것에 불과하므로 인터넷 주소 자체가 곧바로 출처표시로 기능하지 않는다고 판단했다 (대법원 2004.5.14. 선고 2002다13782 판결). 

인터넷주소 자체의 출처표시 기능이 부정되기에, 인터넷주소를 사용한 웹사이트에서 상품에 상표를 사용하는 행위 등으로 그 인터넷 주소로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할이 있어야 비로서 인터넷주소가 출처표시기능을 한다고 본다.

반면 미국의 Booking.com판결을 응용하면 인터넷 주소가 바로 출처표시기능을 하므로 웹사이트에서 상품만 나열하고 별도의 상표 사용행위가 없어도 상표적 사용행위에 이른다는 판단이 가능하다.

미국 연방상표법(Lanham Act)은 출원인의 상품에 대한 식별력이 인정되는 표장은 그 등록을 거부할 수 없으며 특허청장은 출원인의 상품이 거래상 사용되는 경우 식별을 획득하였다고 주장된 날 이전 5년간 출원인이 거래상 표장으로 독점적이고 계속적으로 사용한 실질적인 증거가 있는 때에는 그 표장이 식별력이 있다는 확실하고 명백한 증거로 받아들일 수 있다고 규정하고 있다.

미국 상표심사기준(TMEP) §1212.21에 따르면 사용에 의한 식별력 취득, 즉, 2차적 의미의 취득을 입증하기 위해서는 다음의 사항들을 증명하여야 한다.

<WINE.COM으로 등록된 사례>

 

<ART.COM으로 등록된 사례>

<연방대법원 Booking.com 등록허락 사례>

 

우리나라는 "Booking.com"에 대해 2016년에 이미 등록을 허락하였다. "Booking.com"은 호텔예약을 직감하지 않는다는 판단이 가능할 뿐 아니라 우리나라 심사기준의 “상품의 보통명칭 『만』”으로 된 상표”의 해석에서 비록 상품의 보통명칭에 다른 문자나 도형 등이 결합하여 등록받을 수 있을 것이다. 결합되는 다른 문자나 도형이 식별력이 없는 경우라고 해서 반드시 배제하고 있다고 단정할 수 없다.

또한 실제 사용하고 있는 표장인 경우 “기술적명칭”이나 “현저한 지리적 명칭”, “간단하고 흔한 명칭”과 “~.com”을 결합하여 식별력을 인정받은 사례가 적지 않았다.

앞으로 보통명칭을 인터넷 도메인 네임으로 신청하고, 도메인 네임 시스템 형식 그대로 상표출원하는 사례(일명 닷컴상표)가 늘지 않을까 예측해본다.

물론 사용에 의한 식별력 취득을 증명하여야 하는 것은 변함이 없다. 

그럼에도 미국에서 보통명칭에 식별력있는 문자를 결합할 필요없이 상표등록을 받을 기회가 열렸고 식별력 있는 상표에 대한 합리적인 해석 원리에 기초하고 있기 때문에 다른 국가로의 확산도 예상된다. 

이에 더하여 신규 gTLD(일반 최상위 도메인이름)은 도메인 네임을 이용한 일반명칭의 상표등록 시도를 가속화시키지 않을까 생각해본다. 

2013년 미국 상무부 산하 비영리 민간기구인 국제인터넷주소기구 (ICANN)에서 허용된 신규 gTLD(일반 최상위 도메인이름)은 최상위 도메인에 알파벳뿐 아니라 한글, 한자 등 다른 언어와 지명, 상표 등을 자유롭게 사용할 수 있으며 '.mail', '.vip', '.한국' 등 보통명사를 .com처럼 최상위 도메인으로 등록해 관리할 수 있다.

<일반 gTLD Art.com 과 새로운 gTLD Art.gallery>

 

한편 “보통명칭.com”의 상표등록이 가능하더라도 그 권리범위에 대한 논란이 예상된다. 제3자의 “보통명칭”의 사용을 금지시킬 수 있을 지 의문이 든다.

<Booking.com 과 ebooking.com의 충돌 가능성 예시>

 

인터넷 주소의 출처표시기능을 적극적으로 인정하면 인터넷주소를 이용한 상표적 사용행위의 인정이 더 용이해진다. 따라서 부정한 목적으로 도메인을 선점하는 '사이버스쿼팅 (cybersquatting)' 의 새로운 기법으로 사용되지 않을까 하는 점이다. 이를 규제할 수 있는 법령이나 기준의 정비가 필요하지 않을까 생각해본다.

<사진> Pixabay, Lorenzo Cafaro 배경이미지를 편집 

<면책공지> 본 글은 해외 판례와 국내 실무를 이론적 입장에서 작성한 개인적인 의견입니다. 따라서 개별적인 구체적인 사안에 일반적으로 적용해서는 안됩니다