고용주-발명자 분쟁
Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)
여러분이 어떤 발명자가 설립한 스타트업을 거액을 주고 인수하고 그 발명자를 핵심 연구원으로 계속 고용하였는데, 그 핵심연구원들이 1년 뒤 퇴직한 후 새로운 경쟁사를 설립하고 4개월도 채 되지 않아 특허를 출원하였다면...그리고 그 출원이 등록되자 여러분의 회사를 상대로 특허침해소송을 벌인다면...
[그 발명자들과 회사가 체결한 발명에 대한 양도 계약]
<"고용 기간 동안 그것이 특허받을 수 있는지 없는지와 상관 없이 구상되거나 개발되거나 구현된 모든 발명을 회사에 양도하기로 한다.">
미국 ITC사의 결정에 대한 연방항소법원의 판단은 "회사는 아무런 권리를 갖을 수 없다"이었습니다.
Pre-Invention Innovations Not Captured by Employment Agreement Duty to Assign
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[제 능력 밖인듯 하여 더 이상 설명을 쓰려고 하지 않았으나 해설을 달아달라는 in-house 들의 요청이 많아....이해에 도움이 될 내용을 더 씁니다]
회사가 퇴직 연구원의 특허발명에 대한 권리를 주장할 수 있는 근거로 크게 두가지가 있습니다. 하나는 계약에 따라 특허발명에 대한 발명자의 권리를 이전 받는 것 (소유권 취득)이고 다른 하나는 특허법에 따라 현재 회사의 다른 연구원들과의 공동발명을 주장하는 것 (발명자권 인정)입니다. 전자는 주법에 따라 계약을 해석하여 퇴직후 특허발명에 대해 소유권을 주장할 수 있는 지에 대한 ownership 문제이고 후자는 회사의 다른 연구원이 퇴직후 특허발명에 공동으로 기여하여 공동발명자의 지위를 주장할 수 있는 지에 대한 Invenotrship 문제입니다.
Bio-Rad 사건 (Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021))에서 Bio-Rad는 고용계약에 따른 특허발명의 소유권 주장을 하였으나 연방항소법원은 캘리포니아 주법 및 선례법에 따라 특허법에 따라 보호대상이 될 수 있는 완성된 발명에 이르지 못한 아이디어는 계약의 이전대상이 아니라고 판단하였습니다. 즉 소유권 이전의 대상이 될 수 있는 것은 특허법에 따라 보호될 수 있는 수준으로 구상한 아이디어이어야 하는데, 특허발명은 고용기간 동안 구상된 발명이 아니라는 것입니다. 그 전단계의 초창기 아이디어이므로 이에 대하여 전직 회사가 권리를 주장할 수 없다는 취지입니다.
[BIO-RAD LABORATORIES, INC.의 주장]
...It is undisputed that Saxonov and Hindson were scientists at QuantaLife who executed contracts broadly assigning all their intellectual property, including all “ideas, processes . . . works, inventions, discoveries” conceived, developed, or created at QuantaLife “whether not patentable.”....Bio-Rad acquired QuantaLife and all its assets, and Saxonov and Hindson then executed similar contracts with Bio-Rad. ....Hindson’s and Saxonov’s agreements are directed to a broad definition of intellectual property: “any and all ideas, processes, . . . works, inventions, discoveries, . . . and improvements or enhancements to any of the foregoing . . . .whether or not patentable.”
[CAFC 판시사항]
Bio-Rad itself declares that what the assignment provisions apply to is “intellectual property.” Bio-Rad Reply Br. at 1, 3. The agreements lend support to that characterization as a limitation on coverage. The QuantaLife agreement, on which Bio-Rad has focused, first imposes a requirement to disclose to the Company (QuantaLife) trademarks, inventions, and other ideas (all of which it parenthetically calls “IP”) that bear specified relations to the Employee’s employment or the Company’s business. J.A. 3199 (§ 2(a)). The assignment provision follows, and it states that “Employee shall assign to the Company . . .Employee’s entire right to any IP described in the preceding subsection, . . . whether or not patentable.” J.A. 3199 (§ 2(b)) (emphasis added). The language of “right to” suggests that the subject of the required assignment must be “intellectual property,” whether or not the right is a patent, trademark, trade secret, copyright, or other form of intellectual property. See J.A. 3199 (§ 2(b)); see also J.A. 3195 (Bio-Rad agreement, after acquisition of QuantaLife, using “inventions” as the umbrella term); Oral Arg. at 1:50–2:45 (Bio-Rad agreeing that the scope of the assignment duties is the same).
또한 Bio-Rad는 특허발명은 회사의 다른 연구원과 함께 공동 개발한 것이라는 취지의 주장도 있었으나 공동발명에 대한 쟁점은 본격적으로 다투지 못한 것 같습니다.
연방항소법원은 회사에 재직하는 동안 구상된 아이디어는 너무 일반적(too generic)이어서 퇴직 후 특허발명에 기여하였다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 이와 반대로 Dana-Farber 사건 (Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., Ltd., 964 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2020))에서는 특허를 받을 수 있는 수준의 아이디어가 아니더라도 여러명이 발명의 착상에 공동으로 함께 기여하였으므로 공동발명이라고 판단하였습니다. 공동발명자이면 공동발명자로서 공동으로 발명자권을 갖습니다. 즉 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다.
