[이진수의 ‘특허포차’] ㉘ 양도인의 금반언 원칙(하)… 직무발명 ‘사전예약승계’ 약정

 양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 이 원칙이 적용되지 않는 첫번째 사유가 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. 이에 미국 판례 비교를 통해 직무발명 사전예약승계 약정의 중요성을 살펴본다.

[IPDAILY 특허포차 칼럼] 읽기

[이진수의 ‘특허포차’] ㉕ 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

양도인 금반언의 원칙은 미국 대법원이 1924년 Westinghouse 사건에서 처음으로 도입했다 {Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co., 266 US 342(1924)}.

IPDaily 칼럼 특허포차 읽기 

이 원칙은 발명자는 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 이 판결로 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다.

미 연방대법원의 판결에는 양도인 금반언(Assignor estoppel)이 적용되지 않는 상황, 즉 양도인이 특허권을 양도할 때 묵시적으로 진술이나 보증을 할 수 없는 상황을 설명하고 있다.

1) 발명가가 발명을 완성하기 전에 미리 양도하기로 한 경우.

2) 나중에 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관한 경우.

3) 양도 이후 특허 청구범위가 변경된 경우.

...(후략)

<참고> 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교 IPDaily 특허포차 컬럼 읽기

<다음편> 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기]

고용주-발명자 분쟁 Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

고용주-발명자 분쟁 

Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

여러분이 어떤 발명자가 설립한 스타트업을 거액을 주고 인수하고 그 발명자를 핵심 연구원으로 계속 고용하였는데, 그 핵심연구원들이 1년 뒤 퇴직한 후 새로운 경쟁사를 설립하고 4개월도 채 되지 않아 특허를 출원하였다면...그리고 그 출원이 등록되자 여러분의 회사를 상대로 특허침해소송을 벌인다면...

[그 발명자들과 회사가 체결한 발명에 대한 양도 계약] 

<"고용 기간 동안 그것이 특허받을 수 있는지 없는지와 상관 없이 구상되거나 개발되거나 구현된 모든 발명을 회사에 양도하기로 한다.">

미국 ITC사의 결정에 대한 연방항소법원의 판단은 "회사는 아무런 권리를 갖을 수 없다"이었습니다.

그 이유와 배경이 궁금하시면 데니스 크라우취 교수의 Patently-O 블로그에서 확인하세요 ~

Pre-Invention Innovations Not Captured by Employment Agreement Duty to Assign 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[제 능력 밖인듯 하여 더 이상 설명을 쓰려고 하지 않았으나 해설을 달아달라는 in-house 들의 요청이 많아....이해에 도움이 될 내용을 더 씁니다]

회사가 퇴직 연구원의 특허발명에 대한 권리를 주장할 수 있는 근거로 크게 두가지가 있습니다. 하나는 계약에 따라 특허발명에 대한 발명자의 권리를 이전 받는 것 (소유권 취득)이고 다른 하나는 특허법에 따라 현재 회사의 다른 연구원들과의 공동발명을 주장하는 것 (발명자권 인정)입니다. 전자는 주법에 따라 계약을 해석하여 퇴직후 특허발명에 대해 소유권을 주장할 수 있는 지에 대한 ownership 문제이고 후자는 회사의 다른 연구원이 퇴직후 특허발명에 공동으로 기여하여 공동발명자의 지위를 주장할 수 있는 지에 대한 Invenotrship 문제입니다.

Bio-Rad 사건 (Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021))에서 Bio-Rad는 고용계약에 따른 특허발명의 소유권 주장을 하였으나 연방항소법원은 캘리포니아 주법 및 선례법에 따라 특허법에 따라 보호대상이 될 수 있는 완성된 발명에 이르지 못한 아이디어는 계약의 이전대상이 아니라고 판단하였습니다. 즉 소유권 이전의 대상이 될 수 있는 것은 특허법에 따라 보호될 수 있는 수준으로 구상한 아이디어이어야 하는데, 특허발명은 고용기간 동안 구상된 발명이 아니라는 것입니다. 그 전단계의 초창기 아이디어이므로 이에 대하여 전직 회사가 권리를 주장할 수 없다는 취지입니다.

[BIO-RAD LABORATORIES, INC.의 주장] 

...It is undisputed that Saxonov and Hindson were scientists at QuantaLife who executed contracts broadly assigning all their intellectual property, including all “ideas, processes . . . works, inventions, discoveries” conceived, developed, or created at QuantaLife “whether not patentable.”....Bio-Rad acquired QuantaLife and all its assets, and Saxonov and Hindson then executed similar contracts with Bio-Rad. ....Hindson’s and Saxonov’s agreements are directed to a broad definition of intellectual property: “any and all ideas, processes, . . . works, inventions, discoveries, . . . and improvements or enhancements to any of the foregoing . . . .whether or not patentable.” 

[CAFC 판시사항]

Bio-Rad itself declares that what the assignment provisions apply to is “intellectual property.” Bio-Rad Reply Br. at 1, 3. The agreements lend support to that characterization as a limitation on coverage. The QuantaLife agreement, on which Bio-Rad has focused, first imposes a requirement to disclose to the Company (QuantaLife) trademarks, inventions, and other ideas (all of which it parenthetically calls “IP”) that bear specified relations to the Employee’s employment or the Company’s business. J.A. 3199 (§ 2(a)). The assignment provision follows, and it states that “Employee shall assign to the Company . . .Employee’s entire right to any IP described in the preceding subsection, . . . whether or not patentable.” J.A. 3199 (§ 2(b)) (emphasis added). The language of “right to” suggests that the subject of the required assignment must be “intellectual property,” whether or not the right is a patent, trademark, trade secret, copyright, or other form of intellectual property. See J.A. 3199 (§ 2(b)); see also J.A. 3195 (Bio-Rad agreement, after acquisition of QuantaLife, using “inventions” as the umbrella term); Oral Arg. at 1:50–2:45 (Bio-Rad agreeing that the scope of the assignment duties is the same).

또한 Bio-Rad는 특허발명은 회사의 다른 연구원과 함께 공동 개발한 것이라는 취지의 주장도 있었으나 공동발명에 대한 쟁점은 본격적으로 다투지 못한 것 같습니다. 

연방항소법원은 회사에 재직하는 동안 구상된 아이디어는 너무 일반적(too generic)이어서 퇴직 후 특허발명에 기여하였다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 이와 반대로 Dana-Farber 사건 (Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., Ltd., 964 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2020))에서는 특허를 받을 수 있는 수준의 아이디어가 아니더라도 여러명이 발명의 착상에 공동으로 함께 기여하였으므로 공동발명이라고 판단하였습니다. 공동발명자이면 공동발명자로서 공동으로 발명자권을 갖습니다. 즉 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다.

업무저작물과 디자인보호법상 보상문제

직무발명보상규정을 검토하다보면 '디자인'에 대한 보상규정에서 고민을 하게 됩니다. 디자인의 보상을 발명진흥법에 근거하는데, 이는 디자인보호법상 디자인은 그 창작자인 종업원에게 원시 귀속되었다가 계약이나 취업규칙에 의해 회사로 이전하게 되는 보상은 반대급부성격이기도 합니다. 반면 저작권법 제9조는 법인의 업무 저작물은 법인이 저작자가 되는 것으로 하여 회사가 원시적으로 저작자가 되도록 규정하고 있기 때문에 종업원에게 별도로 보상할 법적근거가 없습니다. 혹자는 디자인보호법상 디자인과 저작권법상 저작물은 그 대상이 달라 중복되거나 충돌할 일이 없다고 합니다. 그러나 현실에서는 그렇게 항상 독립적으로 구분되지만은 않습니다.

아래 강태욱 변호사의 글을 보니 저작권법 제9조에 대한 위헌심판이 진행중인 것 같습니다. 이 사건 결론은 나왔는지 어떻게 되어가는지 궁금합니다.

'업무상저작물과 정당한 보상(강태욱 변호사)'

직무발명보상금에 대한 세재 및 회계혜택

일정한 기준에 따른 합리적인 직무발명보상금의 지급은 회사에게 추후 발명자인 근로자와 법적분쟁을 예방할 수 있는 장치가 되고, 회사가 해당 특허발명을 특허소송에 사용할 때 발명자의 적극적인 지원을 이끌어 낼 수 있다는 점에서 유익한 것임에 틀림이 없습니다.

나아가 근로자의 발명욕구와 동기를 자극하여 회사가 원하는 수준이상의 연구개발과 발명활동으로 이어진다는 점에서 적극적인 회사정책과 규정으로 자리 잡아야 할 것입니다.

세무•회계면에서도 정당한 직무발명보상금의 지급은 회사나 발명자에게 유익한 것입니다.

지난 대한변리사회의 상임이사(부회장) 으로 지내신 김효준 변리사/변호사께서 소송대리한 대법원 2013. 6. 27 선고 2013두2655 법인세부과처분취소사건에서

대법원은

(i) 직무발명보상금을 회사가 발명자(근로자)에게 지급하면 보상금 자체가 비용처리되며,

(ii) 보상금이 연구개발비로 인정되어 임원에게 지급되었다고 하더라도 법인세 세액공제도 받을 수 있다고 판시하였습니다.


즉, 우리나라 세법은 회사가 직무발명보상금을 비용처리 또는 세액공제할 수 있도록 하고, 회계상 연구개발비로 인정받을 수 있도록 하고 있으며, 나아가 근로자도 소득세가 면제되어, 회사의 투자를 자극하고, 근로자는 연구개발과 발명활동에 매진할 수 있도록 배려하고 있습니다.

그러나 앞으로 더 다양하고 발전된 세재 및 회계혜택으로 발명자가 우대받고, 특허와 기술중심의 회사가 혜택받는 세상을 기대해봅니다.


이번 기회에 직무발명보상금에 대한 세무•회계상 혜택을 실무와 함께 다음과 같이 정리하였습니다. 아래에서 살펴보겠지만, 직원이 받은 직무발명보상금은 비과세 대상으로 소득세가 전액 면세되나, 등록이 되어야 하며, 출원, 거절된 것은 과세가 되며, 직무발명보상금이 아니라 상금으로 지급된다면 근로소득으로 과세가 되므로, 지급 금원의 성격이 직무발명보상금인지 포상금인지 여부가 과세 여부의 기준이 될 것입니다.


1. 발명자 (근로자)에 대한 혜택

    근로자는 지급받은 보상금에 대해 소득세가 면제됩니다.

    [관련 법률]

    소득세법  제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

     5. 기타소득(*주1) 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

        라. 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

         1) 종업원이 「발명진흥법」 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

         2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금


2. 회사(사용자)에 대한 혜택

     회사가 지급한 직무발명보상금은 연구 인력개발비로 비용 인정되고 소득세 또는 법인세 공제 대상이 됩니다.

     [관련 법률]

      조세특례제한법 제10조(연구·인력개발비에 대한 세액공제) ① 내국인이 각 과세연도에 연구·인력개발비가 있는 경우에는 다음 각 호의 금액을 합한 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다) 또는 법인세에서 공제한다. 이 경우 제1호 및 제2호는 2015년 12월 31일까지 발생한 해당 연구·인력개발비에 대해서만 적용한다.

    1. 연구·인력개발비 중 대통령령으로 정하는 신성장동력산업 분야의 연구개발비(이하 이 조에서 "신성장동력연구개발비"라 한다)에 대해서는 해당 과세연도에 발생한 신성장동력연구개발비에 100분의 20(중소기업의 경우에는 100분의 30)을 곱하여 계산한 금액

    2. 연구·인력개발비 중 대통령령으로 정하는 원천기술을 얻기 위한 연구개발비(이하 이 조에서 "원천기술연구개발비"라 한다)에 대해서는 해당 과세연도에 발생한 원천기술연구개발비에 100분의 20(중소기업의 경우에는 100분의 30)을 곱하여 계산한 금액

    3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하거나 제1호 및 제2호를 선택하지 아니한 내국인의 연구·인력개발비(이하 이 조에서 "일반연구·인력개발비"라 한다)의 경우에는 다음 각 목 중에서 선택하는 어느 하나에 해당하는 금액. 다만, 해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 4년간 일반연구·인력개발비가 발생하지 아니하거나 직전 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비가 해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 4년간 발생한 일반연구·인력개발비의 연평균 발생액보다 적은 경우에는 나목에 해당하는 금액

      가. 해당 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비가 직전 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비를 초과하는 경우 그 초과하는 금액의 100분의 40(중소기업의 경우에는 100분의 50)에 상당하는 금액

     나. 해당 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비에 다음의 구분에 따른 비율을 곱하여 계산한 금액

        1) 중소기업인 경우: 100분의 25

        2) 중소기업이 대통령령으로 정하는 바에 따라 최초로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우: 다음의 구분에 따른 비율

          가) 최초로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 과세연도의 개시일부터 3년 이내에 끝나는 과세연도까지: 100분의 15

          나) 가)의 기간 이후부터 2년 이내에 끝나는 과세연도까지: 100분의 10

       3) 대통령령으로 정하는 중견기업이 2)에 해당하지 아니하는 경우: 100분의 8

       4) 1)부터 3)까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우: 다음 계산식에 따른 비율(100분의 3을 한도로 한다)

        100분의 2 + 해당 과세연도의 수입금액에서 일반연구·인력개발비가 차지하는 비율 × 2분의 1


3. 세금 관련  질의 및 회신 내용을 통한 실무가이드

    가. 특허청 질의 : 직무발명보상금 비과세 범위에 대한 질의 (93. 7. 31, 문서번호 : 지도 56010-429)

     <국세청 회신> (93. 8. 23, 문서번호 : 소득 46011-2504)
      : 사용자로부터 받은 특허권 및 실용신안권과 관련된 보상금은 소득세법 제5조에 규정된 비과세 기타소득에 해당하며, 사용자가 직무발명보상금을 당해 과세년도에 지출하는 때 조감법(조세감면규제법) 제10조에 규정된 기술 및 인력개발비 세액공제 대상이 되는 것.

    나. L전자 질의 : (특허팀 : 02. 12. 30) 출원중이거나 심사결과 등록되지 않은 경우에 지급된 보상금이 비과세인지 여부

    <기획재정부(소득세제과) 회신>
    ○ 기획재정부 소득세제과 46073-181, 2002.12.30.
      종업원 등의 직무와 관련한 발명 등이 특허 출원중이거나 출원심사결과 특허 등록되지 않은 경우에, 사용자 등이 동 직무관련발명 등과 관련하여 종업원 등에게 지급한 보상금은 소득세법 제12조제5호 라목의 비과세되는 "기타소득"에 해당하지 않는 것임

     다. 제조기업질의 : (03. 4. 4) : 출원보상금, 사내 분기별 우수발명직원상금, 사내 년간 우수발명직원 포상금의 과세여부

     <국세청 회신> (03. 4. 4, 문서번호 : 소득 서일46011-10427)
      : 소득세법 제5조 제5호 바목(제12조 제5호 라목)과 동법시행령 제13조의2(제18조 2항)의 규정에 의거 직무발명보상금은 비과세하며, 종업원에게 지급하는 공로금ㆍ위로금 등으로, 사실상 급여에 속하는 상금은 근로소득에 해당하는 것이며, 종업원의 특별한 공로에 대하여 경진ㆍ경영ㆍ경로대회ㆍ전람회 등에서 우수한 자에게 지급하는 상금은 기타소득에 해당하는 것임.

(*주1)
제21조 (기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.  <개정 2010.12.27., 2012.1.1., 2013.1.1., 2014.12.23.>

1. 상금, 현상금, 포상금, 보로금 또는 이에 준하는 금품

5. 저작자 또는 실연자(實演者)·음반제작자·방송사업자 외의 자가 저작권 또는 저작인접권의 양도 또는 사용의 대가로 받는 금품

7. 광업권·어업권·산업재산권·산업정보, 산업상 비밀, 상표권·영업권(대통령령으로 정하는 점포 임차권을 포함한다), 토사석(土砂石)의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품

9. 지역권·지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함한다)을 설정하거나 대여하고 받는 금품

13. 거주자·비거주자 또는 법인의 대통령령으로 정하는 특수관계인이 그 특수관계로 인하여 그 거주자·비거주자 또는 법인으로부터 받는 경제적 이익으로서 급여·배당 또는 증여로 보지 아니하는 금품

15. 문예·학술·미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품(「신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률」에 따른 정기간행물에 게재하는 삽화 및 만화와 우리나라의 창작품 또는 고전을 외국어로 번역하거나 국역하는 것을 포함한다)에 대한 원작자로서 받는 소득으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 원고료

나. 저작권사용료인 인세(印稅)

다. 미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품에 대하여 받는 대가

16. 재산권에 관한 알선 수수료

17. 사례금

19. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 인적용역(제15호부터 제17호까지의 규정을 적용받는 용역은 제외한다)을 일시적으로 제공하고 받는 대가

가. 고용관계 없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등 대가를 받는 용역

나. 라디오·텔레비전방송 등을 통하여 해설·계몽 또는 연기의 심사 등을 하고 보수 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역

다. 변호사, 공인회계사, 세무사, 건축사, 측량사, 변리사, 그 밖에 전문적 지식 또는 특별한 기능을 가진 자가 그 지식 또는 기능을 활용하여 보수 또는 그 밖의 대가를 받고 제공하는 용역

라. 그 밖에 고용관계 없이 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받고 제공하는 용역

20. 「법인세법」 제67조에 따라 기타소득으로 처분된 소득

21. 제20조의3제1항제2호나목 및 다목의 금액을 그 소득의 성격에도 불구하고 연금외수령한 소득

22. 퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하거나 고용관계 없이 주식매수선택권을 부여받아 이를 행사함으로써 얻는 이익

[전문개정 2009.12.31.]