특허 심사기준, 이제는 바뀌어야 할 때: ‘일응 추정’ 원칙 도입

 

특허청의 모호한 거절이유, 더는 안 됩니다! 특허 심사관이 거절 이유를 명확히 입증해야 하는 ‘일응 추정’ 원칙을 아시나요? 미국과 한국의 심사기준을 비교하며, 더 공정하고 강한 특허를 만들기 위한 핵심 개선안을 제안합니다.

 

특허 출원을 하고 심사관의 첫 번째 의견제출통지서, 즉 ‘거절이유통지서’를 받아보신 분이라면 한 번쯤 답답함을 느껴보셨을 겁니다. 인용된 선행기술 몇 개만 나열된 채, “통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있다”는 한두 줄의 설명만으로 거절이유를 통지받는 경우가 많기 때문이죠. 대체 어느 부분을 어떻게 반박해야 할지 막막했던 경험, 다들 있으실 겁니다. 😅

이런 문제는 심사관 개인이 불친절하다거난 불성실하기 때문에 발생하는 것이 아닙니다. 바로 심사관에게 ‘입증 책임’을 명확히 부여하는 절차적 장치가 우리 심사기준에 빠져있기 때문인데요. 오늘은 미국 특허청(USPTO)의 ‘일응 추정(Prima Facie Case)’ 원칙을 통해 한국 특허 심사 제도의 문제점을 짚어보고, 어떻게 하면 더 공정하고 효율적인 시스템을 만들 수 있을지 이야기해 보겠습니다.

 

‘일응 추정’ 원칙, 정확히 무엇일까요? 🤔

‘일응 추정(Prima Facie Case)’은 심사관이 특허 출원 발명이 ‘진보성이 없다’는 등의 이유로 거절하려 할 때, 먼저 ‘명백히 진보성이 없다는 등의 등록 거절이유의 근거’을 제시할 책임이 있다는 의미입니다.

그러나 이는 형사재판처럼 ‘유죄를 입증해야 한다’는 강력한 의무가 아니라, “일응 명백하다고 추정될 수 있는 최소한의 근거를 제시하라”는 행정 절차상의 기준이자 증거 법칙입니다. 예를 들어, 즉, 심사관이 진보성 부재를 주장할 때, 판례나 MPEP(심사기준)에 근거한 간접사실을 통해 ‘명백히 진보성이 없음’을 추정할 수 있는 최소한의 논리적 근거를 제시해야 한다는 것입니다. 이러한 추정이 확립되면, 출원인은 그 추정을 반박할 책임(rebuttal burden)을 지게 됩니다.

 

✅ 심층 분석: 미국 USPTO의 ‘일응 추정’ 원칙의 실제 구조

1. 법적 근거: MPEP와 판례

미국의 ‘일응 추정’ 원칙은 심사관의 자의적 판단을 막기 위해 명확한 규정과 판례에 기반합니다.

• MPEP § 2142 (미국 특허심사기준): 심사관은 “통상의 기술자라면 청구된 발명이 자명했을 것”이라는 점을 보여줌으로써 ‘일응 추정’을 확립한다고 규정합니다. 즉, 결론에 도달하기까지의 최소한의 논리적 근거 제시를 의무화합니다.
• MPEP § 2143 및 KSR 판례: 심사관이 진보성을 부정하기 위해 사용할 수 있는 7가지 논리적 근거 유형을 제시합니다. 이는 심사관이 실험 데이터와 같은 ‘직접 사실’이 아닌, ‘간접 사실’을 활용하는 것에 관한 것입니다. 예를 들어, “문헌 A와 B는 같은 분야이며 C 목적을 위해 결합 가능하다”와 같은 특정 판단이 일응 추정되는 판례상의 ‘간접 사실’들을 심사관이 구체적으로 제시해야 한다는 의미입니다. 이처럼 간접 사실을 활용하여 추정을 확립하도록 하는 것은 행정 효율성을 높이기 위함입니다.

2. 입증 책임의 전환: 출원인에게 넘어가는 반박 책임

심사관이 MPEP 규정에 따라 ‘일응 추정’을 성립되는 사실적 근거를 제시하면, 이제 공은 출원인에게 넘어갑니다. MPEP § 2145는 이 경우 출원인이 그 추정을 반박할 책임(burden to rebut)을 진다고 명시합니다. 이는 설득 책임입니다. 출원인은 비교실험 데이터, 전문가 의견서, 상업적 성공 등 구체적인 증거를 통해 심사관의 논리를 무너뜨려야 합니다.

💡 핵심 구조 요약
1단계 (심사관): 판례 등 ‘간접 사실’에 근거해 최소한의 논리적 근거를 제시하여 ‘진보성 없음’을 일응 추정.
2단계 (출원인): 확립된 추정을 구체적 증거(직접 사실 등)로 반박할 책임을 부담.

한국 특허 심사, 왜 ‘일응 추정’이 필요한가?

현재 한국 특허 심사기준에는 ‘일응 추정’ 개념이 명문화되어 있지 않습니다. 이로 인해 심사관이 “통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있다”는 선언적 주장만으로 거절이유를 통지하는 경우가 많아, 출원인은 ‘숨은 논리’까지 추측해 방어해야 하는 비효율이 발생합니다.

물론 유럽(EPO)의 ‘문제-해결 접근법’이나 일본(JPO)의 ‘논리적 근거 제시’ 요구와 같은 심사 투명성을 높이기 위한 장치를 마련하고 있지만, 미국(USPTO)의 ‘일응 추정’ 원칙처럼 사실 증거에 기반한 명확한 책임 전환 구조를 갖추고 있지는 않습니다.

⚠️ 문제의 핵심: 객관성 없는 심사
한국 심사관이 선행기술 결합의 ‘동기’를 언급하더라도, 구체적인 사실 증거보다는 추상적인 가능성에 그치는 경우가 많습니다. 이는 출원인의 방어권을 약화시키고 ‘약한 특허’를 양산하여 결국 특허 시스템 전체의 신뢰도를 저해합니다. 이 때문에 엄격하고 장시간의 심사를 거쳐 등록되었더라도 등록 이후 이해당사자의 공격에 취약해집니다.

해결책: 특허 심사기준, 이렇게 바꿔야 합니다! 🚀

따라서 미국식 ‘일응 추정’ 원칙의 도입은 한국 특허 심사 품질을 획기적으로 개선할 수 있는 매우 타당한 해결책입니다. 이를 통해 심사관의 주관적 판단을 객관화하고, 출원인의 방어권을 실질적으로 보장하며, 심사 품질과 특허 권리의 안정성을 동시에 향상시킬 수 있습니다.

정책 제안 3단계

1. ‘일응 추정’ 원칙의 명문화 및 구체화: 심사기준 총칙에 ‘심사관은 거절이유 통지 시, MPEP § 2143과 같이 구체적인 간접 사실에 기반한 논리적 근거를 제시해야 한다’는 원칙을 명시해야 합니다. 더 나아가, 등록 거절 판단으로 이어지는 일응 추정의 간접 사실들을 국내외 판례 연구를 통해 구체적으로 열거해야 합니다. 이러한 근거들이 심사관에 의해 명백히 제시될 때, 거절이라는 행정처분의 정당성이 확보되고 심사관도 자신이 내린 행정처분에 안도할 것입니다.
2. 입증 책임 전환 구조 도입: 심사관이 ‘일응 추정’을 확립한 경우, 출원인에게 반증 책임이 전환됨을 명확히 규정해야 합니다.
3. 출원인의 반증 방법 안내: 출원인이 반증 책임을 효과적으로 이행할 수 있도록, 비교실험 데이터나 전문가 의견서 제출 등 구체적인 반증 방법을 심사기준에 예시로 제공해야 합니다.

‘일응 추정’ 법리는 심사관의 주관적인 판단을 객관화하는 매우 효과적인 도구입니다. 심사기준이 이 원칙을 반영하면, 심사관은 더 이상 ‘논리적 근거 없이 그냥 용이하다’거나 ‘결합의 동기가 있다’고 결론 내릴 수 없습니다. 대신, 그 판단을 뒷받침하는 최소한의 사실, 즉 판례 등을 통해 ‘일응 추정’으로 인정된 사실을 먼저 제시해야 합니다. 일종의 증거법칙입니다. 이는 심사 과정 전체의 객관성과 신뢰성을 높이는 핵심적인 역할을 합니다.

 

💡한눈에 보는 핵심 요약

현 문제점: 심사관의 입증 책임이 불명확하여 출원인에게 과도한 방어 부담을 지우고, 행정 비효율과 ‘약한 특허’를 양산합니다.

글로벌 스탠더드: 미국 USPTO는 ‘일응 추정’ 원칙을 통해 심사관이 ‘간접 사실’로 최소한의 논거를 제시하면, 출원인에게 반박 책임이 넘어가는 효율적 구조를 갖추고 있습니다.

핵심 해결책:

한국 심사기준에 ‘일응 추정’과 ‘입증 책임 전환(또는 증거 제출책임과 설득책임의 분배)’ 원칙을 명문화하여 심사의 객관성을 확보해야 합니다.

기대 효과: 출원인의 방어권이 강화되고, 심사 품질이 향상되어 결국 국가 경쟁력 있는 ‘강한 특허’ 창출로 이어집니다.

공정한 심사, 강한 특허의 시작입니다.

자주 묻는 질문 ❓

Q: ‘일응 추정’ 원칙은 심사관의 부담을 줄여주는 것 아닌가요?

A: 아닙니다. 오히려 심사관에게 명확한 논리적 근거를 제시해야 할 초기 책임을 부여합니다. 다만, 모든 것을 직접 증명해야 하는 과도한 부담 대신, 판례 등 객관적 기준(간접 사실)에 따라 논증하도록 하여 효율성을 높인 것입니다. 이는 심사관의 자의적 판단을 방지하는 중요한 역할을 합니다.

Q: 출원인에게 ‘반박 책임’이 넘어오면 더 불리한 것 아닌가요?

A: 그렇지 않습니다. 현재처럼 무엇을 방어해야 할지 모르는 ‘깜깜이 심사’보다, 심사관의 논리가 명확하게 제시되므로 방어할 쟁점이 뚜렷해집니다. 이는 출원인에게 예측 가능성을 제공하고 방어권을 실질적으로 보장하는 효과가 훨씬 큽니다.

Q: 이미 법원에서 심사관의 입증 책임을 인정하는데, 심사기준 개정이 꼭 필요한가요?

A: 네, 반드시 필요합니다. 심사 단계에서부터 명확한 기준이 적용되어야 불필요한 심판과 소송을 줄일 수 있습니다. 현재는 심사기준과 법원의 판단이 달라 혼란과 비효율을 낳고 있습니다. 심사기준을 개정하는 것은 이러한 ‘사법-행정 불일치’를 해소하고 행정의 일관성을 높이는 길입니다.

특허 심사 절차의 투명성과 공정성은 국가 혁신 시스템의 근간입니다. 심사관의 입증 책임을 명확히 하는 ‘일응 추정’ 원칙의 도입은 더 이상 미룰 수 없는 과제입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 댓글로 자유로운 의견을 남겨주세요!

존 스콰이어즈 USPTO 신임 청장 취임, 미국 특허 정책의 핵심 변화

 

존 스콰이어즈 신임 USPTO 청장, 미국 IP 정책의 새로운 항해를 시작하다

‘Born Strong’ 특허 철학부터 소송 자금 투명성 강화까지, 그의 정책이 우리에게 미칠 영향을 심도 있게 분석합니다.

새로운 USPTO 청장, 무엇이 달라질까요? 최근 임명된 존 스콰이어즈 청장이 미국 지식재산(IP) 정책의 대대적인 변화를 예고했습니다. 이 글에서는 그의 핵심 정책 방향과 이것이 국내 기업들에게 어떤 의미를 갖는지, 특히 논란의 중심에 선 ‘소송 자금 투명성’ 문제를 중심으로 깊이 있게 파헤쳐 봅니다.

 

안녕하세요! 미국 특허청(USPTO)의 수장이 바뀐다는 소식, 다들 들으셨나요? 그냥 ‘기관장 한 명이 바뀌는구나’ 하고 넘길 일이 아닙니다. 미국 특허청장은 미국 대통령이 상원의 인준을 받아 임명하는 매우 중요한 자리(PAS)로, ‘상무부 지식재산 담당 차관’을 겸하는 고위직이거든요. 한국으로 치면 산업통상자원부 차관급에 해당할 만큼 그 위상과 권한이 막강합니다.

최근 존 A. 스콰이어즈(John A. Squires) 신임 청장이 공식 취임하면서 미국 IP 정책의 지각변동이 예상되고 있어요. 그는 상원 청문회와 서면 답변에서 “미국을 세계 최고의 혁신 기관으로 복원하겠다”는 야심 찬 포부를 밝혔는데요. 그의 정책 방향이 이전과는 사뭇 달라서 우리 기업들도 주의 깊게 살펴봐야 할 필요가 있습니다. 그럼 지금부터 스콰이어즈 청장이 그리는 큰 그림을 함께 따라가 볼까요?

 

1. 특허 품질 제고와 ‘Born Strong’ 철학

스콰이어즈 청장이 가장 먼저 내세운 핵심 과제는 바로 처음부터 강력한 권리로 등록되는 ‘Born Strong’ 특허 정책입니다. 부실 특허로 인한 분쟁을 사전에 막고, 진정한 혁신을 보호하겠다는 의지인데요, 이를 위해 두 가지 구체적인 방안을 제시했습니다.

1. AI 기반 선행기술 검색 강화: 민간에서는 이미 AI로 특허 무효 자료를 찾고 있는데, 심사관에게도 동일한 수준의 도구를 제공해야 한다는 겁니다. 초기 심사 단계부터 품질을 확 끌어올리겠다는 거죠.
2. 후속 검토 절차 활성화: 특허 등록 후에도 이의를 제기할 수 있는 ‘등록 후 검토(post-grant review)’나 ‘제3자 정보 제출’ 같은 제도를 적극 장려해서, 부실 특허가 시스템 내에서 빠르게 걸러지도록 하겠다는 계획입니다.

알아두세요!
‘Born Strong’ 철학은 단순히 심사를 깐깐하게 하겠다는 의미를 넘어, 특허 시스템 전체의 신뢰도를 높이고 예측 가능성을 확보하려는 중요한 정책적 전환입니다.

 

2. 심사 적체 해소 및 국제 정책 강화

그는 고질적인 문제인 특허 심사 적체 해소와 국제 무대에서의 IP 리더십 회복에도 강한 의지를 보였습니다.

• 인력 보강과 해외출원 관리: 단순히 심사관을 충원하는 것을 넘어, 무역대표부(USTR)와 협력해 과부하를 유발하는 해외 출원을 식별하고 관리할 계획입니다. 또한, 대규모 포트폴리오를 가진 기업이 자발적으로 심사를 미루도록 유도하는 제도도 고려 중입니다.
• 무역 협정 내 IP 조항 강화: USTR, 국무부와 협력하여 무역 협정에 강력한 IP 보호 조항을 포함하고, 기존 조항의 이행을 철저히 감독할 예정입니다.
• 외국 적대 세력 견제: 외국 경쟁국의 소송 자금 지원을 국가 안보 차원에서 검토하겠다고 공언했습니다. 이는 단순한 특허 분쟁을 넘어 지정학적 차원의 IP 전략으로 확장되는 중요한 움직임입니다.

 

3. PTAB 운영의 균형과 투명성 회복

그의 개혁 의지는 특허심판원(PTAB) 운영 방안에서 더욱 뚜렷하게 드러납니다. 그는 PTAB이 의회의 본래 취지에 맞게 ‘균형’을 회복해야 한다고 여러 차례 강조했는데요, 특히 이전 청장 대행이었던 코크 스튜어트와는 다른 방향을 제시했습니다.

주요 쟁점	스콰이어즈 신임 청장	종전 정책 방향
PTAB 재량적 기각	의회가 부여하지 않은 범위에서 재량적 기각을 사용하지 않겠다고 약속하며, 권한 행사를 제한하겠다는 입장.	소송 효율성 등을 이유로 재량적 기각 권한을 폭넓게 행사하는 경향.
자금 출처 투명성	외국 경쟁국의 소송 자금 지원을 ‘용납할 수 없다’고 강조. PTAB에서도 실질적 이해당사자 및 자금 제공자 공개 강화.	상대적으로 소송 자금 출처 공개에 대한 규제나 감독 의지가 약했음.

 

4. 소송자금 투명성 논쟁

스콰이어즈 청장이 ‘소송 자금 투명성’을 왜 이렇게까지 강조하는 걸까요? 그 배경에는 최근 미국 IP 업계를 떠들썩하게 했던 ‘중국 Purplevine IP 사건’이 있습니다.

사건의 핵심: Purplevine IP 사건

중국계 IP 컨설팅 회사인 Purplevine이 미국 내 특허 소송에 직접 소송자금을 지원하여 글로벌 기업들을 상대로 대규모 특허 소송을 벌인 사건입니다. 이는 델라웨어 연방법원 판사가 소송 자금 출처 공개를 명령하면서 Purplevine의 개입 사실이 확인되었습니다. 또한 사건을 주도한 Synergy IP 설립자가 삼성전자 전직 IP 센터장이었다는 사실도 밝혀졌습니다. 이 과정에서 단순한 특허 분쟁을 넘어 전직 임원의 기밀 유출 의혹까지 불거지면서, 사건은 ‘산업 스파이’와 ‘국가 안보 위협’ 문제로까지 비화했습니다. 최근 Purplevine은 한국 LG이노텍으로부터 LED 특허를 인수한 LEKIN반도체와 협력해 글로벌 소송을 주도하고 있습니다.

이 사건은 제3자 소송 자금 지원(TPLF) 규제에 대한 논쟁에 불을 붙였습니다. 규제 강화론자들은 외국 자본이 미국 사법 시스템을 악용해 기술 탈취를 시도할 수 있다는 점을 들어 자금 출처 공개 의무화를 요구하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 스콰이어즈 청장은 TPLF 자체를 반대하기보다는, 국가 안보를 위해 ‘투명성 확보’가 최우선이라는 입장을 명확히 한 것입니다. 과거 ‘IP 자산담보 금융’ 모델을 설계했던 ‘금융 혁신가’에서 이제는 미국 ‘IP 시스템 전체의 수호자’로 역할이 바뀌면서, 정책의 우선순위가 재정립된 것으로 해석할 수 있습니다.

주의하세요!
앞으로 미국에서 특허 소송을 진행하거나 자금을 조달할 때, 자금의 출처와 실질적 이해관계를 명확히 밝혀야 할 의무가 크게 강화될 수 있습니다. 특히 외국 정부와 연관된 자금의 경우 더욱 엄격한 잣대가 적용될 것입니다.

 

신임 USPTO 청장 정책 핵심 요약

특허 품질 우선: ‘Born Strong’ 철학을 기반으로 초기 심사부터 강력하고 신뢰도 높은 특허 창출에 집중합니다.

PTAB 개혁: 과도한 재량적 기각을 제한하고 절차의 균형과 예측 가능성을 높입니다.

투명성 강화:

특히 외국 자본의 소송 개입을 국가 안보 차원에서 규제하고 자금 출처 공개를 강화합니다.

시스템 효율화: AI 도입 및 해외 출원 관리를 통해 심사 적체를 해소하고 효율적인 시스템을 구축합니다.

미국 IP 정책의 새로운 전환점, 우리 기업의 철저한 대비가 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q: 존 스콰이어즈 청장의 가장 큰 정책 변화는 무엇인가요?

A: 크게 두 가지로 볼 수 있습니다. 첫째, 특허심판원(PTAB)의 재량적 기각 권한 행사를 제한하여 예측 가능성을 높이는 것. 둘째, Purplevine 사건을 계기로 외국 자본의 소송 개입에 대한 투명성을 국가 안보 차원에서 강화하려는 것입니다.

Q: ‘Born Strong’ 특허란 무엇을 의미하나요?

A: 말 그대로 ‘태어날 때부터 강한’ 특허를 의미합니다. AI 기반의 선행기술 검색을 강화하고 등록 후 검토 절차를 활성화하여, 부실 특허의 가능성을 원천적으로 줄이고 처음부터 법적 안정성이 높은 강력한 특허를 만들겠다는 정책 철학입니다.

Q: TPLF(제3자 소송 자금 지원)에 대한 신임 청장의 입장은 무엇인가요?

A: TPLF 자체를 금지하자는 입장은 아닙니다. 다만, 자금 출처의 ‘투명성’을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 외국 경쟁국이나 정부와 연관된 자금이 미국 내 특허 소송에 개입하여 기술을 탈취하거나 시장을 교란하는 것을 막기 위한 규제를 강화할 것으로 보입니다.

마무리하며

존 스콰이어즈 신임 청장의 취임은 미국 IP 정책의 중요한 전환점을 예고하고 있습니다. AI를 통한 효율성 제고, PTAB 운영의 균형 확보, 그리고 국제적 차원의 IP 집행 강화라는 세 개의 큰 축을 중심으로 정책이 펼쳐질 전망입니다. 특히 외국 자본의 소송 개입을 국가 안보 차원에서 다루겠다는 그의 확고한 의지는 우리 기업들에게 시사하는 바가 큽니다.

이러한 변화는 발명가에게는 더 신뢰할 수 있는 권리를, 기업에게는 부실 특허로 인한 소송 부담 경감을 가져다줄 수 있습니다. 새로운 정책의 흐름을 정확히 읽고 발 빠르게 대응하는 기업만이 다가오는 기회를 잡을 수 있을 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 궁금한 점은 댓글로 자유롭게 남겨주세요!

 

Is “Hunting Patent Trolls” a Thing of the Past? Corporate Survival Strategies as the USPTO Raises the IPR Bar

 

“What if your business license had to be reviewed every year?” A bold statement from the Acting Director of the USPTO heralds a major upheaval in the U.S. patent system! In this deep analysis, we examine what patent holders and companies need to know in the face of a sweeping paradigm shift brought about by Acting Director Stewart’s pro-patent policies.

 

Recently, Acting Director Coke Morgan Stewart delivered a keynote speech at the IPOA annual meeting that sounded like a seismic shift in the U.S. patent landscape. In unusually strong terms, he criticized the current IPR system, saying, “Imagine if your college degree or your home ownership were reviewed every year, endlessly, by anyone and everyone.” He argued that this kind of system undermines the constitutional rights and certainty afforded to patent holders.

Stewart asserted, “A stable patent system is essential to a stable economy,” and directly targeted the structural flaws of the current system—particularly the ease of repeatedly challenging patents under a low burden of proof. He further suggested that PTAB’s high invalidation rates may be a “statistical illusion” caused by repeated challenges, and that the Federal Circuit’s “reasonableness” standard alone cannot ensure the substantive accuracy of PTAB decisions. This speech makes it clear that the USPTO will actively promote policies that significantly strengthen patent stability. So, how should companies prepare amid this large wave of change? Let’s dive into the core issues. 😊

 

📜 What's Changed at the USPTO: Stewart’s Three Key Pro‑Patent Initiatives

Stewart has rolled out distinctly different policies under the banner of a "strong and stable" patent system. Most notably, the bar for challenging already-issued patents through IPR has been raised—making it significantly harder to invalidate patents. We can break down these major changes into three key points:

1. Resurgence of Discretionary Denial & bifurcated proceedings: Not only has the flexibility introduced under former Director Kathi Vidal been reversed, but as of March 2025, IPR proceedings have become two-tiered—split between “discretionary denial assessment” and “merits review.” This shift is paving the way for more discretionary denials in favor of patent holders.
2. New grounds for denial: “Settled Expectations”: This concept is critical. If a patent has been valid for a long time, protecting the social and economic reliance on that patent—i.e., ‘settled expectations’—becomes paramount. Thus, older patents are now much harder to challenge via IPR.
3. Separate briefing process introduced: Under the USPTO’s interim procedures issued March 26, 2025, patent owners may now submit a separate brief arguing for discretionary denial—known as the Discretionary Denial Brief—and it’s capped at 14,000 words. This matching word limit ensures that patent holders have a robust opportunity to defend their rights.

 

🤔 Who Benefits More—Patent Holders or Challengers?

Clearly, these changes affect market players differently. Patent owners stand to gain, while challengers face increasing hurdles. Here's a summary in a convenient table:

Category	Patent Holder	Practicing Entity (Challenger)
Advantages	Stronger IPR defenses, increased patent value, more leverage in licensing	–
Disadvantages	Risk of prosecution laches (though difficult to establish in practice)	Harder to invalidate patents via IPR, increased legal costs, vulnerability to NPEs
Key Strategy	Leverage continuations, strengthen discretionary denial arguments	File IPRs early and in compliance, utilize defensive patent communities

💡 Quick Tip: What Is Prosecution Laches?
Prosecution laches refers to the doctrine preventing patent owners from intentionally delaying prosecution to target competitors later. However, courts apply this doctrine very sparingly—especially where normal continuation strategies are used. In practice, it’s very hard for a challenger to neutralize a patent by relying on prosecution laches alone.

 

🚀 Tailored Strategies for Your Company

Given these sweeping changes, how should your company navigate the IPR landscape? We’ve outlined actionable strategies for both patent holders and challengers:

👑 “Aggressive Value‑Maximization” Strategy for Patent Holders

Your patents are now more powerful than ever—use that to your advantage.

• Maximize Continuations: Secure core technologies early, then build a dense patent portfolio through strategic continuations—this allows you to block competitors and set up for stronger licensing opportunities down the line.
• Invoke the “Settled Expectations” Principle: Emphasize that your patent has been relied upon in the marketplace—especially if it’s been six years or more since issuance—to argue against IPR initiation.

🛡 “Strategic Workaround” & “Rapid Response” Strategy for Challengers

IPR isn’t as powerful as it used to be—but a smart, rapid approach can still make a difference.

• Timing and compliance are critical: IPR is now a race. You must file within 9 months after patent issuance or within one year of being sued—but beware that the USPTO may also deny IPR if a patent has been around for ~6 years or if civil or ITC proceedings are well underway.
• Target exceptions to “Settled Expectations”: Older patents can still be challenged if you uncover powerful new invalidity evidence or show the patent was never practiced or licensed—thus no settled expectations apply.
• Use defensive networks like LOT Network & Unified Patent: If you're a small company concerned about NPE attacks, joining a collaborative defense community can offer collective patent risk mitigation.

💡 Legislative Spotlight:
Beyond administrative changes, Congress is also pursuing pro-patent legislation. These bills highlight where the U.S. patent system may be headed:

• PREVAIL Act: Aims to revamp PTAB structure and bolster patent holder protection—designed to curb challenger abuse of IPR and stabilize issued patents.
• RESTORE Patent Rights Act: Would make it easier for patent holders to secure permanent injunctions following infringement victories—adding pressure on infringers.
• PERA (Patent Eligibility Restoration Act): Seeks to clarify §101 patent subject-matter eligibility—especially for software and business methods—to make it easier for such inventions to obtain patents.

 

💡

Key Takeaways from USPTO’s 2025 Policy Shifts

Pro-Patent Era: Stewart’s policies significantly strengthen patent holders’ rights.

Higher IPR Bar: Fintiv and “Settled Expectations” make invalidating patents older than six years much harder.

Patent Holder Strategy: Leverage continuations and assert discretionary denial to maximize patent value.

Challenger Strategy: File timely IPRs and consider collective defenses such as LOT Network.

Understanding these shifts is the first step to success in the U.S. market.

 

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: What’s the most important timing restriction when filing an IPR?

A: You must consider both statutory and discretionary limits. Statutorily, you must file within one year of being sued for infringement. Discretionarily, the USPTO is more likely to deny IPR if a patent has been issued for ~6 years or if other litigation has already advanced significantly.

Q: Does that mean older patents can never be invalidated?

A: It’s very difficult, but not impossible. If you uncover a strong “smoking gun” prior art reference, or show the patent has never been practiced or licensed, you may argue the “Settled Expectations” doctrine doesn’t apply. You can also pursue invalidity in federal court.

Q: We’re a small startup. Are these changes especially challenging for us?

A: Yes, startups face tougher conditions, as large corporations’ patent portfolios become even stronger. That’s why collective defense is key—joining groups like LOT Network (where members agree not to sue each other with patents) or Unified Patent (focused on invalidating NPE patents) can provide cost-effective protection.

Today we reviewed major changes in the U.S. patent system for 2025. It’s a pivotal moment: an opportunity for patent holders, but a serious challenge for challengers. As always, companies that read the shifts correctly and act quickly will prevail. Still, given that much of America’s innovation is driven by startups, policymakers may need to fine-tune these changes to ensure small businesses remain protected. I hope this analysis helps your business. If you have questions, feel free to ask in the comments! 😉

*This post is for general informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific issues, please consult with a qualified professional.

※ This blog post is intended for general informational purposes only and does not constitute legal advice on any specific matter. For individual legal issues, please consult a qualified professional.

“특허 괴물 잡아라”는 옛말? IPR 문턱 높인 USPTO, 기업 생존 전략은?

 

“당신의 사업 면허가 매년 재심사받는다면?” USPTO 국장의 작심 발언, 미국 특허 제도의 대격변을 예고하다!

Stewart 대행 국장의 친특허 정책이 가져온 IPR 제도의 거대한 패러다임 전환 속에서 특허권자와 실시기업이 반드시 알아야 할 생존 전략을 심층 분석합니다.

 

최근 미국 특허상표청(USPTO)의 Coke Morgan Stewart 청장 대행이 지식재산권자협회(IPOA) 연례회의에서 한 기조연설은, 그야말로 미국 특허 제도의 지각 변동을 알리는 강력한 신호탄이었습니다. 그는 현재의 특허 무효 심판(IPR) 제도를 향해 “마치 여러분의 대학 학위나 주택 소유권이 아무런 시한 없이, 누구에게나, 매년 재검토 대상이 된다고 상상해 보십시오.”라며 이례적으로 강한 어조로 비판했습니다. 이는 특허권자에게 부여된 헌법적 권리와 안정성을 심각하게 훼손하는, 비정상적인 시스템이라는 것이죠.

Stewart 국장은 “안정적인 경제를 위해서는 안정적인 특허 시스템이 필요하다”고 단언하며, 낮은 증명 기준으로 특허를 반복적으로 재심사하는 현행 제도의 구조적 문제점을 정면으로 겨냥했습니다. 심지어 그는 높은 PTAB(특허심판원)의 특허 취소율이 반복적인 도전에 의한 ‘통계적 착시’일 수 있으며, 연방순회법원의 ‘합리성’ 심사 기준만으로는 PTAB 결정의 실질적 정확성을 담보할 수 없다고 꼬집었습니다. 이 연설은 USPTO가 앞으로 특허권의 안정성을 대폭 강화하는 방향으로 정책을 추진할 것임을 명확히 보여줍니다. 그렇다면 이러한 거대한 변화의 물결 속에서, 우리 기업들은 무엇을 준비해야 할까요? 지금부터 그 핵심을 짚어보겠습니다. 😊

 

📜 확 달라진 USPTO, Stewart 국장의 친특허 정책 핵심 3가지

Stewart 국장은 ‘강력하고 안정적인 특허 시스템’을 내세우며 이전과는 확연히 다른 정책들을 내놓았습니다. 특히 특허 무효 심판인 IPR(Inter Partes Review) 제도의 문턱을 높인 것이 가장 큰 변화인데요. 쉽게 말해, 이미 등록된 특허에 대해 무효를 주장하기가 훨씬 까다로워졌다는 뜻입니다. 핵심적인 변화는 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다.

1. IPR 재량 거부 권한의 부활 및 절차 이원화: Kathi Vidal 전 청장이 완화했던 ‘Fintiv 원칙’을 다시 강화했을 뿐만 아니라, 2025년 3월부터는 IPR 절차를 ‘재량적 거절 판단’과 ‘실체적 심리’로 분리했습니다. 이로 인해 특허권자에게 유리한 방향으로 재량적 거절이 증가하는 추세입니다.
2. 새로운 거부 요인, ‘정착된 기대(Settled Expectations)’의 등장: 이 개념은 정말 중요한데요. 특허가 오랜 기간 동안 유효하게 존재했다면, 그에 대한 사회적, 경제적 신뢰, 즉 ‘정착된 기대’를 보호해야 한다는 논리입니다. 따라서 오래된 특허일수록 IPR을 통해 무효시키기가 더욱 어려워졌습니다.
3. 별도의 서면 제출 절차 도입: 2025년 3월 26일자 USPTO의 임시 절차(Interim Process Memo)에 따라, IPR 및 PGR 절차에서 특허권자는 ‘재량적 거절’을 주장하기 위한 별도의 서면을 제출할 수 있으며, 이 개시 서면(Discretionary Denial Brief)은 최대 14,000단어(word limit) 까지 허용됩니다. 이는 기존의 청구 및 예비 대응 서면(word limits)과 동일한 분량으로 특허권자에게 자신의 권리를 방어할 충분한 기회를 제공하는 강력한 무기가 될 수 있습니다.

 

🤔 특허권자 vs 도전자, 누구에게 웃어줄까?

이러한 변화는 당연히 시장 참여자들에게 각기 다른 영향을 미칩니다. 특허를 가진 쪽과 특허를 무효화하려는 쪽의 희비가 엇갈릴 수밖에 없죠. 한눈에 이해하기 쉽게 표로 정리해 보았습니다.

구분	특허권자 (권리자)	실시기업 (도전자)
유리한 점 👍	IPR 방어 용이, 특허 가치 상승, 라이선스 협상력 강화	-
불리한 점 👎	‘Prosecution Laches’ 위험 (단, 인정 요건이 엄격해 실효성은 제한적)	IPR 통한 특허 무효화 어려움, 소송 비용 증가, NPE 공격 취약
핵심 전략 💡	계속출원(Continuation) 활용, 재량 거부 주장 강화	IPR 조기 신청 및 시기 준수, 방어적 특허 커뮤니티 활용

💡 여기서 잠깐! Prosecution Laches란?
특허권자가 의도적으로 특허 출원 절차를 지연시켜 경쟁사들이 관련 기술을 상용화한 뒤에야 특허를 등록하여 공격하는 것을 막기 위한 법리입니다. 하지만 최근 법원은 이 주장의 인정 요건을 매우 엄격하게 보고 있으며, 특히 정상적인 ‘계속출원’ 전략에는 적용하기 어렵다고 판단하는 추세입니다. 따라서 특허권자는 계속해서 표적을 향해 권리 범위를 조정해갈 수 있으나, 도전자가 Prosecution Laches에만 의존하여 특허의 힘을 빼기는 현실적으로 매우 어렵습니다.

 

🚀 우리 회사를 위한 맞춤형 대응 전략

그렇다면 이 거대한 변화의 물결 속에서 우리는 어떻게 항해해야 할까요? 특허권자와 도전자, 각자의 입장에서 구체적인 대응 전략을 세워야 합니다.

👑 특허권자를 위한 ‘공격적 가치 극대화’ 전략

이제 여러분의 특허는 그 어느 때보다 강력한 방패이자 창이 되었습니다. 이 기회를 최대한 활용해야 합니다.

• 계속출원(Continuation) 적극 활용: 핵심 기술에 대한 특허를 먼저 확보한 뒤, 시장의 발전 방향을 보면서 계속출원을 통해 특허 포트폴리오를 촘촘하게 확장해 나가세요. 이는 경쟁사의 기술 개발을 효과적으로 견제하고, 나중에 더 큰 라이선스 수익을 기대할 수 있는 전략입니다.
• ‘정착된 기대’ 원칙 활용: 여러분의 특허가 시장에서 오랫동안 신뢰를 받아왔다는 점, 특히 대체로 등록 후 6년 이상 경과했다는 사실을 적극적으로 어필하여 IPR 개시 자체를 막는 전략을 구사할 수 있습니다.

🛡️ 도전자를 위한 ‘전략적 우회’ 및 ‘신속 대응’ 전략

IPR이라는 가장 강력했던 무기가 예전 같지 않지만, 길은 있습니다. 더 빠르고, 더 전략적으로 움직여야 합니다.

• IPR, 타이밍과 조건이 생명: IPR은 이제 타이밍 싸움입니다. 법적으로는 ①특허 등록 후 9개월 경과, ②침해 소송 피고 시 1년 이내 신청이라는 절대적 시간 제한이 있습니다. 하지만 여기에 더해, USPTO의 재량적 거절이라는 새로운 허들이 생겼습니다. 예를 들어, 등록 후 약 6년이 지난 특허는 ‘정착된 기대’ 원칙에 따라 IPR 개시가 거절될 가능성이 높습니다. 또한, 별도의 민사 소송이나 ITC 조사가 상당히 진행된 경우에도 자원 낭비를 막기 위해 IPR을 거절합니다.
• ‘정착된 기대’의 예외 사유 공략: 등록된 지 오래된 특허라도, 아주 강력한 신규 무효 자료를 찾아냈거나, 해당 특허가 시장에서 전혀 실시되거나 라이선스된 적이 없다는 점을 입증하면 ‘정착된 기대’가 없었다고 주장해볼 수 있습니다.
• 중소기업/스타트업의 방어 카드, LOT Network & Unified Patent: 특허괴물(NPE)의 공격이 두려운 기업이라면 방어적 특허 공유 커뮤니티인 ‘LOT Network’나 NPE 특허를 사전에 무효화하는 데 특화된 ‘Unified Patent’ 가입을 적극 고려해볼 만합니다. 이는 개별 기업이 대응하기 어려운 특허 리스크를 공동으로 방어하는 효과적인 수단이 될 수 있습니다.

💡 알아두세요! 행정부를 넘어 의회까지, ‘친특허’ 입법 동향
Stewart 국장의 행정적 변화뿐만 아니라, 미국 의회에서도 특허권자 보호를 강화하려는 움직임이 활발합니다. 이러한 법안들은 현재 미국 특허 시스템의 방향성을 명확히 보여줍니다.

• PREVAIL Act: PTAB(특허심판원)의 구조를 개편하고 특허권자 보호를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이는 도전자의 IPR 남용을 막고, 한번 등록된 특허의 안정성을 높이려는 취지입니다.
• RESTORE Patent Rights Act: 특허 침해 소송에서 승소한 특허권자에게 ‘영구적 판매 금지 명령’을 더 쉽게 받을 수 있도록 하는 법안입니다. 이는 침해자에게 강력한 압박 수단이 될 수 있습니다.
• PERA (Patent Eligibility Restoration Act): 특허 대상 적격성(§ 101)의 모호한 기준을 명확히 하여, 특히 소프트웨어나 BM 관련 발명이 더 쉽게 특허를 받을 수 있도록 길을 열어주는 것을 목적으로 합니다.

 

💡

2025 USPTO 정책 변화 핵심 요약

친특허 시대 개막: Stewart 국장 정책으로 특허권자 권리 대폭 강화.

IPR 문턱 상승: Fintiv 및 ‘정착된 기대’ 원칙으로 6년 이상 된 특허 무효화 어려워짐.

특허권자 전략: 계속출원 및 재량 거부 주장으로 특허 가치 극대화 필요.

도전자 전략: IPR 시기 준수 및 LOT Network 등 공동 방어 전략 모색.

이 변화를 이해하는 것이 미국 시장 성공의 첫걸음입니다.

 

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: IPR 신청 시 가장 주의해야 할 시기 제한은 무엇인가요?

A: 법적 시한과 재량적 시한, 두 가지를 모두 고려해야 합니다. 법적으로는 소송 피고 시 1년 내 신청해야 하는 ‘강행 규정’이 있고, 재량적으로는 등록 후 약 6년이 지났거나 다른 소송이 많이 진행된 경우 USPTO가 거절할 가능성이 매우 높다는 ‘실질적 장벽’이 생겼습니다.

Q: 그럼 등록된 지 오래된 특허는 아예 무효시킬 방법이 없나요?

A: IPR을 통하기는 매우 어려워졌지만 불가능한 것은 아닙니다. 누구도 예상치 못한 강력한 무효 증거(smoking gun)를 찾아내거나, 해당 특허가 장롱 속에만 있던 ‘실시되지 않은 특허’라는 점을 증명하면 ‘정착된 기대’ 원칙의 예외를 주장해볼 수 있습니다. 또는 연방법원을 통한 무효 소송이라는 다른 길도 여전히 열려 있습니다.

Q: 저희는 작은 스타트업인데, 이번 변화가 특히 더 부담스러워요.

A: 스타트업에게는 분명 도전적인 상황입니다. 거대 기업의 특허 공세에 맞서기 더 어려워졌기 때문이죠. 따라서 이제는 개별 대응보다 ‘공동 방어’ 전략이 중요해졌습니다. LOT Network와 같이 회원사 간 특허 공격을 하지 않도록 약속하는 커뮤니티나, Unified Patent처럼 힘을 합쳐 NPE 특허를 무효화시키는 서비스에 가입하는 것이 현실적인 대안이 될 수 있습니다.

오늘은 2025년 미국 특허 제도의 큰 변화에 대해 알아봤는데요, 정말 중요한 시점인 것 같아요. 특허권자에게는 절호의 기회가, 반대로 도전자에게는 위기가 될 수 있는 상황입니다. 하지만 언제나 그렇듯, 변화를 정확히 읽고 빠르게 대응하는 기업만이 승리할 수 있겠죠. 다만, 미국의 기술 혁신을 스타트업과 같은 중소기업이 주도하고 있다는 점을 고려하면, 특허정책의 변화가 다른 측면에서 스타트업의 사업을 보호할 수 있도록 미세 조정이 필요해보입니다. 이 글이 여러분의 비즈니스에 작은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 더 궁금한 점이 있다면 언제든 댓글로 물어봐 주세요! 😉

*본 포스팅은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.

Patentability of LLM Prompts: Overcoming Abstract Idea Rejections

 

Can a Simple Command to an AI Be Patented? This article provides an in-depth analysis of how LLM prompt techniques can transcend mere ‘ideas’ to be recognized as concrete ‘technical inventions,’ exploring key strategies and legal standards across different countries.

It seems that almost no one around us thinks of protecting prompt techniques or prompts that instruct LLM models with patents. At first, I was also skeptical, wondering, ‘Can a simple command to a computer be patented?’ However, as I delved deeper into this topic, I came to the conclusion that it is entirely possible if certain conditions are met. This article is a summary of the thought process I went through, and please bear in mind that it may not yet be an academically established view. 😊

 

🤔 Prompts Aren’t Patentable Because They’re Just ‘Human Thoughts,’ Right?

The first hurdle that comes to mind for many is the principle that ‘human mental processes’ are not patentable subject matter. In fact, the argument that “a prompt is fundamentally human involvement, and technology involving such human mental activity is not patentable” is one of the strongest reasons for rejection in patent examination. This standard has been particularly firm since the U.S. Supreme Court’s Alice Corp. v. CLS Bank decision. It means that merely implementing something on a computer that a person could do in their head is not enough to get a patent.

According to this logic, the act of instructing an AI through a prompt is ultimately an expression of human thought, so one could easily conclude that it cannot be patented. However, this argument is half right and half wrong. And this is precisely where our patent strategy begins.

💡 Good to Know!
What patent law takes issue with as ‘human intervention’ is not the act of giving a command to a system itself. It refers to cases where the core idea of the invention remains at the level of a mental step that can be practically performed in the human mind. Therefore, the key is to prove that our prompt technology transcends this boundary.

 

📊 A Shift in Perspective: From ‘Command’ to ‘Computer Control Technology’

The first step to unlocking the patentability of prompt technology is to change our perspective. We need to redefine our technology not as ‘a message sent from a human to an AI,’ but as ’a technology that controls the internal computational processes of a complex computer system (LLM) through structured data to solve a technical problem and achieve concrete performance improvements.’

If you take a close look at the algorithm of China’s DeepSeek-R1, you can see that it implements various prompt techniques as they are.

Think about it. The process of assigning a specific expert role to an LLM with billions of parameters, injecting complex library dependency information as context, and combining numerous constraints to control the generation of optimal code is clearly in a realm that ‘cannot practically be performed in the human mind.’ This is a crucial standard for recognizing patent eligibility in the guidelines and case law of the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).

 

🌍 A Comparative Look at Key Examination Standards of Major Patent Offices

The patentability of prompt technology is not assessed uniformly across all countries. If you are considering international filing, it is crucial to understand the subtle differences in perspective among major patent offices.

1. USPTO (United States Patent and Trademark Office) – Emphasis on the Abstract Idea Exception

The USPTO strictly applies the Alice/Mayo two-step test, which originated from Supreme Court case law. Instructions or general linguistic expressions that merely replace human thought processes can be dismissed as “abstract ideas.” However, if it can be demonstrated that the prompt is linked to a concrete technical implementation (e.g., improving model accuracy, optimizing specific hardware operations), there is a chance of it being recognized as patent-eligible subject matter.

2. EPO (European Patent Office) – Focus on Technical Effect

The EPO assesses based on “technical character” and “technical effect.” Simply presenting data input or linguistic rules is considered to lack inventive step, but if the prompt structure serves as a means to solve a technical problem (e.g., improving computational efficiency, optimizing memory usage, enhancing interaction with a specific device), it can be recognized as patent-eligible.

3. KIPO (Korean Intellectual Property Office) – Emphasis on Substantive Requirements for Software Inventions

KIPO places importance on the traditional requirement of “a creation of a technical idea utilizing the laws of nature.” Therefore, a prompt as a mere sentence or linguistic rule is not considered a technical idea, but if it is shown to be combined with a specific algorithm, hardware, or system to produce a concrete technical result, it can be recognized as an invention. In Korean practice, presenting a concrete system structure or processing flow is particularly persuasive.

Key Comparison Summary

Patent Office	Key Requirement
USPTO (U.S.)	Emphasis on ‘concrete technical implementation’ to avoid the abstract idea exception
EPO (Europe)	Proof of ‘technical effect’ is key; simple data manipulation is insufficient
KIPO (Korea)	Must be a technical idea using laws of nature + emphasis on systemic/structural implementation

⚠️ Implications for International Filing
The same “LLM prompt” technology could be at risk of being dismissed as an “abstract business method” in the United States, a “non-technical linguistic rule” in Europe, and a “mere idea” in Korea. Therefore, when considering international filing, a strategy that clearly articulates the ‘concrete system architecture’ and ‘measurable technical effects’ throughout the specification is essential as a common denominator.

 

🧮 A Practical Guide to Drafting Patent Claims (Detailed)

So, how should you draft patent claims to avoid the ‘human intervention’ attack and clearly establish that it is a ‘technical invention’? Let’s take a closer look at four key strategies.

1. Set the subject as the ‘computer (processor),’ not the ‘person.’

This is the most crucial step in shifting the focus of the invention from the ‘user’s mental activity’ to the ‘machine’s technical operation.’ It must be specified that all steps of the claim are performed by computer hardware (processor, memory, etc.).

• Bad 👎: A method where a user specifies a persona to an LLM and generates code.
• Good 👍: A step where a processor, upon receiving a user’s input, assigns a professional persona for a specific programming language to the LLM.

2. Specify the prompt as ‘structured data.’

Instead of abstract expressions like ‘natural language prompt,’ you need to clarify that it is a concrete data structure processed by the computer. This shows that the invention is not just a simple idea.

• Bad 👎: A step of providing a natural language prompt to the LLM.
• Good 👍: A step of generating and providing to the LLM a machine-readable context schema that includes library names and version constraints.

3. Claim ‘system performance improvement,’ not the result.

Instead of subjective results like ‘good code,’ you must specify objective and measurable effects that substantially improve the computer’s functionality. This is the core of ‘technical effect.’

• Bad 👎: A step of generating optimized code.
• Good 👍: A step of controlling the LLM’s token generation probability through the schema to generate optimized code that reduces code compatibility errors and saves GPU memory usage.

4. Clarify the ‘automation’ process.

It should be specified that all processes after the initial input (data structuring, LLM control, result generation, etc.) are performed Automatically by the system without further human judgment, demonstrating that it is a reproducible technical process.

 

📜 Reinforced Claim Example

By integrating all the strategies described above, you can construct a reinforced patent claim as follows.

[Claim] A computer-implemented method for generating optimized code, comprising:

1. (a) parsing, by a processor, a user’s natural language input to generate a persona identifier defining an expert role for a specific programming language;
2. (b) generating, by the processor, by referencing said input and an external code repository, structured context data including library names, version constraints, and hardware memory usage limits;
3. (c) generating, by the processor, a control prompt including said persona identifier and structured context data and transmitting it to an LLM, thereby automatically controlling the internal token generation process of the LLM;
4. (d) receiving, from said controlled LLM, optimized code that satisfies said constraints and has a compilation error rate below a predefined threshold and reduced GPU memory usage.

→ This example, instead of focusing on a simple result, greatly increases the chances of patent registration by clarifying system-level measurable technical effects such as ‘reduced compilation error rate’ and ‘reduced GPU memory usage.’

 

Frequently Asked Questions ❓

Q: Can a simple prompt like "write a poem about a cat" be patented?

A: No, that in itself is just an idea and would be difficult to patent. The subject of a patent would be a technical method or system that uses a prompt with a specific data structure (e.g., a schema defining poetic devices, rhyme schemes) to control an LLM to generate a poem, resulting in less computational resource usage or more accurate generation of a specific style of poetry.

Q: What are some specific ‘technical effects’ of prompt technology?

A: Typical examples include reduced compilation error rates in code generation, savings in computational resources like GPU and memory, shorter response generation times, and improved output accuracy for specific data formats (JSON, XML, etc.). The important thing is that these effects must be measurable and reproducible.

Q: Do I need to draft claims differently for each country when filing internationally?

A: Yes, while the core strategy is the same, it is advantageous to tailor the emphasis to the points that each patent office values. For example, in a U.S. (USPTO) specification, you would emphasize the ‘concrete improvement of computer functionality,’ in Europe (EPO), the ‘technical effect through solving a technical problem,’ and in Korea (KIPO), the ‘concreteness of the system configuration and processing flow.’

In conclusion, there is a clear path to protecting AI prompts with patents. However, it requires a strategic approach that goes beyond the idea of ‘what to ask’ and clearly demonstrates ‘how to technically control and improve a computer system.’ I hope this article provides a small clue to turning your innovative ideas into powerful intellectual property. If you have any more questions, feel free to ask in the comments~ 😊

※ This blog post is intended for general informational purposes only and does not constitute legal advice on any specific matter. For individual legal issues, please consult a qualified professional.

‘추상적 아이디어’ 공격을 피하는 프롬프트 특허 전략

 

AI에게 내리는 단순한 명령, 특허가 될 수 있을까? LLM 프롬프트 기술이 단순한 ‘아이디어’를 넘어 어떻게 구체적인 ‘기술적 발명’으로 인정받을 수 있는지, 그 핵심 전략과 국가별 법적 기준을 심층적으로 분석합니다.

우리 주변에 LLM 모델에게 지시하는 프롬프트 기법이나 그 프롬프트를 특허로 보호받을 생각을 하는 사람은 거의 없는 것 같습니다. 저도 처음에는 ‘단순히 컴퓨터에 내리는 명령인데 이게 특허가 될까?’ 하는 의구심이 들었죠. 하지만 이 주제에 대해 깊이 파고들면서, 특정 조건을 만족할 경우 충분히 가능하다는 결론에 이르게 되었습니다. 이 글은 제가 도달한 일련의 사고 과정을 정리한 것이며, 아직 학술적으로 확립된 견해는 아닐 수 있다는 점을 감안하고 읽어주시면 좋겠습니다. 😊

 

🤔 프롬프트, 단순한 ‘사람의 생각’이라 특허가 안 된다고요?

많은 분들이 가장 먼저 떠올리는 장벽은 바로 ‘인간의 정신적 활동’은 특허 대상이 아니라는 원칙일 겁니다. 실제로 “프롬프트는 근본적으로 인간의 개입이며, 이러한 인간의 정신적 활동이 개입되는 기술은 특허 대상이 아니다”라는 주장은 특허 심사에서 가장 강력한 거절 이유 중 하나입니다. 이는 특히 미국 연방대법원의 앨리스 판례(Alice Corp. v. CLS Bank) 이후 더욱 확고해진 기준이죠. 사람이 머릿속으로 생각해서 할 수 있는 일을 단순히 컴퓨터로 구현한 것만으로는 특허를 받을 수 없다는 의미입니다.

이 논리에 따르면, 우리가 프롬프트를 통해 AI에게 무언가를 지시하는 행위는 결국 사람의 머릿속 생각을 표현한 것이니, 특허가 될 수 없다는 결론에 쉽게 다다를 수 있습니다. 하지만 이 주장은 절반은 맞고 절반은 틀립니다. 바로 여기서부터 우리의 특허 확보 전략이 시작됩니다.

💡 알아두세요!
특허법이 문제 삼는 ‘인간의 개입’은 시스템에 명령을 내리는 행위 자체가 아닙니다. 발명의 핵심 아이디어가 인간의 머릿속에서 실질적으로 수행될 수 있는 정신적 단계에 머무는 경우를 의미합니다. 따라서 우리의 프롬프트 기술이 이 경계를 넘어서는 것임을 증명하는 것이 핵심입니다.

 

📊 관점의 전환: ‘명령어’에서 ‘컴퓨터 제어 기술’로

프롬프트 기술의 특허 가능성을 열기 위한 첫걸음은 관점을 바꾸는 것입니다. 우리의 기술을 ‘인간이 AI에게 보내는 메시지’가 아니라, ’복잡한 컴퓨터 시스템(LLM)의 내부 연산 과정을 특정 구조의 데이터를 통해 제어하여, 기술적 문제를 해결하고 구체적인 성능 향상을 이끌어내는 기술’로 재정의해야 합니다.

중국의 DeepSeek-R1의 알고리즘을 가만히 들여다보면, 다양한 프롬프트 기법을 그대로 구현하고 있다는 사실을 발견할 수 있습니다.

생각해보세요. 수십억 개의 파라미터를 가진 LLM에 특정 전문가 역할을 부여하고, 복잡한 라이브러리 의존성 정보를 컨텍스트로 주입하며, 수많은 제약 조건을 조합해 최적의 코드를 생성하도록 제어하는 과정은 명백히 ‘인간의 정신 능력으로는 실질적으로 수행 불가능한(cannot practically be performed in the human mind)’ 영역입니다. 이는 미국 특허상표청(USPTO)의 가이드라인이나 판례에서도 특허 적격성을 인정하는 중요한 기준이 됩니다.

 

🌍 주요국 특허청별 핵심 심사 기준 비교

프롬프트 기술의 특허 가능성은 모든 나라에서 동일하게 평가되지 않습니다. 국제 출원을 고려한다면 주요국 특허청의 미묘한 시각차를 이해하는 것이 매우 중요합니다.

1. USPTO (미국 특허청) – 추상적 아이디어 예외 강조

미국 특허청은 대법원 판례에서 비롯된 Alice/Mayo 2단계 테스트를 엄격히 적용합니다. 단순히 인간의 사고 과정을 대체하는 지시나 일반적 언어 표현은 “추상적 아이디어”로 보아 배제될 수 있습니다. 그러나 프롬프트가 구체적인 기술적 구현(예: 모델 정확도 개선, 특정 하드웨어 연산 최적화)에 연결되어 있음을 입증하면 특허 적격성을 인정받을 여지가 있습니다.

2. EPO (유럽 특허청) – 기술적 효과(technical effect) 중심

유럽 특허청은 ”기술적 성격” 및 “기술적 효과”를 기준으로 판단합니다. 단순히 데이터 입력이나 언어 규칙을 제시하는 수준은 발명성이 없다고 보지만, 프롬프트 구조가 기술적 문제를 해결하는 수단(예: 연산 효율 개선, 메모리 사용 최적화, 특정 장치와의 상호작용 강화)으로 기능한다면 특허 적격성을 인정할 수 있습니다.

3. KIPO (한국 특허청) – 소프트웨어 발명의 실체적 요건 강조

한국 특허청은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이라는 전통적 요건을 중시합니다. 따라서 단순히 문장이나 언어 규칙으로서의 프롬프트는 기술적 사상이 아니라고 보지만, 특정 알고리즘·하드웨어·시스템과 결합하여 구체적인 기술적 결과를 도출함을 입증하면 발명으로 인정될 수 있습니다. 특히 한국 실무에서는 구체적 시스템 구조나 처리 흐름을 함께 제시해야 설득력이 큽니다.

핵심 비교 요약

특허청	핵심 요건
USPTO (미국)	추상적 아이디어 예외를 피하기 위한 ‘구체적 기술 구현’ 강조
EPO (유럽)	‘기술적 효과(technical effect)’ 입증이 핵심. 단순 데이터 조작은 불가
KIPO (한국)	자연법칙을 이용한 기술적 사상 + 시스템/구조적 구현 강조

⚠️ 국제출원 시사점
동일한 “LLM 프롬프트” 기술이라도 미국에서는 “추상적 비즈니스 방법”으로, 유럽에서는 “비기술적 언어 규칙”으로, 한국에서는 “단순 아이디어”로 배제될 위험이 각각 존재합니다. 따라서 국제출원을 고려한다면, 공통분모인 ‘구체적인 시스템 아키텍처’와 ‘측정 가능한 기술적 효과’를 명세서 전반에 명확히 드러내는 전략이 필수적입니다.

 

🧮 특허 청구항 구성 실무 가이드 (상세편)

그렇다면 ‘인간의 개입’이라는 공격을 피하고 ‘기술적 발명’임을 명확히 하려면 특허 청구항을 어떻게 작성해야 할까요? 핵심 전략 4가지를 더 구체적으로 살펴보겠습니다.

1. 주어를 ‘사람’이 아닌 ‘컴퓨터(프로세서)’로 설정하세요.

이는 발명의 중심을 ‘사용자의 정신 활동’에서 ‘기계의 기술적 동작’으로 옮기는 가장 중요한 단계입니다. 청구항의 모든 단계가 컴퓨터 하드웨어(프로세서, 메모리 등)에 의해 수행됨을 명시해야 합니다.

• Bad 👎: 사용자가 LLM에 페르소나를 지정하고 코드를 생성하는 방법.
• Good 👍: 프로세서가(A processor), 사용자의 입력을 수신하여 특정 프로그래밍 언어의 전문가 페르소나를 LLM에 부여하는 단계.

2. 프롬프트를 ‘구조화된 데이터’로 구체화하세요.

‘자연어 프롬프트’와 같은 추상적인 표현 대신, 컴퓨터가 처리하는 구체적인 데이터 구조임을 명확히 해야 합니다. 이는 발명이 단순한 아이디어가 아님을 보여줍니다.

• Bad 👎: LLM에 자연어 프롬프트를 제공하는 단계.
• Good 👍: 라이브러리 명칭 및 버전 제약 조건을 포함하는 기계 판독 가능한 컨텍스트 스키마(a machine-readable context schema)를 생성하여 LLM에 제공하는 단계.

3. 결과물이 아닌 ‘시스템 성능 개선’을 청구하세요.

‘좋은 코드’와 같은 주관적인 결과물이 아니라, 컴퓨터의 기능을 실질적으로 향상시키는 객관적이고 측정 가능한 효과를 명시해야 합니다. 이것이 바로 ‘기술적 효과’의 핵심입니다.

• Bad 👎: 최적화된 코드를 생성하는 단계.
• Good 👍: 상기 스키마를 통해 LLM의 토큰 생성 확률을 제어하여, 코드 호환성 오류를 감소시키고 GPU 메모리 사용량을 절감하는 최적화된 코드를 생성하는 단계.

4. ‘자동화’ 과정을 명확히 하세요.

최초의 입력을 제외한 모든 과정(데이터 구조화, LLM 제어, 결과 생성 등)은 인간의 추가적인 판단 없이 시스템에 의해 자동으로(Automatically) 이루어진다는 점을 명시하여, 재현 가능한 기술 프로세스임을 보여줘야 합니다.

 

📜 강화된 청구항 예시

앞서 설명한 전략들을 모두 통합하면 다음과 같이 강화된 특허 청구항을 구성할 수 있습니다.

[청구항] 최적화된 코드를 생성하는 컴퓨터 구현 방법으로서,

1. (a) 프로세서가 사용자의 자연어 입력을 파싱하여, 특정 프로그래밍 언어의 전문가 역할을 정의하는 페르소나 식별자를 생성하는 단계;
2. (b) 프로세서가 상기 입력 및 외부 코드 저장소를 참조하여, 라이브러리 명칭과 버전 제약조건, 하드웨어 메모리 사용 한계치를 포함하는 구조화된 컨텍스트 데이터(structured context data)를 생성하는 단계;
3. (c) 프로세서가 상기 페르소나 식별자 및 구조화된 컨텍스트 데이터를 포함하는 제어 프롬프트를 생성하여 LLM에 전송함으로써, LLM의 내부 토큰 생성 과정을 자동으로 제어하는 단계;
4. (d) 상기 제어된 LLM으로부터, 상기 제약조건을 만족하고 컴파일 오류율이 사전 정의된 임계값 미만이며 GPU 메모리 사용량이 감소된 최적화된 코드를 수신하는 단계를 포함하는 방법.

→ 이 예시는 단순한 결과물이 아니라, ‘컴파일 오류율 감소’, ‘GPU 메모리 사용량 감소’와 같은 시스템 수준의 측정 가능한 기술적 효과를 명확히 함으로써 특허 등록 가능성을 크게 높입니다.

 

자주 묻는 질문 ❓

Q: “고양이 시를 써줘” 같은 간단한 프롬프트도 특허를 받을 수 있나요?

A: 아니요, 그 자체는 아이디어에 불과하여 특허를 받기 어렵습니다. 특허의 대상은 시를 생성하기 위해 특정 데이터 구조(예: 시적 장치, 운율 구조를 정의한 스키마)를 가진 프롬프트를 사용하여 LLM을 제어하고, 그 결과 컴퓨팅 자원을 덜 사용하거나 특정 스타일의 시를 더 정확하게 생성하는 등의 기술적 방법이나 시스템입니다.

Q: 프롬프트 기술의 ‘기술적 효과’는 구체적으로 어떤 것들이 있나요?

A: 대표적으로 코드 생성 시 컴파일 오류율 감소, GPU나 메모리 같은 컴퓨팅 리소스 사용량 절감, 응답 생성 시간 단축, 특정 데이터 형식(JSON, XML 등)의 출력 정확도 향상 등이 있습니다. 중요한 것은 이 효과가 측정 가능하고 재현 가능해야 한다는 점입니다.

Q: 국제 출원 시 국가마다 청구항을 다르게 작성해야 하나요?

A: 네, 핵심 전략은 같지만 각 특허청이 중시하는 포인트에 맞춰 강조점을 달리하는 것이 유리합니다. 예를 들어, 미국(USPTO) 명세서에는 ‘컴퓨터 기능의 구체적 개선’을, 유럽(EPO)에는 ‘기술적 문제 해결을 통한 기술적 효과’를, 한국(KIPO)에는 ‘시스템 구성과 처리 흐름의 구체성’을 더 부각시키는 방식입니다.

결론적으로, AI 프롬프트를 특허로 보호받는 길은 분명히 존재합니다. 다만, ‘무엇을 요청하는가’라는 아이디어의 차원을 넘어, ‘어떻게 컴퓨터 시스템을 기술적으로 제어하고 개선하는가’를 명확히 보여주는 전략적 접근이 필요합니다. 이 글이 여러분의 혁신적인 아이디어를 강력한 지식재산으로 만드는 데 작은 실마리가 되었으면 합니다. 더 궁금한 점이 있다면 댓글로 물어봐 주세요~ 😊