다국적 발명의 취급 개괄

작년 일본 아베 정부의 수출규제 덕분에 일반인들까지 반도체 노광공정(Photolithography)용 포토레지스트(PR)에 관심을 갖게 되었다. 

전세계에서 포토레지스트(PR)를 생산하여 판매하고 있는 기업은 일본의 도쿄오카공업(TOK), 신에츠화학, 수미토모(Sumitomo), 제에스알(JSR)과, 벨기에의 EUV RMQC, 독일의 혹스트(Hoechst), 미국의 오시지/후지헌트(OCG/Fuji-Hunt), 다우케미칼, 쉬플리(SHIPLEY), 듀퐁(DuPont), 한국의 동진쎄미캠 등이 있다. 오시지/후지헌트(OCG/Fuji-Hunt)는 1900년초 Du Pont 가문과의 분쟁으로도 유명한 올린 그룹(Olin Corporation)(US)의 자회사들이고, EUV RMQC는 2016년 일본 반도체 재료업체 JSR과 벨기에(Belgium) 반도체 연구센터 아이멕(IMEC)가 극자외선(EUV) 노광공정(Photolithography)용 포토레지스트(PR)를 양산하기 위하여 벨기에에 합작 설립한 법인이다. EUV 노광장비 개발에 성공한 아이멕(IMEC)과 그 노광장비에 맞는 EUV용 포토레지스트(PR)를 생산하려는 일본 JSR의 이해관계가 잘 맞아 떨어진 결과물이다.

일본 JSR은 ArF(193nm)의 포토레지스트 개발 때부터 미국의 아이비엠(IBM)과 공동연구개발을 해왔고 EUV용 포토레지스트 개발에서도 공동연구개발은 이어졌다. 미국 올린 그룹(Olin Corporation)는 전세계에 미국 OCG Microelectric Materials, Inc. (50%); 일본 Fuji-Hunt Electronics Technology Co. Ltd. (Japan; 24.5%); 유럽 OCG Microelectronic Materials (Switzerland-50%; Germany-50%; United Kingdom-50%; France-50%; Italy- 50%); 벨기에 OCG Microelectronic Materials N.V. (Belgium; 50%) 등과 같은 포토레지스트를 개발생산하는 자회사를 가지고 있다. 자회사간 개발 또는 사업 협력은 당연한 수순일 것이다.

[<참고> 포토레지스트(PR)는 반도체 생산공정에서 노광공정에 사용되는 핵심물질로 포토레지스트(PR)는 빛의 특정 파장에 민감하게 반응하여 화학적 성질을 바꾸는 물질로 그 특정 빛에 노출되어 그 성질이 변한 부분만 제거하면 패턴만 남게 되어 원하는 회로패턴을 얻을 수 있다.여기서 노광공정이란 감광액(PR)이 도포된 반도체 웨이퍼 위에 패턴이 새겨진 마스크(Mask)라는 틀을 따라 빛으로 회로를 그려 넣는 공정이다. 따라서 EUV 노광공정이란 EUV(13.5nm 극자외선)라는 아주 미세한 펜으로 Wafer라는 도화지 위에 회로를 그리는 공정으로 생각하면 된다.]

포토레지스트(PR)의 경우에서 볼 수 있듯이 사업의 전략적인 이유로 혹은 기술 장벽을 돌파하려는 개발의 이유로 다른 국가의 발명자와 공동발명을 하거나 M&A를 통해 특허를 획득하는 것은 어제 오늘의 일이 아니다. 특히 요즘은 개방형 혁신, 개방형 연구개발이 세계 추세이며 개방형 플랫폼 연구개발이 대세이다. 우리나라도 예외가 아니다.

그러나 국가별로 다국적 발명에 대한 법적 제한이 있거나 M&A를 통해 특허를 획득하는 것이 제한되는 경우가 있다는 점을 이해하지 않으면 낭패를 볼 수 있다. 따라서 다국적 공동발명과 다국적 특허취득에 대한 법적 제한에 관심을 갖도록 AIPPI에서 설문조사한 결과를 기초로 질문과 답변 형식으로 요약해본다. 상세한 내용은 AIPPI보고서(하단 링크)를 참고하시기를 바란다.

1. 발명자권(Inventorship)을 법률로 규정하고 있는가?

대부분의 국가는 법률에 발명자(Inventor)를 언급하고 있으나 발명자의 정의, 즉 Inventorship (발명자의 자격)을 정의하고 있는 국가는 많지 않다 (발명자권으로 번역되는 inventorship은 발명자 자격에서 근거하므로 임시로 inventorship을 발명자 자격으로 좁은 의미로 칭한다).

법률에 발명자의 정의를 두고 있는 나라는 중국, 영국, 싱가포르, 헝가리 등 8개국 정도이고 그 외 미국 등을 포함한 대부분의 국가는 판례(또는 판례법)에 의해 정의하고 있다 (단 미국은 공동발명에 대해서는 별도의 기준을 법률로 정의하고 있다).

발명자의 정의를 분류하면 크게는 i) 발명의 개념(concept)에 기여한 사람, ii) 기술적 문제를 해결(solution)한 사람으로 구분될 수 있다. 그러나 국가별로 그 정의에서 차이가 있다. 발명의 창작과정에 더 중심이 있는 국가도 있고 발명의 결과에 더 중심이 있는 국가도 있다. 또한 출원인을 발명자로 추정하는 국가도 있고 출원 시 서류에 기재된 발명자를 진정한 발명자로 추정하는 국가도 있다.

 

2.     발명자의 거주 위치나 발명자의 국적인 발명자로 인정받는데 영향을 미치는 가?

인도네시아를 제외한 대부분의 국가는 발명자의 국적이나 거주위치는 문제되지 않는다. 지배적인 발명활동이 어느 국가에서 이루어졌는지가 더 중요하다. 미국의 경우 법률에서 장소와 때를 달리하는 공동발명을 인정한다. 국가별로 발명자 정의에 차이가 있는 점을 고려하면 다국적 발명의 경우 발명자권의 인정과 어느 나라 법을 적용할지를 결정하는 것은 쉽지 않은 문제다.

3.     발명자권은 청구항 기재 발명을 기준으로 하는가?

80%의 국가는 발명자권의 결정은 청구항 기재발명을 기초로 정해지나 호주와 독일 등 20%의 국가는 출원 명세서 전체를 기준으로 정해진다. 독특하게도 싱가포르와 러시아는 청구항 중 독립항만을 기초로 정해진다.

 

4.     발명자권에 관한 법률은 발명이 만들어진 장소에 따라 다르게 적용되는가?

많은 국가가 발명자권보다는 특허를 받을 수 있는 권리의 유무만을 따지기 때문에 스페인을 제외한 대다수의 국가는 발명이 만들어진 장소가 어디인지에 따라 발명자권의 인정에 부정적인 영향은 없다. 그러나 다수의 발명가들이 서로 다른 장소에서 거주하거나 다른 장소에서 발명을 하는 다국적 발명의 경우, 특히 종업원 발명의 경우, 어느 나라 법률을 적용할지를 결정하는 것은 쉽지 않다.

 

5.     발명자권에 관한 기재, 즉 발명자 기재에 하자가 있는 경우 어떤 법적 제재를 받는가?

약 38%의 국가만 발명자의 정정이나 명의변경이외에 다른 법적 제재는 없다. 그러나 대다수의 국가는 등록을 거절하거나 특허를 무효 또는 취소할 수 있는 사유가 된다.

발명자 기재의 하자가 의도적인지만으로 사위행위에 속하는 지에 대하여 대다수 소극적으로 보나, 발명자 기재의 하자가 의도적이었는지 아니면 단순 실수인지에 따라 발명자 기재 수정이 제한되는 국가도 많고 발명자 기재의 의도적 하자가 있는 경우 권리행사를 제한하기도 한다.

 

6.     특허청구발명이 어느 나라에서 만들어진 경우 그 나라에서 먼저 출원할 것을 강제하는 법률이 존재하는가?

벨기에, 덴마크, 프랑스, 인도네시아, 이스라엘, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 러시아 연방, 싱가포르, 스페인, 영국, 미국, 중국 등 42개국가는 반드시 해당 국가에 먼저 출원하여야 하나 그 외 29개국은 그런 의무가 없다.

이탈리아, 러시아 연방, 싱가포르, 스페인, 미국과 같은 5개국은 기술 분야에 관계없이 해당 국가에서 만들어진 모든 발명에 대해 그 나라에서 먼저 출원할 것을 요건으로 하나, 나머지는 국방기술 등 특정 기술분야에서만 선출원의무가 규정하고 있다. 이스라엘은 종업원 발명도 선출원대상이다.

 

7.     선출원의무와 관련하여 당신 나라의 발명가와 다른 나라의 발명가가 공동으로 만든 발명을 특허 출원하는 경우 그 특허 출원에 대해 당신 국가의 법이 적용되는가?

대부분 국가는 어디에서 발명을 만들었는지와 발명자가 거주하는 지에 따라 어느 국가의 법을 적용 받는지가 결정된다. 그러나 국가별로 발명자권의 정의, 즉 발명자 자격에 관한 정의가 다르고 판단기준에 차이가 있다. 따라서 선출원 의무를 요건으로 하는 국가는 대부분 발명자의 거주지 기준을 적용한다. 다만 발명자가 해외에 있는 경우에도 발명자 국적 국가의 법이 적용되는 국가도 있다.

따라서 다국적 발명의 경우 각 발명자가 거주하는 국가의 법을 적용 받아 선출원 위무 요건이 서로 충돌할 수 있는데 이때 외국출원허가제도를 통해 심사를 받아 예외를 인정받을 수 있다.

 

더 자세한 내용은 아래 링크 AIPPI 요약보고서를 참고하시기를 바랍니다. 이상입니다.

 

[보고서 원문] Summary Report on Inventorship of Multinational Inventions