주요국가(한중일미유럽)의 진보성판단 비교

Ⅰ. 들어가는 말

특허의 세계에서 발명이 통상의 기술자 입장에서 볼 때 이미 알려진 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 지에 대한 판단은 가장 빈번하게 이루어지는 특허요건이지만 그 판단은 매우 까다롭고 보는 관점에 따라 다른 평가가 가능하다.

지금은 전 세계를 지배하는 국제통합특허라는 것이 없어서 나라마다 그 국가의 기술수준과 산업발전 단계에 따라 특허를 심사하여 등록을 허락하거나 거절하고 있으나, 지식정보 교류에서 국경이 의미가 없는 점을 고려하면 국제통합특허 역시 기대해볼 만하다.

아무튼 현재는 국가마다 나름대로 특허요건에 대한 평가 기준과 방법을 세워 각국 특허청 심사와 각국 법원 심리에 적용하고 있으나 이를 종합하여 비교해보면 대체로 유럽식 또는 미국식 또는 혼합형으로 수렴하고 있을 알 수 있다.

따라서 이번 기회에 진보성 판단 방법과 기준에 대하여 지식재산(IP)의 주요국가로 일컬어지는 우리나라, 일본, 미국, 유럽, 중국의 진보성 판단방법과 기준을 비교하여 많은 실무자와 정책 입안자의 도움이 되기를 희망한다.

 

Ⅱ. 주요국의 진보성 판단방법의 비교

1. 우리나라 진보성 판단방법

우리나라는 특허법 제29조제2항에서 선행기술에 의하여 쉽게 발명할 수는 발명은 특허를 받을 수 없도록 하고 있다. 이렇게 쉬운 발명을 관행적으로 진보성이 없는 발명이라고 한다 (진보성이란 표현이 적절한지 의문이다).

 현행 특허청 심사기준서는 진보성이 없는 발명을 판단하는 절차를 다음과 같이 소개하고 이에 따라 심사가 이루어진다.

1) 신규성 판단과 동일한 방법으로 청구항에 기재된 발명을 특정한다.

2) 신규성 판단과 동일한 방법으로 인용발명을 특정한다. 다만 신규성 판단과 달리 비교대상이 되는 인용발명은 “관련기술분야”에서 선택된 기술이어야 하는 제한이 있다.[주1]

3) 청구항에 기재된 발명과「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 한다. 이때 발명을 이루는 구성요소 중 유기적으로 결합되어 있는 것끼리는 구성요소를 분해하지 않고 결합된 일체로서 인용발명의 대응되는 구성요소와 대비한다. 「가장 가까운 인용발명」은 출원발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것으로, 기술분야와 근접하거나 유사한 기술적 과제나 효과를 갖는 인용발명 중에서 선택하는 것이 바람직하다고 가이드하고 있다.[주2]

4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원 전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다.[주3]

이러한 판단 방식은 i) 가장 가까운 인용발명을 선택하고, ii) 출원발명과의 차이를 비교하여, iii) 통상의 기술자(PHOSITA)가 가장 가까운 인용발명으로부터 출원발명에 이르는 것이 쉬운지를 판단하는 단계로 요약할 수 있다.

 

한편 법원은 2007년 일명 폼팩터 판결[주4]을 기점으로 진보성 판단 방법과 기준이 달라지는 경향을 보이고 있다. 폼팩터 판결은 처음으로 결합발명에 대하여 미국 KSR 기준에 가까운 TSM 시험을 도입하고 미국에서 사후고찰의 편견을 피하기 위해 도입된 발명의 전체 관찰 원칙을 천명한 판결이다.[주5]

2007년 폼팩터 판결이 나오기 전까지 법원은 과거 특허청 심사기준과 마찬가지로 [주6] i) 구성의 각별한 곤란성이 인정되거나 (구성의 곤란성) ii) 예측되는 효과이상으로 새로운 상승효과가 있다거나 (작용효과의 현저성) iii) 새로운 기술적 방법이 적용된 경우 (새로운 기술의 추가)가 아닌 한 출원발명의 진보성을 부정하였으며 신규성을 인정받은 출원발명은 기본적으로 구성의 차이가 있는지를 심리하여 점차 구성의 차이보다는 현저한 작용효과가 있는지를 중심으로 판단하는 경향을 보여 왔다.[주7] 그러나 폼팩터 판결 이후부터는 인용기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자(PHOSITA)가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있어야 진보성이 부정된다는 기준을 일관되게 적용하여 좀더 구성의 결합 곤란성에 그 무게 중심을 두고 있다.[주8]

 

이러한 법원의 진보성 판단 방법과 기준은 특허청 심사기준에 진보성 판단방법의 일반적인 대원칙으로 반영하지는 않았으나 “결합발명”의 진보성 판단 지침으로 반영되었다.[주9] 이러한 점은 미국 특허상표청(USPTO)의 심사기준(MPEP)과 다르지 않다.[주10]

 

한편 특허청 심사기준서에는 진보성 유무의 판단에 있어 주체적 기준이 되는 ‘통상의 기술자’를 “출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다” 라고 정의하고 있다. 즉 일상의 창작능력이 있는 인물로 가정한다. 여기서「기술수준｣이란 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명 이외에도 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술의 수준을 말한다. 또한 일상적인 업무 및 실험을 위한 보통 수단 등, 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 관련된 모든 종류의 정보에 관계되는 것이다”라고 기재하고 있다.[주11]

우리나라 진보성 판단 기준과 관련된 주요 판례를 소개하면 아래와 같다. 

1) 진보성 판단에서 통상의 기술자의 창작능력 범위 통상의 기술상식과 수단을 이용하여 상식적인 선택이나 변경하는 수준을 의미한다. 통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준 (기술상식)에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위한 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다. [2008허8150] “통상의 창작 능력의 발휘”에 해당하는 구체적인 유형으로, 일정한 목적 달성을 위한 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화(最適化) 또는 호적화(好適化), 균등물(均等物)에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등이 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명의 진보성은 부정된다. [2007후1299, 2005후438] 2) 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단기준 i)      선행기술을 파악할 때 대상 발명의 관점에서 정의하거나 파악해서는 안 된다. 발명의 진보성 유무를 판단할 때는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에서 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등 참조). “(예) 출원발명은 비상 상황에서 수신부의 음성신호 수신은 차단하고 송신부의 송화음성 송출만을 허용하는 도청모드를 포함하는 단말기에 관한 것이고, 인용발명에는 ‘단말기로부터의 음성 송신을 다른 사람이 알아차리지 않게 한다’는 기재만 있는 경우, 통상의 기술자가 상기 기재로부터 출원발명의 구체적인 기술 구성을 쉽게 알 수는 없으므로, 출원발명이 상기 인용발명의 기재 사항으로부터 용이하게 안출될 수 있다 고 하는 것은 명세서에 기재된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단한 것에 해당한다.” <특허청, “특허ㆍ실용신안 심사기준” (2020.01.01.) 특허청, 2020년 추록 3329> ii)     선행기술 및 대상 발명의 비교할 때 전체 관찰하여야 한다는 원칙 ① “그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). ② 침지식 제빙방식을 채택한 특허발명의 진보성 판단에 있어서, 유하식 제빙방식을 채택한 선행발명 1과 침지식 제빙방식을 채택한 선행발명 2는, 통상의 기술자의 입장에서 유하식 제빙방식을 침지식 제빙방식으로 교체하려면, 단지 유하식 제빙장치의 제빙부를 침지식 제빙부로 교체하는 것에서 더 나아가 제빙부 이외의 구성 및 각 구성들의 위치관계들 역시 이에 맞게 유기적으로 변경하게 될 것이므로, 통상의 기술자의 입장에서 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한, 유하식 제빙방식을 택한 장치에서 제빙부만을 침지식으로 교체하고 그 외 구성은 기존의 유하식 제빙부에 따른 것을 그대로 사용하는 것은 생각하기 쉽지 않아 보이므로, 선행발명 1 및 2의 결합에 의해 특허발명의 진보성은 부정되지 않는다 (최근 대법원 2020.8.27 선고 2017후2864 판결).   3) 인용발명으로부터 개시된 사항의 특정 기준 i)      반포된 간행물에 게재된 발명은 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 문헌에 명사적으로는 기재되어 있지 않으나 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항에 의하여 파악되는 발명을 말한다. [96후 1514] 여기서 「사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항」이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 자명하게 파악해 낼 수 있는 사항을 포함한다. 이 경우에는 출원 시의 기술상식을 참작한다 ii)     “공연(公然)히 실시된 발명은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 하여 반드시 그 기술의 내용까지 정확히 인식할 수 있는 것은 아니므로, 공용에 의하여 신규성이 부인되기 위해서는 ‘당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술사상을 보충, 또는 부가하여 다시 발전시킴 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있을 정도로 공개될 것’이 요구된다” (대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결) iii)    선행기술이 미완성 발명이거나 표현이 불충분하거나 또는 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 “극히 용이하게” 기술내용을 파악할 수 있다면 진보성 판단의 대비 자료로 인용할 수 있다 [대법원 2008. 11. 27.  선고 2006후 1957 판결; 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결; 특허법원 2006. 4. 7. 선고 2005허2182 판결; 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 ].  ※ 발명의 진보상 판단기준과 고안의 진보성 판단기준이 동일하지 않다    실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 ‘소발명’을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다 (특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결).

  

2. 일본의 진보성 판단방법

일본은 특허법 제29조 제2항에 우리나라 특허법과 거의 동일한 표현으로 진보성에 관한 특허요건이 규정되어 있다.[주12]

일본특허청은 진보성을 판단함에 있어서 먼저 추론 근거(reasoning)로 가장 적합한 선행기술(주 선행기술)을 선정하고 발명의 추론 가능성을 기준으로 4단계의 절차를 거쳐 통상의 기술자가 주 선행기술에서 청구된 발명에 쉽게 도달할 수 있는지를 판단한다.[주13] 독특한 판단방법을 도입하였으나 그 이하 세부적인 판단 방법을 보면 유럽특허청의 심사기준을 일부 그대로 채용하면서도 심사행정의 편의를 위한 기준이 더 마련된 것을 제외하고는 우리나라와 대동소이하다. 따라서 지면의 한계를 고려하여 추가 설명은 생략하기로 하고 다른 국가와 비교함에 있어서 필요한 점만 언급하도록 한다. 추후 좀더 연구를 진행하도록 하겠다.

일본 특허심사기준은 신규성과 진보성 판단 방법을 동일한 절차에서 설명하고 있는데, 선행기술을 특정할 때 선행기술이 개시하고 있는 내용에 대한 후행판단(사후고찰)의 편견을 방지하기 위하여 반드시 선행기술을 개시하고 있는 증거에 의하여 이해하도록 주의사항을 따로 표기하고 있다.[주14]

또한 일본 특허청 심사기준서에서 정의하는 ‘통상의 기술자’ 역시 우리나라와 거의 동일하다. 재료를 선택하고 설계를 수정하는 데 있어서 통상적인 창의력을 발휘할 수 있는 사람으로 이해한다.[주15] 통상의 기술자의 일상적인 창의력을 인정한다는 점은 우리나라와 미국과 같은 입장이나 창의력을 인정하지 않는 유럽이나 중국과는 차이가 있다.

 

3. 미국의 진보성 판단방법

미국 특허법 35 U.S.C. 제103조에 우리나라 진보성에 관한 특허요건이 규정되어 있다.[주16]

미국 특허법은 발명이 통상의 기술자(PHOSITA)에게 자명하지 않아야 (non-obvious) 등록받을 수 있다고 정하고 있으며 이에 대한 판단방법으로, 1966년 미국 연방대법원은 Graham v. John Deere Co 사건[주17]에서, 진보성 판단의 3단계 판단방법을 제시하였다.

1) 먼저 선행기술(prior art)의 범위와 내용(the scope and content of the prior art)을 특정한다. 이때 인용할 수 있는 선행기술은 신규성 판단의 선행기술과 달리 “유사기술(Analogous Art)”로 제한된다.[주18]

“유사기술(Analogous Art)”은 우리나라의 관련기술 개념과 유사하나 산업분야보다는 기술적 문제나 해결과제의 유사성이 더 중요하고, 주 인용기술이나 제1 인용기술이라는 표현을 사용하기는 하나 우리나라나 유럽과 달리 어떤 선행기술을 가장 가까운 선행기술로 선택하는 지는 법적인 의미가 있는 것은 아니다.[주19] 우리나라나 유럽은 어떤 선행기술을 가장 가까운 주 인용기술로 선택하느냐가 중요한 법적 의미를 갖는다.[주20]

2) 청구항의 발명과 선행기술의 차이점을 파악 (the differences between the claimed invention and the prior art)한다.

3) 상기 차이점이 통상의 기술수준인지 판단 (the level of the ordinary skill in the art, and based on this whether the novel features of the invention would have been obvious or not)한다.

위 세 번째 단계를 판단함에 있어서, 상업적 성공, 오랜 기간의 해결과제, 다른 사람의 실패 등과 같이 후행(後行)하는 객관적 증거(objective indicia)는 2차적 고려사항(secondary considerations)으로 고려한다. 2차적 고려사항이라고 명명하기는 하나 보조적인 고려사항이란 의미가 아니라는 점에 주의하여야 한다.[주21]

실무적으로 두 번째와 세 번째 단계는 하나의 단계로 결합하여 판단하는 경우가 많다. 따라서 크게는 i) 선행기술의 범위와 내용을 특정하고 (1단계 테스트), ii) 출원발명과의 차이가 통상의 기술자(PHOSITA)의 통상적인 지식 수준에 있는지를 판단하는 단계 (2단계 테스트)로 요약할 수 있다.

미국 심사관은 진보성을 심사함에 있어서 반드시 해당 유사기술분야에서 통상의 기술자(PHOSITA)에게 무엇이 자명한 것인지를 확인하여야 한다. 통상의 기술자는 발명자나 심판관이나 판사나 인접기술과 떨어진 기술에 능통한자나 천재들이 아니다.[주22]

미국 특허상표청의 심사기준 MPEP에 따르면 통상의 기술자(PHOSITA)는 발명의 시기에 관련 기술을 알고 있는 것으로 가정한 가상의 인물이다. 여기서 ‘해당 기술에서 통상의 지식을 가지는 가상의 인물’이라는 것은 관련 기술에 적용할 수 있는 과학 또는 공학적 원리를 이해할 수 있는 능력을 가진 자라는 의미로, 어떤 전공이나 학위, 자격증에 의해 정의되는 것은 아니나 몇가지 요소(factor) 중 하나의 요소를 고려하여 결정한다.[주23]

특정 사건에서 통상의 기술자(PHOSITA)를 확정하는 것은 통상의 지식 수준을 특정하는 진보성 판단의 핵심 문제이므로 어느 수준의 지식을 가진 자인지를 반드시 결정하여야 하는데 사실 증거에 의해서 증명되어야 한다. 다만 통상의 지식 수준과 관련된 기록이 선행기술 안에서 확인된다면 별도의 통상의 기술자에 대한 특정 없이 진보성 판단하는 것은 가능하다.[주24]

2007년 대법원의 KSR v. Teleflex 판결 (이하 “KSR 판결”)[주25]이 나오기 전부터 미연방항소법원은 진보성의 2단계 테스트를 함에 있어서 일명 "Teaching-Suggestion-Motivation" (TSM) 테스트를 사용하여 왔다.

이 테스트는 통상의 기술자(PHOSITA)에게 대상 발명에 이르도록 선행기술을 결합하거나 수정하게 하는 가르침(teaching), 또는 게시(suggestion) 또는 동기(motivation)가 선행기술에 사실의 증거로 나타나 있을 때에만 진보성을 부정하는 것이었다. 이러한 테스트는 후행판단(사후고찰)의 편견을 방지하기 위하여 고안된 것이었다.[주26]

이러한 TSM의 엄격한 판단방법은 마치 통상의 기술자(PHOSITA)를 지시된 바에 따라 움직이는 로봇으로 취급하므로 통상의 기술자(PHOSITA)가 가진 기술상식의 범위를 어떻게 특정하느냐와 선행기술에 기재되거나 나타난 내용이 진보성 판단의 핵심이 된다. 그러나 이와 같은 KSR 판결 전의 TSM 방법은 지나치게 엄격하여 진보성을 부정하기 매우 어렵다는 비판을 받았다.[주27]

KSR 판결에서는 이러한 점을 지적하고 통상의 기술자(PHOSITA)는 단지 아무 생각 없이 선행기술에 개시된 내용에 따라 움직이는 로봇이 아니라 발명자 수준은 아니지만 관련 기술분야의 기술상식을 이용하여 창작할 수 있는 능력을 가진 가상의 인물로 정의하고,[주28] 결합의 동기 등이 선행기술에 나타나 있는 경우를 넘어 통상의 기술자(PHOSITA)가 그 결합의 동기 등을 예측할 수 있어서 대상 발명에 이를 수 있는 합리적인 기대(reasonable expectation of success)가 있는지를 판단할 것을 주문하였다.[주29] 반면 유럽과 중국은 통상의 기술자의 창작능력을 부정한다.

즉 통상의 기술자는 퍼즐조각처럼 여러 문헌의 가르침을 함께 맞추어 대상 발명에 이를 수 있는 능력이 인정되었다.[주30] 그렇다고 통상의 기술자의 창작능력만으로 인용문헌에서 누락된 퍼즐 조각이란 구성요소를 보충하여 발명이란 퍼즐을 맞추는 것은 허락하지 않는다.[주31]

나아가 최근 법원은 KSR 판결로 열린 후행판단(사후고찰)의 편견의 가능성은 줄이고자 진보성을 부정하는 근거의 설명의무와 함께 사실 증거로 증명할 것을 엄격하게 요구하고 있다.[주32]

또한 이러한 증거에는 시장과 산업으로부터 나온 객관적 증거, 일명 2차적 고려사항에 관한 증거가 포함되며 필수 심리 사항으로 중시되고 있다.[주33]

 

4. 유럽의 진보성 판단방법

유럽특허협약 제56조에 미국특허법 35 U.S.C. 제103조와 유사한 진보성에 관한 특허요건이 규정되어 있다.[주34] 다만 미국과 달리 확대된 선원의 지위는 진보성 판단을 하지 않는다. 이점은 우리나라도 마찬가지다.

유럽특허법은 어떠한 발명이 현존 기술(선행기술)과의 관계에서 통상의 기술자(PHOSITA)에게 자명(obvious)하지 아니하다면, 그러한 발명은 진보성이 있는 것으로 본다고 규정하고 있다.

여기서 “자명하다”는 의미는 기술의 일반적인 진보를 넘어서지 못하고 오직 문언적으로 또는 논리적으로 선행기술로부터 따라한 것을 뜻한다.[주35] 이러한 해석에 따라 유럽특허청(EPO)는 통상의 기술자(PHOSITA)를 우리나라나 미국과 다르게 정의하고 있다.

유럽의 통상의 기술자(PHOSITA)는 관련 기술 분야의 평균적 지식과 능력을 갖추고 있는 관련 기술 분야의 기술상식을 알고 있다는 점에서는 우리나라나 미국과 다르지 않다. 그러나 유럽특허청은 통상의 기술자(PHOSITA)은 발명 능력(inventive capabilities), 즉 창작능력은 없다고 가정한다. 즉 유럽특허청(EPO)에서 통상의 기술자(PHOSITA)가 관련 기술 분야의 평균적 지식과 능력을 갖추고 있는 관련 기술 분야의 모든 기술상식을 알고 있다는 의미는 단지 교육이나 대상 발명의 기술 분야에서 일상적인 작업과 실험을 수행하면서 얻은 경험으로부터 취득한 기술 일반 상식과 통상의 역량을 갖춘 자를 의미한다. 이러한 정의에 따르면 통상의 기술자(PHOSITA)는 창작능력이 없으므로 단지 출원일 당시의 선행기술이나 관련 기술분야의 일반적인 지식으로부터 얻은 암시(hint)나 시사(suggestion)에 따라 행동하는 가상의 인물을 의미한다.[주36]

 

이러한 개념에 따라 유럽특허청의 진보성 판단방법은 일명 문제-해결 접근법 (Problem-solution approach)을 따르고 있다. 문제-해결 접근법은 다음과 같은 3단계의 판단방식으로 구성되어 있다.[주37]

(i) 가장 가까운 선행기술의 결정 (determining the "closest prior art")하는 단계,

유럽에서는 어떤 선행기술을 가장 가까운 선행기술로 결정하였는지 여부가 중요한 법적 의미를 갖는다. 가장 가까운 선행기술이란 비교를 통해 진보성을 평가는 논리 전개에서 가장 유망한 출발점, 즉 동기(motivation)가 되는 선행기술이기 때문이다.[주38]

가장 가까운 선행기술은 미국이나 우리나라처럼 관련 기술분야에서 선정하는 것이 다르지 않으나 선행기술 중 가장 가까운 선행기술은 발명과 유사한 목적을 가진 선행기술 중에서 구조적, 기능적 유사성을 바탕으로 선택한다는 점에서 차이점이 있다. 우리나라나 미국이나 중국은 관련기술에 속하는 선행기술이면 그 중에서 대상 발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것을 가장 가까운 선행기술 또는 주 선행기술로 선정하는 것을 원칙으로 하고 있다. 해결과제의 유사성이나 용도의 유사성 등도 고려되기는 하나 우선적으로 선정기준이 되지 않는다.[주39] 반면 유럽특허청(EPO)에서 가장 가까운 선행기술을 결정하는 가장 중요한 기준은 목적, 효과, 기술분야의 유사성이며 구조나 기능의 유사성보다 우선한다.[주40] 이러한 기준은 후행판단(사후고찰)의 편견을 피하기 위한 것이다.

(ii) 해결되어야 하는 객관적인 기술적 문제의 설정 (establishing the "objective technical problem" to be solved)하는 단계,

여기서 “객관적인 기술적 문제 (Objective Technical Problem)”이란 용어는 발명자 입장에서 발명자가 대상 발명의 명세서를 통해 주장한 주관적인 기술적 문제와 구분된다. 유럽특허청(EPO)는 해결되어야 하는 기술의 문제점을 발명자가 아닌 통상의 기술자(PHOSITA)입장에서 재구성한다. 통상의 기술자(PHOSITA) 입장에서 직면한 문제점이 선행기술 및 그 선행기술의 결합이나 수정을 통해 찾은 동기(motivation)로서 사용되기 때문이다.[주41] 이때 객관성을 담보하기 위하여 유럽특허청(EPO)는 대상 발명이 증거에 의해 실제로 객관적인 기술적 문제를 해결하고 있는 지를 요구하며, 만약 문제점이 해결된 증거가 없다면 가장 가까운 선행기술 대비 대상 발명의 실제 효과에 근거하여 객관적인 기술적 문제를 재구성한다.[주42]

가장 가까운 선행기술에서 객관적으로 결정된 문제는 그러한 기술적 효과를 제공하는 발명에 의해 해결되는 문제로 볼 수 있다.[주43]

이 단계의 판단을 위해서는 i) 먼저 특허의 대상이 되는 모든 기술적 특징과 관련하여 대상 발명과 가장 가까운 선행기술 간의 차이점을 먼저 확정한 후, 대상 발명이 그러한 차이점으로 인하여 달성하는 기술적 효과가 무엇인지를 재 정의하는 단계를 거친 후 (차이점과 그러한 차이점으로 인한 기술적 효과의 상당성은 반드시 사실 증거에 의해 지지되어야 한다), ii) 그러한 기술적 효과를 제공하는 발명에 의해 해결되는 문제로 재정의한다. 이때 후행판단(사후고찰)의 편견을 피하기 위하여 객관적인 기술적 문제의 정의에 기술적인 해결수단이나 그 해결수단의 방향이 포함되지 않도록 하여야 한다.[주44]

(iii) 특허를 받고자 하는 발명이 1단계의 가장 가까운 선행기술로부터 시작하여 2단계의 객관적인 기술적 문제를 해결하기 위한 시도가 통상의 기술자에게 자명한지 여부에 대한 고려 (considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person)하는 단계.

가장 가까운 선행기술을 선정하고 그 객관적인 기술적 문제를 구성하고 나면 진보성 판단의 마지막 단계는 대상 발명이 출원일 이전의 통상의 기술자에게 자명하게 될 것이지(would)를 묻는 것이다. 여기서 자명할 수 있다(could)는 것이 아님에 주의하여야 한다.[주45]

즉 숙련된 사람이 가장 가까운 선행기술을 적응시키거나 수정하여 발명에 도달할 수 있었느냐(could)가 아니라, 통상의 기술자를 부추겨서 객관적인 기술 문제를 해결하고자 하는 요구(예견)(expectation) (희망이나 바램이 아님) 아래에서 통상의 기술자가 그렇게 했을 것인가(would) 하는 것인가에 대한 판단이며, 통상의 기술자(PHOSITA)가 창의적인 기법(inventive skill)을 적용하지 않고 선행기술의 전체에 기초하여 게시한 방식으로 객관적인 기술 문제를 해결하게 될 것인지 (would)에 대한 판단이다.[주46] 이를 “Could-would Approach”라고 한다.[주47]

유럽특허청 심사관의 발표자료에 따르면[주48] 해결하려는 문제가 각각 독립적이어서 대상 발명이 결합에 예측되는 기술효과 수준에 머무는 여러 개의 선행기술을 결합한 것은 단순한 조합의 경우이므로 세 개 이상의 선행기술의 인용으로 진보성 부정은 허용되나 해결하려는 문제가 서로 연결된 경우라면 세 개 이상의 선행기술의 인용으로 진보성 부정은 허용되지 않는다고 한다.[주49]

“Could-would Approach”의 핵심 고려사항은 선행기술이 동일하거나 유사한 문제를 표방하고 있는 가이다. 만약 선행 문헌이 심지어 유사한 기술특징을 가지고 있더라도 다른 문제를 표방하고 있다면 진보성 부정의 근거가 될 수 없으며, 선행기술 들이 서로 기술적으로 호환성이 없으면 통상의 기술자에게 결합의 가르침은 없는 것으로 판단한다. 즉 진보성 판단에서 선행기술의 결합에 대한 동기는 물론 하나의 선행기술을 수정할 동기가 필요하다.

유럽특허청은 미국과 달리 2차적 고려사항(secondary considerations)은 필수심리사항은 아니고 참고적 심리사항으로 2차적 고려사항에 대한 법적 위치가 우리나라와 대동소이하다.

 

5. 중국의 진보성 판단방법

중국은 전리법 제22조 제3항에 창조성이란 요건으로 진보성에 관한 특허요건이 규정되어 있다.[주50] 중국법에 따르면 발명 또는 고안에 대한 진보성이 인정받기 위해서는 “실질적 특징”과 “진보”의 두 가지를 ‘동시에’ 만족시켜야 한다. 특히 고안과 달리 발명특허에 있어서는 “실질적 특징”과 “진보”는 각각 반드시 뚜렷하고 현저하여야 한다.[주51] 

중국특허청의 진보성을 판단은 유럽특허청의 문제-해결 접근법 (Problem-solution approach)과 유사하게 “3단계 판단방식”을 따르고 있으며, 중국특허청이 유럽특허청의 심사기준을 상당부분 채용하고 있다.

(i) 가장 가까운 선행기술의 확정하는 단계

선행기술은 일반적으로 보호받고자 하는 발명과 동일하거나 또는 가장 가까운 기술 분야의 것에서 선택한다. 이점은 다른 국가와 동일하다. 그러나 가장 가까운 선행기술을 선택할 때 유럽특허청과 달리 목적의 유사성보다는 청구항에 기재된 기술적 특징과 가장 많은 기술적 특징을 공유하고 있는 기술을 선택하도록 하고 있다. 중국은 미국처럼 선행기술이 발명과 특징에서 공통점이 가장 많은 선행기술을 가장 가까운 선행기술로 선정하나 유럽은 사후고찰을 피하기 위해서 구조의 유사성이 아니라 목적을 주로 고려하여 가장 가까운 선행기술 선정하는 것을 원칙으로 한다. 즉 진보성 판단은 유럽의 경우 유사한 기술 분야에서 유사한 목적을 달성하기 위한 특징을 가진 선행기술로부터 시작하는 반면, 중국과 미국은 유사한 기술 분야에서 공통 특징이 가장 많은 선행기술에서 시작한다.

(ii) 가장 가까운 선행기술과 구별되는 특징과 그 구별되는 특징에 의하여 발명이 해결하려고 하는 기술적 문제를 확정하는 단계

이 단계는 유럽특허청의 객관적인 기술적 문제의 설정 (establishing the "objective technical problem" to be solved) 과정과 매우 유사하다.

(iii) 마지막으로 발명 또는 고안이 기술적 과제를 해결하기 위하여 사용한 기술적 해결수단이 해당 기술분야의 통상의 기술자(PHOSITA)가 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인지를 가장 가까운 선행기술 및 기타 관련 선행기술을 기초로 하여 판단한다.

중국 전리심사지남에 따르면, 통상의 기술자(PHOSITA)는 발명이 속하는 기술 분야의 일반적인 기술지식을 모두 알고 있으며 모든 선행기술을 획득할 수 있고 일반적인 실험을 이용하는 수단 및 능력을 가지고 있으나 창조능력(발명능력)은 없는 것으로 하고 있다.[주52]  이러한 정의는 유럽특허청(EPO)과 그 개념이 동일하나, 우리나라나 미국과 차이가 있다. 따라서 유럽과 중국은 미국이나 우리나라보다 선행기술에 개시되는 내용과 출원 당시의 기술상식을 어느 정도 인정하느냐가 중요해진다.

중국특허청이 2차적 고려사항(secondary considerations)을 취급하는 방식은 유럽특허청과 다르지 않다. 예를 들면, 사람들이 줄곧 해결하기를 갈망하였으나 성공하지 못했던 기술적 난제를 발명이 해결한 것인지, 발명이 기술적 편견을 극복한 것인지, 발명이 예상하지 못했던 기술적 효과를 발휘하는 것인지 등과 같은 2차적 고려사항이 인정된다면, 심사관은 당연히 이를 고려하여야 하고, 성급하게 진보성이 없다는 결론을 내려서는 안 되지만 이러한 요소들은 모두 진보성 판단의 보조적 요소일 뿐, 기본이 되는 “3단계 판단방식”을 대체할 수는 없다.

 

Ⅲ. 끝맺는 말

진보성 판단 방법을 주요국가별로 비교하면 크기 유럽식 판단방법과 미국식 판단방법으로 나누어지고 좀더 상세하게는 우리나라나 일본은 유럽식 판단방법과 미국식 판단방법을 혼합한 형식을 취하고 있다.

미국식와 유럽식의 가장 큰 차이는 먼저 통상의 기술자(PHOSITA)에게 선행기술의 수정 등과 관련하여 창작능력(발명능력)을 인정하느냐이다. 유럽과 그 영향을 받은 중국은 통상의 기술자(PHOSITA)에게 창작능력을 부정하고 통상의 수단을 이용하는 능력은 있어도 선행기술의 가르침에 따라 움직이는 자로 가정한다. 반면 미국과 이에 영향을 받은 우리나라와 일본은 창작능력을 긍정하고 있다.

때문에 유럽식은 통상의 기술자가 스스로 판단하여 개입할 여지가 적어 후행판단(사후고찰)의 편견을 피하도록 설계되었다. 유럽식은 선행기술이 개시된 선행 문헌의 내용이 발명에 이르게 하는 사항을 어느 정도 가르치고 있는지를 객관적으로 판단하는 것이 중요하고 통상의 기술자가 보유한 기술적 상식을 어느 수준으로 정의하는 지가 매우 중요하다. 반면 미국식은 통상의 기술자가 스스로 판단하여 개입할 여지가 열려있으므로 후행판단(사후고찰)의 편견을 피할 수 있는 별도의 장치가 필요하다. 때문에 미국식은 선행기술 파악단계에서 대상발명에 대한 지식이 개입되지 않도록 하고 자명성 판단은 사실에 기초한 법률 판단이므로 사실 증거에 의해 지지될 것을 엄격하게 요구하여 후행판단(사후고찰)의 편견을 줄이고자 노력하고 있다.

다음으로 유럽식은 보호받으려는 발명의 기재사항을 넘어 가장 가까운 선행기술과의 차별점에서 파악되는 객관적인 목적을 재구성하는 절차가 포함되어 있다. 미국식은 이러한 별도의 판단 절차가 없고 선행기술을 파악함에 있어서 발명을 알고 있음을 전제로 파악하지 않도록 기준을 제시하고 엄격하게 적용하고 있다.

세 번째로 유럽식은 진보성 판단의 출발점을 매우 중시한다. 유럽식은 가장 가까운 선행기술을 선정하는 단계에서부터 유사한 기술 분야에서 유사한 목적을 달성하기 위한 특징을 가진 선행기술로부터 시작하도록 강제하고 있는 반면, 미국과 이에 영향을 받은 중국과 우리나라 등은 유사한 기술 분야에서 공통 특징이 가장 많은 선행기술에서 시작할 수 있으며, 특히 미국은 어떤 선행기술을 가장 가까운 선행기술을 선정하는지는 법률적으로 큰 의미를 갖지 못한다.

마지막으로 유럽식은 2차적 고려사항은 보조적 고려사항으로 취급하나 미국식은 2차적 고려사항은 당사자의 주장과 증명이 있으면 필수적 고려사항으로 취급한다.

이상 주요국가의 진보성 판단방법과 기준에 대한 비교를 마칩니다. 실무와 정책입안에 조금이라도 도움이 되시기를 빕니다.

---

<주석>

[1] 관련기술(Analogous Art)분야란, 출원발명과 같은 기술분야에 속하거나 출원발명의 기술적 과제, 효과 또는 용도와 합리적으로 관련된 기술분야에서 선택된 기술을 말한다. 여기서 ‘기술분야’는 원칙적으로 해당 발명이 이용되는 산업분야를 말하는 것이나, 청구항에 기재된 발명의 효과 혹은 발명의 구성의 전부 또는 일부가 가지는 기능으로부터 파악되는 (인접) 기술분야도 포함된다 (특허청의 앞의 “특허·실용신안 심사기준”, 3305면).

[2] 「가장 가까운 인용발명」은 선정된 인용발명들 중 통상의 기술자가 이용할 수 있는 가장 유력한 선행기술을 의미하며, 출원발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것으로, 되도록 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 근접하거나 동일 또는 유사한 기술적 과제, 효과 또는 용도를 갖는 인용발명 중에서 선택하는 것이 바람직하다 (앞의 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 3306면).

[3] 「통상의 기술자가 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것」은 통상의 기술자가 특허출원전 공지 등이 된 발명(또는 발명들)으로부터 동기 유발에 의해 또는 통상의 창작능력의 발휘를 통하여 청구범위에 기재된 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는지 여부이다. ...통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 되는 것으로 i) 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 경우 (인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사(示唆)가 있는 경우, 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능․작용이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등); ii) 통상의 기술자의 통상(일상적인)의 창작능력의 발휘에 해당하는 경우 (가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화(最適化) 또는 호적화(好適化), 균등물(均等物)에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등); iii) 공지 기술의 일반적인 적용으로 예측 가능한 효과만 얻는 경우 등이다 (앞의 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 3307면 ~3315면).

[4] 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결

[5] 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결

  1] 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

  2] 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

[6] 진보성 판단은 원칙적으로 청구항에 기재된 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단한다 (특허청 심사기준).

[7] “발명의 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것이어야 하고, 또한 등록된 발명이 공지공용의 기존기술을 종합한 것인 경우에도 선행기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작성효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 발명의 진보성은 인정될 수 없다고 할 것이다.”(대법원 1989. 11. 24. 선고 88후769 판결), 그 외 대법원 1989. 10. 24. 선고 87후105 판결, 대법원 1989. 11. 24. 선고 88후769 판결, 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 1997. 11. 28. 선고 96후1972 판결, 대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 참조

[8] 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2009. 10. 29. 선고 2009후1644 판결, 대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 판결, 대법원 2009. 10. 29. 선고 2009후1644 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2009후1897 판결, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1814 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후115 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결, , 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결, 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1447 판결, 대법원 2018. 6. 28. 선고 2016후564 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1529 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결 등 참조

[9] 특허청의 앞의 “특허·실용신안 심사기준”, "7. 결합발명의 진보성 판단" 편, 3324면

[10] USPTO, MPEP 2141 Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 [R-10.2019], https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html

[11] 특허청의 앞의 “특허·실용신안 심사기준”, 3302면; 이와 관련된 특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결을 보면, i) 원고 측은 “척추정형외과와 산부인과 및 심장내과는 각기 별도의 전문적 의료분야로 분류되므로 그 통상의 기술자는 척추압박골절에 관한 풍부한 임상경험을 갖는 척추정형외과 전문의에 한정된다고 보아야 하고, 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 당시에는 이 사건 특허발명의 발명자들 이외에는 척추후굴복원술분야에 관여하는 사람이 전무하여 척추후굴복원술용 풍선 카테터 장치가 정형외과분야에조차 그다지 알려져 있지 않았을 뿐만 아니라 척추정형외과와 산부인과 및 심장내과 사이에 교류도 없었으므로 비교대상발명 2 또는 3과 같이 척추정형외과가 아닌 다른 전문적 의료분야의 기기에 관한 발명은 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부를 판단하는 데 비교대상발명으로서 사용되어서는 안 된다”는 주장하였으나,  ii) 법원은 “ 이 사건 특허발명의 발명자 가운데 한 사람이 척추정형외과 전문의 가 아니라 생화학자 인 사실, 이 사건 특허발명의 명세서 중 배경기술 란에는 다수의 혈관성형용 카테터 등이 선행기술로 기재되어 있는 사실, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2, 3이 비록 구체적인 치료 대상 질환은 다르지만 모두 인체 속에 삽입되어 인체의 특정 부위를 확장하는 팽창 기구(풍선)를 구비한 외과용 장치라는 점에서는 공통되는 사실 등과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자들 역시 정형외과 분야에 국한되지 않고, 의학·생화학 등 관련 분야의 기초지식을 토대로 하여, 심혈관질환 분야에서 사용되는 혈관성형용 풍선 카테터 등 인체 속에 삽입되어 인체의 특정 부위를 확장하는 팽창 기구(풍선)를 구비한 다양한 외과용 장치를 선행기술로 삼아 연구·개발한 결과 척추체, 원위부 요골, 근위 경골의 고평부, 근위 상박골, 근위 대퇴골의 두부 등 뼈 내부에서 통로 또는 내강을 형성 또는 확장하는 데 사용될 수 있는 이 사건 특허발명에 이른 것이라고 봄이 상당하여, 이 사건 특허발명에서의 통상의 기술자가 “척추정형외과 전문의”로 한정된다거나, 비교대상발명 2 또는 3과 같이 척추정형외과가 아닌 다른 전문적 의료분야의 기기에 관한 발명은 척추정형외과용 의료분야의 기기에 관한 발명인 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부를 판단하는 데 비교대상발명으로서 사용될 수 없다고 볼 수는 없고, 갑호증 각 기재와 일부 기재, 증인의 증언 및 이 법원의 대한정형외과학회·식품의약품안전청·건강보험심사평가원에 대한 각 사실조회결과만으로는 이와 달리 볼 수 없다”라고 판단하였다.

[12] 일본 특허법 제29조 제2항 “특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상적인 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 발명에 기초하여 용이하게 발명할 수 있었던 때에 그 발명에 대해서는 제1항 규정에도 불구하고 특허를 받지 못한다.”

[13] JPO, "Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan", 2020, 221면 [ (1) The examiner determines whether or not the reasoning is possible based on the various factors in support of the non-existence of an inventive step (see 3.1) for the differences between the claimed invention and the primary prior art by adopting other pieces of prior art (hereinafter referred to as "secondary prior art" in this Chapter) or considering the common general knowledge.

(2) If the examiner determines that the reasoning is impossible based on the above step (1), the examiner determines that the claimed invention involves an inventive step.

(3) If the examiner determines that the reasoning is possible based on the above step (1), the examiner determines whether the reasoning is possible by comprehensively assessing various factors which includes factors in support of the existence of an inventive step (see 3.2).

(4) If the examiner determines that the reasoning is impossible based on the above step (3), the examiner determines that the claimed invention involves an inventive step. If the examiner determines that the reasoning is possible based on the above step (3), the examiner determines that the claimed invention does not involve an inventive step.]

[14] JPO, "Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan", 2020, https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/

[15] JPO, "Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan", 2020, 219면 (In this Part, "a person skilled in the art" means a hypothetical person who meets all the following conditions (i) to (iv). In some cases, it is appropriate to consider a person skilled in the art to be a "team of experts" in several technical fields rather than an individual person.

(i) A person who has the common general knowledge (Note 1) in the technical field of the claimed invention at the time of filing.

(ii) A person who is able to use ordinary technical means for research and development (including document analysis, experiment, technical analysis, manufacture, etc.).

(iii) A person who is able to exercise ordinary creativity in selecting materials and modifying designs.

(iv) A person who is able to comprehend all the matter in the state of the art (Note 2) in the technical field of the claimed invention at the time of filing, and comprehend all technical matters in the field relevant to problems to be solved by the invention)

[16] 35 U.S.C. 103 (Conditions for patentability; non-obvious subject matter.) A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made. 특허 받고자 하는 발명을 전체로 볼 때, 그 발명과 선행기술(prior art) 사이의 차이가 그 특허 받고자 하는 발명의 유효출원일 이전에 통상의 기술자에게 자명하다면 그러한 발명은 특허를 받을 수 없다. 특허성은 그 발명이 만들어진 방식에 의해 부정되어서는 안 된다.

[17] Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al. 383 U.S. 1 (1966)

[18] In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1482 (Fed. Cir. 1994) (holding that, despite coming from different industries, prior art for hinges, housings, and latches were analogous to a patent for a laptop computer hinge because they addressed similar technical problems); USPTO, MPEP 2141.01(a) Analogous and Non-analogous Art alc USPTO, MPEP 2141 Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 (유사기술인지는 발명과 이용분야가 동일하거나 발명이 직면한 문제와 합리적으로 관련된 기술을 의미한다. 따라서 산업분야가 다르더라도 기술적 문제, 해결과제가 유사하면 유사기술로 사용할 수 있다.)

[19] In re Mouttet, 686 F.3d 1322, 1333 (Fed. Cir. 2012) (citations omitted) (“[W]here the relevant factual inquiries underlying an obviousness determination are otherwise clear, characterization by the examiner of prior art as ‘primary’ and ‘secondary’ is merely a matter of presentation with no legal significance.”); Ex parte Wheeler, 2013 WL 5866443 (explaining that the combination of references and features is important, not how they are characterized as primary, secondary, or tertiary and so on).

[20] 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결 (출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하 ‘주(主)선행발명’이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다. 그런데 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다)

[21] 상업적 성공과 같은 객관적인 증거(objective evidence)를 2차적 고려요소(secondary considerations)라고도 한다. 용어에서 자주 오해하고 있는 것은 “2차적”이 “부수적인 고려”가 아니란 것이다. 시기적으로 뒤에 그 효과가 나타난다는 의미이다 [Truswall Sys. Corp. v. Hydro-Air Engineering, Inc., 813 F.2d 1207, 1212 (Fed. Cir. 1987)]. 다만 2차적 고려요소의 쟁점은 주로 상업적 성공과 청구항 기재 발명과의 연결성(nexus)이다.

[22] USPTO, MPEP 2141.03 Level of Ordinary Skill in the Art; Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 218 USPQ 865 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S. 1043 (1984).

[23] USPTO, MPEP 2141.03 (i) 해당 기술에서 마주하게 되는 문제의 종류, ii) 그러한 문제에 대한 선행기술의 해결수단, iii) 혁신이 이루어지는 속도, iv) 기술의 복잡성, v) 해당 기술 분야에서 종사하는 사람 들의 학력수준)

[24] USPTO, MPEP 2141.03 (If the only facts of record pertaining to the level of skill in the art are found within the prior art of record, the court has held that an invention may be held to have been obvious without a specific finding of a particular level of skill where the prior art itself reflects an appropriate level. Chore-Time Equipment, Inc. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774, 218 USPQ 673 (Fed. Cir. 1983). See also Okajima v. Bourdeau, 261 F.3d 1350, 1355, 59 USPQ2d 1795, 1797 (Fed. Cir. 2001))

[25] KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

[26] In Re Dembiczak, 175 F.3d 994, 999 (Fed. Cir. 1999); In Re Kahn, 441 F.3d 977, 986 (Fed. Cir. 2006) (assuming that the patent office used hindsight bias to reach a finding of obviousness when the office did not use the teaching-suggestion-motivation test)

[27] 앞의 KSR, 550 U.S. 421면 (“a person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton.”); Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296, 1304 (Fed. Cir. 2010) (declining to adopt a limited application of prior art that would render the PHOSITA an “automaton”).

[28] 앞의 KSR, 550 U.S. 421면("A person of ordinary skill in the art is also a person of ordinary creativity, not an automaton."); 반면 유럽과 유럽의 영향을 받은 중국은 통상의 기술자의 창작능력을 부정한다.

[29] 앞의 KSR, 550 U.S. 420면 (claiming that a PHOSITA can see uses for inventions beyond their express intended purposes); In Re Kubin, 561 F.3d 1351, 1360 (Fed. Cir. 2009) (discussing the importance of a “reasonable expectation of success” to determining obviousness); Joseph Scott Miller, Remixing Obviousness, 16 TEX. INTELL. PROP. L.J. 237, 247–50 (2008) at 239 (describing the PHOSITA’s new found creativity as creating a presumption that analogous art can be combined).

[30] 앞의 KSR, 550 U.S. 420면 ("[I]n many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle." )

[31] ARENDI S.A.R.L. v. APPLE INC., No. 15-2073 (Fed. Cir. 2016). [통상의 기술자 입장에서 결합의 근거를 상식적으로 생각해 낼 수 있다면 결합의 동기가 명시되어 있지 않더라도 결합의 동기가 암시된 혹은 내포된 것으로 인정할 수 있다는 것이지, A 요소가 나와 있는 인용문헌 1만 존재할 경우 B 요소를 상식으로 보충할 수 없다.]

[32] Mintz v. Dietz & Watson, Inc, No 2010-1341, 2012 US App 10884 (Fed Cir. 2012).; 앞의 KSR, 550 U.S. (심사관이 비자명성에 의한 거절 시 아래와 같은 근거를 명확히 제시하도록 하고 있다.

1) 예상된 결과를 도출하기 위해 공지된 방법에 따라 종래기술들을 결합한다.

2) 예상된 결과를 도출하기 위해 공지의 구성요소를 다른 구성요소로 치환한다.

3) 동일한 방법으로 유사한 방법, 제품 또는 장치를 개량하기 위해 공지 기술을 사용한다.

4) 예상되는 결과를 도출하기 위해 공지 기술을 공지의 방법, 제품 또는 장치에 적용한다.

5) 심사대상 발명이 합리적인 성공이 기대되는 특정되고 예측된 한정된 수의 해결책에 의한 자명한 시도임을 밝힌다.

6) 변형이 심사대상 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 자명한 경우 또는 동일 분야에서 사용하거나 디자인 개선 또는 다른 시장성에 기초한 상이한 분야에서 사용하기 위한 경우, 해당 분야에서의 공지 기술이 이러한 변형을 촉진할 수 있다.

7) 종래기술에서의 가르침, 암시, 제안이 심사대상 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자들로 하여금 종래기술을 변형하거나 이들의 가르침을 결합해 해당 발명에 이르도록 한다.)

[33] 상업적 성공과 같은 객관적인 증거(objective evidence)를 2차적 고려요소(secondary considerations)라고도 한다. 용어에서 자주 오해하고 있는 것은 “2차적”이 “부수적인 고려”가 아니란 것이다. 시기적으로 뒤에 그 효과가 나타난다는 의미이다 [Truswall Sys. Corp. v. Hydro-Air Engineering, Inc., 813 F.2d 1207, 1212 (Fed. Cir. 1987)]. 다만 2차적 고려요소의 쟁점은 주로 상업적 성공과 청구항 기재 발명과의 연결성(nexus)이다. 그 외 미국에서는 사후고찰의 편견을 피할 방법으로 2차적 고려사항에 대한 중요성이 언급된 판결은 무수히 많다[In re Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended-Release Capsule Patent Litig., 676 F.3d 1063, 1079 (Fed. Cir. 2012); Apple Inc. v. ITC, 725 F.3d 1356, 1365 (Fed. Cir. Aug. 7, 2013)], Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Drilling USA, Inc., [699 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2012); Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc., [724 F. 3d 1343 (Fed. Cir. July 31, 2013); Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346 (Fed. Cir. Aug. 12, 2013); Osram Sylvania Inc. v. Am. Induction Technologies Inc., 701 F.3d 698, 708- 09 (Fed. Cir. 2012); FOX FACTORY, INC., v. SRAM, LLC, 2018-2024, 2018-2025 (Fed. Cir. Dec. 18, 2019)(단 SRAM 사건은 Nexus requirement의 추정을 변경한 사건).

[34] 어떠한 발명이 현존 기술(선행기술)과의 관계에서 통상의 기술자에게 자명하지 아니하다면, 그러한 발명은 진보성이 있는 것으로 본다. 현존 기술(선행기술)이 제54조 제(3)항의 문서(확대된 선원에 의한 선행기술)를 포함하게 될 경우 이러한 문서는 진보성의 판단과 관련하여 고려되지 아니한다. [The European Patent Convention Article 56 Inventive step An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.]

[35] “자명하다”는 용어는 기술의 일반적인 진보를 넘어서지 못하고 오직 문언적으로 또는 논리적으로 선행기술로부터 따라한 것이라는 의미이다 [European Patent Office, "Guidelines for Examination in the EPO", November 2019,790면 (The term "obvious" means that which does not go beyond the normal progress of technology but merely follows plainly or logically from the prior art, i.e. something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in the art. In considering inventive step, as distinct from novelty (see G-VI, 3))]

[36] Assessment of the Inventive Step under the EPC, Bardehle Pagenberg, 5면, http://www.bardehle.com/uploads/tx_toco3bardehle_files/Inventive_Step_en.pdf (2020.07.23. 방문) (In the practice of the EPO, the skilled person is not the man in the street, but an ordinary practitioner working at the filing date in the technical field of the invention to be assessed. He is, however, not endowed with inventive capabilities, but – at most – mildly innovative. This means that he has the common general knowledge and normal competences acquired by education and experience to undertake routine work and experimentation, consult the state of the art or call in another specialist if he is induced to do so, and follow any hint or suggestion he is given.)

[37] 앞의 EPO GUIDELINES, 790면

[38] 앞의 EPO GUIDELINES, 25, pt. G, ch. VII, 3면 (“The closest prior art is that which in one single reference discloses the combination of features which constitutes the most promising starting point for an obvious development leading to the invention.”)

[39] 반면 우리나라나 미국이나 중국은 관련기술에 속하는 선행기술이면 그 중에서 대상 발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것을 가장 가까운 선행기술 또는 주 선행기술로 선정하는 것을 원칙으로 하고 있다. 해결과제의 유사성이나 용도의 유사성 등도 고려되기는 하나 우선적으로 선정기준이 되지 않는다 [ Case T 606/89 of the Technical Boards of Appeal of the EPO (The closest prior art is that which in one single reference discloses the combination of features which constitutes the most promising starting point for a development leading to the invention. In selecting the closest prior art, the first consideration is that it must be directed to a similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely related technical field as the claimed invention. In practice, the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modifications to arrive at the claimed invention)].

[40] 앞의 EPO GUIDELINES, 3면 ("The Boards have consistently held that the closest prior art must lie in the same technical field as the claimed invention and must address the same technical problem (see, e.g. T 989/93)....The Boards have also held that the similarity of the closest prior art to the claimed invention in the field of use is more important than similarity in structure (see, e.g. T 273/92); Case T 0246/04 of the Technical Boards of Appeal of the EPO, 50–51면 (July 12, 2007) (“in order to avoid ex-post facto considerations, the closest state of the art is not generally that merely showing superficially the most similarities, but rather that conceived for solving the same primary problem or aiming at the same objective as the claimed invention and which requires the minimum of structural and functional modifications”); EUROPEAN PATENT OFFICE, CASE LAW OF THE BOARDS OF APPEAL at 107 (9th ed. 2019), https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/index.htm (이하 "심판원의 판례법"), 169면 (reviewing cases where a reference could not be used as the closest prior art because it did not address a similar problem as the invention, and concluding that hindsight must have been used to select such references as the closest prior art).

[41] 위의 심판원의 판례법, 165면 (stating that in the problem/solution approach the skilled person starts with the objective technical problem in mind); 앞의 EPO GUIDELINES (formulating inventive step analysis as starting from the perspective of a PHOSITA using the closest prior art to solve the objective technical problem).

[42] 앞의 EPO GUIDELINES, 25, pt. G, ch. VII, 3~5면 (stating that the problem as formulated in a patent application may need to be reformulated based on evidence of the invention’s effectiveness); Case T 0258/05 of the Technical Boards of Appeal of the EPO, 13면 (June 21, 2007) (rejecting the problem as stated in the patent application because there was not evidence that it solved the problem by offering an improvement over the closest prior art); Case T 0355/97 of the Technical Boards of Appeal of the EPO, 11~12면 (July 5, 2000) (rejecting a patentee’s statement of the objective problem because experimental evidence did not show that the invention solved the problem)

[43] Pia Björk (유럽특허청 Director), "Inventive step The EPO approach", EPO, 2016.12.13 발표자료 14면~16면 [만약 가장 가까운 선행기술이 대상발명과 차이나는 기술적 특징과 관련된 발명의 모든 효과를 제공하지 않는 경우에는, 객관적인 기술적인 문제는 "가장 가까운 선행기술 대비 차이나는 대상 발명의 기술적 효과에 이르기 위하여, 가장 가까운 선행기술을 어떻게 수정하거나 조정하는가?"에 대한 해결과제이고, 만약 가장 가까운 선행기술이 대상 발명과 차이나는 기술적 특징과 관련된 발명의 모든 효과를 제공하나 다른 수단이나 방식으로 제공하는 경우에는, 객관적인 기술적인 문제는 “가장 가까운 선행기술의 기술적 효과를 얻기 위한 발명의 다른 수단이나 방식에 이르기 위하여, 가장 가까운 선행기술을 어떻게 수정하거나 조정하는가?”에 대한 해결과제이다.(What is the objective technical problem underlying the claimed invention? If the closest prior art does not provide all the effects of the invention that relate to the distinguishing technical features, then the problem is “how to modify or adapt the closest prior art to achieve the technical effects which the invention provides over the closest prior art.” If the closest prior art does provide all the effects of the invention, but in a different way, then the problem is "how to modify or adapt the closest prior art to provide an alternative way of obtaining the technical effects that the closest prior art achieves.")]

[44] 앞의 EPO GUIDELINES, 793면 (It is noted that the objective technical problem must be so formulated as not to contain pointers to the technical solution, since including part of a technical solution offered by an invention in the statement of the problem must, when the state of the art is assessed in terms of that problem, necessarily result in an ex post facto view being taken of inventive activity (see T 229/85). Where the claim refers to an aim to be achieved in a non-technical field, however, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem to be solved, in particular as a constraint that has to be met (see T 641/00, T 172/03 and G-VII, 5.4.1).)

[45] 앞의 EPO GUIDELINES, 793면 (In other words, the point is not whether the skilled person could have arrived at the invention by adapting or modifying the closest prior art, but whether he would have done so because the prior art incited him to do so in the [hope of solving the objective technical problem or in 2019 심사기준에서 삭제 개정된 부분] expectation of some improvement or advantage (see T 2/83). Even an implicit prompting or implicitly recognisable incentive is sufficient to show that the skilled person would have combined the elements from the prior art (see T 257/98 and T 35/04). This must have been the case for the skilled person before the filing or priority date valid for the claim under examination.)

[46] 앞의 Pia Björk (유럽특허청 Director) 발표자료 18면~21면 [따라서 i) 가장 가까운 선행기술을 포함한 선행기술에 통상의 기술자가 발명자가 해결하는 방식으로 문제를 해결하도록 자극받을 수 있는 게시/징표(indication)가 제공되지 않으면 자명하지 않는 것이나, ii) 가장 가까운 선행기술을 포함한 선행기술에 발명과 객관적인 기술 문제를 해결하는 동일한 방식이 개시되어 있고 (and), 선행기술의 그 개시가 통상의 기술자로 하여금 발명이 달성하려는 것을 이루도록 가장 가까운 선행기술로부터 찾아낸 해결책을 결합하도록 자극하고 있다면 그 발명은 자명한 것이며, iii) 만약 객관적인 기술문제가 대체 수단을 제공하는 것에 있는 경우, 선행기술이 통상의 기술자를 자극하여 선행기술에 개시된 대체 수단을 수정하도록 자극하여 대상 발명에 이르도록 한다면 역시 그 발명은 자명한 것이다. iv) 선행 기술이 객관적인 기술 문제를 해결하기 위한 다양한 다른 방식을 개시하는 경우에는, 선행기술에 더 가까운 내용이 있는지, 기술적 효과를 간과했는지를 확인해야 한다. ( i) If the prior art (including the closest) does not provide an indication that would prompt the skilled person to solve the problem in the way that the inventor solves it, Then the invention is not obvious; ii) If the prior art (other than the closest prior art) discloses the same way of solving the objective technical problem as the invention, and If this item of prior art prompts the skilled person to combine the solution found with the closest prior art to achieve what the invention achieves,Then the invention is obvious; iii) If the problem is "provide an alternative ...", and If the prior art prompts the skilled person to adapt or modify the alternative solution, disclosed in the closest prior art, to arrive at the subject-matter of the claim, Then the invention is obvious; iv) If the prior art discloses several different ways of solving the objective technical problem, Then you should • check if there is an even closer item of prior art, • check whether you have overlooked a technical effect)]

[47] 앞의 EPO GUIDELINES, 793면 [세번째 단계에서 답을 해야 하는 질문은 청구범위 내에서 있는 어떤 것에 이르게 되고 결국 발명이 달성하는 것을 이루게 될 수 있도록 선행기술 전체로 보아 객관적인 기술 문제에 직면한 통상의 기술자가 고려하여 가장 가까운 선행기술의 수정 등을 하게 될 (수정 등을 할 수 있는 것이 아니다) 어떠한 가르침(teaching)이 있는 가이다 (In the third stage the question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but would) have prompted the skilled person, faced with the objective technical problem, to modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thereby arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves (see G-VII, 4).)

[48] 앞의 Pia Björk (유럽특허청 Director) 발표자료

[49] 다만 시너지 효과가 있는 결합과 혼동하면 안된다. 시너지효과가 있더라도 선행기술의 가르침으로부터 자명한 경우도 있으므로 시너지 효과가 항상 진보성 인정의 징표(indication)이 되는 것은 아니라고 한다 [앞의 Pia Björk (유럽특허청 Director) 발표자료].

[50] 중국 전리법 제22조 제3항 창조성이란 현존기술과 비교하여 그 발명은 뚜렷한 실질적 특징과 현저한 진보를 구비하고 있고, 그 실용신안은 실질적 특징과 진보를 구비하고 있는 것을 말한다.

[51] 다만 심사실무는 “실질적 특징”과 “진보”를 각각 독립적으로 판단하기보다는 두 가지 요건을 종합적으로 판단하고 있다. 따라서 두 가지 요건이 모두 각각 일정 기준에 도달하여야 한다고 해석하지 않는다.

[52] 중국특허청,“전리심사지남”, 2019.11.1. (2.4 해당 기술분야의 기술자) 발명이 진보성을 구비하는지 여부는 해당 기술분야의 기술자의 지식 및 능력에 기초하여 평가를 진행한다. 해당 기술분야의 기술자는 그 분야의 기술자라고도 칭할 수 있는데, 하나의 가상적인 ‘자’이다. 그는 출원일 또는 우선일 전의 발명이 속하는 기술분야의 모든 보통 기술지식을 알고 있으며, 그 기술분야의 모든 선행기술을 획득할 수 있으며, 그 일자 이전의 일반적인 실험을 응용하는 수단 및 능력을 가지고 있는 것으로 가정한다. 다만 그가 창조능력을 구비한 것으로 가정하지는 아니한다. 만약 해결하고자 하는 기술과제가 그 분야의 기술자에게 다른 기술분야에서 기술수단을 찾도록 요구하는 경우에는 그는 그 다른 기술분야로부터 출원일 또는 우선권일 이전의 관련 선행기술, 일반기술지식 및 일반적인 실험수단을 확보할 능력을 가지고 있어야 한다. 이 개념을 설정하는 목적은 심사표준을 통일하여 가능한 심사관의 주관적 요소에 의한 영향을 배제하는 데 있다.)