[이진수의 ‘특허포차’] ㉓ 미국 상표법과 트레이드 드레스(하)… 상표권 침해 판단 기준은?

 미국 상표법과 트레이드 드레스(하)… 상표권 침해 판단 기준은?

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미국에서 상표침해소송을 제기하고자 하는 원고는 (1)자신이 유효하게 보호받고 있는 상표권을 보유하고 있다는 사실과, (2)피고가 원고의 상표를 상업적으로 사용하여 왔다는 사실과, (3)피고의 상표 사용으로 원고의 상표에 대한 수요자의 오인(mistake) 또는 혼동(confusion)이 발생할 가능성이 있다는 점을 증명해야 한다.

‘주상표권(primary trademark)’ 등록 … 미국 상표침해소송 요건

앞의 (1) 및 (2) 내용과 관련해, 주상표권(primary trademark)으로 연방상표를 등록 받으면, i) 등록상표권자에게 유효한 상표를 상업적으로 사용할 수 있는 배타적 권리가 있다는 일응의 증거(prima facie evidence)가 되기 때문에(15 U.S.C. § 1057 (b)), 등록 상표권자는 상표권의 유효성에 대해 증명할 필요가 없다.

또한 ii) 등록상표권이 존재하고 있다는 사실에 대해 미국 전역의 일반 공중에게 “통지”가 이루어진 것으로 의제 (constructive notice)되어 상표 침해자가 등록 권리자의 상표권의 존재를 몰랐다는 선의의 항변(good faith defense)을 할 수 없게 된다.

또한 iii) 상표권자가 실제는 특정 주에서만 상표를 사용한 경우라도 출원일부터 미국 전 지역에서 상업적으로 사용한 사실이 의제 (constructive use)되어 (15 U.S.C. § 1057 (c)), 미국 모든 주에서 권리를 행사를 할 수 있다.

iv) 마지막으로 5년간 상거래에 계속 평화롭게 독점적으로 사용했다면 유효한 상표로 보호된다는 사실을 더 이상 다툴 수 없다(15 U.S.C. § 1065). 이러한 불가쟁력 (Incontestability)이 생기면 심지어 기술적 상표로서 식별력이 없는 경우에도 2차적 의미를 획득한 것으로 의제되어 피고는 이를 더 이상 다툴 수 없게 될 수 있다.

v) 나아가 손해배상을 받기 위해 필요한 실제 통지(actual notice) 요건인 등록상표의 표시인 “®” 마크를 사용할 수 있고 (15 U.S. Code § 1111), 미국 관세청 (US Customs Service)을 통해 당해 상표침해품의 수입 금지 구제 조치를 취할 수 있게 된다.

그러나 실제 거래에서 사용되는 경우에만 등록이 가능한 보조등록(Supplemental Register)의 경우는 위와 같은 법적 이익을 향유할 수 없다.

(이하 생략)...