개인에게는 “누가 의뢰인인가?”라는 질문이 어렵지 않다.
변호사를 찾아가 법률상담을 요청한 사람이 의뢰인이다.
하지만 회사는 다르다.
회사는 스스로 말할 수 없다. 결국 임직원을 통해 변호사와 communication한다.
그렇다면 회사의 Attorney-Client Privilege에서 누가 client인가?
대표이사인가?
General Counsel인가?
IP팀장까지인가?
아니면 특허의 실제 기술내용을 알고 있는 연구원도 포함되는가?
특허소송에서는 이 문제가 특히 중요하다.
특허침해 여부를 판단하려면 변호사가 회사 경영진보다 오히려 제품을 직접 설계한 엔지니어와 이야기해야 하는 경우가 많기 때문이다.
미국 연방대법원이 1981년 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383에서 다룬 문제가 바로 이것이었다.
그리고 Upjohn 이후 기업의 Attorney-Client Privilege를 이해하는 방식은 크게 달라졌다.
1K-Tech의 미국변호사가 연구원 12명을 인터뷰하다
제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.
Alpha Technologies가 미국에서 특허침해소송을 제기하자 K-Tech의 미국 litigation counsel은 본격적인 사실조사에 들어갔다.
Alpha는 K-Tech의 반도체 장비가 특허의 세 가지 claim limitation을 충족한다고 주장하고 있다.
그런데 실제 제품구조를 정확히 알고 있는 사람은 CEO도, 미국 자회사 사장도, General Counsel도 아니다.
한국 R&D센터의 연구원들이다.
미국변호사는 K-Tech IP팀을 통해 다음 사람들과 인터뷰를 진행한다.
- 제품 architecture를 설계한 책임연구원
- bonding module을 개발한 선임연구원
- 문제된 software algorithm을 작성한 연구원
- 시험평가를 담당한 engineer
- 미국 고객사의 요청에 따라 제품을 수정한 field engineer
- 관련 특허의 발명자
- 미국출원 당시 patent prosecution을 지원한 IP팀 직원
인터뷰를 시작하면서 미국변호사는 다음과 같은 취지를 설명한다.
“저는 K-Tech를 대리하는 변호사입니다. 회사에 미국 특허소송에 관한 법률적 조언을 제공하기 위해 사실관계를 확인하고 있습니다. 이 인터뷰는 비밀로 유지되어야 하며, 회사 외부에 내용을 공유해서는 안 됩니다.”
연구원들은 제품개발 과정과 설계변경 이유를 설명한다.
그 과정에서 기존 이메일에는 나타나지 않았던 사실도 나온다.
한 연구원은 말한다.
“Alpha 특허를 본 뒤 설계를 변경한 것은 아닙니다. 그 구조는 고객사의 thermal requirement 때문에 2년 전부터 검토하고 있었습니다.”
다른 연구원은 말한다.
“초기 prototype에는 Alpha가 문제 삼는 구조와 비슷한 부분이 있었지만 양산모델에서는 제거했습니다.”
미국변호사는 인터뷰 결과를 memorandum으로 정리한다.
Discovery가 시작되자 Alpha는 이 인터뷰 내용과 memorandum의 제출을 요구한다.
K-Tech는 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection을 주장한다.
Alpha는 반박한다.
“인터뷰 대상자들은 회사의 의사결정권자가 아닙니다. 대부분 일반 연구원입니다. 이들은 회사의 ‘client’가 아니므로 communication은 Privileged가 아닙니다.”
어느 쪽 주장이 타당할까?
2오래된 접근 ― ‘Control Group’만 Client인가
기업의 Attorney-Client Privilege를 좁게 보는 전통적인 접근 가운데 하나가 이른바 control-group test였다.
논리는 비교적 간단하다.
회사는 법인이고 결국 중요한 결정을 내리는 경영진을 통해 행동한다.
따라서 회사의 변호사와 communication할 수 있는 “client”의 범위도 회사의 의사결정을 통제하거나 법률적 조언에 따라 회사가 어떤 행동을 할지를 결정할 수 있는 고위 임직원으로 한정하자는 것이다.
이 접근은 Privilege의 범위를 비교적 명확하게 정할 수 있다는 장점이 있다.
그러나 실제 기업에서는 심각한 문제가 발생한다.
특허사건을 보면 쉽게 알 수 있다.
CEO가 semiconductor bonding mechanism의 세부구조를 알고 있을 가능성은 낮다.
CFO가 source code를 설명하기도 어렵다.
General Counsel이 제품의 실제 manufacturing parameters를 직접 측정한 것도 아니다.
중요한 사실은 오히려 조직의 아래쪽에 있는 연구원, engineer, 생산담당자, 영업담당자 등이 알고 있다.
만약 이들과 회사 변호사의 communication이 보호되지 않는다면 변호사는 정확한 사실을 파악하지 못한 상태에서 회사에 법률적 조언을 해야 하는 문제가 생긴다.
바로 이 문제를 연방대법원이 Upjohn에서 다루었다.
3Upjohn 사건에서는 무슨 일이 있었나
Upjohn은 미국의 제약회사였다.
회사의 독립감사인이 해외 자회사에서 외국 정부 관계자에게 지급된 것으로 보이는 수상한 payments를 발견했다.
회사는 내부조사를 시작했다.
회사의 General Counsel인 Gerard Thomas는 Chairman의 지시에 따라 해외의 불법 또는 부적절한 지급이 있었는지를 조사했다.
회사는 여러 임직원에게 questionnaire를 보냈다.
그리고 그들에게 이 조사가 “highly confidential”하다고 알리고, 조사에 도움이 되는 회사 직원 외에는 내용을 논의하지 말도록 지시했다.
답변은 General Counsel에게 직접 보내도록 했다.
General Counsel과 외부변호사는 questionnaire를 받은 직원들과 그 밖의 여러 임직원도 인터뷰했다.
이후 IRS가 세무조사를 시작하면서 회사의 내부조사 자료와 직원 communication을 요구했다. 공식 판결문에 따르면 IRS는 General Counsel의 감독 아래 수행된 조사 관련 파일의 제출을 요구했다.
결국 문제는 연방대법원까지 올라갔다.
4연방대법원은 Control-Group Test를 받아들이지 않았다
연방대법원은 control-group test가 Attorney-Client Privilege의 목적에 맞지 않는다고 판단했다.
그 이유가 중요하다.
기업의 변호사가 제대로 된 법률적 조언을 제공하려면 실제 사실을 알고 있는 사람들로부터 정보를 얻어야 한다.
그 사람들이 반드시 회사의 최고경영진일 필요는 없다.
오히려 복잡한 기업에서는 중요한 사실을 알고 있는 직원과 법률적 결정을 내리는 경영진이 서로 다른 경우가 일반적이다.
연방대법원은 control-group test가 Privilege의 범위를 지나치게 좁혀, 변호사가 회사에 건전하고 충분한 법률적 조언을 제공하는 데 필요한 정보의 흐름을 방해한다고 보았다.
Upjohn의 핵심 결론은 다음과 같다.
기업의 Attorney-Client Privilege는 최고경영진이나 회사의 의사결정을 통제하는 사람과 변호사 사이의 communication에만 한정되지 않는다.
실제 사실을 알고 있는 lower-level employee와 회사 변호사 사이의 communication도 일정한 조건에서는 보호될 수 있다.
5그렇다고 ‘모든 직원의 말이 Privileged’인 것은 아니다
다만 Upjohn의 범위를 지나치게 넓혀서는 안 된다.
연방대법원은 control-group test를 배척했지만,
“회사 직원이 회사 변호사와 이야기하면 모두 Privileged다.”
라는 새로운 bright-line rule을 만들지 않았다.
오히려 Upjohn의 구체적인 사실관계를 살펴보면 어떤 communication이 보호될 수 있는지를 이해하는 데 도움이 된다.
당시 직원 communication에는 여러 특징이 있었다.
- 첫째, 회사 경영진이 법률적 문제에 대응하기 위한 조사를 지시했다.
- 둘째, General Counsel은 회사에 legal advice를 제공하기 위해 사실관계를 조사했다.
- 셋째, 직원들이 제공한 정보는 자신들이 회사 업무를 수행하면서 알게 된 사항이었다.
- 넷째, 직원들은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 조사를 진행하고 있다는 사실을 알고 있었다.
- 다섯째, communication은 confidential하게 유지되었다.
핵심은 직원의 직급이 아니라 communication의 기능과 목적이었다.
6K-Tech의 연구원도 Privileged Communication의 당사자가 될 수 있다
K-Tech 사례에 적용해 보자.
Alpha가 문제 삼는 제품의 bonding structure를 가장 잘 알고 있는 사람이 선임연구원 박 과장이라고 하자.
박 과장은 회사의 경영진도 아니고 특허소송에 관한 의사결정권도 없다.
그러나 실제 제품을 설계했기 때문에 다음 사실을 알고 있다.
- 해당 구조가 언제 처음 도입되었는지
- 왜 그 구조를 선택했는지
- Alpha 특허를 언제 처음 알게 되었는지
- 양산제품과 prototype의 차이가 무엇인지
- 설계변경이 어떤 고객 요구에서 비롯되었는지
이러한 사실은 미국변호사가 infringement나 willfulness 등의 쟁점을 검토하는 데 중요할 수 있다.
미국변호사가 K-Tech에 법률적 조언을 제공하기 위해 박 과장에게 질문하고, 박 과장이 자신의 업무범위에서 알게 된 사실을 confidential하게 설명한다면,
“박 과장은 회사의 의사결정권자가 아니다.”
라는 이유만으로 그 communication을 Attorney-Client Privilege 밖으로 밀어낼 수는 없다.
이것이 Upjohn이 특허소송에서 중요한 이유다.
7Privilege는 직원 개인의 것이 아니라 회사의 것이다
여기서 한 가지를 더 짚어야 한다.
K-Tech의 박 과장이 미국변호사와 인터뷰했다고 하자.
그러면 그 변호사가 박 과장 개인의 변호사가 되는 것일까?
일반적으로는 그렇지 않다.
변호사가 대리하는 client는 K-Tech라는 법인이다.
직원은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 전달하는 역할을 한다.
따라서 corporate attorney-client privilege의 holder도 원칙적으로 회사다.
이 차이는 나중에 매우 중요해질 수 있다.
직원이 퇴직하거나 회사와 이해관계가 충돌할 수 있기 때문이다.
그래서 기업 내부조사나 litigation interview에서는 흔히 변호사가 인터뷰 시작 전에 자신이 회사를 대리하며 직원 개인을 대리하는 것이 아니라는 점을 설명한다.
실무에서 흔히 이를 Upjohn warning이라고 부른다.
8Upjohn Warning은 무엇을 위한 것인가
미국변호사가 K-Tech의 연구원에게 다음과 같이 설명한다고 하자.
“저는 K-Tech를 대리하고 있으며 귀하 개인을 대리하는 변호사가 아닙니다. 이 인터뷰는 K-Tech에 법률적 조언을 제공하기 위해 진행됩니다. Communication은 Attorney-Client Privilege의 보호를 받을 수 있지만 그 Privilege는 회사에 귀속됩니다. 따라서 회사가 그 Privilege를 유지하거나 waive할지 결정할 수 있습니다. 인터뷰 내용은 회사 외부에 공유하지 마십시오.”
이것이 전형적인 Upjohn warning의 기능이다.
직원에게 중요한 점을 알려준다.
- 첫째, 변호사의 client는 회사라는 것.
- 둘째, 직원 개인에게 별도의 attorney-client relationship이 당연히 생기는 것은 아니라는 것.
- 셋째, Privilege를 통제하는 주체도 회사라는 것.
특히 특허소송에서는 발명자와 회사의 이해관계가 언제나 같다고 가정해서는 안 된다.
발명자가 퇴직했거나 경쟁사로 이직했을 수도 있다.
발명의 conception이나 inventorship가 다투어질 수도 있다.
직원의 행동이 willfulness, inequitable conduct 또는 다른 책임문제와 연결될 수도 있다.
따라서 인터뷰 단계에서 client의 범위를 명확히 하는 것이 중요하다.
9Upjohn Warning을 했다고 Privilege가 생기는 것은 아니다
여기서도 형식과 실질을 구별해야 한다.
변호사가 인터뷰 시작 전에 완벽한 Upjohn warning을 읽었다고 하자.
그렇다고 이후 대화가 전부 Privileged가 되는 것은 아니다.
예를 들어 인터뷰가 끝난 뒤 변호사가 연구원에게 묻는다.
“그런데 이 제품의 내년 예상매출이 어느 정도입니까?”
연구원이 답한다.
“마케팅팀 예상으로는 2억 달러입니다.”
이 대화가 어떤 법률적 조언과 관계되는지에 따라 분석이 달라진다.
Upjohn warning은 Privilege를 만들어 내는 주문이 아니다.
그것은 누가 client이고 communication이 어떤 목적으로 이루어지는지를 명확하게 관리하는 절차다.
결국 다시 communication의 목적을 보아야 한다.
10IP팀은 변호사와 연구원 사이의 ‘통로’가 될 수 있는가
한국 기업에서는 미국변호사가 연구원에게 직접 연락하지 않는 경우가 많다.
대개 본사의 IP팀이 중간에 있다.
미국 litigation counsel이 K-Tech IP팀에 이렇게 요청한다고 하자.
“Claim 3의 ‘continuous layer’가 제품에 존재하는지 확인해야 합니다. 해당 구조를 설계한 engineer에게 아래 질문을 확인해 주십시오.”
IP팀 직원이 연구원에게 질문한다.
연구원은 IP팀에 답한다.
IP팀은 답변을 정리해 미국변호사에게 전달한다.
이 경우 변호사와 연구원이 직접 이야기하지 않았다는 이유만으로 Privilege가 당연히 부정될까?
결론은 그렇게 단순하지 않다.
Corporate client는 조직을 통해 움직인다.
법률적 조언을 얻기 위해 회사 내부에서 필요한 사실을 수집하여 counsel에게 전달하는 과정이 있을 수 있다.
다만 이 경우에도 처음부터 법률적 조언을 얻기 위한 정보수집이라는 목적이 분명해야 한다.
IP팀이 평상시 작성하던 기술보고서를 나중에 미국변호사에게 전달한 경우와, counsel의 법률적 질문에 답하기 위해 특정 사실을 confidential하게 수집한 경우는 같지 않다.
11IP팀이 ‘Privilege Hub’가 되는 것도 위험하다
반대 방향의 문제도 있다.
기업이 Upjohn을 넓게 이해하여 모든 민감한 자료를 IP팀이나 Legal을 거치도록 만드는 것이다.
예를 들어 연구원이 평상시 작성한 engineering report를 IP팀에 보내고,
IP팀은 제목을
“PRIVILEGED — LEGAL REVIEW”
로 바꾼 뒤 미국변호사에게 전달한다.
그렇다고 원래의 engineering report가 Privileged로 변하는 것은 아니다.
제2편과 제4편에서 살펴본 것처럼 underlying fact와 pre-existing document는 confidential legal communication과 구별해야 한다.
IP팀은 Privilege를 만들어 내는 ‘세탁소’가 아니다.
- 오히려 IP팀의 역할은
- 일반적인 business·technical record와 legal advice를 받기 위해 생성·전달되는 communication을 구별하는 것
- 에 있다.
12특허위원회 회의는 Privileged인가
K-Tech가 매월 Patent Committee를 운영한다고 하자.
참석자는 다음과 같다.
- CTO
- IP팀장
- R&D 책임자
- 사업부장
- 사내변호사
- 한국 변리사
- 필요시 미국 patent counsel
회의에서는 다음을 논의한다.
- 신규 발명의 patentability
- 미국출원 여부
- 예상 출원비용
- 경쟁사 특허의 침해위험
- 제품 출시일
- 예상 매출
- design-around 가능성
- 라이선스 협상 여부
이 회의 전체가 Attorney-Client Privilege로 보호될까?
일률적으로 보호된다고 단정하기 어렵다.
Patentability나 infringement에 관한 법률적 조언과 제품 출시·예산·매출에 관한 business decision이 하나의 회의에서 함께 논의되고 있기 때문이다.
따라서 중요한 법률적 논의가 이루어지는 회의라면 agenda와 목적을 가능한 범위에서 구별하고, 참석자 역시 실제 필요가 있는 사람으로 제한하는 것이 좋다.
모든 참석자가 변호사일 필요는 없다.
그러나 왜 그 사람이 legal communication에 참여할 필요가 있는가는 설명할 수 있어야 한다.
13‘Need to Know’만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다
기업에서는 흔히
“Need-to-know basis로 공유했으니 Privileged다.”
라고 말한다.
하지만 ‘need to know’는 Attorney-Client Privilege의 독립적인 요건이나 만능공식이 아니다.
핵심은 여전히 legal advice를 위한 confidential communication인가 하는 점이다.
다만 회사 내부에서 법률적 조언을 필요 이상으로 광범위하게 유통(공유)하면 confidentiality 유지에 관한 논쟁이 커질 수 있다.
- 예를 들어 미국변호사의 infringement opinion을
- CEO, CTO, IP팀장, 관련 연구책임자에게 전달하는 경우와,
- “참고하시라”며 수백 명의 영업·마케팅 직원에게 forwarding하는 경우는 같지 않다.
따라서 기업에서는 법률적 조언을 실제 업무상 알아야 하는 범위에서 communication을 관리하는 것이 중요하다.
14미국 자회사 직원과 한국 본사 변호사의 Communication은 어떠한가
K-Tech는 한국 본사와 미국 자회사 K-Tech USA를 별도 법인으로 운영하고 있다고 하자.
미국 자회사의 field engineer가 미국 고객사의 장비에서 문제된 기능을 직접 설정했다.
한국 본사의 General Counsel이 그 engineer에게 사실관계를 묻는다.
같은 그룹의 직원이니 당연히 하나의 corporate client로 볼 수 있을까?
반드시 그렇다고 볼 수는 없다.
모회사와 자회사는 별도의 법인이다.
어느 법인을 counsel이 대리하고 있는지, 해당 communication이 누구에게 legal advice를 제공하기 위한 것인지, 두 법인 사이에 어떠한 공동의 법률적 이해관계가 있는지 등을 확인해야 할 수 있다.
기업집단 전체를 막연히 하나의 “client”라고 생각하는 것은 위험하다.
특히 한국 본사, 미국 자회사, 합작회사, 공급업체가 동시에 특허분쟁에 관여하는 경우에는 더욱 그렇다.
제6편에서 다룰 Common-Interest Doctrine이 중요한 이유도 여기에 있다.
15퇴직한 직원과의 Communication은 어떻게 되는가
특허소송은 오래전의 기술개발을 다루는 경우가 많다.
K-Tech의 문제된 제품은 7년 전에 개발되었고 핵심 발명자는 이미 퇴직했다고 하자.
미국 litigation counsel이 퇴직한 발명자를 찾아가 당시의 개발경위를 인터뷰한다.
이 communication이 현직 직원과 똑같이 Upjohn에 의해 보호된다고 단정할 수 있을까?
주의가 필요한 부분이다.
Upjohn 자체는 현재 직원들의 communication을 중심으로 판단했고, 퇴직한 former employee의 communication 전체에 관한 포괄적인 규칙을 확립한 판결은 아니다.
이후 법원들은 former employee communication의 Privilege 범위를 놓고 서로 다른 접근을 보여 왔다.
따라서
“한때 직원이었으니 영원히 Upjohn client다.”
라고 생각해서는 안 된다.
Former employee 인터뷰에서는 applicable circuit law, 인터뷰 내용이 과거 재직 중의 업무와 관련되는지, counsel이 누구를 대리하는지 등을 별도로 검토할 필요가 있다.
그리고 litigation을 예상하여 변호사가 former employee를 인터뷰했다면 Attorney-Client Privilege와 별개로 Work-Product Protection이 중요한 역할을 할 수 있다.
16발명자라고 해서 개인 Client가 되는 것도 아니다
특허사건에서는 “inventor”라는 지위 때문에 또 하나의 오해가 생긴다.
발명자가 특허의 핵심인물이므로 회사의 patent attorney가 당연히 발명자 개인도 대리한다고 생각하는 것이다.
그러나 회사가 특허출원이나 소송을 위해 attorney를 선임한 경우, 발명자가 attorney와 자주 communication한다는 사실만으로 개인적인 attorney-client relationship이 자동으로 성립한다고 단정할 수 없다.
예를 들어 K-Tech가 소유한 특허의 prosecution을 회사가 의뢰하고 비용도 회사가 부담하며 patent counsel이 회사를 위해 업무를 수행하고 있다고 하자.
발명자는 기술적 사실을 설명하고 declaration에 서명하며 counsel과 수십 통의 이메일을 주고받을 수 있다.
그렇다고 counsel이 inventorship dispute, 개인적인 책임 또는 퇴직 후 분쟁에서도 그 발명자를 개인적으로 대리한다는 뜻은 아니다.
따라서 기업의 patent counsel은 누구를 대리하고 있는지 불필요한 오해가 생기지 않도록 관리할 필요가 있다.
17Upjohn은 ‘Subject-Matter Test’를 채택한 판결인가
Upjohn을 설명하면서 종종 이렇게 표현한다.
“연방대법원은 control-group test를 버리고 subject-matter test를 채택했다.”
교육적으로는 어느 정도 이해하기 쉬운 표현이지만, 판례를 정확하게 설명하려면 조금 더 조심할 필요가 있다.
연방대법원은 control-group test를 명시적으로 배척했다.
그러나 그 대신 하나의 완결된 “subject-matter test”라는 bright-line formula를 공식 채택한 것은 아니다.
오히려 Upjohn의 구체적인 사실들을 검토하면서 lower-level employees의 communication도 그 상황에서는 Privilege의 보호를 받는다고 판단했다.
연방대법원은 corporate privilege의 모든 상황을 포괄하는 공식보다 case-by-case analysis가 필요하다는 취지를 분명히 했다.
따라서 실무에서는
Control group인가?
라는 질문을
그 직원의 communication이 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 전달하는 과정이었는가?
라는 기능적인 질문으로 바꾸는 편이 정확하다.
18Upjohn과 Work Product는 별개의 문제다
Upjohn 사건에는 Attorney-Client Privilege뿐 아니라 Work-Product Doctrine도 함께 등장했다.
IRS는 회사 변호사가 직원들을 인터뷰하면서 작성한 notes와 memoranda도 요구했다.
연방대법원은 이러한 자료에 변호사의 mental processes가 상당히 반영될 수 있다는 점을 중요하게 보았다.
즉
- 직원이 변호사에게 한 confidential communication에 대한 Attorney-Client Privilege
- 와
- 변호사가 그 인터뷰를 준비·진행하고 그 결과를 정리하면서 만든 notes와 memorandum에 대한 Work-Product Protection
은 서로 구별되는 문제다.
하나의 employee interview에서 두 보호가 함께 문제될 수 있다.
이 구별은 제7편에서 다시 자세히 살펴본다.
19흔한 오해와 반례
“CEO나 임원과 변호사의 communication만 Privileged다.”
아니다. Upjohn은 control-group test를 배척했다. 실제 사실을 알고 있는 lower-level employee의 communication도 일정한 조건에서는 보호될 수 있다.
“회사 직원이 변호사에게 말하면 모두 Privileged다.”
아니다. Legal advice를 위한 communication인지, 직원이 어떤 역할로 정보를 제공했는지, confidentiality가 유지되었는지 등을 확인해야 한다.
“Upjohn warning을 하면 인터뷰 전체가 Privileged가 된다.”
아니다. Warning은 client와 privilege holder를 명확히 하고 confidentiality를 관리하는 중요한 절차지만 그 자체가 Privilege를 창설하지 않는다.
“직원과 이야기한 회사 변호사는 그 직원의 개인 변호사다.”
일반적으로 그렇게 단정할 수 없다. Corporate counsel의 client는 회사일 수 있으며, 직원 개인의 이해관계와 회사의 이해관계는 달라질 수 있다.
“IP팀을 통하면 모든 자료가 Privileged다.”
아니다. IP팀은 nonprivileged technical or business document를 Privileged document로 바꾸는 통로가 아니다.
“같은 기업집단 직원이면 모두 하나의 Client다.”
그렇게 단순하지 않다. 모회사·자회사 등 별도 법인의 관계에서는 counsel이 누구를 대리하는지와 communication의 목적을 확인해야 한다.
“Upjohn은 control-group test 대신 subject-matter test라는 명확한 새 공식을 채택했다.”
정확한 표현은 아니다. Upjohn은 control-group test를 거부했지만 corporate privilege의 모든 상황을 해결하는 단일 bright-line test를 제시하지 않았다.
20기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트
- 1. 인터뷰 전에 누가 Client인지 명확히 한다.Corporate counsel이 회사를 대리하는 것인지 직원 개인도 대리하는 것인지 불필요한 오해가 생기지 않도록 한다.
- 2. 인터뷰 목적을 명확히 한다.회사에 legal advice를 제공하기 위한 사실조사라는 점을 필요한 범위에서 설명한다.
- 3. 직원에게 confidentiality를 안내한다.법률상담 내용이 회사 밖으로 불필요하게 공유되지 않도록 한다.
- 4. 실제 사실을 알고 있는 직원을 찾는다.직급이 높다는 이유만으로 경영진만 인터뷰하는 것은 Upjohn의 취지와 맞지 않는다.
- 5. IP팀을 통한 정보수집의 목적을 기록한다.Counsel의 legal analysis를 위해 특정 사실을 수집하는 경우 평상시 business reporting과 구별될 수 있도록 관리한다.
- 6. Legal communication의 수신자를 필요 이상으로 확대하지 않는다.회사 전체에 forwarding하는 관행은 피한다.
- 7. 모회사·자회사·JV를 자동으로 하나의 Client라고 가정하지 않는다.법인별 representation 관계를 확인한다.
- 8. Former employee 인터뷰는 별도로 검토한다.현직 employee와 동일한 Privilege 분석이 항상 적용된다고 가정하지 않는다.
- 9. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 구별한다.Employee communication과 counsel의 interview notes는 서로 다른 보호근거를 가질 수 있다.
- 10. Patent attorney와 발명자의 관계도 명확히 한다.발명자가 counsel과 자주 communication한다는 사실만으로 발명자 개인에 대한 representation이 자동으로 성립한다고 생각하지 않는다.
21회사에서 중요한 것은 ‘직급’보다 ‘정보의 흐름’이다
Upjohn이 기업의 Attorney-Client Privilege에 남긴 가장 중요한 변화는 client의 범위를 조직도만으로 판단하지 않았다는 데 있다.
기업의 법률문제는 경영진의 회의실에서만 발생하지 않는다.
특허소송이라면 더욱 그렇다.
- 침해 여부를 좌우하는 사실은 R&D laboratory에 있을 수 있다.
- Willfulness와 관련된 사실은 IP팀 직원이 알고 있을 수 있다.
- 제품의 실제 판매형태는 미국 자회사의 field engineer가 알고 있을 수 있다.
- Patent prosecution의 경위는 발명자와 patent coordinator가 기억하고 있을 수 있다.
변호사가 회사에 정확한 legal advice를 제공하려면 이 사람들과 communication해야 한다.
Upjohn은 바로 그 현실을 인정했다.
- 그러나 그 의미를
- “직원이면 누구나 Privileged다.”
- 라고 바꾸어서는 안 된다.
- 핵심은 communication의 목적, 역할, 내용과 confidentiality다.
- 따라서 기업의 Privilege를 관리할 때 질문은
- “이 직원은 임원인가?”
- 에서 끝나서는 안 된다.
- 오히려 다음과 같이 물어야 한다.
- “이 직원은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 제공하고 있는가?”
여기에 또 하나의 문제가 생긴다.
K-Tech의 미국 litigation counsel이 Alpha 특허를 분석한 뒤 핵심부품 supplier인 B-Tech와 공동 대응이 필요하다고 판단했다고 하자.
B-Tech의 부품구조가 Alpha의 claim limitation 하나와 직접 관련되어 있기 때문이다.
K-Tech의 counsel은 자신의 infringement analysis를 B-Tech의 counsel에게 전달한다.
두 회사는 같은 특허에 맞서고 있고 이해관계도 상당 부분 같다.
하지만 B-Tech는 K-Tech의 직원도 아니고 K-Tech라는 corporate client의 일부도 아니다.
그렇다면 그 순간 Attorney-Client Privilege는 waiver되는가?
NDA를 체결하면 해결되는가?
“Common Interest Agreement”라고 제목을 붙인 계약서를 먼저 작성하면 되는가?
이것이 다음 편의 주제다.
다음 편
제6편. 다른 회사와 공유하면 Privilege는 깨지는가?
― Common-Interest Doctrine과 Joint-Defense Doctrine
주요 법령·판례와 공식 자료
- Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
- Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
- U.S. Reports — Upjohn 사건 안내Library of Congress 공식 자료
검증 기준일: 2026년 9월 19일
