Attorney-Client Privilege의 중요한 전제 가운데 하나는 confidentiality다.
변호사에게 비밀리에 법률적 조언을 구했더라도 그 내용을 관계없는 제3자에게 공개하면 Privilege가 waiver될 수 있다.
그렇다면 특허분쟁에 공동으로 대응해야 하는 두 회사는 어떻게 해야 할까?
특허권자와 exclusive licensee가 같은 특허의 유효성과 권리범위를 함께 검토한다면? 완제품 제조사와 핵심부품 공급업체가 동일한 특허침해 주장에 공동으로 대응한다면? 두 공동피고의 변호사가 prior art와 invalidity theory를 서로 공유한다면?
이런 경우에도 단순히
“다른 회사에 보여주었으니 Privilege는 끝났다.”
라고 보아야 할까?
미국법은 일정한 경우 Common-Interest Doctrine을 통해 기존 Attorney-Client Privilege가 제3자와의 공유만으로 waiver되지 않도록 보호한다. 소송에 공동 대응하는 상황에서는 흔히 Joint-Defense Doctrine이라는 표현도 사용한다.
출발점부터 정확히 짚어야 한다.
Common-Interest Doctrine은 없던 Privilege를 새로 만들어 주는 제도가 아니다.
원래 보호되는 legal communication이 존재해야 한다. 그리고 그것을 일정한 공동의 법률적 이해관계(common legal interest)를 가진 다른 당사자 및 counsel과 공유하더라도 일정한 요건 아래 confidentiality가 유지된 것으로 취급할 수 있다는 것이 이 법리의 핵심이다.
이 차이를 놓치면 ‘Common Interest Agreement만 체결하면 무엇이든 비밀이 된다’는 오해에 빠질 수 있다.
1K-Tech 가상사례 ― 핵심부품 공급업체와 Claim Chart를 공유하다
제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.
Alpha Technologies는 K-Tech의 반도체 장비가 자사의 미국특허를 침해한다고 주장하고 있다.
문제된 claim은 크게 세 부분으로 나뉜다.
첫 번째 limitation은 K-Tech가 직접 설계한 controller에 관한 것이고, 두 번째는 K-Tech의 software에 관한 것이다.
그런데 세 번째 limitation은 핵심부품인 optical module의 내부구조에 관한 것이다.
이 module은 K-Tech가 직접 제조하지 않는다. 한국의 부품업체 B-Tech가 개발하여 K-Tech에 독점적으로 공급한다.
Alpha의 complaint에는 K-Tech뿐 아니라 B-Tech가 공급한 module의 구조까지 상세하게 분석되어 있다.
K-Tech의 미국 litigation counsel은 B-Tech의 기술정보 없이는 정확한 non-infringement defense를 구성하기 어렵다고 판단한다.
B-Tech의 사정도 간단하지 않다. K-Tech가 Alpha의 특허를 침해한다는 판결을 받으면 해당 module의 미국시장 공급 자체가 위험해질 수 있고, 두 회사 사이의 계약에 따라 indemnification 문제까지 발생할 수 있다.
B-Tech도 미국변호사를 선임한다.
K-Tech의 counsel과 B-Tech의 counsel은 공동회의를 열고 Alpha 특허의 claim construction, non-infringement theory와 invalidity prior art를 논의한다.
K-Tech는 자사 counsel이 작성한 confidential infringement analysis 일부를 B-Tech 측에 전달한다. B-Tech도 자사의 변호사에게 제공했던 module의 설계분석과 prior-art search 결과를 K-Tech 측과 공유한다.
두 회사는 문서 상단에 다음과 같이 표시한다.
PRIVILEGED & CONFIDENTIAL — COMMON INTEREST MATERIAL
그리고 별도의 Common Interest Agreement도 체결한다.
몇 달 뒤 Discovery에서 Alpha가 이 자료들의 제출을 요구한다.
K-Tech는 주장한다.
“B-Tech와는 Alpha 특허에 공동 대응하기 위한 common legal interest가 있으므로 Privilege는 waiver되지 않았습니다.”
Alpha는 반박한다.
“두 회사는 별도 법인이고 서로 다른 counsel을 선임했습니다. 게다가 K-Tech와 B-Tech 사이에는 공급계약과 indemnification이라는 상업적 이해관계도 있습니다. 제3자에게 공개한 순간 Privilege는 waiver되었습니다.”
핵심은 두 회사가 같은 편이라는 사실 자체가 아니다.
무엇을 어떤 법률적 이해관계를 위해 누구와 공유했는지를 보아야 한다.
2핵심 질문 ― ‘같은 목표’와 ‘같은 법률적 이해관계’는 같은가
K-Tech와 B-Tech는 모두 Alpha가 소송을 취하하기를 원한다.
둘 다 Alpha 특허가 무효가 되기를 원할 수 있다.
둘 다 미국시장에서 제품을 계속 판매하고 싶어 한다.
하지만 이것만으로 Common-Interest Doctrine이 자동으로 적용되는 것은 아니다.
두 회사가 단순히 같은 사업적 결과를 원하고 있을 수도 있기 때문이다.
반대로 두 회사가 별도 법인이고 서로 다른 변호사를 선임했다는 사실만으로 common interest가 부정되는 것도 아니다.
질문을 좀 더 구체적으로 바꿔야 한다.
- 두 회사가 공유한 것은 어떤 법률문제에 관한 communication인가?
- 그 문제에 관한 양사의 이해관계는 legal interest인가, 아니면 단순한 commercial interest인가?
- 그 communication은 공동의 법률적 이해관계를 추구하기 위해 공유된 것인가?
- 그리고 무엇보다도, 공유하기 전부터 그 자료에 Attorney-Client Privilege가 성립하고 있었는가?
이 순서가 중요하다.
Common-Interest Doctrine을 적용하기 전에 보호할 Privilege가 존재하는지부터 확인해야 한다.
3법리 ― Common Interest는 새로운 Privilege가 아니라 Waiver를 막는 법리다
Common-Interest Doctrine을 이해하려면 Attorney-Client Privilege의 기본원칙에서 출발하면 된다.
의뢰인과 변호사 사이에서 confidential하게 이루어진 legal communication을 관계없는 제3자에게 공개하면 confidentiality가 훼손되고 Privilege가 waiver될 수 있다.
그러나 여러 당사자가 공동의 법률적 이해관계를 가지고 있고, 그 이해관계를 추구하기 위해 counsel을 통하여 Privileged communication을 서로 공유해야 하는 경우가 있다.
이때 제3자에게 공개했다는 형식만으로 Privilege를 잃게 한다면 공동의 법률전략을 수립하기 어려워진다.
Common-Interest Doctrine은 이 문제를 다룬다.
구조를 단순화하면 다음과 같다.
기존 Privilege → Common Legal Interest → 그 법률적 이해관계를 위한 공유 → Confidentiality 유지 → Waiver 방지
반대 방향으로 이해해서는 안 된다.
Common Interest Agreement → 새로운 Privilege 발생
이라는 구조가 아니다.
- 예를 들어 K-Tech가 B-Tech에게 다음 자료를 공유했다고 하자.
- 제품가격표, 공급수량, 원가분석표, 시장전망, 납품일정이다.
- 두 회사가 Common Interest Agreement를 체결했다는 이유만으로 이 자료들이 Attorney-Client Privileged communication으로 변하지는 않는다.
- Common-Interest Doctrine은 기존 Privilege를 보존하는 법리이지, nonprivileged business information을 Privileged information으로 바꾸는 장치가 아니다.
한 가지를 더 주의해야 한다.
Common-Interest Doctrine의 구체적인 요건은 미국 전역에서 완전히 동일하지 않다.
어떤 관할에서는 common legal interest의 동일성을 비교적 엄격하게 요구하고, 어떤 판례에서는 substantially identical한 법률적 이해관계를 논한다. Pending litigation을 어느 정도 요구하는지, 예상되는 litigation이나 그 이전의 공동 legal strategy까지 포함하는지에도 차이가 있을 수 있다.
따라서 특허사건이라는 이유만으로 Federal Circuit의 하나의 통일된 공식을 적용해서는 안 된다.
4주요 판례 ― In re Regents of the University of California
특허분야에서 Common-Interest Doctrine을 이해할 때 특히 중요한 판례가 Federal Circuit의 In re Regents of the University of California, 101 F.3d 1386 (Fed. Cir. 1996)이다.
사건에는 University of California(UC)와 Eli Lilly가 등장한다.
UC가 개발한 기술에 관하여 Lilly가 option 및 license 관계를 가지고 있었고, 양측은 관련 patent rights를 확보하는 데 이해관계를 가지고 있었다.
문제는 UC와 Lilly 측 변호사 사이에서 이루어진 patent-related communications였다.
상대방은 UC가 Lilly 측 변호사의 client가 아니고, UC와 Lilly의 관계에는 commercial interest도 포함되어 있으므로 Attorney-Client Privilege가 인정되어서는 안 된다고 주장했다.
Federal Circuit은 그렇게 보지 않았다.
법원은 joint-client doctrine과 community-of-interest doctrine이 patent applicant 또는 patentee와 optionee/licensee의 attorney 사이에서 이루어진 법률적 조언과 communication을 보호할 수 있다고 판단했다.
특히 중요한 것은 공동의 법률적 이해관계가 반드시 이미 제기된 litigation에만 존재한다고 보지 않았다는 점이다.
Federal Circuit은 patent prosecution 과정에서 counsel과 상담하는 것도 법률을 준수하고 법적 요건을 충족하여 분쟁을 줄이거나 회피하기 위한 활동이 될 수 있다고 설명했다.
따라서 Regents는 Common-Interest Doctrine을 단순한 “공동피고의 소송방어 특권”으로만 이해해서는 안 된다는 점을 보여준다.
특허권자와 licensee가 patent rights의 확보와 보호를 위해 공동으로 legal advice를 주고받는 상황에서도 문제가 될 수 있다.
다만 이 판결을 읽을 때 반드시 기억해야 할 대목이 있다.
Federal Circuit은 Regents에서 common-interest 문제가 patent law에 고유한 문제가 아니라고 보고 regional circuit law를 적용했다.
따라서
“Federal Circuit이 Regents에서 인정했으므로 모든 미국 특허사건에서 같은 Common-Interest 기준이 적용된다.”
고 정리해서는 안 된다.
실제 사건에서는 소송이 진행되는 법원에 적용되는 regional circuit의 privilege law를 먼저 확인해야 한다.
5특허실무 적용 ― Supplier·Licensee·공동개발사와 어디까지 공유할 수 있는가
K-Tech와 B-Tech 사이에는 분명한 commercial relationship이 있다.
K-Tech는 B-Tech의 module을 구매하고 B-Tech는 이를 판매하여 수익을 얻는다.
그렇다고 두 회사 사이에 common legal interest가 존재할 수 없다는 뜻은 아니다.
Alpha가 특정 patent claim을 근거로 K-Tech 제품의 판매금지를 요구하고 있고 그 claim limitation의 핵심이 B-Tech module의 구조라면, 두 회사는 그 특허의 claim construction, infringement, validity 등에 관하여 공동의 법률적 이해관계를 가질 수 있다.
하지만 다음 communication은 성격이 다르다.
“Alpha 소송 때문에 내년 module 구매가격을 10% 낮춰 주십시오.”
이것은 기본적으로 commercial negotiation이다.
반면 다음과 같은 communication은 별도의 분석이 가능하다.
“Alpha가 주장하는 claim 3의 limitation이 B-Tech module에 존재하는지 양사 counsel이 공동으로 검토하고, 그 결과를 토대로 non-infringement defense를 구성합시다.”
이는 공동의 legal strategy와 직접 연결되어 있다.
하나의 supply relationship 안에서도 commercial interest와 legal interest가 동시에 존재할 수 있으므로 둘을 구별해야 한다.
특허권자와 licensee도 마찬가지다.
Royalty rate나 최소구매량을 협상하는 communication은 기본적으로 commercial negotiation의 성격이 강하다.
반면 동일한 특허의 validity, enforceability, prosecution strategy 또는 제3자의 infringement에 관하여 양측 counsel이 공동으로 legal advice를 검토하는 경우에는 common-interest 분석이 가능하다.
공동개발 관계도 같은 원리가 적용된다.
두 회사가 새로운 반도체 기술을 공동개발한다고 해서 모든 communication이 Privileged가 되는 것은 아니다.
개발비용, 판매지역, 생산량, 수익배분은 기본적으로 business issues다.
반면 공동발명에 관한 patent ownership, inventorship, prosecution strategy, third-party patent risk 등에 관하여 양측 counsel이 legal advice를 제공하고 이를 공동의 법률적 이해관계를 위해 공유한다면 성격이 달라질 수 있다.
특히 공급업체 관계에서는 indemnification clause가 있다는 사실만으로 common interest가 자동으로 성립한다고 생각해서는 안 된다.
Indemnification은 공동의 법률적 이해관계를 뒷받침하는 요소가 될 수도 있지만, 동시에 “누가 최종적으로 손해를 부담할 것인가”라는 두 회사 사이의 잠재적인 대립을 만들어 내기도 한다.
따라서 같은 계약관계 안에서도 공동방어의 영역과 당사자 상호 간 이해충돌의 영역을 구별해서 관리할 필요가 있다.
6흔한 오해와 반례
- “NDA가 있으면 Privilege가 유지된다.”그렇지 않다. NDA는 계약상 confidentiality를 확보하는 데 유용하지만 Attorney-Client Privilege의 요건을 대신하지 않는다. 원래 nonprivileged인 communication이 NDA 때문에 Privileged가 되는 것도 아니다.
- “Common Interest Agreement에 서명하면 이후 자료는 모두 Privileged다.”아니다. Agreement는 공동의 법률적 이해관계와 공유범위를 문서화하는 데 유용하지만, 그 자체가 새로운 Privilege를 창설하지 않는다.
- “공동피고여야 Common Interest가 인정된다.”반드시 그렇지는 않다. Regents는 patent prosecution과 patentee-optionee/licensee 관계에서도 community-of-interest protection을 다루었다. 다만 그 구체적인 요건은 applicable circuit law를 확인해야 한다.
- “같은 소송에서 같은 결과를 원하면 충분하다.”그렇게 단순하지 않다. 같은 경제적 결과를 바라는 것과 common legal interest는 구별된다.
- “특허권자와 licensee는 항상 Common Interest다.”아니다. 당사자 관계의 명칭이 아니라 문제된 communication의 subject matter와 공동의 법률적 이해관계를 보아야 한다.
- “Supplier와 manufacturer 사이에 indemnification 조항이 있으면 자동으로 Common Interest다.”아니다. Indemnification은 관련 요소일 수 있지만 동시에 두 회사의 이해관계를 충돌시키는 원인이 될 수도 있다.
- “상대방이 될 가능성이 조금이라도 있으면 Common Interest는 불가능하다.”이 역시 지나치게 단순하다. 현실의 기업관계에서는 공동의 legal interest와 서로 다른 commercial interest가 동시에 존재할 수 있다. 다만 당사자들이 실제로 adverse하게 되는 경우에는 보호범위와 과거 communication의 처리에 관한 별도의 문제가 발생할 수 있다.
- “Common Interest라고 문서에 표시하면 충분하다.”그렇지 않다. “PRIVILEGED & COMMON INTEREST”라는 표시도 다른 Privilege label과 마찬가지로 법적 요건을 대신하지 않는다.
7기업 IP팀 체크리스트 ― ‘공유’ 버튼을 누르기 전에 확인할 것
- 1. 먼저 원래의 Privilege가 있는지 확인한다.공유하려는 자료가 애초에 Attorney-Client Privilege의 보호대상인지부터 검토한다. Nonprivileged document를 Common-Interest Doctrine이 Privileged로 바꾸어 주지는 않는다.
- 2. 공동의 ‘법률적’ 이해관계를 구체적으로 정의한다.“Alpha에 같이 대응한다” 정도에 그치지 말고, 특정 특허의 infringement, validity, enforceability, prosecution 또는 litigation defense 중 무엇에 관한 common legal interest인지 확인한다.
- 3. Commercial discussion과 legal discussion을 가능한 한 분리한다.가격·공급량·royalty·사업전략과 infringement·validity·litigation strategy를 하나의 이메일에 불필요하게 뒤섞지 않는 편이 좋다.
- 4. Applicable circuit law를 확인한다.Federal Circuit도 Regents에서 common-interest 문제에 regional circuit law를 적용했다. 특허사건이라고 해서 Federal Circuit의 단일한 전국 기준이 존재한다고 가정해서는 안 된다.
- 5. Written Agreement는 ‘증거와 관리도구’로 사용한다.Common Interest Agreement는 공동 법률관계의 목적, 범위, 참여자와 confidentiality를 명확히 하는 데 유용하다. 그러나 Agreement 자체가 Privilege를 만들어 내는 것은 아니다.
- 6. 공유대상을 필요한 사람으로 제한한다.양사 counsel, IP 담당자, 필요한 기술담당자 등 공동 legal strategy를 수행하는 데 실제 필요한 범위에서 communication을 관리한다.
- 7. Supplier·licensee·JV partner와의 이해상충 가능성을 확인한다.오늘은 공동방어 관계라도 내일 indemnification, royalty, ownership, settlement allocation을 놓고 이해가 충돌할 수 있다.
- 8. 공동관계가 종료된 뒤의 자료처리도 미리 정한다.Common-interest relationship이 끝났을 때 confidential materials의 보관, 반환, 사용범위를 어떻게 관리할지도 고려한다.
- 9. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 구별한다.제3자 disclosure가 두 보호에 미치는 효과는 반드시 동일하지 않다. 이 차이는 제9편에서 특히 중요하게 다룬다.
8다음 편 연결 ― Communication이 아니라 ‘소송준비 자료’를 보호하는 두 번째 법리
지금까지 제1편부터 제6편까지는 주로 Attorney-Client Privilege를 따라왔다.
- 누구와 communication해야 하는가.
- 어떤 목적으로 communication해야 하는가.
- Patent prosecution 과정의 기술정보도 보호될 수 있는가.
- 한국 변리사와의 communication은 어떻게 보아야 하는가.
- 회사 내부에서는 어느 직원까지 communication에 참여할 수 있는가.
- 그리고 이번 편에서는 회사 밖의 다른 기업과 자료를 공유할 때 기존 Privilege를 어떻게 유지할 수 있는지를 살펴보았다.
이 모든 논의에는 하나의 공통점이 있다.
Attorney-Client Privilege는 기본적으로 communication을 보호한다.
그런데 미국 특허소송에서는 communication이 아닌 자료도 매우 중요하다.
- Alpha의 경고장을 받은 뒤 K-Tech의 litigation counsel이 혼자 작성한 claim chart가 있다고 하자.
- 누구에게 보낸 것도 아니다.
- 변호사가 witness interview를 준비하면서 작성한 질문목록도 있다.
- Engineer를 인터뷰한 뒤 그 진술 가운데 중요하다고 판단한 부분만 정리한 memorandum도 있다.
- 외부 technical expert에게 특정 실험을 요청하여 만든 분석자료도 있다.
- K-Tech IP팀이 litigation counsel의 요청에 따라 수천 건의 prior art 가운데 소송에서 검토할 후보만 선별한 목록도 있다.
이 자료들을 Attorney-Client Privilege만으로 설명할 수 있을까?
그렇지 않다.
여기서 두 번째 보호법리가 등장한다.
Work-Product Doctrine 또는 Work-Product Protection이다.
그 출발점은 미국 연방대법원의 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)이다.
오늘날 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)은 litigation 또는 trial을 예상하여 당사자나 그 representative를 위해 준비된 일정한 documents와 tangible things를 별도로 보호한다.
여기에는 또 하나의 중요한 차이가 있다.
Attorney-Client Privilege에서는 confidentiality가 핵심이기 때문에 제3자 disclosure가 waiver 문제를 직접 불러온다.
반면 Work-Product Doctrine은 목적이 다르다. 상대방이 다른 당사자의 litigation preparation과 변호사의 사고과정을 부당하게 이용하지 못하도록 보호하는 데 중심적인 이유가 있다.
그래서 같은 자료를 제3자에게 보여주더라도 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection의 waiver 결과가 반드시 같지는 않다.
다음 편부터는 이 두 번째 보호체계를 살펴본다.
다음 편
제7편. 소송을 예상하여 만든 자료는 왜 별도로 보호되는가?
― Hickman v. Taylor와 Work-Product Doctrine
주요 법령·판례와 공식 자료
- In re Regents of the University of California, 101 F.3d 1386판결문 재게시본
- United States v. Schwimmer, 892 F.2d 237판결문 재게시본
- Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
- Federal Rule of Civil Procedure 26미국 연방법원 공식 규칙집
검증 기준일: 2026년 9월 19일
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