미국 특허소송의 Discovery에서는 평소 주고받은 이메일과 내부 검토자료까지 제출대상이 될 수 있다. 제1편은 K-Tech의 가상 분쟁을 따라 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Doctrine의 차이, 성립·유지·공유·waiver·piercing의 전체 구조, 한국 변리사와의 communication을 검토할 때 필요한 출발점을 짚는다.
미국 특허침해소송을 처음 겪는 한국 기업의 IP팀은 Discovery(증거개시)에서 가장 크게 당황하곤 한다. 소송이 시작되면 상대방은 제품 설계자료나 선행기술 자료에 그치지 않고 이메일, 회의록, 내부 검토보고서, claim chart, 발명자와 IP팀 사이의 통신, 외부 전문가의 의견서까지 폭넓게 요구할 수 있다.
그렇다고 회사 내부의 모든 자료를 상대방에게 공개해야 하는 것은 아니다. 미국법은 일정한 요건을 충족한 변호사와 의뢰인 사이의 비밀 통신을 Attorney-Client Privilege(변호사-의뢰인 비밀유지특권)로 보호한다. 소송을 예상하여 준비한 일정한 자료도 Work-Product Doctrine(업무산출물 보호법리)에 따라 Discovery로부터 보호한다.
다만 한국 기업의 특허업무는 미국 기업과 구조가 같지 않다.
한국 본사의 IP팀은 미국 특허분쟁의 조짐이 보인다고 해서 모든 기술자료를 곧바로 미국 변호사에게 보내지는 않는다. 해당 기술과 특허 포트폴리오를 오랫동안 다뤄 온 한국 변리사(Korean patent attorney)에게 먼저 의견을 구하는 경우가 적지 않다.
이때 한국 변리사를 미국의 patent agent와 단순히 같은 직역으로 보면 분석을 그르칠 수 있다.
두 직역은 변호사가 아니면서 특허청에서 특허출원을 대리할 수 있다는 공통점이 있지만, 자격과 업무범위는 상당히 다르다. 미국 patent agent는 USPTO에 등록하여 특허출원과 prosecution을 수행하는 non-attorney practitioner다. USPTO의 설명에 따르면 patent agent는 법원에서 특허사건을 변론할 수 없다.
한국 변리사의 업무는 특허출원에 한정되지 않는다. 특허·실용신안뿐 아니라 상표·디자인 업무를 수행하고 특허심판원의 심판을 대리하며, 법률이 정한 범위에서는 특허법원과 대법원의 심결취소소송도 대리한다. 침해·무효 여부에 관한 감정 역시 전형적인 변리사 업무다. 자격시험도 민법과 민사소송법을 다룬다. 현재 변리사시험은 1차에 민법개론, 2차 필수과목에 특허법·상표법·민사소송법을 두고 있다.
미국 법원이 한국 변리사와 의뢰인 사이의 communication을 어떻게 취급하는지 검토할 때 단순히 “미국 patent agent와 비슷한 비변호사인가?”라고 묻는 것만으로는 부족하다. 한국법상 어떤 전문자격을 갖추었는지, 어떤 법률업무를 수행하는지, 문제의 communication이 그 전문업무 중 무엇에 관한 것인지까지 살펴야 한다.
이 지점이 앞으로 이어질 연재의 출발점이다.
1. K-Tech의 미국 특허분쟁
가상의 한국 반도체 장비회사 K-Tech를 예로 들어 보자.
K-Tech는 한국에서 핵심 장비를 연구·개발하여 미국의 반도체 제조업체들에 공급한다. 국내외 특허 포트폴리오는 사내 IP팀이 관리한다. 한국 출원과 해외출원의 기초가 되는 발명 발굴, 선행기술 검토, 특허성 검토와 출원전략 수립에는 오랫동안 거래한 한국 특허법인의 변리사가 참여해 왔다.
미국 출원은 한국 출원을 기초로 미국 patent attorney와 협력하여 진행한다. 일부 continuation application의 prosecution에는 USPTO에 등록된 U.S. patent agent도 참여하고 있다.
어느 날 미국 경쟁사 Alpha Technologies가 K-Tech에 특허침해 경고장을 보낸다.
K-Tech의 주력 장비가 Alpha의 미국 특허 세 건을 침해하므로 미국 판매를 중단하거나 라이선스 협상에 응하라는 내용이다.
IP팀은 가장 먼저 해당 제품과 특허 포트폴리오를 잘 알고 있는 한국 변리사에게 경고장을 보내 검토를 요청한다.
한국 변리사는 과거 출원기록과 선행기술을 검토하고, K-Tech 연구원들과 기술회의를 진행한다. 미국 특허의 claim을 제품 구성과 대비하여 preliminary claim chart를 작성하고, 관련 선행특허를 검토하여 무효 가능성도 분석한다.
동시에 K-Tech는 미국 patent attorney에게 미국법상 infringement와 validity에 관한 의견을 요청한다. 분쟁이 심각해지자 별도의 미국 litigation counsel도 선임한다.
이 사건에는 서로 역할이 다른 여러 전문가와 관계자가 참여한다.
- K-Tech의 사내 IP팀
- 한국 변리사
- U.S. patent attorney
- U.S. patent agent
- U.S. litigation attorney
- 그리고 제품을 실제로 설계한 한국의 연구개발자들
몇 달 뒤 Alpha가 미국 연방법원에 특허침해소송을 제기한다.
Discovery가 시작되자 Alpha는 K-Tech에 관련 이메일, 기술자료, 발명신고서, 선행기술 조사보고서, claim chart, 내부회의 자료와 외부 전문가의 의견서를 제출하라고 요구한다.
이때 K-Tech가 지난 몇 달 동안 만든 자료 하나하나의 보호 여부가 문제된다.
2. 같은 사건을 다뤘다고 같은 보호를 받는 것은 아니다
K-Tech의 문서 몇 개를 살펴보자.
- K-Tech 연구원이 미국 patent attorney에게 제품구조를 설명하면서 보낸 이메일이다.
- IP팀이 한국 변리사에게 Alpha 특허의 침해 여부와 무효 가능성을 검토해 달라고 요청하면서 보낸 기술자료다.
- 한국 변리사가 연구원들과 회의한 뒤 작성한 preliminary infringement analysis다.
- U.S. patent agent가 과거 K-Tech의 미국 continuation application을 prosecution하면서 발명자와 주고받은 이메일이다.
- 미국 litigation counsel이 소송에 대비하여 연구원들을 인터뷰하고 작성한 memorandum이다.
- IP팀이 경영진에게 보고하기 위해 작성한 사업위험 분석자료다.
모두 같은 특허분쟁에 관한 자료다.
하지만 미국법상 같은 보호를 받는다고 단정할 수 없다.
작성자와 수신자, 전문가의 자격과 역할, 작성 목적, 비밀 유지 여부, 작성 당시 litigation을 예상했는지에 따라 적용 법리가 달라질 수 있다.
Privilege 분석은 여기서 시작한다.
3. 첫 번째 보호장치 ― Attorney-Client Privilege
Attorney-Client Privilege는 일반적으로 의뢰인이 법률적 조언을 구하거나 받기 위해 변호사와 비밀리에 나눈 일정한 communication을 보호하는 법리다.
보호 목적은 비교적 분명하다.
의뢰인이 자신의 상황을 변호사에게 솔직히 설명하지 못하면 정확한 법률적 조언을 받기 어렵다. 그래서 일정한 요건 아래 그 communication을 강제공개로부터 보호하여 의뢰인과 변호사 사이의 자유롭고 충분한 의사소통을 보장한다.
구조를 간단히 나타내면 다음과 같다.
여기서 먼저 짚어야 할 점이 있다.
변호사가 communication에 참여했다는 사실만으로 Privilege가 생기는 것은 아니다.
K-Tech 영업팀이 제품가격과 미국시장 출시시기를 논의하는 이메일에 미국 변호사를 CC로 추가했다고 하자.
그것만으로 사업적 communication 전체가 Attorney-Client Privilege의 보호를 받는 것은 아니다.
문서 위에
ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED & CONFIDENTIAL
이라고 적어 놓아도 마찬가지다.
그 표시는 회사가 해당 communication을 어떻게 관리했는지를 보여주는 정황일 수는 있어도, 문구 자체가 Privilege를 만들어 내지는 않는다.
반대의 경우도 마찬가지다. 실제로 Privilege의 요건을 충족하는 법률적 communication인데 직원이 제목에 “Privileged”라고 쓰지 않았다고 해서 그 이유만으로 보호가 사라지는 것도 아니다.
Label보다 substance가 중요하다.
4. 두 번째 보호장치 ― Work-Product Doctrine
Attorney-Client Privilege와 함께 등장하지만 서로 다른 제도가 Work-Product Doctrine이다.
두 제도는 보호 대상부터 다르다.
Attorney-Client Privilege는 법률적 조언을 위한 confidential communication을 보호한다. Work-Product Doctrine은 litigation을 예상하여 진행한 일정한 소송준비와 그 결과물을 보호한다.
현대적인 Work-Product Doctrine의 출발점은 미국 연방대법원의 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)이다.
Hickman의 문제의식은 상대방이 Discovery를 이용해 다른 변호사가 직접 조사하고 인터뷰하며 분석한 소송준비 결과를 손쉽게 가져다 써서는 안 된다는 데 있었다.
오늘날 이 법리는 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)에 반영되어 있다.
Rule 26(b)(3)은 litigation 또는 trial을 예상하여 당사자 또는 그 representative를 위해 작성된 일정한 documents와 tangible things를 원칙적으로 Discovery로부터 보호한다.
여기서 한 가지를 주의해야 한다.
Work Product는 반드시 변호사가 직접 작성해야 하는 것은 아니다.
Rule 26(b)(3)은 attorney뿐 아니라 consultant, insurer, agent 등 당사자의 representative가 작성한 자료도 일정한 요건 아래 포함할 수 있다.
따라서 K-Tech의 IP팀이 직접 작성한 claim chart라고 해서 처음부터 Work-Product Protection이 배제되는 것은 아니다.
반대로 변호사가 작성했다고 해서 자동으로 Work Product가 되는 것도 아니다.
작성자의 직함보다 그 자료를 만든 이유가 중요하다.
5. “소송과 관련된 자료”와 “소송을 예상하여 만든 자료”는 다르다
기업 IP팀이라면 이 차이를 알아둘 필요가 있다.
K-Tech가 평소 경쟁사의 특허를 모니터링하면서 매달 patent landscape report를 작성했다고 하자.
2년 뒤 Alpha가 특허침해소송을 제기했고 과거의 보고서가 중요한 자료가 되었다.
그 보고서가 2년 뒤 소송에서 중요해졌다는 이유만으로 자동으로 Work Product가 되지는 않는다.
반대로 Alpha의 구체적인 침해주장이 제기되어 litigation이 현실적으로 예상되는 상황에서 litigation counsel의 요청에 따라 K-Tech IP팀이 기술쟁점을 분석하고 claim chart를 작성했다면 판단이 달라질 수 있다.
즉,
나중에 소송에서 사용된 자료인가?
작성 당시 소송을 예상하여 준비된 자료인가?
두 질문은 서로 다르다.
6. 하나의 문서에 두 보호가 겹칠 수도 있다
K-Tech의 미국 litigation counsel이 연구원을 인터뷰한 뒤 memorandum을 작성했다고 하자.
그 문서에는 연구원이 변호사의 질문에 답한 내용이 기록되어 있고, 이어서 변호사가 예상되는 claim construction, 침해 가능성, 취약한 기술쟁점과 향후 소송전략을 정리해 놓았다.
한 문서 안에서도 서로 다른 보호가 문제될 수 있다.
법률적 조언을 위해 이루어진 회사 구성원과 변호사 사이의 confidential communication에는 Attorney-Client Privilege가 문제될 수 있다.
Litigation을 예상하여 변호사가 작성한 memorandum과 분석에는 Work-Product Protection이 별도로 문제될 수 있다.
두 보호가 겹칠 수는 있지만 같은 제도는 아니다.
따라서 제3자에게 자료를 공개했을 때 두 보호가 사라지는 방식도 반드시 같지는 않다.
Attorney-Client Privilege에서는 confidentiality가 핵심적인 요소다. 반면 Work-Product Doctrine에는 상대방이 다른 당사자의 litigation preparation을 부당하게 이용하지 못하게 한다는 별도의 목적이 있다.
이 차이는 연재 후반부에서 waiver를 살필 때 다시 중요해진다.
7. 특허실무에서는 왜 Privilege가 더 어려운가
특허업무에는 일반적인 법률상담과 구별되는 특징이 있다.
기술적 사실과 법률적 판단이 한 과정에서 계속 뒤섞인다.
발명자는 변리사나 patent attorney에게 회로도와 실험결과를 보낸다.
연구원은 기술적 차이점을 설명한다.
IP팀은 선행기술을 찾아 전달한다.
특허전문가는 이런 사실을 토대로 발명의 범위를 파악하고 특허성이나 침해·무효 가능성을 검토하며, 청구항이나 법률적 주장을 구성한다.
그렇다면 발명자가 patent attorney에게 보낸 기술자료는 단순한 기술정보일까, 아니면 법률적 조언을 얻기 위한 confidential communication일까?
Federal Circuit의 In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)가 중요한 까닭이 여기에 있다. 특허출원 과정에서 오간 communication을 단순히 “기술자료이므로 Privilege가 없다”고 처리할 수는 없다. 어떤 법률서비스를 받으려고 전달한 것인지 구체적으로 살펴야 한다.
한국 기업의 경우에는 검토할 단계가 하나 더 있다.
8. 한국 변리사를 U.S. Patent Agent와 동일시해서는 안 된다
미국 특허실무에서 patent attorney와 patent agent는 명확히 구별된다.
USPTO에 따르면 양자 모두 등록된 patent practitioner로서 특허출원을 작성하고 prosecution할 수 있지만, patent agent는 attorney가 아니다. USPTO도 patent agent는 법원에서 patent case를 argue할 수 없으며, 해당 주에서 변호사 업무로 규정된 법률서비스를 제공할 수 없다고 설명한다. 미국 특허청
한국의 변리사(patent attorney)를 미국 patent agent와 단순 대응시키면 한국 제도의 현실을 놓치게 된다.
한국 변리사는 특허출원만을 담당하는 비변호사 기술대리인이 아니다. 특허·실용신안·상표·디자인에 관한 출원과 심판업무를 수행하고, 특허심판원의 심판을 대리하며, 법률이 인정하는 범위에서 특허법원과 대법원의 심결취소소송을 대리한다. 침해와 무효 여부에 관한 전문적인 감정 역시 중요한 업무영역이다.
자격시험의 구조에서도 차이가 나타난다. 현재 한국 변리사시험은 1차시험에 산업재산권법·민법개론·자연과학개론을 두고, 2차 필수과목으로 특허법·상표법·민사소송법을 요구한다. 특허청
기능을 기준으로 보면 한국 변리사는 미국 patent agent보다 영국·유럽·일본의 전문 patent attorney 제도와 비교할 요소가 더 많다.
유럽에서도 EPO에 등록된 professional representative는 공식적으로 European Patent Attorney라는 명칭을 사용하며, EPO 절차에서 당사자를 대리한다. UPC Agreement Article 48은 일정한 추가 자격을 갖춘 European Patent Attorney가 Unified Patent Court에서 당사자를 대리할 수 있도록 한다.
물론 이것이 한국 변리사와 European Patent Attorney의 권한이 동일하다는 뜻은 아니다.
각국의 명칭을 억지로 일대일 대응시킬 필요는 없다.
그 전문직이 해당 국가에서 어떤 자격을 취득하고, 어떤 법률·쟁송업무를 수행하며, 어떤 절차에서 당사자를 대리할 수 있는가
그 전문직이 해당 국가에서 어떤 자격을 취득하고 어떤 법률·쟁송업무를 수행하며, 어느 절차에서 당사자를 대리할 수 있는지를 기능적으로 비교해야 한다.
이 관점은 미국 법원이 한국 변리사와 K-Tech 사이의 communication을 Privilege로 보호할 것인지를 검토할 때도 중요하다.
9. 그렇다면 한국 변리사와의 상담은 미국에서 보호되는가
K-Tech 사례로 돌아가 보자.
Alpha의 경고장을 받은 직후 K-Tech는 오랫동안 회사의 특허업무를 담당해 온 한국 변리사에게 다음과 같이 요청했다.
“Alpha의 미국 특허 청구항과 당사 제품을 비교하여 침해 가능성을 검토하고, 관련 선행기술을 조사하여 무효 가능성도 의견 주시기 바랍니다. 미국 litigation counsel 선임 후 미국법 쟁점은 함께 협의하겠습니다.”
한국 변리사는 연구원들과 비공개 기술회의를 열고 제품구조와 특허 청구항을 비교했다. 선행특허도 조사했다. 그 결과를 confidential memorandum으로 작성하여 K-Tech IP팀에 전달했다.
이 자료를 미국 Discovery에서 요구받았다고 하자.
여기서 분석을
“한국 변리사는 변호사가 아니다 → 미국 patent agent와 같다 → Queen’s University의 patent-agent privilege만 검토한다.”
이 순서로 분석하면 지나치게 단순하다.
Federal Circuit이 In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)에서 인정한 patent-agent privilege는 미국의 registered patent agent가 USPTO로부터 허용받은 patent practice의 범위와 연결된 제한적인 privilege다.
한국 변리사의 경우에는 출발점 자체가 다르다.
한국법상 변리사의 전문직 지위와 업무범위, 문제의 communication이 특허출원 또는 침해·무효 감정이나 심판·소송 관련 업무 중 어디에 해당하는지, 어느 국가의 법률과 가장 밀접한 관계가 있는지, 해당 미국 법원이 foreign patent practitioner communication에 어떤 choice-of-law 또는 privilege 분석을 적용하는지를 각각 살펴야 한다.
그러므로 결론은 “한국 변리사도 당연히 Privileged다”도, “미국 변호사가 아니므로 보호되지 않는다”도 아니다.
이 문제는 이 연재에서 가장 중요한 주제 가운데 하나이므로 제3편에서 미국 판례를 집중적으로 검토한다.
10. 회사의 Client는 도대체 누구인가
회사 의뢰인의 범위를 둘러싼 문제도 있다.
K-Tech의 미국 변호사가 한국 본사의 연구원에게 제품구조를 질문했다고 하자.
연구원은 회사의 임원도 아니고 IP팀 직원도 아니다.
그렇다면 연구원과 회사 변호사 사이의 communication은 보호될 수 있을까?
여기서 중요한 판례가 미국 연방대법원의 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)이다.
Upjohn은 corporate attorney-client privilege를 회사의 최고경영진이나 의사결정권자로 지나치게 제한하는 이른바 control-group test를 받아들이지 않았다.
기업이 제대로 된 법률적 조언을 받으려면 실제 사실을 아는 직원에게서 정보를 얻어야 하기 때문이다.
그렇다고 Upjohn을
“회사 직원이 회사 변호사에게 말하면 모두 Privileged다.”
라고 이해해서도 안 된다.
Communication의 목적, 직원이 제공한 정보의 성격, 법률적 조언과의 관계, confidentiality를 구체적으로 살펴야 한다.
이 문제는 제5편에서 다룬다.
11. 다른 회사와 공유하면 보호는 사라지는가
K-Tech가 핵심부품 supplier와 함께 Alpha의 특허침해 주장에 대응한다고 하자.
K-Tech의 counsel이 작성한 infringement analysis를 supplier의 counsel에게 전달한다.
제3자에게 보여주었으니 Attorney-Client Privilege는 끝난 것일까?
여기에서 Common-Interest Doctrine 또는 문맥에 따라 Joint-Defense Doctrine이라고 불리는 법리가 등장한다.
다만 이를 독립된 새로운 Privilege로 이해해서는 곤란하다.
일반적으로는 원래 보호되는 communication이 존재하고, 일정한 공동의 법률적 이해관계를 가진 당사자들이 이를 공유했을 때 그 disclosure로 waiver가 발생하는지를 판단한다.
NDA가 있다고 Privilege가 자동으로 생기지는 않는다. 계약서 제목을 “Common Interest Agreement”라고 붙여도 모든 communication이 보호되는 것은 아니다.
이 문제는 제6편에서 다룬다.
12. Privilege는 한번 성립했다고 끝나지 않는다
K-Tech의 자료가 처음 작성될 당시에는 완벽하게 보호되고 있었다고 하자.
그래도 끝이 아니다.
그 자료를 supplier에게 보냈다면?
회계법인이나 투자자에게 보여주었다면?
회의에 법률자문과 관계없는 외부 consultant가 참석했다면?
Discovery 과정에서 실수로 production했다면?
K-Tech가 소송에서 “우리는 counsel의 non-infringement opinion을 믿고 제품을 출시했다”고 적극적으로 주장한다면?
이후의 행위 때문에 waiver 문제가 발생할 수 있다.
Federal Rule of Evidence 502는 federal proceeding에서 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection의 disclosure 및 waiver에 관한 중요한 기준을 제공한다.
Privilege 관리는 소송이 시작된 뒤 Discovery vendor가 이메일에 “Privileged” 태그를 붙일 때 시작되지 않는다.
Communication을 만들고 전달하는 순간부터 관리해야 한다.
13. 불법행위가 관련되면 Privilege는 무조건 사라지는가
이 대목에도 흔한 오해가 있다.
“불법행위에 관한 상담에는 Privilege가 없다.”
이 설명은 정확하지 않다.
이미 발생한 위법행위를 의뢰인이 변호사에게 솔직히 설명하고 법적 책임과 대응방안을 상담하는 상황은 오히려 Attorney-Client Privilege가 필요한 전형적인 경우다.
문제가 되는 것은 communication이 진행 중이거나 장래의 crime 또는 fraud를 수행하거나 촉진하기 위한 것인 경우다. 이른바 Crime-Fraud Exception이다.
따라서 과거의 잘못에 관한 법률상담과 앞으로의 crime 또는 fraud를 실행하기 위한 communication을 구별해야 한다.
특허사건에서는 inequitable conduct나 Walker Process fraud와 같은 개념이 등장하기 때문에 더욱 조심해야 한다.
상대방이 “fraud”라는 표현을 썼다는 사정만으로 Privilege가 자동으로 무너지지는 않는다.
이 문제는 제10편에서 별도로 살펴본다.
14. K-Tech의 문서를 다시 꺼내 보자
Alpha가 Discovery에서 다음 자료를 요구했다고 하자.
- 연구원의 발명신고서
- K-Tech IP팀과 한국 변리사가 주고받은 이메일
- 한국 변리사의 infringement·invalidity preliminary analysis
- 미국 patent attorney에게 보낸 기술자료
- U.S. patent agent와 발명자 사이의 prosecution communication
- K-Tech IP팀이 litigation을 예상하여 작성한 claim chart
- U.S. litigation counsel의 engineer interview memorandum
- supplier와 공동으로 검토한 invalidity analysis
- “ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED”라고 표시된 경영회의 자료
이 목록만으로 어느 자료를 제출하고 어느 자료를 withholding할지 결정할 수 있을까?
목록만으로는 결정할 수 없다.
각 자료마다 별도의 질문을 던져야 한다.
- 누가 만들었는가?
- 누구에게 전달했는가?
- 그 전문가는 어떤 자격과 역할로 관여했는가?
- 무엇을 목적으로 작성했는가?
- Confidentiality가 유지되었는가?
- 당시 litigation이 예상되고 있었는가?
- 이후 누구에게 공유했는가?
- 소송에서 그 advice를 적극적으로 이용했는가?
그리고 필요한 경우 마지막 질문이 하나 더 붙는다.
Crime-Fraud Exception 등 이미 성립한 보호를 관통할 특별한 사정이 있는가?
이 질문을 압축하면 연재 전체에서 사용할 분석 순서가 된다.
15. 한국 기업 IP팀이 기억해야 할 일곱 가지
- 변호사를 CC에 넣는다고 Privilege가 생기는 것은 아니다. 실제로 법률적 조언을 구하거나 제공하기 위한 communication인지가 중요하다.
- “ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED”라는 표시는 보호를 창설하지 않는다. Label보다 communication의 substance와 context가 중요하다.
- Work Product는 반드시 변호사가 작성해야 하는 것은 아니다. 반대로 변호사가 작성한 모든 문서가 Work Product인 것도 아니다.
- 특허출원 자료라고 모두 Privileged인 것은 아니다.기술적 사실의 전달과 법률적 조언을 위한 confidential communication을 구별해야 한다.
- 한국 변리사를 미국 patent agent와 단순히 동일시해서는 안 된다. 한국 변리사의 자격과 법률상 업무범위, 실제 수행한 업무, 해당 communication과 관련된 법질서를 함께 살펴야 한다.
- NDA나 Common Interest Agreement가 모든 disclosure를 보호하는 것은 아니다. Underlying privilege와 공동의 legal interest가 무엇인지부터 검토해야 한다.
- Privilege 관리는 Discovery가 시작된 뒤가 아니라 분쟁 가능성을 인식한 순간부터 시작되어야 한다.
16. Privilege는 ‘비밀문서’보다 ‘관계·역할·목적’을 묻는 문제다
미국 특허소송에서 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Doctrine을 이해하려면 먼저 다음 질문을 다시 생각해 볼 필요가 있다.
“이 문서는 Privileged 문서인가?”
물론 마지막에는 개별 문서를 분류해야 한다.
그보다 먼저 확인할 사항이 있다.
누가 누구에게, 어떤 전문적 역할로, 어떤 목적에서 무엇을 말하거나 작성했는가?
Attorney-Client Privilege는 일정한 법률적 조언을 위한 confidential communication을 보호한다.
Work-Product Doctrine은 litigation을 예상하여 이루어진 일정한 소송준비 활동과 그 결과를 보호한다.
두 보호는 겹칠 수 있지만 동일하지 않다.
처음 성립한 보호가 끝까지 그대로 유지되는 것도 아니다. 누구와 공유했는지, 소송에서 그 advice를 적극적으로 이용했는지에 따라 waiver 문제가 생긴다. 일정한 경우에는 Crime-Fraud Exception처럼 이미 성립한 보호를 관통하는 문제도 뒤따른다.
미국 Privilege 실무는 다음 흐름으로 이해하면 된다.
한국 기업에는 미국 기업과 다른 변수도 있다.
한국 변리사다.
한국 변리사를 단순히 미국 patent agent의 한국판이라고 생각하면 이후의 Privilege 분석에서 출발점부터 잘못 잡을 수 있다.
그렇다고 한국 변리사가 미국 patent attorney와 동일한 지위라고 전제해서도 안 된다.
국가마다 전문자격과 대리권의 범위가 다르기 때문이다.
이 연재에서는 명칭보다 기능과 법적 권한을 비교한다. 미국 patent attorney, U.S. patent agent, 한국 변리사, European Patent Attorney, 일본 변리사 등 각 전문직이 자국에서 어떤 자격을 갖고 어떤 업무를 수행할 수 있는지 먼저 확인한 뒤, 미국 Discovery에서 그들과의 communication이 어떻게 취급되는지 살펴볼 것이다.
이에 앞서 해결할 문제가 하나 있다.
미국 변호사가 참여하기만 하면 Attorney-Client Privilege가 생기는가?
변호사가 법률가가 아니라 사업협상가나 기술전문가에 가까운 역할을 하고 있었다면?
하나의 이메일에 legal advice와 business advice가 뒤섞여 있다면?
다음 편은 이 질문에서 시작한다.
다음 편
제2편. 변호사가 관여하면 모두 비밀인가?
— Attorney-Client Privilege의 성립요건과 ‘Acting as a Lawyer’
주요 법령·판례
- Federal Rules of Evidence 501·502 (공식 현행 규칙 PDF)
- Federal Rule of Civil Procedure 26 (공식 현행 규칙 PDF, 2025년 12월 1일판)
- Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947) (미국 의회도서관 U.S. Reports 원문)
- Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981) (미국 의회도서관 U.S. Reports 원문)
- In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000) (판결문 재게시본)
- In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016) (GovInfo 판결문)
공식 자료
- USPTO — Applying for Patents
- 국가법령정보센터 — 변리사법 제2조
- 국가법령정보센터 — 변리사법 제8조
- 지식재산처 — 변리사시험 운영·관리
- EPO — European patent attorney 명칭
- UPC Agreement Article 48 — Representation
검증 기준일: 2026년 9월 19일
공식 자료 URL은 기준일에 접근 가능 여부를 확인했다. In re Spalding은 공개된 공식 판결문 URL을 확인하지 못해 판결문 재게시본을 연결했다.
※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Privilege와 Discovery를 한국 기업의 실무 관점에서 설명하는 일반 정보다. 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하지 않는다.
