Attorney-Client Privilege는 강력한 보호다.
그러나 한번 성립하면 영원히 유지되는 절대적인 권리는 아니다.
의뢰인이 변호사에게 받은 법률의견을 제3자에게 공개하거나, 소송에서 자신에게 유리한 부분만 꺼내어 방어수단으로 사용하면 Privilege를 스스로 포기한 것으로 평가될 수 있다.
이것이 waiver다.
특허소송에서는 이 문제가 특히 민감하다.
특허침해 경고장을 받은 기업이 미국변호사에게 non-infringement 또는 invalidity opinion을 받는 경우가 있기 때문이다.
소송이 시작된 뒤 특허권자가 고의침해(willful infringement)를 주장하면 피고는 이렇게 말하고 싶어진다.
“우리는 미국 patent counsel의 의견을 받고 합리적으로 비침해라고 판단하여 사업을 계속했습니다.”
그러면 상대방은 곧바로 묻는다.
“그렇다면 그 변호사에게 무엇을 알려 주었습니까?”
“변호사는 어떤 사실을 전제로 의견을 냈습니까?”
“불리한 내용의 이메일은 없었습니까?”
“처음 받은 의견과 최종 의견이 달라지지는 않았습니까?”
“회사 경영진은 실제로 그 의견을 읽고 믿었습니까?”
여기에서 피고가
“의견서의 결론은 우리가 믿었다는 증거로 사용하겠습니다. 하지만 변호사와 나눈 다른 communication은 Privileged이므로 보여줄 수 없습니다.”
라고 할 수 있을까?
미국법은 이런 상황을 흔히 sword and shield 문제로 본다.
Privilege를 방패로 유지하면서 동시에 그 법률조언을 칼처럼 자신에게 유리하게 사용할 수 있는 범위에는 한계가 있다는 것이다.
1K-Tech 가상사례 ― “우리는 미국변호사의 의견을 믿었습니다”
제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.
Alpha Technologies가 처음 특허침해 경고장을 보내자 K-Tech는 미국 patent counsel에게 정식 의견을 요청했다.
K-Tech는 Alpha의 U.S. Patent, 관련 prosecution history, K-Tech 제품도면과 일부 prior art를 counsel에게 전달했다.
미국변호사는 42페이지 분량의 의견서를 작성했다.
결론은 다음과 같았다.
K-Tech의 현재 양산제품은 Alpha 특허의 claim 1을 literal infringement하지 않을 가능성이 높다.
다만 의견서에는 주의사항도 있었다.
Doctrine of Equivalents에 대해서는 추가적인 기술분석이 필요하며, 특정 설계변경이 이루어질 경우 infringement risk가 증가할 수 있다.
또 다른 Alpha 특허에 대해서는 일부 청구항의 validity에 상당한 의문이 있다는 의견도 제시했다.
K-Tech의 IP팀과 경영진은 이 의견서를 검토한 뒤 미국 판매를 계속하기로 결정했다.
그런데 1년 뒤 Alpha가 특허침해소송을 제기한다.
Discovery 과정에서 Alpha는 K-Tech가 Alpha 특허를 오래전부터 알고 있었고 침해위험을 의식하면서도 판매를 계속했다며 willful infringement를 주장한다.
K-Tech는 두 선택지 앞에 놓인다.
첫 번째는 opinion을 공개하지 않고 Privilege를 유지하는 것이다.
두 번째는 opinion of counsel에 실제로 의존했다는 사실을 방어에 사용하는 것이다.
K-Tech가 두 번째 방법을 선택한다.
K-Tech의 답변서와 discovery response에는 다음 취지의 주장이 들어간다.
“K-Tech는 독립된 U.S. patent counsel의 non-infringement 및 invalidity advice를 받고 이를 합리적으로 신뢰하여 제품판매를 계속했다.”
Alpha는 즉시 추가 Discovery를 요구한다.
- Opinion letter 전체
- Opinion counsel과 K-Tech 사이의 관련 이메일
- Counsel에게 제공한 기술자료
- Draft opinion
- Counsel과의 회의자료
- IP팀의 내부 communication
- 경영진에게 전달된 opinion 관련 communication
- 같은 특허에 관한 다른 counsel의 의견
- 소송이 시작된 뒤 litigation counsel과 주고받은 infringement·validity communication
K-Tech가 예상하지 못한 범위다.
“우리가 공개하려고 한 것은 최종 opinion letter 하나뿐인데, 왜 다른 communication까지 요구하는가?”
이것이 waiver의 범위, 즉 scope of waiver 문제다.
2핵심 질문 ― ‘의견서 한 장’을 공개하면 무엇까지 열리는가
Waiver에서는 두 질문을 구별해야 한다.
- 첫 번째는
- Privilege를 포기했는가?
- 라는 질문이다.
- 두 번째는
- 그렇다면 어디까지 포기했는가?
- 라는 질문이다.
- 오히려 두 번째 질문이 더 어렵다.
- 예를 들어 K-Tech가 최종 non-infringement opinion만 공개했다고 하자.
- 그 opinion을 작성하기 위해 counsel과 주고받은 이메일도 공개해야 할까?
- 초안도 포함되는가?
- 같은 특허의 invalidity에 관한 communication도 포함되는가?
- 다른 변호사의 상반된 의견도 포함되는가?
- 소송이 제기된 뒤 trial counsel과 주고받은 communication까지 열리는가?
- Work Product도 함께 waiver되는가?
미국 특허판례가 오랫동안 다뤄 온 문제다.
3법리 ― Waiver는 ‘공개’만이 아니라 ‘의존’에서도 발생할 수 있다
가장 이해하기 쉬운 waiver는 자발적 공개다.
의뢰인이 confidential attorney-client communication을 보호관계 밖의 제3자에게 자발적으로 공개하면 Privilege가 waiver될 수 있다.
그러나 특허소송에서 더 중요한 것은 affirmative reliance, 즉 법률조언을 자신의 주장이나 방어의 근거로 사용하는 경우다.
예를 들어 K-Tech가 단순히
“당사는 당시 침해하지 않는다고 판단했습니다.”
라고 주장하는 것과,
“미국 patent counsel의 non-infringement opinion을 받아 그것을 신뢰했습니다.”
라고 주장하는 것은 다르다.
후자의 경우 K-Tech가 자신의 state of mind를 설명하기 위해 attorney advice 자체를 소송의 쟁점으로 끌어들인다.
그렇다면 Alpha에게도 그 advice가 실제로 무엇이었고, 어떤 정보를 바탕으로 작성되었으며, K-Tech가 무엇을 알고 있었는지를 검증할 기회가 필요해진다.
이것이 흔히 at-issue waiver 또는 implied waiver 논의와 연결된다.
핵심에는 공정성(fairness)이 있다.
자신에게 유리한 legal advice의 결론만 공개하면서 같은 subject matter에 관한 불리한 communication은 Privilege 뒤에 숨긴다면 사실판단이 왜곡될 수 있기 때문이다.
다만 모든 경우에
“법률문제가 소송의 쟁점이 되었으므로 관련 Privilege 전체가 waiver된다.”
고 해서는 안 된다.
단순히 법률적 쟁점이 존재한다는 것과 당사자가 privileged advice 자체에 적극적으로 의존하는 것은 구별해야 한다.
4주요 판례와 법령 ― EchoStar, Seagate, § 298, 그리고 Halo
In re EchoStar Communications ― Advice-of-Counsel Waiver의 범위
Federal Circuit의 In re EchoStar Communications Corp., 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006)은 특허소송에서 advice-of-counsel defense와 waiver 범위를 이해하는 데 중요한 판례다.
EchoStar는 willful infringement 주장에 대응하기 위해 counsel의 advice에 의존했다.
그 순간 문제는 단순히 최종 opinion letter 하나의 disclosure에 그치지 않았다.
Federal Circuit은 advice-of-counsel defense를 주장하면 같은 subject matter에 관한 일정한 attorney-client communications의 Privilege가 waiver될 수 있다고 보았다.
이유는 간단하다.
- 피고가
- “우리는 변호사의 조언을 믿었기 때문에 선의로 행동했다.”
- 라고 주장한다면,
- 상대방은 그 변호사가 실제로 어떤 조언을 했는지 확인할 수 있어야 한다.
다만 EchoStar는 Work Product와 Attorney-Client Privilege를 완전히 같게 다루지 않았다.
특히 counsel의 work product 가운데 의뢰인에게 전달되지 않은 자료는 accused infringer의 state of mind를 형성할 수 없다는 점이 중요하다.
변호사의 머릿속에만 있었던 생각을 의뢰인이 알지 못했다면, 의뢰인이 그것을 “신뢰했다”고 말할 수도 없기 때문이다.
In re Seagate ― Opinion Counsel과 Trial Counsel을 구별하다
다음으로 중요한 판례가 Federal Circuit en banc의 In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)이다.
Seagate에서는 opinion counsel의 advice에 의존한 결과 발생한 waiver가 trial counsel의 communication과 work product까지 확장되는가가 문제되었다.
Federal Circuit은 원칙적으로 그렇게 보지 않았다.
Opinion counsel과 trial counsel의 기능이 다르다고 보았기 때문이다.
Opinion counsel은 기업이 사업상 행동을 결정하기 전에 infringement, validity 등에 관한 객관적인 법률평가를 제공한다.
반면 trial counsel은 이미 진행 중인 adversarial litigation에서 소송전략을 수립하고 사건을 법원에 어떻게 제시할 것인지를 판단한다.
Federal Circuit은 이 차이를 근거로, 일반적으로 opinion counsel의 advice에 의존했다고 해서 trial counsel과의 Attorney-Client Privilege까지 waiver되는 것은 아니라고 판단했다.
Work Product에 대해서도 일반적으로 opinion counsel의 work product에 의존했다는 이유만으로 trial counsel의 work product까지 waiver가 확장되는 것은 아니라고 보았다.
다만 Seagate도 이를 절대적인 규칙으로 만들지는 않았다.
특수한 상황이나 부정한 전략적 조작이 있는 경우에는 법원이 달리 판단할 여지를 남겼다.
35 U.S.C. § 298 ― “Opinion을 안 받았다”는 사실 자체를 불리하게 사용할 수 없다
2011년 America Invents Act는 중요한 규정을 추가했다.
35 U.S.C. § 298이다.
- 이 조문은 accused infringer가 allegedly infringed patent에 관하여 advice of counsel을 받지 않았다는 사실이나, 그러한 advice를 법원 또는 배심원에게 제시하지 않았다는 사실을
- willful infringement
- induced infringement의 intent
- 를 입증하는 데 사용할 수 없다고 규정한다.
이 규정은 실무적으로 중요하다.
- 기업이 특허를 알게 되었다고 해서 반드시 formal opinion of counsel을 받아야 하고, 받지 않으면 배심원이
- “변호사 의견을 받지 않은 것을 보니 스스로도 침해라고 생각했던 것 아닌가?”
- 라고 추론하도록 허용되는 구조가 아니다.
- 마찬가지로 opinion을 받았더라도 Privilege를 유지하기 위해 법정에 제출하지 않는 선택 자체를 willfulness의 증거로 사용할 수도 없다.
Halo Electronics v. Pulse Electronics ― 행위 당시의 Knowledge가 중요하다
2016년 연방대법원의 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 579 U.S. 93 (2016)은 Seagate가 설정했던 rigid two-part willfulness framework를 폐기했다.
특히 연방대법원은 culpability를 일반적으로 문제된 행위를 할 당시 행위자가 알고 있었던 사정에 비추어 판단해야 한다고 강조했다.
따라서 기업이 나중에 소송이 시작된 뒤 뛰어난 변호사를 선임하여 훌륭한 non-infringement defense를 만들어 냈다는 사실만으로 과거의 state of mind가 소급하여 바뀌는 것은 아니다.
이 점은 advice of counsel의 실무적 가치와도 연결된다.
- 중요한 것은 단순히 opinion letter가 존재하느냐가 아니라,
- 회사가 문제된 행동을 결정할 당시 무엇을 알고 있었고, 어떤 법률적 조언을 실제로 받았으며, 그 조언을 어떻게 받아들였는가
- 이다.
5특허실무 적용 ― Opinion을 ‘받는 것’과 ‘의존하는 것’은 다르다
K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 직후 미국변호사에게 opinion을 요청했다고 하자.
그 자체로 Privilege가 waiver되는 것은 아니다.
Opinion은 confidential하게 보관할 수 있다.
소송이 제기되더라도 K-Tech는 이를 방어수단으로 사용하지 않고 Privilege를 유지할 수 있다.
35 U.S.C. § 298 때문에 Alpha는 단순히
“K-Tech가 opinion을 공개하지 않았으니 불리한 opinion이었을 것이다.”
라는 식으로 willfulness 또는 induced infringement intent를 입증할 수 없다.
문제는 K-Tech가 opinion을 affirmatively rely upon하기로 결정하는 순간이다.
Opinion Counsel과 Litigation Counsel을 처음부터 구별할 필요가 있다
실무적으로 중요한 이유가 여기에 있다.
경고장을 받은 뒤 business decision을 위한 infringement·validity opinion을 제공하는 counsel과 실제 소송을 담당할 litigation counsel을 분리하는 전략을 검토하는 경우가 있다.
이는 단순한 형식이 아니다.
Seagate가 opinion counsel과 trial counsel의 역할 차이를 waiver 분석에서 중요하게 보았기 때문이다.
물론 두 counsel을 반드시 분리해야 한다는 법률상 의무가 있다는 뜻은 아니다.
그러나 향후 advice-of-counsel defense를 사용할 가능성이 있다면 waiver의 범위를 관리하는 관점에서 counsel의 역할을 처음부터 구분하는 것이 도움이 될 수 있다.
Opinion을 실제로 읽지 않았다면?
- K-Tech의 외부변호사가 훌륭한 60페이지 non-infringement opinion을 작성했다.
- 하지만 IP팀장은 파일을 서버에 저장했을 뿐 CEO나 사업책임자에게 전달하지 않았다.
- 제품판매를 계속하기로 결정한 경영진은 그 opinion의 내용을 알지 못했다.
- 그런데 소송에서 K-Tech가
- “우리는 counsel의 opinion을 신뢰했습니다.”
- 라고 주장한다면 문제가 생긴다.
- Reliance를 주장하려면 실제로 의사결정자가 그 advice를 알고 행동했다는 사실이 중요하다.
- Opinion letter의 존재 자체가 회사의 state of mind를 자동으로 바꾸는 것은 아니다.
불리한 advice를 받은 뒤 다른 counsel에게 다시 물은 경우는 더 어렵다.
더 어려운 상황도 있다.
- 첫 번째 counsel은 이렇게 말했다.
- “Infringement risk가 높습니다.”
- K-Tech는 마음에 들지 않아 두 번째 counsel에게 의견을 구한다.
- 두 번째 counsel은
- “Strong non-infringement argument가 있습니다.”
- 라고 판단한다.
- K-Tech가 소송에서 두 번째 opinion만 공개하면서
- “우리는 counsel의 advice를 믿었습니다.”
- 라고 주장하면 어떻게 될까?
- 이런 상황에서 subject-matter waiver와 fairness가 중요해진다.
- 당사자가 자신에게 유리한 opinion만 선택하여 sword로 사용하면서 같은 subject matter의 불리한 legal advice를 shield 뒤에 숨기는 것을 법원이 허용할 것이라고 가정해서는 안 된다.
따라서 opinion-of-counsel strategy는 어떤 문서 하나를 공개할 것인가의 문제가 아니라 관련 subject matter 전체에서 어떤 waiver가 발생할지를 예측하는 문제다.
내부 이메일도 문제가 될 수 있다
- K-Tech가 좋은 non-infringement opinion을 받았다고 하자.
- 그런데 IP팀장이 내부 이메일에서 이렇게 썼다.
- “Counsel opinion은 논리가 조금 약하지만 일단 판매를 계속하는 근거로 사용할 수 있을 것 같습니다.”
- 또 다른 임원은
- “소송이 오더라도 opinion이 있으니 willfulness는 막을 수 있지 않겠습니까?”
- 라고 답했다.
- 이런 communication은 회사가 counsel의 advice를 실제로 어떻게 이해하고 사용했는지를 보여줄 수 있다.
- Advice-of-counsel defense를 선택하면 opinion의 법률적 완성도뿐 아니라 회사의 실제 reliance와 state of mind도 Discovery의 초점이 될 수 있다.
6흔한 오해와 반례
- “Opinion letter 한 장만 공개하면 된다.”그렇게 가정해서는 안 된다. Advice-of-counsel defense를 주장하면 같은 subject matter의 관련 attorney-client communications까지 waiver 문제가 확대될 수 있다.
- “변호사 의견을 받지 않으면 willfulness에 불리하다.”그 자체로는 그렇지 않다. 35 U.S.C. § 298은 advice를 받지 않았다는 사실이나 법정에 제시하지 않았다는 사실을 willful infringement 또는 induced infringement intent의 증거로 사용하는 것을 금지한다.
- “Opinion을 받아 두기만 하면 willfulness를 막을 수 있다.”아니다. 실제 의사결정자가 그 advice를 알고 합리적으로 의존했는지가 중요할 수 있다. Opinion의 존재만으로 당시의 state of mind가 자동으로 정해지는 것은 아니다.
- “Opinion을 공개하면 litigation counsel 자료도 전부 waiver된다.”일반적으로 그렇게 단정할 수 없다. Seagate는 opinion counsel과 trial counsel의 기능 차이를 근거로, advice-of-counsel defense에 따른 waiver가 원칙적으로 trial counsel의 privileged communications와 work product까지 자동 확장되지 않는다고 보았다.
- “Attorney-Client Privilege를 waiver하면 Work Product도 정확히 같은 범위에서 waiver된다.”아니다. 두 보호는 목적과 waiver 구조가 다르다. EchoStar와 Seagate에서도 이 차이가 중요하게 다루어졌다.
- “회사 밖에 한 문장만 말하면 Privilege 전체가 언제나 subject-matter waiver된다.”그렇게 단순하지 않다. Disclosure의 내용, 의도성, 사용방식과 fairness를 구체적으로 살펴야 한다.
- “우리에게 유리한 opinion만 공개하고 불리한 opinion은 Privilege로 숨길 수 있다.”위험한 접근이다. 같은 subject matter에 관하여 selective disclosure를 하면서 Privilege를 sword와 shield로 동시에 사용하는 문제를 불러올 수 있다.
- “Halo가 Seagate를 폐기했으니 Seagate의 Privilege 판시도 전부 무효다.”그렇게 읽어서는 안 된다. Halo는 § 284 enhanced damages에 관한 Seagate의 경직된 willfulness test를 폐기했다. 그것과 Seagate가 별도로 다룬 opinion counsel과 trial counsel 사이의 waiver 범위 문제는 구별해서 읽어야 한다.
7기업 IP팀 체크리스트 ― Opinion을 받는 순간부터 ‘Waiver 시나리오’를 생각하라
- 1. Opinion을 왜 받는지 먼저 정한다.단순한 legal risk assessment인지, 향후 advice-of-counsel defense까지 염두에 둔 것인지 목적을 명확히 한다.
- 2. Opinion counsel에게 정확하고 충분한 사실을 제공한다.불리한 사실을 숨긴 채 받은 favorable opinion은 실제 reliance의 설득력을 약화시킬 수 있다.
- 3. Opinion의 전제와 실제 제품을 일치시킨다.Opinion이 검토한 제품과 실제 판매제품의 설계가 변경되었다면 기존 opinion에 계속 의존할 수 있는지 재검토한다.
- 4. Opinion을 누가 읽고 어떤 결정을 했는지 관리한다.Opinion이 서버에 존재한다는 것과 경영진이 실제로 알고 의존했다는 것은 다른 문제다.
- 5. Opinion Counsel과 Trial Counsel의 역할을 구별할지 검토한다.향후 waiver 범위를 관리하기 위한 실무적 선택이 될 수 있다.
- 6. Opinion 관련 내부 communication을 신중하게 관리한다.“이 의견서는 소송용 방패다”와 같은 표현은 실제 reliance에 관한 불필요한 논쟁을 만들 수 있다.
- 7. Favorable opinion만 보고 waiver를 결정하지 않는다.같은 subject matter에 관한 다른 counsel의 advice, 이메일, drafts 등까지 어떤 Discovery가 이어질지 검토한다.
- 8. § 298을 기억한다.Formal opinion을 받지 않았거나 받은 opinion을 법정에 제시하지 않았다는 사실 자체가 willfulness 또는 induced infringement intent의 증거가 되는 것은 아니다.
- 9. Waiver 결정은 litigation team과 함께 한다.한번 opinion-of-counsel defense를 선택한 뒤 waiver를 다시 완전히 되돌리기는 어렵다.
- 10. FRE 502와 protective order도 함께 검토한다.의도하지 않은 production과 의도적인 reliance waiver는 같은 문제가 아니다. 대규모 ESI Discovery에서는 별도의 clawback 및 non-waiver 체계를 미리 설계해야 한다.
8다음 편 연결 ― Attorney-Client Privilege가 깨져도 Work Product까지 깨지는가?
- 이번 편에서 가장 중요한 질문은
- “Opinion을 공개하면 어디까지 Attorney-Client Privilege가 waiver되는가?”
- 였다.
- 그다음 질문은 더 어렵다.
- K-Tech가 opinion counsel의 advice를 공개했다고 하자.
- Counsel이 K-Tech에게 보낸 이메일은 waiver될 수 있다.
- 그렇다면 counsel이 혼자 작성한 research memorandum도 공개해야 할까?
- K-Tech에게 한 번도 보여주지 않은 handwritten note는 어떠한가?
- Counsel이 인터뷰한 engineer의 진술을 정리하면서 옆에
- “Witness credibility questionable.”
- 이라고 적어 둔 메모는?
- 더 나아가 K-Tech가 자신의 Work Product를 공급업체 B-Tech에게 보여주면 어떻게 될까?
- Attorney-Client Privilege에서는 confidential communication을 관계없는 제3자에게 공개하는 것이 waiver의 중요한 출발점이다.
- 그러나 Work-Product Protection은 목적이 다르다.
- 그 핵심은 변호사와 의뢰인의 confidentiality 자체보다는 상대방이 다른 당사자의 litigation preparation을 부당하게 이용하지 못하도록 하는 것에 있다.
- 따라서 제3자에게 disclosure했다고 해서 Work Product가 언제나 Attorney-Client Privilege와 같은 방식으로 waiver되는 것은 아니다.
- 예를 들어 litigation consultant, insurer, indemnitor 또는 공동의 이해관계를 가진 다른 당사자에게 자료를 보여주었다는 사실만으로 상대방에게 그 자료를 넘겨주겠다는 의사를 표시했다고 볼 수 있는지는 별도의 문제다.
- 반대로 adversary에게 자료가 전달되거나 adversary가 자료를 얻을 가능성을 실질적으로 높이는 방식으로 공개했다면 결과가 달라질 수 있다.
- 그리고 대규모 미국 Discovery에서는 실수도 발생한다.
- K-Tech가 300만 건의 이메일을 production하면서 privileged email 하나를 실수로 Alpha에게 넘겼다고 하자.
- 그 한 번의 실수로 Privilege가 영원히 사라질까?
- Federal Rule of Evidence 502는 이러한 문제를 다루기 위해 intentional disclosure, inadvertent disclosure, subject-matter waiver와 court-ordered non-waiver protection에 관한 중요한 규칙을 두고 있다.
- 특히 Rule 502(d) order는 대규모 ESI Discovery에서 강력한 risk-management tool이 될 수 있다.
다음 편에서는 두 문제를 함께 살펴본다.
다음 편
제9편. Work Product를 제3자에게 보여주면 보호가 사라지는가?
― Work-Product Waiver, Inadvertent Disclosure와 FRE 502
주요 법령·판례와 공식 자료
- 35 U.S.C. § 298 — Advice of counsel미국 하원 법률개정실 공식 U.S. Code
- Federal Rule of Evidence 502미국 연방법원 공식 현행 규칙
- In re EchoStar Communications, 448 F.3d 1294판결문 재게시본
- In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360Federal Circuit 공식 판결 안내
- Halo Electronics v. Pulse Electronics, 579 U.S. 93Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
검증 기준일: 2026년 9월 19일
