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Tuesday, September 29, 2026

미국 특허를 팔아 수익을 내려는 한국 제조기업이 먼저 알아야 할 것

미국 특허를 팔아 수익을 내려는 한국 제조기업

미국 특허를 매각한다는 이야기가 나오면 흔히 보유 특허 중 쓰지 않는 것을 골라 가격을 매기는 일부터 떠올린다. 제조기업에는 가격은 나중이다. 먼저 검토하여야 할 것들이 따로 있다. 팔려는 특허가 현재 제품과 고객 거래에 어떤 방어력을 제공하는지, 매수인이 취득 후 누구에게 권리를 행사할지부터 살펴야 한다. 매각대금은 한 번 들어오지만, 권리 통제권을 넘긴 효과는 오래 남는다.

무엇을 넘기고 무엇을 남길 것인가

미국 특허는 양도할 수 있는 재산권이고, 특허와 출원에 관한 이익의 양도는 서면으로 한다(35 U.S.C. §261). 매매에서는 세 가지를 나눠 설계한다. 소유권을 누가 가지는가, 매도인과 그 거래 상대방이 실시할 권리를 얼마나 남기는가, 향후 라이선스·소송 수익을 누가 어떻게 배분받는가이다. 특허를 양도해도 매도인이 역라이선스를 받고 회수액의 일부를 받는 구조가 가능하다. 반대로 특허를 보유한 채 독점적 권리를 부여하는 계약은 명칭만으로 매매 또는 라이선스라고 단정할 수 없다. 실제 이전된 권리의 범위가 중요하다.

매각 대상은 등록특허 번호만으로 정하지 않는다. 계속출원과 분할출원, 재발행, 외국 대응특허, 장래의 개량발명, 과거 침해에 관한 청구권은 각각 포함 여부를 정해야 한다. 특히 특허권 자체의 연속된 양도와 양도 전 침해에 대한 청구권의 이전은 별개로 확인한다. Abraxis Bioscience, Inc. v. Navinta LLC에서는 계열사 간 권원 이전이 완결되기 전에 제기한 소송을, 나중에 작성한 소급 양도서로 치유할 수 없었다. 법원은 아울러 양도 전 발생한 손해배상청구권이 서면으로 명시적으로 이전되어야 하며 특허 양도만으로 추론되지 않는다고 확인했다. 따라서 매수인은 발명자에서 현재 권리자까지 각 양도 단계와 과거 침해청구권 문구를 따로 확인해야 한다. 다만 특허권 일부만 이전된 모든 거래에서 소송을 제기할 수 없다는 뜻은 아니다. 누가 어떤 권리를 넘겨받았는지에 따라 소송을 제기할 수 있는 사람과 필요한 당사자가 달라질 수 있다.

예를 들어 K사가 미국 모터 제어 특허를 B사에 판다고 하자. B사는 앞으로의 침해를 막을 권리뿐 아니라, 양도 전에 발생한 침해의 손해배상도 청구하고 싶을 수 있다. 그러나 이 두 권리가 반드시 함께 이전되는 것은 아니다.

누구에게, 어떤 방식으로 팔 것인가

첫째는 현금을 받고 완전히 양도하는 방식이다. 거래는 간결하지만 매도인의 장래 제품이나 고객이 매수인의 권리행사에 노출될 수 있다. 둘째는 매각과 동시에 매도인이 역라이선스(license-back)를 받는 방식이다. 셋째는 선급금에 향후 회수액의 일정 비율을 더하는 방식이다. 가격에 대한 견해차가 크면 세 번째 방식이 거래를 성사시키는 데 도움이 된다. 이 밖에 특정 특허군만 양도하거나, 사업 분야별 라이선스를 남기는 구조도 검토할 수 있다.

한국 제조사에 역라이선스는 가격만큼 중요한 조건이다. 회사와 계열사뿐 아니라 자사 제품을 제조·조립·사용·판매·수입하는 고객, 유통사, 계약제조사와 공급자 중 누구를 어느 범위에서 계약상 보호할지 명시해야 한다. 기존 제품과 후속 모델, 수리·교체품, 사업 양도와 계열사 변동, 계속출원 및 재발행 후 권리도 살펴야 한다. 매수인의 후속 양수인에게도 계약상 보호가 이어지도록 승계 의무를 설계한다. 다만 적법하게 판매된 특허제품의 구매자는 명시적 역라이선스가 없더라도 그 판매 물품에 관한 특허권 소진을 주장할 수 있다. 계약상 보호와 소진 가능성을 각각 검토해야 한다.

예를 들어 K사가 특허부품을 적법하게 판매한 뒤 그 특허를 매각했다면, 고객의 해당 부품 사용·재판매에는 소진이 적용될 수 있다. 반면 완제품의 다른 구성에 관한 청구항, 계약제조사의 새로운 제조행위, 후속 모델까지 같은 결론이라고 단정할 수 없다. 공급망의 사업 범위를 안정적으로 보호하려면 역라이선스의 대상자와 행위를 구체적으로 정하는 편이 좋다.

매수인의 목적에 따라 같은 특허의 가격은 달라진다. 권리행사를 주된 목적으로 하는 매수인은 특정 제품에 대한 침해 입증과 예상 회수액을 본다. 제조업 경쟁자는 방어, 교차라이선스, 기술 확보의 효용을 더 중시할 수 있다. 매각 후보를 고를 때에는 자사 사업에 남겨둘 가치와 외부 매수인에게 팔 가치를 각각 평가해야 한다. 현재 제품에 쓰지 않는다는 사실만으로 안전하게 매각할 수 있는 것은 아니다.

예컨대 경쟁사 A에는 교차라이선스 협상에 쓸 방어 특허이고, 권리행사 전문회사 B에는 여러 제조사에 실시료를 청구할 자산일 수 있다. 두 회사의 입찰가가 달라도 이상한 일이 아니다.

가격은 어떻게 산정할까

시장접근법은 유사 거래와 실시료를 참고하지만, 비공개 거래가 많고 계약조건이 달라 비교에 한계가 있다. 수익접근법은 매수인이 얻을 것으로 예상하는 라이선스료나 손해배상액을 침해 입증, 유효성, 회수 가능성, 비용과 기간을 반영해 현재가치로 환산한다. 원가접근법은 개발·출원 비용을 참고하되 권리행사 가치의 직접적인 대용치는 되기 어렵다. 실제 협상에서는 매수인의 방어 또는 사업상 편익도 별도로 평가한다.

예컨대 잠재 합의금 2천만 달러에 침해 입증 가능성 70%, 유효성 유지 가능성 60%, 회수 가능성 90%를 단순히 곱하면 756만 달러다. 이는 예시 계산일 뿐 매매가격이 아니다. 세 위험은 독립적이지 않을 수 있고, 소송비·시간가치·기존 라이선스·표시 이력·매수인의 요구수익률도 빠져 있다. 특허 건수를 기준으로 평균 단가를 곱하기보다, 대표 독립항이 실제 미국 시장 제품의 어떤 요소를 포착하는지 증거를 붙이는 편이 설득력 있다.

매수인은 청구항 범위와 설계변경 가능성, 우선일과 선행기술, 잔존 존속기간, 매출 규모, 침해 발견 및 입증 비용, 기존 라이선스, 다른 권리와의 로열티 중첩을 본다. 금지명령도 자동으로 받을 수 있는 권리가 아니므로 예상 협상력을 계산할 때 과장해서는 안 된다. 등록특허의 존재와 소송에서 회수할 수 있는 금액은 다른 문제다.

시장에 내놓기 전에 만드는 자료실

기업 내부에서는 먼저 핵심 사업용, 방어용, 매각 후보 특허군을 나눈다. 그다음 권리 연혁표를 만든다. 발명자별 양도서, 법인명 변경과 인수합병 기록, 공동연구 계약, 대학·정부 지원 관련 의무, 담보권, USPTO 기록을 연결해 매도인이 실제 양도할 수 있는 권리를 확인한다. 공동소유라면 별도 약정의 존재가 특히 중요하다. 35 U.S.C. §262는 별도 약정이 없으면 각 공동소유자가 다른 공동소유자의 동의나 이익 정산 없이 미국 내 실시·판매·수입 등 열거된 행위를 할 수 있다고 정한다. 공동소유자의 라이선스 권한도 관련 판례와 계약을 함께 검토해야 하므로, 매수인이 기대한 독점성이 실제로 확보되는지 따져야 한다.

매각 준비는 특허 목록을 엑셀로 정리하는 일에서 끝나지 않는다. 예컨대 발명자 세 명 중 한 명의 양도서가 빠졌다면, 매수인은 ‘이 회사가 특허를 온전히 소유하는가’부터 다시 묻게 된다.

다음으로 특허별 우선권·출원 계보, 현재 청구항, 심사경과와 한정 진술, 존속기간·유지료, 선행기술, 무효심판·재심사·소송 이력을 정리한다. 제품별 기술 대비표(claim chart)에는 공개 자료와 내부 시험 등 증거의 출처를 구분한다. 기존 라이선스, 불제소 합의, 고객·공급자 면책, 독점권, 최혜조건, 양도 제한, 과거 화해도 별도 목록으로 만든다. 비밀 합의서나 법률의견은 접근 권한과 공개 범위를 미국 변호인과 결정한 뒤 제공한다.

특히 매도인의 해외 판매 이력을 빼놓기 쉽다. Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.에 따르면 특허권자 또는 그 허락을 받은 자의 적법한 판매는 미국 밖에서 이루어졌더라도 그 판매 물품에 관한 미국 특허권을 소진시킨다. 판매 뒤 사용·재판매를 계약으로 제한해도 소진된 특허권이 되살아나지는 않는다. 모든 후속 제품이나 별도 제조행위가 허용된다는 뜻은 아니므로, 부품과 완제품의 권리범위, 판매 권한과 거래 경로를 확인해야 한다. TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.에서는 무조건적 장래 불제소약속이 상대방 Mark IV의 판매를 허용한 것으로 평가되어, 그 적법한 판매 물품에 대한 특허권 소진이 인정됐다. 별도로 법원은 기존 합의의 효용을 지키는 데 필요한 후발 특허에 대해 법률상 금반언에 따른 묵시적 라이선스를 인정했다. ‘라이선스 부여 없음’ 문구는 그 사건에서 과거 청구의 면제 조항에 붙어 있었고, 장래 불제소약속의 효과를 없애지 못했다. 합의서의 명칭이나 한 문구보다 누가 어떤 특허 아래 어떤 제품을 제조·판매하도록 허용됐는지를 조항별로 읽어야 한다.

예를 들어 K사가 특허가 적용된 프린터 카트리지를 한국에서 적법하게 판매했고 그 물건이 미국으로 재판매됐다면, 나중에 특허를 산 B사가 그 카트리지의 수입·재판매를 특허침해라고 주장하기 어려울 수 있다. 판매 물품 자체에 한정된 효과다.

손해액을 내세운다면 특허표시와 통지 이력도 필요하다. 앞 문단의 특허권 소진은 판매된 물품에 대한 권리행사 범위의 문제이고, 35 U.S.C. §287(a)의 표시·통지는 적용되는 경우 과거 침해의 손해배상을 언제부터 받을 수 있는가의 문제다. 표시 요건이 적용되는 특허제품을 적절히 표시하지 않았다면 실제 통지 전 기간의 손해배상 회수에 제약이 생길 수 있다. 다만 방법청구항만 행사하는 경우 등에는 적용 여부가 달라질 수 있으므로 모든 특허나 해외 판매품에 같은 표시 의무가 있다고 해서는 안 된다. 35 U.S.C. §286의 6년 제한도 별도로 계산한다. 매도인과 허락받은 실시자의 해당 제품별 표시 자료, 최초 통지일, 과거 합의금의 배분 근거를 보존한다.

협상에서 가격보다 먼저 합의할 조항

매수인 후보에게는 처음에 기술 분야, 특허군 규모, 대표 청구항 정도의 개요를 보여준다. 비밀유지계약 후에는 권리 연혁과 일반 실사 자료를, 진지한 제안과 제한된 접근권한이 확보된 뒤에는 세부 대비표와 민감한 계약을 제공한다. 독점협상권은 기간과 실사 진척 조건을 붙여야 다른 제안을 받을 기회를 불필요하게 잃지 않는다. 매수인이 권리행사 회사라면 투자금 조달, 비용 부담, 실제 소송 주체와 합의 권한도 확인한다.

예를 들어 K사가 매수인 B에게 60일간 독점협상권을 준다면, B가 15일 안에 실사 담당자를 지정하고 30일 안에 대금 조달 증빙과 구속력 없는 가격 제안을 내도록 약정할 수 있다. 정해진 단계가 지연되면 독점기간을 연장할지, 종료해 다른 후보와 협상할지 미리 정한다. 그렇지 않으면 B가 실질적인 검토 없이 특허군을 묶어 두는 동안 K사는 다른 제안을 놓칠 수 있다.

권리행사 전문회사에 매각하면서 회수액 일부를 받기로 했다면, B가 직접 소송을 수행할 자금이 있는지, 별도 투자자나 특수목적법인이 비용을 대는지 확인한다. 예컨대 투자자의 동의 없이는 합의할 수 없는 구조라면 K사의 수익은 B의 의지만으로 결정되지 않는다. 누가 소송을 제기하고 합의금을 배분하는지, 비용 부족으로 권리행사를 중단하면 어떻게 되는지를 계약에 반영해야 한다.

특허매매계약(PPA)에는 대상 권리와 제외 권리, 과거 침해 청구권, 대금 지급·잔금 조건, 역라이선스, 기존 계약의 처리, 양도서 교부, 담보 해제, 기록 절차를 명시한다. 진술·보장에는 소유권과 알려진 부담을 구체적으로 적되, ‘매도인의 인식(Knowledge)’을 누구의 실제 인식으로 볼지, 조사 의무를 포함할지 정해야 한다. 모든 무효 가능성이나 장래 회수액을 무제한 보증하는 문구는 피하고, 책임 한도·존속기간·손해배상 절차를 가격과 함께 협상한다.

수익배분을 택하면 ‘회수액의 20%’로 배분한다고 합의하는 것만으로는 부족하다. 총수입에서 공제 가능한 소송비, 변호사 성공보수, 제3자 배분액, 세금, 환급액을 정의하고, 다른 특허와 묶은 합의금의 배분 원칙을 미리 정해야 한다. 지급 주기, 장부 열람·감사권, 특수관계자 거래, 저가 합의, 권리행사 중단 및 특허 재양도 시 처리도 필요하다. 발명자 인터뷰와 증언 등 사후 협력은 범위, 비용 부담, 기간을 제한해 합의한다.

예를 들어 매수인이 K사에서 산 특허 2건과 다른 회사에서 산 특허 8건을 함께 내세워 1천만 달러에 합의했다면, K사가 그중 얼마의 20%를 받을지 곧바로 정해지지 않는다. 특허 건수대로 나눌지, 실제 사용된 청구항의 기여도로 나눌지를 계약에서 정해야 한다.

계약서에 서명하고 매매대금을 지급할 때에는 실제로 권리 이전에 필요한 서류가 모두 갖춰졌는지 확인한다. 매도인은 양도서를 건네고 기존 담보권이 있다면 해제 서류를 마련하며, 매수인에게 특허 관련 자료를 인계한다. 매도인이 자사 제품을 계속 만들 수 있도록 정한 역라이선스도 이때 효력이 생기도록 맞춰야 한다. 거래가 끝나면 양도서를 미국 특허상표청(USPTO)에 신속히 기록한다. 35 U.S.C. §261에 따르면 양도 후 3개월 이내 또는 다른 사람이 그 특허를 뒤에 취득하기 전에 기록하지 않은 경우, 먼저 산 사람은 일정한 요건을 갖춘 후순위 매수인이나 담보권자에게 자신의 양도를 주장하지 못할 수 있다. 3개월이 지났다고 양도가 자동으로 무효가 되는 것은 아니다. 특허의 명의만 바꾸고 끝낼 것이 아니라, 진행 중인 출원과 유지료를 누가 관리할지도 함께 정해야 한다.

레터 한 통이 DJ 소송을 부를 수 있다

미국의 확인판결 소송(declaratory judgment, DJ)은 잠재적 피고가 먼저 특허의 비침해 또는 무효 확인을 구하는 절차다. MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.는 라이선시가 항의하에 실시료를 계속 내면서 특허의 유효성과 비침해를 다툰 사건이다. 대법원은 구체적 분쟁을 재판받기 위해 먼저 계약을 깨고 막대한 침해 책임을 감수해야 하는 것은 아니라고 판시했다. 모든 매각 제안에 곧바로 DJ 관할이 생긴다는 뜻은 아니다. SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc.에서는 초기 특허 목록 교환 뒤 열린 협상에서 ST가 SanDisk의 특정 제품에 대한 청구항 구성요소별 침해분석을 제시하고 실시료 권리를 주장했다. 이후 소송 계획이 없다는 발언도 이미 형성된 분쟁을 없애지 못했다. Hewlett-Packard Co. v. Acceleron LLC에서는 특허 보유회사가 HP의 Blade Server 제품군과 특허의 관련성을 알리고 약 2주의 응답기한을 정했다. 교섭정보를 DJ 소송에 쓰지 말라는 약속을 요구하면서도 HP가 제안한 상호 120일 소제기 유예에는 동의하지 않았다. 법원은 특허번호와 제품군의 언급만이 아니라 이러한 접촉 전체 기록으로부터 묵시적 권리 주장을 인정했다.

따라서 잠재 매수인이기도 한 제조사에 접근할 때 ‘귀사의 X 제품이 제1항을 침해한다’, ‘금요일까지 사지 않으면 권리행사 회사에 판다’는 식의 말을 협상 압박으로 쓰면, 상대방에게 먼저 법원을 선택할 여지를 줄 수 있다. 특허번호를 밝히거나 비밀유지계약을 제안했다는 사실만으로 DJ 관할이 자동으로 생기는 것도 아니다. 발신자, 수신자, 제품 특정, 침해 분석, 금전 요구, 기한과 과거 접촉을 종합해 판단한다. 제3자 매수인에게 조심스럽게 자산을 소개하는 상황과 잠재 침해자에게 실시료를 요구하는 상황을 구별해야 한다.

비밀유지·일시적 소송 유예 합의는 검토할 수 있지만 만능 방패는 아니다. 상대방이 무엇을 검토하는지도 모르는 상태에서 광범위한 DJ 포기를 요구하면 협상 자체가 깨질 수 있다. 초기에 거래 의도와 공개 범위를 명확히 하고, 제품별 침해 주장을 전할 필요가 생기면 미국 소송대리인과 관할·시점·표현을 검토한다.

가령 최초 이메일에 “이 분야의 미국 특허군 매각을 검토 중이며 관심이 있으면 비밀유지계약 후 목록을 공유하겠다”고 쓰는 경우와 “귀사의 X 제품이 침해하므로 금요일까지 매입하라”고 쓰는 경우는 상대방이 받아들이는 의미가 다르다. 첫 문안도 다른 접촉과 결합해 평가되므로 안전을 보장하는 공식 문구는 없다.

임원이 승인하기 전 다섯 가지 질문

  1. 이 특허를 잃어도 자사와 계열사, 고객·공급자의 현재 및 후속 사업을 지킬 수 있는가?
  2. 발명자에서 현재 소유자까지 권리 연혁과 기존 허락·담보를 서류로 입증할 수 있는가?
  3. 제시한 가격이 청구항, 침해 증거, 유효성, 실제 회수 비용과 기간에 근거하는가?
  4. 선급금 외 수익배분과 진술·보장 책임까지 계산한 순수익은 얼마인가?
  5. 매각 소개와 잠재 침해자에 대한 권리 주장 사이의 경계를 협상팀이 이해하고 있는가?

매각의 출발점은 ‘안 쓰는 특허가 몇 건인가’가 아니다. 기업이 남겨야 할 사업상 자유를 먼저 정의하고, 넘길 권리와 매수인이 얻게 될 소송상 지위를 계산한 뒤 가격을 정해야 한다. 그래야 자산을 현금화하면서도 자사 사업과 거래처를 스스로 위험에 노출시키지 않는다.

주요 법령·판결

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미국 특허를 팔아 수익을 내려는 한국 제조기업이 먼저 알아야 할 것

미국 특허를 매각한다는 이야기가 나오면 흔히 보유 특허 중 쓰지 않는 것을 골라 가격을 매기는 일부터 떠올린다. 제조기업에는 가격은 나중이다. 먼저 검토하여야 할 것들이 따로 있다. 팔려는 특허가 현재 제품과 ...