시론 · 심층 법률 칼럼
디자인 특허 침해를 누가, 어떤 관점에서 판단할 것인가. 판사의 사전적 범위 설정과 배심원의 전체적 시각 인상 판단이 정면으로 충돌한 Range of Motion Products v. Armaid 사건을 살펴본다.
2026년 8월 11일, 미국 연방항소법원(CAFC)은 Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc. 사건의 전원합의체(En Banc) 재심리 청구를 6대 4로 기각했습니다. 자가 마사지기 디자인 특허를 둘러싼 재심리 자체는 무산됐지만, 다수의견과 반대의견이 드러낸 충돌은 결코 작지 않습니다. 디자인 특허 침해를 누가, 어떤 관점에서 판단할 것인지에 관해 CAFC 내부의 법리적 균열이 선명하게 드러났기 때문입니다.
쟁점은 디자인의 유사성을 둘러싼 판단의 성격입니다. 이를 헌법상 배심원에게 맡겨야 할 사실 문제(Fact)로 볼 것인지, 아니면 특허 범위와 소송 효율을 관리하기 위해 판사가 초기 단계에서 처리할 법률 문제(Law)로 볼 것인지가 정면으로 맞섰습니다. 이 글은 전통적인 침해 기준에서 출발해 양측의 사법 철학, 학계가 제안한 대안과 향후 소송에 미칠 영향을 차례로 살펴봅니다.
1. 전장(戰場)의 지도: 디자인 특허 침해의 전통적 테스트와 심리 기준
미국 디자인특허 침해판단의 기본 기준은 연방대법원이 Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1872)에서 제시한 일반 관찰자 테스트(Ordinary Observer Test)입니다. 구매자가 통상 기울이는 주의를 가진 일반 관찰자의 눈에 등록디자인과 피고 디자인이 실질적으로 동일하고(Substantially the same), 그 유사성이 피고 제품을 등록디자인 제품으로 알고 구매하게 할 정도라면 침해가 성립합니다.
CAFC는 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc)에서 일반 관찰자 테스트가 디자인특허 침해의 유일한 판단 기준임을 확인하고, 별도의 신규 특징을 찾아 대조하던 point-of-novelty test를 폐기했습니다. 이에 따른 실제 심리의 흐름은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
- 청구범위와 기능적 요소의 처리: 디자인특허는 물품의 장식적(Ornamental) 외관을 보호합니다. 따라서 법원은 등록디자인의 도면을 기준으로 보호범위를 파악하고, 실용적 목적에 의해 좌우되는 기능적(Functional) 요소와 장식적으로 구현된 외관을 구분합니다. 다만 이는 기능과 관련된 형상을 기계적으로 삭제하는 작업이 아니라, 일반 관찰자가 비교할 전체적 시각인상의 범위를 분명히 하는 선행 작업입니다.
- 전체적 시각인상의 직접 비교와 ‘명백한 상이성’: 법원은 먼저 등록디자인과 피고 디자인이 주는 전체적 시각인상을 비교합니다. 두 디자인이 명백히 상이하여(Plainly Dissimilar) 합리적 배심원이라면 침해를 인정할 수 없다고 판단되는 경우, 법원은 비침해 약식판결(Summary Judgment)을 할 수 있습니다.
- 선행기술의 맥락에서 이루어지는 실질적 동일성 판단: 두 디자인이 명백히 상이하지 않고 관련 선행디자인이 존재한다면, 일반 관찰자가 그 선행기술에 친숙하다는 전제에서 선행기술의 맥락을 고려하여 실질적 동일성을 판단합니다. 이때 선행기술은 폐기된 point-of-novelty test처럼 독립된 별도 요건으로 작동하는 것이 아니라, 일반 관찰자의 주의가 어느 공통점과 차이점에 집중되는지를 알려주는 비교의 맥락으로 기능합니다.
2. Rolflex 사건의 사실관계와 다수의견의 ‘산악 가이드(Trail Guide)’ 모델
Rolflex 마사지기 사건은 이 다단계 판단 구조가 실제 소송에서 어떻게 작동하는지를 극명하게 보여줍니다.
- 사건의 발단: 원고 Range of Motion(RoM)은 안쪽으로 휜 조개껍데기형(clamshell) 곡선 암(arm)을 특징으로 하는 자가 마사지기 ‘Rolflex’의 디자인 특허 D802,155호를 보유했습니다. 피고 Armaid가 유사한 실루엣의 ‘Armaid2’를 출시하자 RoM은 디자인 특허 침해를 주장했습니다.
- 다수의견의 판단: Cunningham 판사와 Hughes 판사가 참여한 다수의견은 피고에게 유리한 약식판결을 내린 1심 판단을 유지했습니다.
- 기능성의 분리: 다수의견은 RoM의 실용 특허와 마케팅 자료를 근거로 조개껍데기형 곡선 암이 마사지 과정에서 지렛대 힘(leverage)을 전달하는 기능을 수행한다고 보았습니다. 그 결과 보호 범위의 중심은 전체 곡선 실루엣이 아니라 이랑진 테두리 윤곽(thick ridged outline) 등 세부 장식으로 좁아졌습니다.
- 세부 차이에 따른 약식판결: 법원은 좁아진 장식적 범위를 기준으로 피소 제품을 비교했습니다. 반직사각형 힌지의 비율, 격벽이 드러나 생기는 분절된 인상(segmented appearance), 큰 크기 조절 홈과 각진 하단 마감 등을 이유로 두 디자인이 명백히 다르다고 보았습니다.
🗺️ 다수의견의 법리적 요체: “판사는 ‘산악 가이드’가 되어야 한다”
다수의견을 쓴 Cunningham 판사는 판사의 사전 개입이 필요한 이유를 설명하며 ‘산악 가이드(Trail Guide)’라는 비유를 들었습니다.
기능과 장식이 디자인 도면에서 뒤섞여 있을 때 판사는 산악 가이드처럼 법적 표지(flags)와 이정표(signposts)를 세워 배심원이 판단할 경로를 안내해야 한다는 논리입니다. 기능적 요소를 미리 구분하지 않으면 배심원이 보호 대상이 아닌 실용적 유사성에 끌려 특허 범위를 확장할 수 있다는 우려가 그 바탕에 있습니다. 다수의견은 Markman v. Westview와 Teva v. Sandoz를 들어 청구항의 의미를 확정하는 작업은 궁극적으로 판사에게 맡겨진 법률 문제(Question of law)라고 보았습니다.
3. 킴벌리 무어(Kimberly Moore) 법원장의 반격: “틀린 그림 찾기”의 사법적 왜곡
“우리는 디자인 특허 침해 법리를 망가뜨렸고, 본질적인 배심원의 사실 판단 권한을 완전히 말살해 버렸다.”
킴벌리 무어 법원장(Chief Judge Moore)은 전원합의체 재심리 기각에 반대하며 다수의견을 강하게 비판했습니다. 다수의견의 접근이 디자인 특허의 전체적 시각 인상을 해체하고, 모방자가 세부 차이만으로 조기 승소할 통로를 넓힌다는 것이었습니다.
① Markman 교리의 본질적 오용과 배심원 권한 침해
무어 판사는 먼저 Markman을 디자인 특허에 그대로 적용하는 데 한계가 있다고 지적했습니다. Markman이 청구해석을 판사에게 맡긴 근거는 법관이 법률 문서(written instruments)의 언어를 해석하는 훈련을 받았다는 데 있습니다. 그러나 디자인 특허의 청구범위는 일련의 그림(a series of pictures)으로 구성됩니다. 시각적 인상을 평가하는 능력에서 판사가 배심원보다 우월하다고 보기 어렵고, 판사가 덧붙이는 언어적 설명(Verbal descriptions)이 오히려 도면의 전체적 미감을 왜곡할 수 있다는 반론입니다.
② 대법원 Hana Financial (2015) 선례의 직격타
무어 법원장은 Teva 다음 날 연방대법원이 만장일치로 선고한 상표 사건 Hana Financial을 제시했습니다. 대법원은 상표의 시각적 연속성(Tacking)이 소비자에게 동일한 인상을 주는지에 관한 사실 판단이므로 원칙적으로 배심원이 판단한다고 보았습니다. 무어 법원장은 디자인 침해도 일반 관찰자의 시각적 인상에 기초한 사실 문제(Fact question)이므로, 판사가 초기에 약식판결로 종결하기보다 헌법 제7조가 보장하는 배심원 심리에 맡겨야 한다고 주장했습니다.
③ “틀린 그림 찾기(Find the Differences)” 인지 심리학적 프레임 편향
무어 판사는 어린이 잡지 Highlights의 ‘틀린 그림 찾기’ 퍼즐을 예로 들어 질문 방식이 판단을 바꾸는 프레이밍 효과(Framing Effects)를 지적했습니다. ‘실질적으로 유사한가’라고 물으면 전체적 공통점에 주목하지만, ‘명백히 상이한가(Plainly Dissimilar)’라고 물으면 세부 차이를 찾는 데 집중하게 된다는 것입니다. 힌지 비율이나 홈의 크기를 하나씩 떼어 비교하는 방식은 디자인이 주는 전체적인 조화와 인상(Resultant effect)을 훼손하고, 모방자가 작은 차이를 만들어 책임을 피하기 쉽게 한다는 비판입니다.
4. Amici 그룹들의 대안 프레임워크와 과학적 고발
이 논쟁에는 법정조언자(Amici Curiae)들도 참여했습니다. 이들은 판사의 직관에 의존하는 방식이 일으킬 수 있는 인지 편향을 지적하고, 보다 객관적인 대안을 제안했습니다.
① IDSPP(디자인과학공공연구소) 찰스 마우로의 ‘실증적 일반 관찰자 테스트(EOOT)’
인지과학과 인간공학 분야의 찰스 마우로(Charles Mauro) 연구팀은 소비자 실험을 통해 질문 프레임이 판단에 미치는 영향을 분석했습니다.
- 실증 연구의 설계: 연구팀은 Gorham의 숟가락 디자인과 Apple v. Samsung의 스마트폰 디자인을 일반 소비자 900명(n=900)에게 보여주었습니다. 두 사례 모두 법원이 침해 또는 유사성을 인정했던 디자인입니다. 연구팀은 참가자에게 조기 약식판결에서 쓰이는 질문과 유사하게 ‘두 디자인이 명백히 다른가’라고 물었습니다.
- 연구 결과: 숟가락 디자인에서는 72~74%, 아이폰 디자인에서는 62%가 ‘명백히 상이하다’고 응답했습니다. IDSPP는 이 결과를 ‘명백히 상이함’이라는 질문이 침해 판단을 차이점 중심으로 유도할 수 있다는 근거로 제시했습니다. 대안으로 판사의 직관 대신 대규모 소비자 조사와 다변량 분석을 활용하는 실증적 일반 관찰자 테스트(EOOT)를 제안했습니다.
② Robert Oake 변호사의 ‘객관적 다요소 프레임워크’와 Perry Saidman의 회복론
Egyptian Goddess 사건에 관여했던 로버트 오크(Robert Oake) 변호사는 판사 개인의 즉흥적 인상을 줄이기 위해 객관적인 다요소 체크리스트를 제시했습니다.
- 첫째, 피소 제품이 선행기술보다 특허 디자인에 시각적으로 가까워졌는지를 확인하는 3자 비교(Three-Way Test)를 의무적으로 실시합니다.
- 둘째, 시장에서 확인된 실제 혼동 증거(Evidence of actual confusion)를 판단에 반영합니다.
- 셋째, 개별 요소를 떼어 보기보다 결합된 전체 형태가 만드는 독창적 조합을 우선 평가합니다.
디자인 특허 분야의 페리 세이드먼(Perry Saidman) 변호사는 다수의견이 Egyptian Goddess의 핵심 취지인 선행기술 비교를 뒤로 미룬 채, 판결문의 ‘충분히 구별됨’이라는 표현을 소송 초기의 상시적 방어수단(De Rigueur Defense)으로 바꾸어 놓았다고 비판했습니다.
5. 에필로그: 결론이 미칠 파장과 전망
Range of Motion Products v. Armaid의 전원합의체 재심리 기각은 미국 디자인 특허 소송에서 약식판결의 역할을 둘러싼 논쟁을 더욱 키울 전망입니다.
앞으로 피고는 소송 초기부터 기능적 요소를 보호 범위에서 제외해 달라고 요구하고, 남은 장식적 차이를 근거로 약식판결(Summary Judgment)을 신청할 가능성이 큽니다. 반면 원고는 전체적 시각 인상이 사실 문제임을 강조하며 배심원 심리를 요구할 것입니다. Rolflex 판결은 이 두 전략의 대립을 한층 선명하게 만들었습니다.
반대의견이 제기한 헌법적 문제와 마우로 연구팀의 소비자 인지 자료는 향후 연방대법원(SCOTUS) 상고(Certiorari)에서 검토를 요청할 수 있는 논거가 될 수 있습니다. 다만 실제 상고 제기와 심리 여부는 별개의 문제입니다. 현재로서는 CAFC 내부의 균열이 명시적으로 기록되었다는 점에 의미가 있습니다.
디자인 특허권자에게 필요한 대응도 달라집니다. 단순히 외관의 아름다움이나 전체적 유사성만 주장해서는 부족합니다. 소송 초기부터 선행기술과의 3자 비교, 기능과 장식의 구분, 실제 혼동 자료와 실증적 소비자 조사(EOOT)를 함께 준비해야 약식판결 단계에서 침해 쟁점을 유지할 가능성을 높일 수 있습니다.
