제3장 문언침해 회피를 위한 첫 번째 단계
― 용어의 객관적 의미 확정 및 모호성 공략
기업의 특허 실무자와 전문 변리사·변호사를 대상으로, 특허 회피설계(Design-Around)의 구체적인 절차와 방법론을 단계적으로 소개하는 연재의 세 번째 글입니다. 앞선 글에서는 회피설계의 개념과 일반 방법론, 그리고 문언침해(Literal Infringement)의 성립 법리를 살펴보았습니다. 이번 글에서는 가장 첫 번째 실천 단계인 「용어의 객관적 의미 확정 및 모호성 공략」을 다룹니다.
문언침해를 피하기 위한 가장 체계적이고 효과적인 접근법은 다음의 흐름으로 요약됩니다. 우선 청구항의 권리범위를 합리적으로 좁게 해석할 수 있는 법적·기술적 근거를 찾아내고, 그 해석 결과를 바탕으로 실제 제품이나 공정을 수정한 뒤, 최종적으로 비침해를 뒷받침할 법적 방어 논리를 완성하는 것입니다. 이는 단순히 특정 구성요소를 제거하거나 변경하는 작업이 아니라, 청구항 해석·제품 설계·법적 논증을 하나의 과정으로 연결하는 체계적인 회피설계 방법론입니다.
With these general principles of literal infringement and claim construction in mind, we can apply a cookbook approach to designing around to avoid literal infringement.
— Ch.1 § IV, Cookbook Procedure for Avoiding Literal Infringement
여기서 "cookbook approach(요리책식 절차)"란 창의적 이론 논쟁보다, 실무자가 순서대로 따라 할 수 있는 절차적 체크리스트를 의미합니다. 총 16단계로 구성된 이 절차 중, 이번 글은 1~3단계, 즉 청구항 용어의 통상적 의미(Ordinary Meaning)를 확정하고 모호 용어를 전략적으로 활용하는 방법에 집중합니다.
1단계: 최적의 사전·전문서를 찾아라
Find the Best Relevant Dictionary, Treatise, etc.
회피설계를 시작할 때 가장 먼저 해야 할 일은 청구항(Claims)에 사용된 각 용어가 해당 기술분야에서 통상적으로 어떤 의미로 사용되었는지를 확인하는 것입니다. 이를 위해 특허의 유효출원일(Effective Filing Date) 당시에 공표된 사전(Dictionary), 백과사전(Encyclopedia), 기술전문서(Treatise), 논문, 산업표준(Technical Standard) 등 객관적인 외부 자료를 수집해야 합니다.
청구항 해석(Claim Construction)이란 청구항에 사용된 단어들을 정의함으로써 청구항의 문언상 범위(Literal Scope)를 결정하는 과정입니다. 기본적으로 청구항 용어의 의미는 통상적 의미(Ordinary Meaning)이거나, 해당 특허에 고유한 특별한 의미(Special Meaning)일 수 있습니다. 여기서 "통상적 의미"에는 비기술적 용어(Non-technical Terms)와 기술적 용어(Technical Terms)가 모두 포함됩니다.
기준시점: 특허 유효출원일 당시의 자료를 기준으로
단어의 통상적 의미, 특히 비기술적 용어의 경우에는 특허의 유효출원일(Effective Filing Date) 당시 공개적으로 이용 가능했던 사전에서 찾을 수 있습니다. Texas Digital 계열 판례에 따르면, 특허 출원 당시 공개되어 있던 사전·백과사전·전문서는 해당 기술분야의 통상의 기술자(Person of Ordinary Skill in the Art, PHOSITA)가 청구항 용어에 부여했을 확립된 의미를 보여주는 신뢰할 수 있는 객관적 자료로 인정됩니다.
흥미로운 점은 "특허 출원 당시(유효출원일 기준)"라는 기준이 반드시 출원연도에 발간된 자료에만 한정되지 않는다는 것입니다. Inverness Medical Switzerland GmbH v. Warner Lambert Co. 사건에서 Federal Circuit은 1997년에 발행된 특허의 "on"이라는 단어를 해석하기 위해 1968년 사전과 1947년 사전을 참고했습니다. 해당 특허의 유효출원일 이전에 공표된 자료라면 출원연도보다 훨씬 앞선 자료도 활용될 수 있다는 의미입니다. 다만 기술용어의 경우 시대에 따라 의미가 달라질 수 있으므로, 오래된 자료의 활용 여부는 해당 기술분야의 변화 속도를 함께 고려해야 합니다.
일반사전 vs. 기술사전: 용어 유형에 따라 증거가 달라진다
관련될 수 있는 사전에는 일반적 정의와 용례를 제공하는 영어사전뿐 아니라, 특정 기술분야에서 사용되는 전문적 의미를 제공하는 기술사전(Technical Dictionary)·백과사전·전문서가 포함됩니다(Inverness Medical Switzerland, 309 F.3d at 1378). 따라서 실무자는 먼저 문제가 되는 용어를 다음과 같이 분류해야 합니다.
| 용어 유형 | 주된 증거 자료 | 예시 |
|---|---|---|
| 일반어(Non-technical) | 영어사전, 일반 백과사전 | on, when, first, second |
| 기술용어(Technical) | 기술사전, 전문서, 표준문서 | high frequency, amorphous, embossing |
| 혼합형(Mixed) | 일반사전 + 명세서 + 기술문헌 | mode, flexible, layer |
판례 사례: Intellectual Property Development v. UA-Columbia Cablevision
청구항의 "high frequency"라는 용어가 방송 시스템에서 55~216 MHz의 VHF(Very High Frequency) 범위를 포함하는지가 쟁점이었습니다. 일반사전상의 정의를 따르면 VHF 범위까지 포함될 수 있었지만, 법원은 기술사전의 정의를 채택하여 "high frequency"를 3~30 MHz로 제한하였습니다(336 F.3d 1308). 피고 입장에서는 기술사전 정의가 유리했던 사례입니다.
선행기술 특허와 기술자료도 활용할 수 있다
사전·전문서 외에도 선행기술 특허(Prior Art Patents)가 청구항 용어의 통상적 의미를 확인하는 데 활용될 수 있습니다. Kumar v. Ovonic Battery Co. 사건에서는 충전식 수소 배터리 특허의 "amorphous(비정질)" 합금 구조의 의미를 확인하는 데, 심사과정에서 집중적으로 논의된 선행기술 특허의 정의가 핵심 증거가 되었습니다(351 F.3d 1364).
기술정보자료(Technical Information Sheets)도 마찬가지입니다. 3M Innovative Properties v. Avery Dennison Corp. 사건에서는 "embossing(엠보싱)"의 의미를 정하는 데 기술정보자료가 활용되었으며, "multiple embossed pattern"이 완성품의 구조를 의미하는지 아니면 두 단계 공정을 요구하는지가 쟁점이 되었습니다(350 F.3d 1365).
주의: 표준화 초안은 "확립된 의미"를 보여주지 않는다
외부증거의 가장 중요한 한계는, 그 자료가 반드시 특허 당시 이미 확립된 의미(Established Meaning)를 보여주는 것이어야 한다는 점입니다. ACTV, Inc. v. Walt Disney Co. 사건에서는 양 당사자가 World Wide Web Consortium의 "request for comments" 문서를 권위 있는 자료로 제시했으나, 법원은 이를 배척했습니다. 그 문서의 목적은 이미 확립된 의미를 보고하는 것이 아니라, 의견을 수집하고 장래 표준을 만들기 위한 것이었기 때문입니다(346 F.3d 1082).
소프트웨어·통신·AI 분야에서 RFC, W3C 문서, IETF 초안, 기술 블로그 등을 다룰 때는 그 문서가 특허의 기준시점 당시 이미 확정된 표준이었는지, 아니면 초안이나 의견수렴 단계에 머물렀는지를 반드시 구별해야 합니다.
To summarize, the object at this point in the design-around process is to categorize the words in the claims as technical or non-technical, and find the best relevant evidence of the ordinary meaning of the words to one of ordinary skill.
1단계의 목표는 명확합니다. 청구항의 단어들을 기술용어와 비기술용어로 분류하고, 통상의 기술자를 기준으로 해당 단어들의 통상적 의미를 보여주는 최적의 관련 증거를 찾아내는 것입니다. 이 작업은 단순한 자료조사가 아니라, 향후 비침해 의견서(Non-infringement Opinion) 작성에서 결정적인 증거 기반이 됩니다.
2단계: 관련된 통상적 정의를 식별하라
Identify the Relevant Ordinary Definitions of the Words in the Claims
대부분의 단어는 여러 가지 의미를 가지고 있으며, 법원은 그 가운데 관련 있는 정의(Relevant Definition)를 선택해야 합니다. 사전의 정의 가운데 일부는 청구된 발명과 전혀 무관할 수 있기 때문에, 문제 된 청구항 용어의 여러 사전적 의미 중 발명자가 그 단어를 사용한 방식과 가장 일치하는 것을 확인하기 위해 항상 내부기록(Intrinsic Record)을 검토해야 합니다.
여기서 1단계와 2단계의 차이가 중요합니다. 1단계가 "어떤 사전·문헌을 찾을 것인가"라면, 2단계는 "찾아낸 여러 정의 중 어떤 정의를 채택할 것인가"입니다.
내부기록이 필터 역할을 한다
사전은 하나의 단어에 대해 복수의 정의를 제시합니다. 예를 들어 "on"은 "~의 위에", "~에 접하여", "~에 부착되어", "~하는 중에", "~에 관하여" 등 다양한 의미를 가질 수 있습니다. 특허 청구항에서 중요한 것은 사전의 모든 의미가 아니라, 발명의 기술적 문맥에서 가능한 의미입니다.
사전이 여러 후보 의미를 제공하면, 내부기록(청구항, 명세서, 도면, 출원경과)은 그 가운데 발명자가 실제로 어떤 의미로 사용했는지를 확인하는 필터 역할을 합니다. 설계회피 실무에서는 이 필터링 단계가 특히 중요합니다. 의뢰인에게 유리한 사전 정의만을 선택했다가 명세서 문맥에 의해 소송에서 쉽게 배척되는 상황을 피해야 합니다.
판례 사례: Inverness Medical Switzerland GmbH v. Warner-Lambert Co.
임신진단 시험지(Pregnancy Test Strip)에 관한 특허에서 문제 된 청구항 용어는 "on"이었으며, 쟁점은 "on"이 시험지 표면 위의 배치(Surface Disposition)를 의미하는지, 아니면 시험지 내부로의 함침(Impregnation)까지 포함하는지였습니다(309 F.3d 1373).
Federal Circuit은 1968년 사전과 1947년 사전을 기준으로 "on"을 위치적·기능적·시간적 문맥으로 나누어 검토했습니다. 그 결과 시간적 의미("특정한 날의 진행 중에 발생함" 등)는 문맥상 무관하다고 배제되었습니다. 중요한 것은, 법원이 "on"의 사전 정의가 표면 배치와 내부 함침을 모두 포함하고, 명세서 역시 두 가지 구조를 모두 개시하고 있으므로, "on"은 두 대안을 모두 포함하는 것으로 해석된다고 판시했다는 점입니다.
핵심 원칙: 복수 의미가 모두 관련되면 둘 다 포함될 수 있다
이 사건이 설계회피 실무에 주는 가장 중요한 교훈은 다음과 같습니다. 어떤 단어의 통상적 의미가 두 개의 관련 대안을 모두 포함하고, 명세서나 출원경과가 그중 하나만을 의도했음을 명확히 보여주지 않는 한, 청구항은 두 대안을 모두 포함하는 것으로 해석될 수 있습니다.
이는 설계회피자에게 경고입니다. 단어 하나를 좁게 읽어 제품 구조를 약간 바꿨다고 해서 반드시 문언침해를 피할 수 있는 것은 아닙니다. 특히 명세서가 여러 대안적 구조를 모두 개시하고 있다면, 청구항 용어도 그 대안들을 포괄할 수 있습니다. 반대로, 명세서나 출원경과가 특정 의미만을 반복적으로 강조하거나 다른 의미를 명시적으로 배제했다면, 청구항은 그만큼 좁게 해석될 수 있습니다.
3단계: 통상적 의미가 없는 용어를 모두 식별하라
Identify All Words in the Claims That Have No Ordinary Meaning, i.e., No Meaning Outside of the Specification
어떤 청구항 용어가 너무 넓어서 모호하거나, 일반사전과 기술문헌에서 독립적으로 확립된 의미를 갖지 않는다면, 법원은 그 의미를 명세서(Specification) 중심으로 해석하게 됩니다. 이는 특허권자에게는 "원치 않는 결과(Undesired Results)"가 될 수 있습니다. 넓게 쓰려고 한 청구항이 오히려 명세서의 좁은 실시예(Embodiment)나 수치범위로 제한될 수 있기 때문입니다. 반면, 설계회피자의 관점에서는 이것이 전략적 기회가 됩니다.
다음과 같이 네 가지 유형의 용어를 구분하면 이 단계의 실무 적용이 명확해집니다.
| 유형 | 예시 | 해석 방향 |
|---|---|---|
| 통상적 의미가 있는 넓은 용어 | connector, layer, server | 일반·기술 의미에서 출발 |
| 통상적 의미가 없는 모호 용어 | vivid colored appearance, automation code | 명세서 중심 해석 → 제한 가능성 ↑ |
| 특허권자가 특별히 정의한 용어 | "as used herein…" 형태 | 명세서의 특별 정의 적용 |
| 발명자의 조어(Coined Term) | 업계 의미 없음 | 명세서에서 의미 탐색 |
판례 ①: 주관적 형용사는 명세서의 수치범위로 제한된다
판례 사례: Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int'l., 316 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2003)
"vivid colored appearance(선명한 색상 외관)"라는 청구항 용어는 쉽게 정의될 수 없었습니다. "선명하다"는 표현은 주관적이어서 어느 정도 색상 차이가 있어야 하는지 객관적 기준이 없었기 때문입니다. 법원은 명세서에서 객관적 기준을 찾아, "vivid colored appearance"를 5.45%에서 405% 범위의 differential effect를 만들어내고, 최소 2.3% 이상의 효과를 내는 선글라스로 해석하였습니다. 겉으로는 넓어 보이는 청구항이 명세서의 수치범위에 묶인 사례입니다.
판례 ②: 업계에서 받아들여진 의미가 없으면 "강한 추정"도 없다
판례 사례: Irdeto Access, Inc. v. Echostar Satellite Corp., 383 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2004)
법원은 해당 기술분야에서 받아들여진 의미(Accepted Meaning in the Art)가 없는 다툼 있는 용어는 Texas Digital의 "강한 추정(Heavy Presumption)"을 누리지 못한다고 밝혔습니다. 업계에서 받아들여진 의미가 없는 경우, 그 청구항 용어는 특허 자체가 제공하는 범위까지만 해석됩니다. 따라서 출원인은 다툼이 생길 수 있는 용어에 대해 명세서에서 정확한 정의를 제공해야 한다는 교훈을 줍니다.
판례 ③: 상대적 표현은 명세서가 해석 기준이 된다
판례 사례: On-Line Technologies, Inc. v. Bodenseewerk Perkin-Elmer GmbH, 386 F.3d 1133 (Fed. Cir. 2004)
"substantially spherical … having a cylindrical component added thereto(원통형 구성요소가 추가된 실질적으로 구형인)"라는 표현은 반사면(Reflective Surfaces)에 적용될 때 해당 기술분야에서 정확하고 일반적으로 이해되는 의미가 없었습니다. 법원은 그 표현이 해당 특허에서 어떻게 사용되었는지 알기 위해 명세서를 참고하였습니다. "substantially", "approximately", "about" 류의 상대적 표현은 객관적 경계가 불명확할 경우, 명세서의 도면·수치·기능적 설명이 해석 기준이 됩니다.
판례 ④: 사전 정의가 너무 넓으면 실질적 의미가 없다
판례 사례: Altiris, Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2003)
"automation code"의 "automation"에 대한 사전 정의는 너무 넓어서 실질적 의미가 거의 없었습니다. 특허권자가 청구항의 명확성을 떨어뜨리는 표현을 선택했기 때문에, 법원은 명세서에 의존하여 그 문구를 해석했습니다. 소프트웨어 특허에서 "module", "engine", "logic", "manager" 같은 포괄적 용어를 청구항에 사용할 때는 특히 주의가 필요합니다. 이런 용어들은 명세서에 기재된 특정 알고리즘·구조·절차로 제한될 가능성이 높습니다.
판례 ⑤: 사전 정의 자체가 없는 경우
판례 사례: Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2003)
포장장비 분야의 "flight bars"라는 용어에 대한 사전 정의가 없었습니다. 법원은 명세서에 나타난 사용례와 구성 설명을 통해 통상적 의미를 결정했습니다. 산업 장비·제조공정 특허에서는 특정 업계 또는 특정 기계 구조에서만 쓰이는 실무적 용어가 많습니다. 이런 용어가 명세서에 충분히 설명되어 있지 않다면, 법원은 명세서에 기재된 구체적 구조에 제한하여 해석할 수 있습니다.
실무 적용 체크리스트
앞서 살펴본 1~3단계를 설계회피 의견서 작성에 실제로 적용할 때는 다음 순서를 따르는 것을 권장합니다.
- 청구항에 포함된 모든 용어를 추출하고, 각각을 일반어·기술용어·특허 고유 용어로 분류한다.
- 일반어는 특허 기준시점에 가까운 영어사전에서 의미를 찾는다.
- 기술용어는 기술사전·전문서·표준문서·선행기술 특허에서 의미를 찾는다.
- 수집된 자료 중 발명의 기술적 문맥과 관련 있는 정의를 선별하고, 무관한 정의는 그 이유와 함께 배제한다.
- 표준화 초안·의견수렴 문서는 확립된 의미를 보여주는 자료인지 여부를 별도로 검토한다.
- 모든 외부증거는 명세서와 출원경과(내부기록)에 비추어 재검증한다.
- 명세서 밖에서 독립적인 통상적 의미를 갖지 않는 용어를 식별하고, 해당 용어가 명세서의 어떤 실시형태·수치·기능·목적과 연결되어 제한될 수 있는지를 분석한다.
- 설계변경팀에는 "어떤 구성요소를 어떻게 바꾸면 어떤 청구항 제한에서 벗어날 수 있는지"를 구체적이고 실행 가능한 지침으로 전달한다.
마치며
1~3단계는 회피설계 전체 과정의 인식론적 출발점입니다. 청구항 용어의 의미를 제대로 파악하지 못한 채 제품 수정을 시작하면, 법적 근거 없는 설계변경에 그치거나 오히려 균등침해(Doctrine of Equivalents)의 위험을 키울 수 있습니다.
핵심은 다음과 같습니다. 첫째, 용어를 일반어와 기술용어로 분류하여 최적의 외부증거를 찾아낼 것. 둘째, 사전의 여러 정의 가운데 내부기록과 부합하는 관련 정의를 선별할 것. 셋째, 통상적 의미가 없거나 모호한 용어를 전략적으로 활용하여 명세서에 기반한 청구항 축소 논리를 구축할 것. 이 세 가지 작업이 유기적으로 연결될 때, 비로소 법적으로 견고한 회피설계의 토대가 마련됩니다.
다음 글에서는 4~6단계, 즉 명세서와 출원경과(내재적 증거)를 통해 청구항 권리범위를 추가로 좁히는 방법을 다루겠습니다.
