우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편)

 I.     들어가는 말

발명은 사람의 지적 창작물이라 유체물과 달리 다른 사람이 동시에 또는 다른 시기에 같은 사상을 점유(?)할 수 있다. 그러한 창작물에 대한 권리가 경합될 경우 누구의 권리를 보장할 것인지에 대해 처음 땅을 개척하여 첫 농산물을 경작한 자에게 그 땅과 경작물의 권리를 인정하는 보편적인 원칙에 따라 새로운 첫 창작물만을 그 발명자의 고유의 지적 창작물로 인정하여 왔다. 특허법은 발명자가 특허제도를 적극적으로 이용하도록 하기 위하여 자신의 발명에 대해 특허출원을 통해 제일 먼저 특허를 받을 수 있는 권리를 행사하는 자에게 권리를 인정하고 있다. 우리는 이를 “선출원주의”(First-To-File system)라고 한다.

따라서 발명자는 자신의 아이디어가 구체적인 사상으로 구상되면 서둘러 특허출원을 한다. 이에 따라 발명자는 마치 배가 닻을 내리면 배와 연결된 닻의 밧줄 범위 내에서 자신의 점유를 인정받듯이 그 범위에 있는 아이디어를 선점하게 되었다.

그러나 상용화될 수준으로 성숙되지 못한 발명에 특허출원을 서두르다 보면 그 발명을 개량하거나 추가할 영역이 많이 남게 된다. 자칫 후속 발명자에게 실질적인 이익을 빼앗기기 쉽고 오히려 후속 출원에 의해 첫 발명자가 내린 닻을 중심으로 자신의 발명활동이 갇힐 수 있다. 그러나 첫 닻을 내린 발명자가 자신의 선출원 발명을 구체화 또는 개량·추가하여 후속 발명하고 이를 통상의 출원절차로 다시 출원하면, 자신의 선출원과 동일 발명이라는 이유로 거절될 수 있고, 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 개량된 발명을 추가하면 새로운 사항을 추가하였다는 이유로 거절될 수 있다.

물론 최초 명세서에서 누락된 부분을 추후 보정을 통해 추가하는 것이 불가능한 것은 아니다. 최초 명세서에서 암시적이거나 내포되어 있는 사항인 경우에는 누락된 부분을 추후에 추가 보정할 수 있다. 그러나 새로운 사항 (new matter)은 추가할 수 없다. 이러한 불편을 해소하기 위하여 모출원과 자출원을 하나의 출원으로 묶을 수 있는 우선권 주장출원 제도를 마련할 필요가 생겼다. 이미 해외발명자는 새로운 사항을 포함한 조약우선권 주장(부분우선권)출원 제도를 이용하여 모출원에 대한 우선권 혜택을 받고 있었다.

이에 따라 유럽연합을 제외한 한국과 미국, 일본, 중국 등 많은 국가는 자신이 내린 닻의 범위에 있는 발명활동의 성과물을 경제적으로 빠짐없이 보호될 수 있도록, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 후출원의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 우선권 제도를 마련하였다. 

이를 우리나라는 ‘국내우선권주장’ 출원제도(특허법 제55조)라고 부르고, 미국은 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원제도(35 U.S.C. §120, §121, CFR 1.53 (b))라고 부른다.

 ※ 본고에서 편의상 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 통칭하여 “우선권주장출원”이라고 부르기로 하고 최초 선출원을 부모출원, 우선권주장출원을 자녀출원이라고도 부르기로 한다.

II.     문제의식

우선권주장출원 제도는 모출원과 공통된 사항만이라도 모출원일로 소급되도록 설계되었다. 적어도 발명자가 처음 내린 닻의 범위는 보장하겠다는 의도가 담겨 있다. 그러나 이 제도는 선출원과 후출원의 동일성을 판단함에 있어서 특허출원의 청구항 기재 발명의 구성요소별(element-by-element)로 심리하는 단계까지는 발전하지 못하였다. 대신 청구항별(claim-by-claim)로 심리하는 제도에 머물렀다. 좌고우면하다보니 첫 발명자가 처음 내린 닻의 밧줄 범위의 후속 발명을 충실히 보호하려는 취지에서 한걸음 물러섰다. 사실 후속 발명에 대해 새로운 출원을 독립적으로 여러 개 하는 것과 비교하여 경제적 효과와 관리의 편의성을 제외하면 뚜렷한 장점이 거의 없다는 비판도 뒤따랐다. 오히려 단점과 주의할 점이 더 많다.

 예를 들어 부모출원이 “~하는 단계 1과 ~ 하는 단계2로 구성된 발명 A” (=단계1+단계2)를 개시하고 있는데, 자녀출원에서 발명 A에 “~ 하는 단계3”을 추가한 발명 B (=단계1+단계2+단계3)를 출원한 경우 자녀출원은 부모출원일의 우선권 혜택을 인정받기 어려워, 부모출원일 이후 방법 A (=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 등록 거절의 근거로 사용될 수 있다. 즉 자녀출원의 선행기술이 될 수 있다.

 방법 A (=단계1+단계2)는 부모출원에 개시된 발명 A와 공통된 사항이므로 발명 A 부분은 부모출원일로 소급되고 따라서 부모출원 이후 방법 A (=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 자녀출원에 대해 선행기술의 지위가 없다고 생각하기 쉬우나 그렇지 않다. 현행 우선권 주장출원제도는 구성요소별(element-by-element)로 판단하지 않고 청구항별(claim-by-claim)로 판단한다.

“~ 하는 단계3”을 추가한 발명 B (=단계1+단계2+단계3)을 새로 출원하는 것과 다르지 않다. 이러한 판단은 미국이나 우리나라나 다르지 않다.

 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원은 단점이 더 많다. 자녀 출원의 우선권 혜택 인정여부와 관계없이 출원일 자체가 소급되므로 존속기간도 짧아진다. 그나마 우리나라는 우선권혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것은 아니고 등록요건 등의 소정의 요건 심리에서 부모출원일로 심사할 뿐이어서 존속기간이 짧아지는 단점은 없다. 

1)     미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원의 경우 부모출원이 특허청에 계속 중이면 언제든지 자녀출원(CIP)을 할 수 있고, 자녀출원(CIP)에 대해서도 계보를 이루어 사슬처럼 손자출원(CIP)을 계속할 수 있다. 우선권 혜택을 받는 청구항을 유지하면 우선권 주장의 사슬은 유지된다. 자녀출원(CIP)을 해도 부모출원은 특허청에 계속 살아 공개될 수 있으며 자녀출원(CIP)이 우선권 혜택을 받지 못하고 부모출원이 자녀출원(CIP)의 출원일로부터 1년 전에 공개되었다면 부모출원이 자녀출원(CIP)의 신규성 및 진보성 심리의 선행기술이 될 수 있다 (좀더 구체적으로는 부모출원이 공개되기까지 1년 6월, 그리고 부모출원이 공개된 후 부모출원이 자녀출원(CIP)에 대한 선행기술에서 배제되는 기간 1년(AIA 35 U.S.C. 102(b)(1))을 합쳐 총 2년 6월 동안 부모출원은 자녀출원(CIP)에 대한 선행기술적격이 유예된다). 또한 특허의 존속기간의 단축이란 단점과 함께, 부모출원/특허에서 하였던 이전 주장(다툼) 및 진술은 후속 자녀(CIP)출원에 대한 특허에서 청구항에 기재된 용어를 좁게 해석하는 데 근거가 될 수 있음에 주의하여야 하고 만약 부모출원과 자녀출원과 손자출원이 우선권주장의 사슬로 연결된 경우 자녀출원의 존속기간을 확대하고자 자녀출원의 청구범위를 보정하여 부모출원과 공통된 청구항을 삭제한 경우 손자출원의 우선권 혜택이 사라질 수 있다는 점도 주의하여야 한다. 또한 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원의 경우 발명자 선언서를 새로 작성하여 제출하여야 한다. 부모출원(선출원)에 제출한 발명자 선언서의 복사본을 체출해도 되는 계속출원(CA)이나 분할출원(DA)과 다르다. 또한 부모출원(선출원)일이 2013년 3월 16일 전이고, 그에 기초한 계속출원(CA)(또는 분할출원(DA) 포함)이 그 이후인 경우 계속출원(CA)의 청구항의 유효출원일은 선출원일로 되므로 계속출원(CA)은 개정 AIA에 따른 “선출원주의”(First-To-File system)가 적용되지 않으나 일부계속 (CIP)출원의 경우 개정 AIA에 따른 “선출원주의”(First-To-File system)가 적용된다. 이에 따라 종래 선발명주의(First-To-Invent system)에서 선행기술 적격이 없던 참조문헌이 선행기술 자격을 획득할 가능성이 있다. 계속출원(CA)(또는 분할출원(DA) 포함)은 개정 AIA에서도 선출원일이 유효출원일이 되므로 그럴 걱정이 없다. 또한 PCT 국제출원시 PCT 절차에 따라 미국으로 진입하지 않고 PCT 국제출원을 기초로 바로 미국에 계속출원, 분할출원, 일부계속출원을 할 수 있다. 이를 우회 계속 (bypass continuation) 출원이라고 하는데, 지면의 한계와 관심주제에 집중하기 위하여 본 고에서는 다루지 않기로 한다. 2)     한국의 국내우선권주장출원 반면 한국의 국내우선권제도는 미국의 일부계속 (CIP)출원과 달리 부모출원(선출원) 일로부터 1년 내에만 우선권이 주장이 가능하다. 1년이내라면 우선권주장출원을 하고 이를 다시 부모출원으로 하여 우선권 주장출원을 하는 것은 가능하나 그 경우 부모출원과 자녀출원의 공통된 내용에 대한 우선권 혜택이 사라진다. 또한 미국과 달리 국내우선권 주장 출원이 있으면 부모출원은 그 선출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 등록 또는 거절결정이 확정되지 않는 한 취하된 것으로 본다. 물론 우선권 주장을 취하하면 취하간주되지 않는다. 따라서 부모출원과 자녀출원이 경합되는 경우는 발생하지 않는다. 부모출원(선출원)이 공개되기 전에 자녀출원(국내우선권 출원)이 행해지므로 부모출원은 자녀출원(국내우선권 출원)에 대하여 선행기술로 작용하지 않고 우선권혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것은 아니므로 존속기간은 자녀출원(국내우선권 출원)일로부터 새로 시작한다.

 실질적으로 미국과 한국의 심사에서 차이를 보이는 것은 동일성 판단에 있다. 이러한 점은 실무적으로 많은 어려움을 가져온다. 전문가의 도움이 절실한 논점이 많다. 구체적인 차이는 아래 표에 요약하지만 우선권주장의 인정과 관련된 동일성 판단에 대한 미국과 한국의 차이는 실제 사례를 각색한 “III. 질의응답”편에서 다루기로 한다.

우선 우리나라 특허제도 내에서 국내우선권주장 출원의 유용성과 관련해서 더 살피면, 우리나라는 새로운 사항 (new matter)을 국내우선권주장 출원하지 않고 새로운 출원 (new application)을 하면 출원인이 같으므로 특허법 제29조 제3항 (확대된 선원의 지위)가 적용되지 않으나 특허법 제36조(선출원) 요건이 적용될 수 있다. 이때 선출원과 후출원 사이에 확연한 차이를 만들지 못하면 실질적으로 동일하다는 판단이 가능해질 수 있다 (그러나 실질적으로 동일하다는 원리를 이용하여 등록요건의 판단과 등록 후 권리범위 행사의 범위에 관한 판단을 일치하여야 하는지 의문이며 선출원 요건의 심리에서 동일성 판단은 엄격하게 사실의 문제로 존재여부만 판단하여야 할 것이다). 그러나 국내우선권 주장출원을 하면 특허법 제36조(선출원) 요건이 적용되지 않는다. 즉 선출원과 후출원사이의 차이가 확연하지 않을 때 비로서 여러 논란에서 벗어나 유용하다. 

1) 동일성 판단은 신규성 판단에서의 동일성 판단, 우선권 인정 판단에서의 동일성 판단, 선출원요건의 동일성 판단, 진보성 판단의 인용기술의 특정에서 동일성 판단, 무권리자 출원 판단에서의 동일성 판단 등 다양한 판단에 동일하게 사용된다. 2) 미국이나 유럽은 동일성 판단은 사실의 증거에 의해 판단하는 문제로 본다. 사실의 증거에 의해 선행문헌에 개시되었는지를 판단한다. 이때 명시적으로 개시된 것뿐만 아니라 묵시적 개시도 포함한다. 묵시적 개시 여부는 가능성에 대한 판단이 아니고 필연성의 판단으로 제한된다. 또한 이러한 개시는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도의 개시이어야 한다. 이를 충족하지 못하는 경우에는 동일성 판단의 선행문헌 적격이 부정된다. 미국 연방항소법원은 일관되게 신규성 위반여부를 판단함에 있어서 선행문헌에 동일성 있는 발명이 기재되어 있기는 하지만 실시가능하게 개시(enabling disclosure)되지 않는 경우 신규성 적용의 선행문헌이 될 수 없다고 판시하고 있다 (Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986)). 3) 반면 우리나라는 독특하게 진보성 판단의 효과를 가미한 실질적 동일판단 기준을 사용하고 있다. 두 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 동일하다고 판단한다. 구성의 차이가 있음에도 효과를 고려한 판단은 사실 동일성 판단의 영역이 아니라 진보성 판단의 영역이다 (이진수, 최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 ―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.061 (48 pages) 참조). 심지어 이런 실질 동일 판단의 원리를 적용하면 구성요소가 일부 없는 경우에도 구성완비의 원칙 (all elements rules)이 무시되고 동일하다는 판단이 가능해진다. 일부 구성요소가 없는 경우 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 고려하면 일관되지 않다. 일부 구성요소가 없는 경우는 일부 구성요소가 대체되어 균등론이 적용되는 영역과도 다른 차원이며 침해판단에서 실질적인 차이가 있는지에 대한 판단의 원리가 등록요건의 판단에서 동일성 판단에 차용되는 것이 타당한지도 의문이다. 최근 대법원에선 명시적 또는 묵시적 개시인지 또는 통상의 기술자가 이해할 수 있는 지를 기준으로 판단한 사례가 늘고 있다. <참고>  A. 명세서 실시가능요건 블로그 보기  B. 이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 : 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여", 지식재산연구, 한국지식재산연구원 (2020)

 이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

 (우선 이번 편에서는 다음 편에서 다룰 질의만 실어 놓았다. 다음 편에서 질의에 대한 답변을 달도록 하겠다)

III.     질의 및 응답 (Q&A)

1.     질문 1

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서의 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입(prototype)을 만들어 보았습니다. 실제 프로토타입의 마우스가 잘 작동하는 것을 확인하자 특허출원을 하려고 하였으나 비용도 아끼고 제품 사진만으로 특허출원이 가능하다는 정보를 입수하고 아래 사진을 명세서 대신 첨부하여 “임시명세서 출원” 형식으로 부모출원을 하였습니다. 그 이후 개인 컴퓨터 제조사들은 앞다투어 마우스를 개발하여 출시하기 시작하였고 발명가 A는 컴퓨터용 마우스의 구성과 작동에 관한 설명을 추가하여 부모출원를 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 이 컴퓨터 마우스 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? 사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

 

2.     질문 2

설치 공간이 자유로운 책상을 개발하는 과정에서 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자 마자 구조 A (외다리를 가진 책상)를 개시하여 처음 부모출원을 하였습니다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서 최초 부모출원의 명세서에 기재한 작동 원리는 같으나 외다리를 접을 수 있는 변형 실시예 B (접이식 외다리를 가진 책상)를 채택하였습니다. 최초 부모출원에는 변형이 가능한 실시예로 B (접이식 외다리를 가진 책상)에 대해 간단히 언급 만하고 ‘외다리의 접이 구조’에 대해 기재하지 못하였습니다. 마침 가구 업계에 외다리 구조에 대한 바람이 불기 시작하였고 외다리 구조를 가진 책상이 출시되기 시작하였습니다. 이에 구조 B (외다리 접이 구조를 가진 책상)를 청구범위 및 명세서에 기재하여 부모출원을 기초로 우선권주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 구조 B에 대한 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요?

 

3.     질문 3

개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계가 있을 것으로 생각하고 소비자 동선에 대한 데이터를 받아 소비자에게 상품을 추천하는 방법을 인공지능과 관련된 딥런닝 모델로 구현하는 아이디어를 프로그래밍하고 부모출원을 하였습니다. 그러나 부모출원 당시에는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못하여 데이터의 상관관계에 대한 기재를 하지 못하고 일반적인 딥런닝 예측 모델과 상품추천방법에 대한 알고리즘만 기재하고 상품추천의 프로세스와 관련된 기술적 구현수단을 구체적으로 기재하지 못하였습니다. 마침 데이터 공학 분야 잡지의 기고문에 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 관한 빅데이터 분석결과 일부가 실렸고, 이에 부모출원을 기초로 데이터 상관관계에 대한 설명과 그 결과에 대한 실증예를 추가하고 빅데이터 데이터의 상관관계를 이용한 프로세스와 관련된 기술적 구현수단을 추가하여 우선권주장한 자녀출원을 하려고 합니다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급받는 혜택을 누릴 수 있을 까요?

 

4.     질문 4

바이오 생물 연구소의 한 연구원은 생체 내에서 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열을 발견하고 그 DNA서열을 포함하고 있는 “소정의 gDNA(genomic DNA) (A)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 발명하였습니다. 연구원은 자신의 발명을 처음 부모출원을 하면서 명세서에 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용한 gDNA (A)를 기재하였습니다. 연구원은 부모출원 이후 리서치를 계속한 결과 동일한 Exon 서열을 가지고 있으면서도 좀더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA (B)가 있는 세포를 발견하고 “소정의 gDNA(genomic DNA) (B)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 명세서와 청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였습니다. gDNA (B)는 최초 부모출원의 명세서에 기재한 gDNA (A)과 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각이 일부 다르지만 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열이 완전히 일치하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있는지요?  ※     참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용되는 DNA 원본으로 특정 단백질을 코딩 하는 Exon과 특정 단백질을 코딩하지 않는 Intron의 불연속적인 구조로 이루어져 있습니다. ※     유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술 자체는 종래 알려진 기술로, 유전자라고 불리는 gDNA(genomic DNA) 원본으로부터 전사(Transcription)라는 과정을 통해 mRNA라는 단백질 합성의 주형을 만들고 그 mRNA 주형으로 상보적 DNA (cDNA)을 합성하고 DNA를 증폭시키는 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 통하여 최종 산물인 단백질을 만드는 기술입니다. 이때 mRNA 주형을 만드는 과정은 먼저 gDNA(genomic DNA) 원본을 그대로 복제한 다음, 제한효소로 중간 중간에 끼여 있는 불필요한 Intron 부분을 잘라 제거하고 원하는 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 조각 만을 서로 이어 붙여 하나의 완전한 mRNA로 만드는 과정입니다. 따라서 주형이 되는 mRNA는 Exon 들만 연결된 구조로 이루어지고 이에 의해 합성된 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖습니다. 따라서 불필요한 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 특정 DNA와 일치하는 유전자 Exon 조각의 서열이 동일한 gDNA을 이용하면 동일한 단백질을 만들 수 있습니다.

 

5.     질문 5

발명가 P 약사는 수십년간 약국을 운영하면서 위산분비 억제제 A와 위산을 중화시키는 제산제 B를 함께 사용할 경우 소화성 궤양의 치료에 탁월한 효능을 보인다는 사실을 발견하고, 다년간 임상 경험을 통해 취득한 용량과 비율로 위산분비 억제제 A와 제산제 B를 혼합한 소화성 궤양의 치료제를 특허출원 (부모출원)하였습니다. 이후 발명가 P 약사는 후속 연구를 계속하던 중에 위산분비 억제제 A를 점막보호제 C와 병용할 경우 위산분비 억제제 A의 흡수가 지연되어 치료 효능이 감소한다는 사실을 발견하고 자녀출원하면서 청구항에 "치료제의 조성에는 점막보호제 C가 포함되지 않는다"는 부정적 구성요소 (negative elements)를 추가하였습니다. 최초 부모출원의 명세서에는 위산분비 억제제 A와 함께 점박보호제 C를 사용하면 왜 바람직한지를 기재되어 있었을 뿐 아니라 같은 문장에서 또한 위산분비 억제제 A와 함께 제산제 B를 사용하면 왜 바람직한지도 기재되어 있었습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요?

 

6.     질문 6

발명가 A는 “발광층이 InGaN로 구성되고 클래드층으로 GaN를 사용된 발광다이오드”를 발명하였습니다. 이를 특허출원(부모출원)하였는데, 명세서에 클래드층의 물질로 GaN를 주로 설명하였으나 기타 InGaAlN 등의 클래드층이 사용된 경우도 동일한 효과가 있다고 기재하였습니다. 이후 발명가 A는 후속 개발을 계속하는 과정에서 클래드층의 물질로 Al(알루미늄)을 포함한 GaAlN를 사용하는 것이 더 상용화에 유리하다고 판단하고 “발광층은 InGaN로 구성되고, 클래드층은 GaAlN로 구성된 발광다이오드”를 청구항으로 하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요? ※     참고로 일반형 LED 칩의 구조는 빛을 발광하는 하나의 활성층과 이를 둘러싼 두 개의 양쪽 클래드층으로 이루어집니다. 클래드층은 전극에 접하여 있고 각각 n-doping 되거나 p-doping 되어 있다. 도핑된 클래드층 극성에 맞게 전극을 통하여 전압을 인가하면 n-doping된 클래드층은 전자를, p-doping된 클래드층은 정공을 공급하여 전류가 흐르면서 이들 전자와 정공이 가운데 활성층에서 결합하여 빛을 발광합니다. 보통 클래드층은 AlxInyGa1-x-yN (0≤x, y, x+y≤1) 물질이 사용됩니다.

 

7.     질문 7

발명가 A는 전투기의 공기저항을 줄이고 조립시간을 줄이고자 “납작머리 리벳으로 결합된 비행기 날개”를 발명하고 이를 특허출원(부모출원)하였습니다. 이후 다양한 체결기구를 연구한 끝에 양쪽에서 작업할 수 없는 장소에 사용할 수 있는 “슬리브 블라인드 리벳”과 “특수 볼트와 너트”를 추가로 개발하고 이를 명세서에 추가하면서 청구항은 다양한 실시예를 포괄할 수 있도록 좀더 넓게 “체결기구로 고정된 비행기 날개”으로 기재하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요?

 

8.     질문 8

발명가 A는 “구성 A, B, C로 결합된 발명”을 개시한 부모출원을 하였다. 부모출원 당시 “A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌”이 존재하였다. 이후 동종업계에서 “구성 A와 B와 C가 결합된 제품”이 출시되기 시작하였습니다. 이에 발명가 A는 “구성 A와 B가 결합된 발명”을 청구발명으로 하고 명세서에 “구성 A와 C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예”와 “구성 A, B, C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예”를 개시한 자녀출원을 하였습니다. 심사관은 자녀출원의 “구성 A와 B가 결합된 청구발명”은 “A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌”에 의해 신규성이 없는 발명이라는 거절이유를 통지하였습니다. 발명가 A는 심사관의 거절이유를 검토하는 과정에서 사실 구성 A는 필수적이나 구성 B와 C는 서로 대체 가능하다는 점을 확인하였고 B가 아직 비싸고 신뢰성이 확보되지 않아 “구성 A와 C가 결합된 구조”가 더 경쟁력이 있을 것으로 판단했습니다. 따라서 청구 발명을 “구성 A와 C가 결합된 발명”으로 보정하려고 합니다. 이 경우 발명가 A는 특허를 받을 수 있을까요?

 

9.     질문 9

발명가 A는 “병 상단에 회오리 돌기 모양이 형성된 음료용기”를 특허와 디자인으로 부모출원하였습니다. 부모출원에는 병 상단 “외벽”에 회오리 돌기가 형성된 용기가 개시되어 있었습니다. 이후 발명자는 병 상단과 어깨에 회오리 모양을 한 음료를 광고하고 출시하였고 그 음료는 국내 음료 시장에 돌풍을 일으켰습니다. 이에 동종업계에서는 병 상단의 “내벽”이 회오리 모양을 한 다양한 음료를 출시하기 시작하였습니다. 회오리 돌기가 “내벽”에 형성되면 음료의 흐름이 회오리처럼 와류로 변경되는 효과가 발생합니다. 이에 발명가 A는 명세서와 도면에 유리 액체를 요철 틀에 압출 성형하여 병 상단 “외벽”과 “내벽”이 함께 회오리 요철로 형성된 용기를 추가한 자녀출원을 하면서 청구항은 부모출원 그대로 “병 상단의 회오리 돌기 모양으로 형성된 음료용기”로 유지하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요? 특허를 받을 수 있을까요?

 

IV.    결론

 <다음편에서 계속됩니다>