우선권주장의 오해 풀기 (5편) - 대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결 -

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (5편)
- 대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결 -

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교(4편)에 이어지는 질문5편의 질의 및 응답 (Q&A)을 잠시 미루고 잠시 최근 대법원 판결과 관련된 시사점을 다루고자 한다. 

소개하려는 이 사건은 우선권주장에 관한 최근 대법원 판례이다. 

이 사건은 우선권주장의 동일성 판단기준을 실질 동일 판단이 아니라 명세서 기재의 실시가능성요건을 적용하여 판단하였다.  그  의미가 크다.

또한 실무적으로 실수하기 쉬운 특허의 정정과 관련하여 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하기 위한 사유로 발명의 설명 또는 청구범위를 정정하여 청구범위에 기재된 구성과 발명의 상세한 설명의 내용을 완전히 일치시키는 정정은 허용되지 않는다는 점을 분명히 하였다.  주의를 요한다.

1. 이 사건의 시사점#1

우선권주장의 동일성 판단에서 자녀출원의 청구항 기재 발명이 선출원(부모출원)의 최초 명세서에 실시 가능하게 기재되지 아니하였음을 이유로 자녀출원의 그 특허요건 판단일을 우선권 주장일(부모출원일)이 아닌 자녀 출원일(1999. 11. 9.)로 보고, 부모출원일이후 자녀출원일 이전에 반포된 선행문헌의 선행기술의 적격을 인정하였다.

  가. 이 사건에서 대법원은 「파리협약」의 당사국에 특허출원을 한 후 “동일한 발명”을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 ‘우선권 주장일’이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 되는데, 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 해석하였다. 

   여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 등 참조)고 판시하였다.

  나. 이 사건 대법원과 원심 특허법원과 특허심판원은 모두 제1항, 제2항 및 제4항 발명이 리툭시맵과 플루다라빈 및 시클로포스파 미드의 치료학적 조합물의 CLL의 치료제로서의 “의약용도”에 관한 발명임에도 불구하고, 명세서에 CLL의 치료를 위해 실제로 화학요법제 중 플루다라빈 및 시클로포스파미드와 리툭시 맵을 투여하는 치료학적 조합물의 약리효과를 확인할 수 있는 시험예 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 내용이 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 제1항, 제2항 및 제4항 발명과 관련하여 이 사건 특허발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되지 못하였으며 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 못하였다고 판단하였다. 이 판단에서도 청구항의 구성요소별(element by element)로 분리하여 대비한 것이 아니라 청구항 발명 전체별 (claim by claim)로 대비하였다. 다만 청구발명의 핵심 특징을 중심으로 설시하였을 뿐이다.

  따라서 이 사건 특허발명은 원심 판시 이 사건 선출원의 최초 명세서에 기재된 발명에 해당하지 않아, 그 특허요건 판단일은 우선권 주장일이 아닌 출원일(1999. 11. 9.)이 되고, 그 이전에 반포된 원심 판시 선행발명 5는 선행발명의 적격을 갖게 되고, 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 판단했다.

  다. 이 사건 대법원과 원심 특허법원은 이 사건 제3항 및 제5항 발명은 ‘균일용량으로 계속 투여 방식’으로 항-CD20 항체(리툭시맵)의 투여용량이 500 내지 1500 ㎎/㎡을 투여하는 CLL를 치료하는 의약용도발명인데, 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/㎡의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없고 이에 관한 용량의 계속 투여방식에 따른 치료학적 조합물의 약리효과를 확인할 수 있는 시험예 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 내용이 기재되어 있지 않았다고 판단하였다 (한걸음 더 나아가 실시가능하게 기재되었다고 보기 어렵다고 명시했다면 금상첨화이었을 것이나 원심이나 심판원에서는 이미 그런 취지를 판시하였다)

   ※ 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 매주 약 .375 mg/kg 투여하는 ‘균일용량으로 계속 투여 방식’과 375 ㎎/㎡를 먼저 투여하고, 이어서 500 내지 1500 ㎎/㎡를 후속 투여하는 ‘계단식 상승 투여 방식’을 각각 다른 실시예로 기재되어 있었다.

  따라서 이 사건 제3항 발명과 그 종속항인 이 사건 제5항 발명 모두 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 않으므로, 그 특허요건의 판단일은 우선권 주장일이 아니라 출원일(1999. 11. 9.)이 되어야 하고, 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였다.

  라. 이 사건의 대법원과 원심 특허법원이 종래 우선권 주장의 인정여부와 관련하여 두 발명의 실질 동일여부를 판단한 것이 아니라 자녀출원의 청구발명이 부모출원의 명세서에 실질적으로 실시 가능하게 기재되었느냐를 기준으로 판단하였다는 점에서 의미가 크다.

2. 시사점#2

청구범위가 명확하게 해석될 수 있음에도 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하기 위한 사유로 발명의 설명 또는 청구범위를 정정하여 청구범위에 기재된 구성과 발명의 상세한 설명의 내용을 완전히 일치시키는 정정은 부적법하다.

  가. 특허의 등록이후 명세서(청구범위 포함) 또는 도면의 정정은 정정의 결과가 정정 전의 청구범위를 실질적으로 확장하지 않는 범위 내에서 i) 청구범위의 감축, ii) 동일한 의미에서의 잘못된 기재의 정정 (이하 “오기정정”), iii) 분명하지 아니한 기재를 명확히 하거나 불일치나 모순을 해결하기 위한 정정 (이하 “석명정정”)인 경우에 한하여 허용된다. 이때 석명정정은 청구범위 감축이나 오기정정과 달리 정정 후 청구 발명이 출원시 독립하여 특허받을 수 있을 것(이하 “독립특허요건”)을 요하지 않는다.

  나. 석명정정과 관련하여 주의할 것은 정정한 내용과 관련한 정정 전 내용이 명확하게 해석될 수 있음에도 석명정정을 이유로 발명의 설명 또는 청구범위를 정정하여 청구범위에 기재된 구성과 발명의 상세한 설명의 내용을 완전히 일치시키는 정정은 허용되지 않는다는 것이다. 

  관련하여 발명의 상세한 설명의 정정이 부적법하다고 판단받은 사건 (대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결)과 청구범위의 정정이 부적법하다고 판단받은 이 사건 (대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결의 원심결 2015당5148)을 기억하는 것이 실무에 도움이 된다. 

  다. 이 사건에서 특허권자는 정정 전 청구항에 기재되지 않았으나 발명의 상세한 설명에 의해서 지지되는 사항을 정정 후 청구항에 추가하였다, 그러나 법원은 정정 전 청구범위가 명확히 해석되므로 석명정정에 해당하지 않아 부적법하다고 판단하였다 (대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결의 원심결 2015당5148). 

   ※ 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항에서 ‘항-CD20 항체’를 ‘리툭시맵’으로 정정하고(이하 ‘정정사항 1’이 라 한다), 이 사건 제2항 및 제5항 발명을 삭제하고(이하 ‘정정사항 2’라 한다), 이 사건 제3항 발명에서 ‘치료적 유효량’을 ‘치료적 유효량이 375 ㎎/㎡의 제1 투여량 및 500 내지 1500 ㎎/㎡의 연속적인 후속 투여량’으로, ‘500 내지 1500 ㎎/㎡의 용량’을 ‘500 내지 1500 ㎎/㎡의 연속적인 후속 용량’으로 정정(이하 ‘정정사항 3’이라 한다) 하였다.

  특허권자(피청구인)는 이 사건 특허발명에서 리툭시맵의 주기적 투여에 관한 치료학적 유효량과 관련하여, (i) 항-CD20 항체가 주기적으로 수회 투여된다고 기재되어 있는 점, (ii) 균일용량으로 계속 투여 및 계단식 상승 투여 2가지의 투여 방식이 기재되어 있다는 점, (iii) 정정 사항은 실시예의 내용을 그대로 반영한 것이라는 점 등을 고려하여 볼 때, 이 사건 정정은 정정 전 청구항 3 발명의 내용을 실질적으로 변경함이 없이 단지 ‘치료적 유효량’을 발명의 상세한 설명의 전체 기재 및 실시예 3에 기초하여 보다 명확하게 기재한 것이므로 이 사건 정정은 적법하다고 주장하였다.

  그러나 특허심판원은 이 사건 정정에서 정정사항 1 및 2는 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당되나, 정정사항 3은 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 중 어디에도 해당하지 않을 뿐만 아니라, 그로 인해 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것이므로 이 사건 정정청구는 부적법한 것으로 인정되는바, 정정 전 청구항을 기준으로 무효여부를 판단하였다.

  구체적으로 정정사항 3은 하기 [표 2]에 나타낸 바와 같이 <투여용량>에 관하여 375 ㎎/㎡를 추가하고,  <투여방식>에 대해서는 375 ㎎/㎡를 먼저 투여하고 이어서 500 내지 1500 ㎎/ ㎡를 투여하는 방식으로 정정한 것인데, 

     i) 『투여용량』과 관련하여, 정정 후 추가된 제1 투여량인 ‘375 ㎎/㎡의 용량’은 정정 전 투여량인 ‘500 내지 1500 ㎎/㎡의 용량’에 포함되지 않는 용량이고, 따라서 ‘제1 투여량인 375 ㎎/㎡의 용량의 추가’로 인해 이 사건 특허발명의 투여용량이 확장되었으므로, 이는 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하지 아니하고, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에도 해당하지 않으며, 나아가 잘못된 기재를 정정하는 경우에도 해당하지 않으므로 특허법 제133조의2에서 규정하고 있는 특허무효심판절차에서의 정정요건 중에서 같은 법 제136조 제1항의 규정을 충족하지 못한 것이므로, 이 사건 정정청구는 부적법하다.

     ii) 『투여방식』과 관련하여, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘균일용량으로 계속 투여 방식’ (매주 약 .375 mg/kg 투여)과 ‘계단식 상승 투여 방식’ (실시예 3으로 리툭시맵이 CLL에서의 활성을 최대화하고, 부 작용을 최소화하기 위해 375 ㎎/㎡를 먼저 투여하고, 이어서 500 내지 1500 ㎎/㎡를 후속 투여하는 방식)이 각각 다른 실시예로 기재되어 있는데, 이 사건 제3항 발명은 정정 전 ’균일용량으로 계속 투여 방식‘에서 정정 후에는 실시예 3에 기재된 투여 방식인 ’계단식 상승 투여 방식‘으로 변경된 것이고, 이와 같은 투여 방식의 변경으로 인해 CLL 환자에서 리툭시맵의 활성은 최대화되고, 부작용은 최소화되었으며, 결과적으로 1명의 환자는 완전히 관해되는 효과가 나타나는 등(실시예 3 참조) 정정 전 청구항으로부터 파악되지 않은 새로운 작용효과가 발생하였는바, 위 정정사항 3은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 것이라고 판단하였다.

  라. 이 사건과 반대로 특허권자는 청구항의 기재된 내용에 맞추어 발명의 상세한 설명을 정정한 사건에서도 정정 전 발명의 상세한 설명이 명확히 해석되고 청구범위에 기재되지 아니한 구성이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있다고 보기 어려우므로 석명정정에 해당하지 않아 부적법하다고 판단한 바 있다 (대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결). 

     (1) 명칭을 ‘열 저장 팁을 구비한 디스펜서’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 피고는 원심 판시 정정사항 1 내지 4와 같은 내용으로 이 사건 정정청구를 하였다.

    (2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다) 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다.

    (3) 그런데 발명의 상세한 설명에 기재된 고밀도 플라스틱, 복합물 등은 그 기재 자체가 명료하지 아니한 것이라고 볼 수 없다. 또한, 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기도 어렵다.

  마. 발명의 상세한 설명은 공중에 발명자 자신의 발명을 가르치기 위한 목적으로 마련된 것이고 청구범위는 공중에 대하여 권리범위의 경계를 구분 짓고 국가에 대하여 심사대상의 경계를 구분 짓기 위하여 마련된 것이다. 

  따라서 특허청구범위가 상세한 설명에 의해 지지되는 한 특허청구범위는 발명의 상세한 설명의 내용 중 보호받고자 하는 사항만 선택하는 것이므로 반드시 특허청구범위와 상세한 설명을 일치시켜야 하는 것도 아니다. 청구범위와 발명의 상세한 설명을 완전히 일치시키지 않는다고 하여 청구범위의 해석이 불명료해지는 것도 아니고 청구범위 해석에 모순이 발생하거나 불일치가 발생하는 것도 아니다. 

  바. 따라서 단순히 청구 단순히 특허발명의 청구범위에 기재되지 아니한 사항을 발명의 상세한 설명과 일치시키기 위해 발명의 상세한 설명의 일부 내용을 삭제하거나 청구범위의 일부 내용을 추가하는 정정은 석명정정에 해당하지 않을 수 있음에 주의하여야 한다.

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