Untold Stories of Intellectual Property: Obviousness

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Thursday, September 17, 2026

사례로 꼼꼼히 살펴보는 미국 특허법상 자명성 — §103 거절·IPR 무효 주장과 대응 실무

가상 전기차 배터리 사건으로 읽는 미국 특허법 §103 OA·IPR 공격과 방어

검토 범위와 전제
이 글은 기업 특허법무 업무를 통해 얻는 경험과 지식을 토대로 미국 특허법 35 U.S.C. §103의 전체 판단 구조를 가상의 특허심사(OA)와 IPR에 적용한 실무 칼럼이다. 가상 특허·문헌·실험 수치는 설명을 위해 구성했으며 인용 판례의 사건명·판시 취지와 절차 법리는 공개된 판결문 및 USPTO 자료를 대조하였다. 실제 사건에서는 청구항 문언·명세서·출원경과·우선일·증거능력과 적용 절차에 따라 결론이 달라질 수 있다.

판례와 이론을 공부하다 보면 법리의 문장은 이해했는데도 실제 사건에서 어떻게 주장하고 반박해야 하는지는 선뜻 떠오르지 않을 때가 있다. 특히 미국 특허법 §103의 자명성 판단은 Analogous Art, 결합동기, Teaching Away, 성공의 합리적 기대, 사후고찰 배제와 객관적 징표가 서로 다른 단계에서 작동하기 때문에 판례의 표현과 법리를 개념적으로만 따로 공부해서는 실제 사건에 적용할 정도로 구조와 예가 잘 잡히지 않는다. 이 글에서는 가상의 전기차 배터리 특허를 하나의 사건처럼 따라가면서, 심사관과 IPR 청구인이 어떤 논리로 공격하고 출원인과 특허권자는 어느 연결고리를 끊어 방어해야 하는지 살펴본다. 추상적으로 배운 법리를 실제 사건의 언어로 옮겨 보는 것이 이 글의 목적이다.

1. §103은 ‘구성요소 찾기’가 아니라 ‘당시의 선택’을 재구성하는 법리다

미국의 비자명성(nonobviousness) 판단을 청구항의 구성요소와 선행문헌을 짝짓는 작업으로 이해하기 쉽다. 그러나 §103이 묻는 것은 “지금 보니 A와 B를 합칠 수 있는가”가 아니다. 유효출원일 전에 통상의 기술자(POSITA)가 A에서 출발해 B의 가르침을 채택하고 청구된 방식으로 수정·결합할 이유가 있었으며 그 시도가 성공하리라는 합리적 기대까지 가졌는가가 진짜 질문이다.

미연방 대법원은 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)에서 ① 선행기술의 범위와 내용 ② 선행기술과 청구발명의 차이 ③ 관련 분야의 통상의 기술수준을 기초사실로 조사하고 상업적 성공·장기간 미해결 수요·타인의 실패 등 객관적 징표도 함께 고려하도록 하였다. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)은 이 틀을 그대로 둔 채, 명시적인 결합동기가 없다는 이유만으로 자명성을 부정하던 경직된 TSM 적용을 배척하였다. 익숙한 요소를 알려진 방법으로 결합해 예측 가능한 결과만 얻는다면 시장의 압력이나 설계상 필요, 기술상식도 결합 이유가 될 수 있다. 그렇다고 결론을 먼저 정한 뒤 ‘상식’이라는 말을 덧붙여도 된다는 뜻은 아니다. USPTO도 핵심 누락요소를 상식으로 보충할 때에는 증거와 이유 있는 설명이 필요하다는 Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2016)의 제한을 심사지침에 반영하고 있다.

판례 박스 | Graham과 KSR: 유연한 판단에도 근거와 논리는 필요하다
핵심 쟁점: 자명성 판단을 어떤 사실과 논리로 통제할 것인가.
판시 취지: Graham은 사실조사와 객관적 징표라는 기본 분석틀을 세웠고, KSR은 명시적인 TSM만을 요구하는 경직된 접근을 완화했다. 그러나 KSR이 자명성 판단을 근거 없는 직관에 맡긴 것은 아니다. 여전히 청구발명 전체를 기준으로, 발명 당시 POSITA가 왜 해당 선행기술을 선택하고 청구된 방식으로 수정·결합했을 것인지 설명할 수 있어야 한다.
실무 포인트: “단순 설계변경”, “통상의 최적화”, “상식”이라는 결론만 제시해서는 부족하다. 어떤 선행기술에서 출발하는지, 어떤 기술적 문제를 해결하려는지, 당시 어떤 대안이 알려져 있었는지, 그중 해당 방식을 선택할 이유가 무엇이었는지, 그리고 어떤 결과가 예상되었는지를 구체적으로 제시해야 한다. 자료: USPTO MPEP §2141, KSR 판결

2. 가상 사례: ‘셀 사이에 끼우는 방화 카트리지’ 특허

가상의 VoltShield 사는 다음과 같은 ‘전기차 배터리 모듈’을 출원했다고 하자.

대표 청구항 1(요약)

복수의 파우치형 배터리 셀;
인접 셀 사이에 배치되는 교체형 열차단 카트리지;
카트리지 내부의 팽창성(intumescent) 복합재;
온도가 180°C에 도달하면 복합재가 셀 방향이 아니라 상부 배기통로 방향으로 팽창하도록 안내하는 비대칭 벤트;
정상 작동온도에서는 셀 간 열저항을 0.8 K/W 이하로 유지하고, 열폭주 시에는 5초 이내에 열저항을 4 K/W 이상으로 증가시키는 구조.

명세서는 종래의 고정식 세라믹 격벽이 열폭주 전파는 늦추지만 평상시 냉각을 방해하고 손상될 경우 모듈 전체를 폐기해야 한다고 설명한다. 발명의 목표는 평상시 냉각성과 사고 시 열차단성 및 정비 시 교체성을 동시에 확보하는 데 있다.

심사관과 IPR 청구인은 다음 문헌을 사용한다.

선행 문헌	가상 공개내용	기술적 대응점
A — EV 배터리 모듈	셀 사이의 탈착식 알루미늄 열확산판과 상부 배기통로	출발점·대부분의 구조
B — 데이터센터 방화패널	180°C에서 팽창하여 케이블 덕트를 봉쇄하는 팽창성 카트리지	팽창성 재료·교체성
C — 항공기 전자장비 격벽	압력 상승 시 가스를 한 방향으로 유도하는 비대칭 벤트	방향성 팽창·배기
D — 반도체 열스위치 논문	상전이 재료로 정상 시 낮은 열저항과 과열 시 높은 열저항을 구현	기능적 수치·동작원리

같은 문헌도 어느 단계에서 어떤 사실과 연결하느냐에 따라 의미가 달라진다. 이하에서는 심사관·IPR 청구인과 출원인·특허권자의 논증을 같은 순서에 놓고 비교한다.

3. 첫 번째 관문: 그 선행 문헌은 Analogous Art인가

§102의 신규성 판단과 달리 §103에 사용하는 문헌은 청구발명에 대한 유사선행기술(analogous art)이어야 한다. 그 판단은 두 개의 대안적 테스트로 이루어진다.

문헌이 청구발명과 동일한 기술활동 분야(field of endeavor) 에 속하는가.
그렇지 않더라도 문헌이 발명자가 직면한 특정 문제에 합리적으로 관련(reasonably pertinent) 되어 POSITA의 주의를 논리적으로 끌었을 것인가.

둘 중 하나만 충족하면 된다. 여기서 말하는 분야는 ‘자동차 산업’이나 ‘건축 산업’ 같은 시장분류와 다르다. 청구항과 명세서에 나타난 구조·기능·용도·실시환경과 기술자의 훈련과 현실적 탐색범위를 함께 살핀다. 복수 문헌 A·B·C가 서로 같은 분야일 필요도 없다. 다만 각 문헌은 청구발명과의 관계에서 analogous art여야 한다.

3.1 공격 논리: 문제를 기저 작동원리 수준까지 추상화한다

심사관이나 IPR 청구인은 선행 B를 단순히 ‘건축 방화재’라고 하지 않을 것이다. “제한된 공간에서 온도 임계값에 반응해 팽창하며 위험 구획 사이의 에너지·가스 전달을 억제하는 교체형 장벽”으로 설명할 가능성이 크다. 선행 C 역시 단지 ‘항공기 부품’이 아니라 “열·압력 사건에서 유동을 민감 부품으로부터 안전한 배기경로로 돌리는 격벽”으로 정의할 것이다. 이와 같이 해결하고자 하는 문제를 잡으면 B와 C가 배터리 산업 밖에 있더라도 열폭주 전파와 안전 배기라는 VoltShield의 과제에 합리적으로 관련된다는 주장이 가능해진다.

이를 뒷받침할 증거는 다음과 같다.

우선일 전 배터리 안전 표준이나 논문이 건축용 팽창성 재료를 배터리 팩에 적용할 가능성을 언급했는가.
배터리 열관리 기술자가 재료공학·화재공학 문헌을 통상 검색했는가.
IPC/CPC 분류 중첩이나 교과서 교차인용, 그리고 동일 공급업체가 두 산업에 재료를 판매한 사실이 있는가.
명세서 자체가 “fire barrier”, “intumescent”와 같은 분야횡단 용어를 사용했는가.

3.2 방어 논리: 해결과제를 청구발명의 구체적인 기술적 맥락에서 파악한다

출원인이나 특허권자가 청구발명이 해결하려는 문제를 단순히 “열을 차단하는 문제”라고 규정하면, 그 문제와 관련될 수 있는 선행기술의 범위가 지나치게 넓어진다. 따라서 방어 측에서는 청구항과 명세서에 나타난 발명의 목적과 작동방식을 근거로 해결과제를 보다 구체적으로 파악할 필요가 있다. 예컨대 이 발명의 과제는 단순한 단열이 아니라, 정상 상태에서는 냉각성능을 유지하면서도 셀에 열폭주가 발생하면 짧은 시간 안에 열전달 경로를 바꾸고, 발생한 가스를 상부로 유도하며, 사고 후에는 카트리지만 교체할 수 있도록 하는 것이라고 설명할 수 있다.

이렇게 보면 선행 B와 청구발명의 차이도 보다 분명해진다. 선행 B는 건축물의 구획을 정적으로 봉쇄하는 기술로서, 배터리 모듈이 반복적으로 충·방전되는 동안 낮은 열저항을 유지해야 한다는 요구나 셀의 팽창과 진동, 전기절연과 같은 운용조건을 고려하지 않는다. 따라서 단순히 두 기술 모두 열이나 화재를 다룬다는 이유만으로 선행 B가 청구발명의 해결과제와 관련된다고 보기는 어렵고, 배터리 모듈의 위와 같은 문제에 직면한 POSITA가 그 해결책을 찾기 위해 선행 B를 참고했을 것인지를 구체적으로 따져야 한다.

다만 선행 B가 청구발명이 해결하려는 모든 문제를 다루지 않는다는 이유만으로 비유사 선행기술(non-analogous art)이라고 주장해서는 부족하다. Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC, 979 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2020)은 선행문헌과 청구발명 사이에 상당한 차이가 있더라도, 그 문헌이 청구발명이 다루는 하나 이상의 문제와 합리적으로 관련될 수 있다고 보았다. 따라서 방어의 초점은 “선행 B는 청구발명의 모든 목적을 달성하지 못한다”는 데 두기보다, 선행 B가 다루는 문제와 그 작동환경을 고려할 때, 배터리 모듈의 해당 문제에 직면한 POSITA가 해결책을 찾기 위해 선행 B를 합리적으로 참고했을 것이라고 볼 근거가 부족하다는 점에 두는 것이 적절하다.

판례 박스 | In re Bigio: 청구항 해석이 분야의 크기를 바꾼다
핵심 쟁점: 헤어브러시 청구발명에 칫솔 문헌을 사용할 수 있는가.
판시 취지: Federal Circuit은 청구항의 넓은 의미, 브러시의 구조와 기능, 얼굴 털 등에 사용할 가능성을 고려하여 칫솔 문헌을 analogous art로 인정했다.
실무 포인트: 청구항을 넓게 작성하면 권리범위뿐 아니라 field of endeavor와 선행기술 풀도 넓어질 수 있다.
자료: In re Bigio, 381 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2004)

판례 박스 | Donner Technology: ‘전체 문제’ 일치가 필수는 아니다
핵심 쟁점: 기타 이펙터 보드 특허에 전기 릴레이 랙 문헌이 reasonably pertinent한가.
판시 취지: 문헌이 특허발명의 모든 문제나 목적을 공유할 필요는 없다. 문헌의 가르침이 발명이 다루는 관련 문제 중 하나 때문에 POSITA의 주의를 끌었는지를 적절한 사실기록으로 판단해야 한다.
실무 포인트: 공격자는 문제를 지나치게 일반화하지 말고 공유된 기술적 문제를 특정해야 하며 방어자는 단순한 제품 차이보다 탐색 동기의 부재를 입증해야 한다.
자료: Donner Technology, 979 F.3d 1353

4. 산업이 달라도 같은 기술적 문제의 해결에 참고할 만한 문헌이라면 선행기술이 될 수 있다

Analogous Art 법리가 실무에서 까다로운 이유는 제품이나 산업 분야가 서로 다르더라도, 한 분야의 기술자가 자신이 직면한 문제를 해결하기 위해 다른 분야의 기술을 참고할 수 있기 때문이다. 따라서 단순히 “같은 산업에 속하는가”만으로 선행기술의 관련성을 판단할 수 없다. 미국 판례의 주요 사례를 살펴 보면, 법원은 제품의 명칭이나 산업분류 자체보다 각 기술의 구조와 기능, 그리고 발명자가 직면한 문제를 해결하는 데 해당 선행기술이 실질적으로 참고가 될 수 있었는지를 중요하게 보아 왔음을 알 수 있다.

4.1 마커펜의 고정 문제를 해결하기 위해 힌지·패스너 기술을 참고하다 — Pentec

Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309 (Fed. Cir. 1985)에서 청구발명은 계측기용 마커펜을 펜 암에 고정하는 구조에 관한 것이었다. 완성된 제품만 비교하면 마커펜과 힌지·패스너는 서로 다른 기술분야에 속하는 것처럼 보인다. 그러나 발명자가 실제로 해결해야 했던 문제는 마커펜을 반복해서 쉽게 탈착할 수 있으면서도 사용 중에는 확실하게 고정할 수 있는 간단한 결합구조를 마련하는 것이었다. Federal Circuit은 이러한 문제에 직면한 기술자라면 해결책을 찾기 위해 체결구나 힌지 분야의 기술을 참고하는 것이 자연스럽다고 보았다.

본 글의 가상 사례, VoltShield 사건에서도 같은 방식으로 접근할 수 있다. ‘데이터센터용 방화 카트리지 B’가 자동차 산업의 기술이 아니라는 사실만으로 이를 곧바로 관련 없는 선행기술이라고 할 수는 없다. 예컨대 청구발명과 B가 모두 정상 사용 중에는 구성요소를 안정적으로 고정하면서도 사고나 유지보수 후에는 손쉽게 분리·교체할 수 있는 구조를 필요로 하고, 우선일 당시 배터리 분야의 POSITA가 이러한 문제의 해결책을 찾기 위해 교체형 방화구획 기술을 실제로 참고했을 것이라고 볼 만한 근거가 있다면, B가 청구발명의 문제에 합리적으로 관련된 선행기술(reasonably pertinent art)이라는 주장이 강해질 수 있다.

반대로 특허권자는 두 기술에서 단순히 “교체할 수 있다”는 공통점만 뽑아내어 문제를 지나치게 추상적으로 정의해서는 안 된다고 반박할 수 있다. 중요한 것은 교체 가능성이라는 일반적인 목적이 아니라, 선행 B가 다루는 결합·교체의 문제가 청구발명이 놓인 구체적인 기술적 환경에서도 실질적인 관련성을 갖는지이다. 따라서 배터리 모듈에서 요구되는 셀 압착력의 유지, 전기절연, 반복적인 열사이클과 진동에 대한 내구성 등의 제약까지 고려했을 때에도, POSITA가 B의 기술을 문제 해결의 참고자료로 삼았을 것인지를 따져야 한다.

판례 박스 | Pentec: 제품 분야가 달라도 해결해야 할 결합 문제가 이어지면 참고할 수 있다
핵심 쟁점: 마커펜의 고정구조를 판단하면서 힌지·패스너 분야의 기술을 선행기술로 고려할 수 있는가.
판시 취지: 마커펜을 반복해서 쉽게 탈착하면서도 사용 중에는 확실하게 고정해야 한다는 문제를 해결하기 위해, 해당 기술자가 체결구와 힌지 분야의 기술을 참고할 합리적인 이유가 있다고 보았다.
실무 포인트: 공격자는 단순히 두 제품의 기능이 비슷하다고 주장하기보다, 청구발명의 구체적인 문제에 직면한 POSITA가 왜 다른 분야의 선행기술까지 참고했을 것인지를 설명해야 한다. 반대로 방어자는 공격자가 공통점을 지나치게 추상화하여 청구발명의 실제 사용환경과 기술적 제약을 지워 버린 것은 아닌지 따져야 한다.
자료: USPTO MPEP §2141.01(a)

4.2 압축기와 펌프는 명칭이 달라도 구조와 작동방식이 같다면 같은 기술분야에 속할 수 있다 — In re Deminski

In re Deminski, 796 F.2d 436 (Fed. Cir. 1986)는 선행기술이 청구발명과 같은 기술분야(field of endeavor)에 속하는지를 판단할 때, 제품의 명칭이나 구체적인 용도만으로 그 분야를 좁게 정해서는 안 된다는 점을 보여 준다. 이 사건에서 가스 압축기와 펌프는 명칭과 용도에는 차이가 있었지만, 모두 복동식 피스톤·실린더·밸브를 이용하여 유체를 이동시키는 장치라는 공통점이 있었다. 법원은 이러한 구조와 작동방식의 공통성에 주목하여 펌프에 관한 선행기술도 청구발명과 같은 기술분야에 속한다고 보았다.

이러한 관점에서 보면 가상 문헌 D를 단순히 “반도체 분야의 문헌”이라고 분류하는 것만으로 청구발명과 다른 기술분야라고 단정하기는 어렵다. D와 청구발명이 모두 온도 변화에 따라 열전달 경로를 바꾸는 수동형 열스위치를 다루고 있고, 그 구조와 작동원리도 상당 부분 공통된다면, 최종적으로 적용되는 제품이 각각 반도체와 배터리라는 차이만으로 서로 다른 기술 활동 분야(field of endeavor)라고 보기는 어려울 수 있다.

반대로 특허권자가 두 기술이 서로 다른 분야에 속한다고 주장하려면 단순히 “하나는 반도체이고 다른 하나는 배터리다”라고 구분하는 데 그쳐서는 안 된다. 예컨대 두 장치가 처리해야 하는 열유속, 요구되는 접촉압력과 치수, 반복 작동주기, 사용환경 등의 차이 때문에 각 분야의 기술자가 통상적으로 다루는 설계조건과 기술적 고려사항이 실질적으로 달랐기 때문에 통상의 탐색 범위에서 벗어난다는 점을 보여 주는 편이 설득력이 높다.

판례 박스 | In re Deminski: 제품명이 달라도 구조와 작동방식이 같다면 같은 기술분야일 수 있다
핵심 쟁점: 복동식 피스톤 펌프에 관한 선행문헌을 고압 가스 압축기 발명과 같은 기술분야의 선행기술로 볼 수 있는가.
판시 취지: 펌프와 압축기는 구체적인 용도와 명칭에는 차이가 있지만, 유체를 이동시키는 기능과 복동식 피스톤·실린더·밸브라는 주요 구조 및 작동방식을 공유한다. 이러한 공통점을 고려하면 펌프에 관한 기술도 청구발명과 같은 field of endeavor에 속할 수 있다.
실무 포인트: 제품명이나 산업분류가 다르다는 사실만으로 기술분야가 곧바로 달라지는 것은 아니다. 청구발명과 선행기술이 어떤 구조를 사용하고, 어떤 기능을 수행하며, 어떤 원리로 작동하는지를 구체적으로 비교해야 한다. 반대로 서로 다른 분야임을 주장하려면 명칭상의 차이가 아니라 실제 설계조건과 작동환경의 차이가 각 분야의 기술적 범위를 실질적으로 구별한다는 점을 보여 주어야 한다.
자료: USPTO MPEP §2141.01(a)

4.3 브레이크와 클러치 — 작용 원리가 공통되면 참고할 수 있다

Ex parte Goodyear Tire & Rubber Co., 230 USPQ 357 (B.P.A.I. 1985)에서는 브레이크 재료에 관한 발명을 판단하면서 클러치 분야의 문헌이 선행기술로 인용되었다. 브레이크와 클러치는 구체적인 용도는 다르지만, 서로 맞닿는 재료 사이의 마찰을 이용하여 힘을 전달하거나 운동을 제어한다는 점에서는 ‘공통된 기술적 원리’를 갖는다. Board는 이러한 공통점에 주목하여, 클러치에 관한 문헌도 브레이크 재료의 마찰 특성과 관련된 문제를 해결하는 데 참고할 만한 선행기술이라고 보았다.

본 글의 가상 사례에서 선행 C의 비대칭 벤트 구조를 청구발명과 연결하려는 경우에도 단순히 “두 장치 모두 구멍이나 통로를 갖는다”는 외형상의 공통점만으로는 부족하다. 중요한 것은 그 구조가 두 기술에서 어떤 문제를 해결하기 위해 어떤 기능을 수행하는가이다. 예컨대 두 기술 모두 열이나 압력이 급격히 상승하는 상황에서 발생한 유체를 민감한 구성요소로부터 떨어진 안전한 방향으로 유도하기 위해 비대칭 유로를 사용한다면, 선행 C가 청구발명의 문제와 합리적으로 관련된다는 주장을 뒷받침할 수 있다. 즉 열·압력 사건에서 유동을 민감한 구성요소로부터 안전한 경로로 돌린다는 작용 원리가 공통되어야 한다.

반대로 특허권자는 겉으로 비슷한 유로 구조가 실제로는 서로 다른 문제를 해결하기 위한 것이라고 반박할 수 있다. 특허권자는 항공기 격벽의 유동이 정상 운전 중 지속되는 공기 흐름인지 아니면 열폭주 가스처럼 순간적이고 반응성 높은 유동인지 구별함으로써 공통 문제의 범위를 다툴 수 있다. 예컨대 항공기 격벽의 유로가 정상 운전 중 지속적으로 흐르는 공기의 방향이나 유량을 조절하기 위한 것인 반면, 청구발명의 벤트는 열폭주 과정에서 순간적으로 분출되는 고온·고압의 반응성 가스를 안전하게 배출하기 위한 것이라면 두 기술이 놓인 작동조건과 해결과제에는 상당한 차이가 있을 수 있다. 따라서 핵심은 유로의 외형이 비슷한지가 아니라, 청구발명의 문제에 직면한 POSITA가 그 문제를 해결하기 위해 선행 C의 유동 제어 원리를 실제로 참고했을 것인지에 있다.

4.4 재료가 달라도 같은 기술적 문제를 해결한다면 참고할 수 있다 — Stratoflex

Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983)은 청구발명과 선행기술이 서로 다른 재료를 사용한다는 이유만으로 선행기술의 관련성이 곧바로 부정되는 것은 아니라는 점을 보여 준다. 이 사건의 발명은 탄화수소 연료가 PTFE 튜브를 흐르면서 발생하는 정전기를 억제하면서도 연료가 새지 않도록 하는 호스에 관한 것이었다. 인용된 선행문헌 가운데에는 고무호스에 관한 기술이 포함되어 있었다. 그러나 PTFE 호스와 고무호스는 모두 연료와 같은 유체를 운반하는 호스로 사용되었고, 유체의 흐름으로 정전기가 발생한다는 공통된 기술적 문제도 안고 있었다. 법원은 이러한 기술적 관련성과 당시 업계의 사정을 고려할 때, PTFE 호스의 정전기 문제를 해결하려는 기술자가 고무호스 분야에서 사용되던 해결방법도 참고했을 것이라고 보았다.

이 사례는 “사용하는 재료가 다르다”는 사실만으로 선행문헌을 관련 없는 기술이라고 할 수는 없다는 점을 잘 보여 준다. 본 글의 가상 사례인 VoltShield가 사용하는 팽창성 복합재와 선행 B의 건축용 방화재가 화학조성에서 차이가 있더라도, 두 재료가 실제 산업현장에서 서로 인접한 분야에서 취급되고 열을 받았을 때 팽창하거나 탄화하여 열 또는 가스의 이동을 억제한다는 공통된 문제와 기능을 갖는다면, 배터리 분야의 POSITA가 해결책을 찾는 과정에서 B의 기술을 참고했을 가능성을 뒷받침할 수 있다.

반대로 재료의 차이가 단순한 조성상의 차이를 넘어 실제 작동방식과 적용 가능성을 크게 바꾼다면 이야기가 달라진다. 예컨대 두 재료의 조성 차이로 인해 팽창속도, 열전도성이나 전기절연성, 고온에서 발생하는 가스의 종류와 양 등이 크게 달라지고, 그 때문에 건축용 방화재를 배터리 모듈에 적용하는 데 기술적 장애가 생긴다면, 즉 배터리 적용을 가로막는다면 이러한 차이는 법적 평가에서도 중요해진다.

이 경우 그 차이는 POSITA가 애초에 선행 B를 배터리의 해당 문제를 해결하기 위한 참고자료로 고려했을 것인지라는 analogous-art 판단뿐 아니라, 실제로 B의 기술을 청구발명에 적용할 이유(동기)가 있었는지(reason to combine), 적용했을 때 원하는 결과를 얻을 것으로 합리적으로 기대할 수 있었는지(reasonable expectation of success)를 판단할 때에도 각각 의미를 가질 수 있다.

판례 박스 | Stratoflex: 재료가 달라도 같은 문제의 해결에 참고할 수 있는지를 본다
핵심 쟁점: PTFE 연료호스에 관한 발명을 판단하면서 고무호스 분야의 정전기 방지기술을 선행기술로 고려할 수 있는가.
판시 취지: PTFE 호스와 고무호스는 재료에는 차이가 있지만, 모두 유체를 운반하는 호스로 사용되었고 유체의 흐름에 따른 정전기 발생이라는 공통된 문제를 안고 있었다. 당시 업계의 기술적 관련성까지 고려하면, PTFE 호스의 정전기 문제를 해결하려는 기술자가 고무호스 분야의 해결방법도 참고했을 것이라고 볼 수 있었다.
실무 포인트: 재료의 명칭이나 화학조성이 다르다는 사실만으로 선행기술의 관련성이 결정되는 것은 아니다. 당시 POSITA가 같은 문제를 해결하면서 다른 재료 분야의 기술까지 실제로 참고했을 것인지를 살펴야 한다. 이때 관련 제품을 취급하는 업계의 범위, 기술문헌과 교과서, 업계 표준, 공급망의 중첩 등은 두 분야가 실제 기술현장에서 얼마나 가까웠는지를 보여 주는 자료가 될 수 있다.
자료: USPTO MPEP §2141.01(a)

4.5 용도가 달라도 그 바탕에 있는 기술적 문제가 같을 수 있다 — In re Mlot-Fijalkowski

In re Mlot-Fijalkowski, 676 F.2d 666 (C.C.P.A. 1982)에서 청구발명은 비파괴검사에 사용하는 염료 침투 시스템에 관한 것이었지만, 인용된 선행문헌에는 복사지 등에서 염료와 미세한 현상재를 이용하여 착색 이미지를 형성하는 기술도 포함되어 있었다. 비파괴검사와 복사지는 최종적인 용도만 보면 서로 상당히 다른 분야이다. 그러나 법원은 최종 제품의 용도에만 주목하지 않고, 염료로 형성된 표시를 더 뚜렷하게 나타내고 유지하는 과정에서 생기는 기술적 문제에 주목하였다. 이러한 관점에서 보면 복사지 분야에서 사용되던 염료 관련 기술도 비파괴검사용 염료 시스템의 문제를 해결하려는 기술자가 참고할 만한 선행기술이 될 수 있었다.

이 사례에서 중요한 점은 청구발명이 해결하려는 문제를 어느 정도 일반화하여 파악하는 것 자체가 잘못은 아니라는 것이다. 서로 다른 제품이나 산업에서도 그 바탕에 같은 기술원리와 기술적 문제가 존재할 수 있기 때문이다. 따라서 비파괴검사와 복사지처럼 최종 용도가 전혀 달라 보이더라도, 문제를 염료의 작용과 표시 형성이라는 기술적 수준에서 살펴보면 두 분야의 관련성이 드러날 수 있다.

다만 문제를 일반화하는 데에도 한계가 있다. 문제를 “효율을 높이는 것”, “성능을 개선하는 것”, “안전을 높이는 것”처럼 거의 모든 발명에 적용할 수 있는 일반 수준으로 넓혀 버리면, 어떤 선행기술이 왜 청구발명과 관련되는지를 구별할 기준이 사라진다. 반대로 청구항에 기재된 해결수단까지 문제의 정의에 집어넣으면 문제를 지나치게 좁혀 관련 선행기술을 처음부터 배제하는 결과가 생길 수 있다. 결국 필요한 것은 다른 분야의 기술자가 같은 문제를 다루고 있었는지를 식별할 수 있을 만큼 일반화하되, 청구발명이 놓인 구체적인 기술적 상황이 사라지지 않는 수준에서 문제를 정의하는 것이다.

본 글의 가상 사례에서도 문제를 단순히 “열관리”라고 정의하는 것은 지나치게 넓다. 그렇다고 청구항의 구체적인 구조를 그대로 옮겨 문제를 정의해서도 안 된다. 예컨대 “온도가 일정 수준을 넘는 상황에서 열의 전달경로를 바꾸고 발생한 가스를 민감한 구성요소와 다른 방향으로 유도하는 문제”와 같이 표현할 수 있다. 이렇게 문제를 설정하면 다른 산업의 선행문헌과 기술적 관련성을 비교할 여지를 남기면서도, 단순히 열을 다룬다는 이유만으로 냉각·단열·방화에 관한 모든 문헌이 관련 선행기술로 들어오는 것을 피할 수 있다. 즉 관련 문헌을 설명하면서도 청구발명의 기술적 제약이 남아 있는 수준을 찾아야 한다.

4.6 적용제품이 달라도 같은 제어 문제를 다룬다면 참고할 수 있다 — Medtronic v. Cardiac Pacemakers

Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, Inc., 721 F.2d 1563 (Fed. Cir. 1983)는 심박조율기의 오작동으로 펄스가 지나치게 빠른 속도로 출력되는 것을 방지하는 runaway inhibitor에 관한 사건이다. 인용된 선행문헌은 심박조율기가 아니라 고출력·고주파 장치에서 비정상적인 펄스 발생을 억제하는 회로를 다루고 있었다. 두 기술이 적용되는 제품은 달랐지만, 일정 수준을 넘어서는 펄스 발생을 제한해야 한다는 기술적 문제에는 공통점이 있었다. 법원은 이러한 문제에 직면한 심박조율기 설계자라면 해결책을 찾는 과정에서 다른 전자장치에 사용되던 펄스 제한기술도 참고했을 것이라고 보았다.

이 사례는 전기·전자 분야에서 선행기술의 관련성을 판단할 때 그 기술이 어느 제품에 사용되었는지만 볼 것이 아니라, 회로나 신호가 실제로 어떤 문제를 해결하고 어떤 기능을 수행하는지도 살펴야 한다는 점을 보여 준다. 서로 다른 제품에 사용된 회로라도 같은 종류의 이상상태를 감지하고 같은 방식으로 신호나 출력을 제한한다면, 한 분야의 기술자가 다른 분야의 회로기술을 참고했을 가능성이 커질 수 있다.

본 가상 사례인 VoltShield의 가상 산헹 문헌 D도 같은 관점에서 검토할 수 있다. D가 전기신호가 아니라 물질의 상전이를 이용하여 열전달 경로를 바꾸는 장치라면, 단순히 두 기술 모두 “임계점에서 상태를 전환한다”는 공통점이 있다는 것만으로는 충분하지 않다. 어떤 조건을 감지하여 무엇을 전환하는지, 전환 전후의 열전달 상태가 어떻게 달라지는지, 그 과정에서 해결하려는 기술적 문제가 무엇인지까지 비교해야 한다. 이러한 구체적인 기능과 작동방식이 청구발명과 충분히 관련되어 있다면 POSITA가 D를 참고했을 것이라는 주장을 뒷받침할 수 있다. 반대로 ‘임계점에서 전환한다’는 기능만 추상적으로 뽑아낸 것이라면 서로 다른 작동원리와 사용환경을 사후적으로 하나의 문제로 묶었다는 반박이 가능하다.

실무 박스 | 다른 산업의 선행문헌을 검토할 때 확인할 네 가지 질문

① 청구발명이 해결하려는 문제를 적절한 수준에서 정의했는가?
너무 넓게 정의하여 서로 무관한 기술까지 포함시키거나, 반대로 청구항의 해결수단을 문제 자체에 집어넣어 지나치게 좁힌 것은 아닌지 확인한다.

② 청구발명과 선행문헌 사이에 구조·기능·작동방식의 실질적인 관련성이 있는가?
단순히 하나의 구성요소나 일반적인 기능이 비슷하다는 정도를 넘어, POSITA가 두 기술을 관련된 기술로 인식할 만한 구체적인 공통점이 있는지를 살펴본다.

③ 발명 당시 POSITA가 그 문제를 해결하면서 실제로 다른 분야의 기술까지 참고했을 것이라고 볼 근거가 있는가?
당시의 교과서, 논문, 특허문헌, 업계 표준, 공급망이나 기술교류 자료 등은 서로 다른 분야가 실제 기술현장에서 얼마나 가까웠는지를 보여 주는 근거가 될 수 있다.

④ 다른 분야의 해결방법을 청구발명에 적용할 이유가 있었고, 적용했을 때 원하는 결과를 얻을 것으로 합리적으로 기대할 수 있었는가?
이 질문은 선행문헌이 analogous art인지와는 구별된다. 문헌을 참고할 만했다고 하더라도 그 기술을 실제로 청구발명에 적용할 이유가 없거나, 적용했을 때 제대로 작동할 것으로 기대하기 어려웠다면 §103의 결합 논증은 별도로 문제될 수 있다.

앞의 세 질문은 주로 해당 선행문헌을 청구발명의 자명성 판단에 고려할 수 있는지(analogous art)를 검토하는 데 사용된다. 네 번째 질문은 그 다음 단계인 결합이유(reason to combine)와 성공에 대한 합리적 기대(reasonable expectation of success)에 관한 것이다. 이 질문들을 구별하지 않고 한꺼번에 판단하면, 선행문헌을 참고할 수 있었다는 사실이 곧 그 기술을 실제로 적용했을 것이라는 결론으로 넘어가는 오류가 생길 수 있다.

4.7 공통점을 넓게 잡는다고 모든 문헌이 관련 선행기술이 되는 것은 아니다 — In re Klein

서로 다른 기술 사이의 공통점을 넓게 찾아낼 수 있다고 해서 그 문헌이 언제나 analogous art가 되는 것은 아니다. In re Klein, 647 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2011)의 청구발명은 서로 다른 동물용 넥타를 만들 수 있도록 설탕과 물의 비율을 조절하는 가동식 칸막이 용기에 관한 것이었다. 인용된 선행문헌 가운데 일부는 가동식 칸막이로 고체 물질을 나누는 용기를 보여 주었고, 다른 문헌들은 액체를 서로 분리하여 보관하기는 하지만 칸막이의 위치를 바꿀 수 없는 구조를 보여 주었다. Federal Circuit은 이러한 문헌들이 청구발명과 일부 구조적 특징을 공유한다는 이유만으로, 발명자가 해결하려던 문제와 합리적으로 관련된 선행기술이 되는 것은 아니라고 보았다.

Klein의 의미는 청구발명이 해결하려는 문제를 지나치게 일반화해서는 안 된다는 데 있다. 예컨대 문제를 단순히 “하나의 용기 안에서 물질을 나누는 문제”라고 정의하면 여러 종류의 칸막이 용기가 모두 관련되어 보일 수 있다. 그러나 청구발명이 실제로 다루는 것은 단순한 분리가 아니라, 칸막이의 위치를 바꾸어 두 성분의 양을 조절하고 그에 따라 서로 다른 혼합비의 액체를 만들 수 있도록 하는 문제였다. 따라서 선행문헌이 칸막이나 용기라는 공통된 구성요소를 갖는지만 볼 것이 아니라, 그 문헌의 구조와 기능이 이러한 문제를 해결하려는 POSITA에게 실제로 참고가 되었을지를 따져야 한다.

다만 Klein을 “선행문헌이 청구발명의 모든 문제를 해결해야만 analogous art가 된다”는 일반적인 법칙으로 이해해서는 안 된다. 뒤이은 Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC는 선행문헌과 청구발명 사이에 상당한 차이가 있더라도, 그 문헌이 청구발명이 다루는 하나 이상의 문제와 합리적으로 관련되어 있다면 reasonably pertinent할 수 있음을 분명히 했다. 따라서 선행문헌이 청구발명의 모든 목적을 달성하는지를 묻는 것이 아니라, 청구항과 명세서에서 파악되는 실제 기술적 문제에 비추어 볼 때 POSITA가 그 문제의 해결책을 찾는 과정에서 해당 문헌을 참고했을 것인지를 묻는 것이 핵심이다.

판례 박스 | In re Klein: 공통된 구성요소만으로 선행문헌의 관련성을 설명할 수는 없다
핵심 쟁점: 칸막이가 있는 여러 종류의 용기에 관한 선행문헌이, 성분의 양을 조절하여 서로 다른 혼합비의 액체를 만드는 가동식 칸막이 용기의 문제와 reasonably pertinent한가.
판시 취지: 청구발명과 선행문헌이 칸막이나 용기라는 일부 구성요소를 공유한다는 것만으로는 부족하다. 청구발명이 실제로 해결하려는 문제를 고려했을 때, POSITA가 그 해결책을 찾기 위해 해당 문헌을 참고했을 것이라고 볼 수 있어야 한다.
실무 포인트: Klein을 선행문헌이 청구발명의 모든 문제를 해결해야 한다는 판례로 이해해서는 안 된다. 핵심은 공통된 구성요소를 발견한 뒤 문제를 넓게 정의하여 문헌을 사후적으로 연결해서는 안 된다는 것이다. 문제는 청구항과 명세서에 나타난 발명의 기술적 맥락에서 파악해야 하며, 그 문제에 직면한 POSITA가 실제로 해당 문헌에서 해결의 실마리를 찾았을 것인지를 따져야 한다.
자료: In re Klein, 647 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2011)

4.8 선행문헌끼리의 관련성이 아니라 각 문헌과 청구발명의 관련성을 따진다

여러 선행문헌을 결합하여 자명성을 주장할 때 빠지기 쉬운 오류가 있다. 예컨대 A가 B와 같은 기술분야에 속하고 B가 다시 C와 관련된다는 사실을 차례로 제시한 뒤, 이를 근거로 A·B·C 모두가 청구발명에 대한 analogous art라고 결론짓는 방식이다. 그러나 한 선행문헌이 다른 선행문헌과 관련 있다는 사실만으로 그 문헌이 청구발명과도 관련된다고 볼 수는 없다. A·B·C가 서로 같은 기술분야에 속할 필요는 없지만, 각 문헌은 개별적으로 청구발명과 같은 field of endeavor에 속하거나 청구발명이 다루는 문제와 reasonably pertinent해야 한다.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., 66 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2023)와 Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc., 84 F.4th 990 (Fed. Cir. 2023)는 이러한 문헌별 분석의 중요성을 보여 준다. 여러 선행문헌을 하나의 조합으로 제시하더라도, analogous-art 여부는 그 문헌들이 서로 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지가 아니라 각 문헌이 청구발명과 어떤 기술적 관련성을 갖는지를 기준으로 판단해야 한다.

본 글의 가상 사례인 VoltShield IPR에서도 마찬가지다. 예컨대 선행 B와 C가 모두 방화설비에 사용되고 서로 함께 적용되는 기술이라는 사실만으로는 B와 C가 VoltShield 청구발명에 대한 analogous art라는 결론이 나오지 않는다. B에 대해서는 B대로, C에 대해서는 C대로 VoltShield 청구발명과 같은 기술분야에 속하는지 먼저 살펴보고, 그렇지 않다면 청구발명이 다루는 구체적인 문제에 비추어 POSITA가 해결책을 찾는 과정에서 해당 문헌을 참고했을 것인지를 각각 따져야 한다.

판례 박스 | Sanofi-Aventis·Corephotonics: 각 선행문헌은 청구발명과 직접 비교한다
핵심 쟁점: 여러 선행문헌이 서로 관련되어 있다는 사실만으로 각 문헌이 청구발명에 대한 analogous art라고 할 수 있는가.
판시 취지: 선행문헌들 사이의 관련성만으로는 부족하다. 자명성 판단에 사용되는 각 문헌이 청구발명과 같은 field of endeavor에 속하는지 또는 청구발명이 다루는 문제와 reasonably pertinent한지를 개별적으로 판단해야 한다.
실무 포인트: 여러 문헌을 결합하는 경우에도 analogous-art 분석을 조합 전체에 대해 한 번만 해서는 안 된다. 각 문헌별로 ① 청구발명과 같은 기술분야인지, ② 그렇지 않다면 청구발명의 문제에 직면한 POSITA가 그 문헌을 참고했을 것인지를 따로 검토하는 것이 안전하다. Petition이나 OA 대응에서도 이러한 구조로 문헌별 분석을 분리하면 논증의 누락 여부를 확인하기 쉽다.

자료: Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc., 84 F.4th 990, USPTO MPEP §2141.01(a)

**4.9 KSR 이후에도 어떤 선행문헌을 고려할 수 있는지는 따로 판단해야 한다**

KSR은 POSITA를 선행문헌에 명시된 지시만 그대로 따르는 수동적인 기술자로 보지 않았다. 통상의 기술자는 시장의 요구, 설계상의 필요, 해당 분야의 기술상식 등을 바탕으로 기존 기술을 활용하고 변형할 수 있는 현실적인 문제해결자이다. Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231 (Fed. Cir. 2010)는 이러한 KSR의 관점을 analogous-art 판단에도 반영하였다.

그러나 KSR이 자명성 판단을 유연하게 만들었다고 해서 어떤 분야의 선행문헌이든 곧바로 §103 판단에 사용할 수 있게 된 것은 아니다. 선행문헌이 청구발명과 같은 field of endeavor에 속하는지, 그렇지 않다면 청구발명이 다루는 문제와 reasonably pertinent한지를 판단하는 두 가지 기준은 여전히 적용된다. 달라진 것은 POSITA를 자기 분야의 문헌만 기계적으로 살펴보는 사람으로 보지 않는다는 점이다. 다른 분야의 기술이라도 자신이 직면한 문제를 해결하는 데 참고할 만한 것이라면 POSITA가 이를 검토했을 수 있지만, 왜 그 문제에 직면한 POSITA가 해당 문헌까지 참고했을 것인지는 여전히 설명되어야 한다.

본 글의 VoltShield의 가상 사례에서 공격자는 Wyers를 근거로 배터리 분야의 POSITA가 자동차 배터리에 관한 문헌에만 관심을 두었을 것이라고 전제해서는 안 된다고 주장할 수 있다. 당시 방화기술이나 유동제어 기술이 배터리 모듈에서 발생하는 문제를 해결하는 데 실질적으로 참고가 될 수 있었다면, 다른 산업에서 사용되던 익숙한 기술도 검토했을 수 있다. 반대로 특허권자는 단순히 “POSITA는 유연한 문제해결자이므로 다른 분야도 살펴보았을 것이다”라고 말하는 것만으로는 부족하다고 반박할 수 있다. 청구발명이 실제로 어떤 문제를 해결하려 했는지, 그리고 그 문제에 직면한 배터리 분야의 POSITA가 왜 선행 B·C·D가 속한 기술분야까지 참고했을 것인지를 구체적인 기술적·산업적 근거를 들어 설명해야 한다.

참고 박스 | 디자인 특허의 LKQ: 판단방식은 유연해졌지만 선행디자인의 범위는 여전히 따져야 한다
2024년 en banc Federal Circuit은 LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024)에서 디자인 특허의 자명성 판단에 적용되던 Rosen-Durling의 경직된 기준을 폐기하고, Graham과 KSR에 부합하는 보다 유연한 판단방식을 채택하였다. 그러나 그렇다고 모든 선행디자인을 자명성 판단에 사용할 수 있는 것은 아니다. 법원은 선행디자인이 청구된 디자인과 analogous art에 해당해야 한다는 기준을 유지하였다.

다만 LKQ는 유틸리티 특허에서 사용하는 reasonably pertinent 기준을 디자인 특허에 구체적으로 어떻게 적용할 것인지까지 확정하지 않았다. 따라서 LKQ를 근거로 유틸리티 특허의 두 번째 analogous-art 기준이 디자인 특허에도 그대로 적용된다고 단정해서는 안 된다.
자료: LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280

5. 두 번째 단계: 왜 A에 B 또는 C의 기술을 적용했을 것인가

어떤 문헌이 analogous art에 해당한다는 것은 그 선행 문헌을 §103의 자명성 판단에 고려할 수 있다는 뜻일 뿐이다. 그것만으로 POSITA가 실제로 그 문헌의 기술을 채택했을 것이라는 결론까지 나오는 것은 아니다. 다음 단계에서는 발명 당시 POSITA가 왜 A의 알루미늄 열확산판을 B의 팽창성 카트리지로 바꾸거나, A에 C의 비대칭 벤트를 적용했을 것인지에 관한 구체적인 이유(reason to combine or modify)가 제시되어야 한다.

다시 말해 Analogous Art 단계의 질문이 “POSITA가 B 또는 C를 문제 해결에 참고할 만한 문헌으로 보았을 것인가”라면, 결합이유 단계의 질문은 “그 문헌을 참고한 POSITA가 왜 그 기술을 실제로 A에 적용했을 것인가”이다.

5.1 OA·IPR에서 자명성을 주장하는 논리의 구성

OA나 IPR에서 자명성을 주장하는 측은 단순히 여러 선행문헌에서 청구항의 구성요소를 하나씩 찾아내는 데 그쳐서는 안 된다. 각 청구항에 대하여 출발점이 되는 선행기술에 어떤 문제가 있었고, 다른 선행기술이 그 문제에 어떤 해결방법을 제시하며, POSITA가 왜 그 해결방법을 채택했을 것인지를 일관된 흐름으로 설명해야 한다.

본 글의 가상 사례에서는 다음과 같은 논증을 구성할 수 있다. 이것이 특허를 거절하거나 무효를 주장하는 자가 제시할 스토리이자 시나리오이다. 이것이 없으면 일응의 논증은 성립되지 않고 반박할 책임이 넘어가지 않는 것이 원칙이다.

선행 A는 탈착식 판과 상부 배기통로를 개시한다.
선행 A는 사고가 발생했을 때 인접 셀로 열이 전파되는 것을 줄일 필요성을 인식하고 있지만, 알루미늄 판은 열전도성이 높아 이러한 목적을 달성하는 데 한계가 있다.
선행 B는 급격한 온도상승이 발생하면 팽창하여 인접 구획으로 열에너지와 가스가 전달되는 것을 억제하는 교체형 카트리지를 제시한다.
따라서 POSITA는 A의 교체·정비가 쉬운 구조를 유지하면서 셀 사이의 열전파를 더욱 효과적으로 억제하기 위해 A의 알루미늄 판을 B의 팽창성 카트리지로 대체하거나 B의 기술을 그 위치에 적용할 이유가 있었다고 주장할 수 있다.
B의 팽창성 재료를 적용하면 팽창 과정에서 발생하는 압력과 가스의 배출방향을 제어할 필요가 생길 수 있다. 선행 C가 이러한 유동을 민감한 구성요소에서 떨어진 안전한 방향으로 유도하는 비대칭 벤트 구조를 제시한다면, 공격자는 이를 A와 B의 결합구조에 적용할 추가적인 이유가 있었다고 주장할 수 있다.
이러한 변경에도 각 구성요소가 종래에 알려진 기능을 그대로 수행하고, 구성요소 사이의 연결이나 조정도 당시의 통상적인 기술로 구현할 수 있었다면, 공격자는 KSR에 따라 그 결합이 예측 가능한 기술적 변경이었다고 주장할 수 있다.

설득력 있는 자명성 논증은 단순히 “성능을 개선하기 위해 결합했을 것이다”라고 말하는 데 그치지 않는다. A에서 개선할 필요가 있었던 구체적인 문제가 무엇인지, B 또는 C가 그 문제에 어떤 해결방법을 제시하는지, POSITA가 왜 그 해결방법을 A에 적용했을 것인지, 그리고 그렇게 변경했을 때 어떤 결과를 예상했을 것인지를 차례로 설명해야 한다. 비용 절감, 안전규정 준수, 부품 표준화와 같은 시장의 요구나 설계상의 필요도 결합이유를 뒷받침할 수 있다. 다만 그러한 일반적인 필요가 존재했다는 사실만으로 청구항이 요구하는 특정한 구성요소의 배치나 수치범위까지 곧바로 자명해지는 것은 아니다. 왜 그 필요가 청구된 구체적인 구성으로 이어졌을 것인지에 대한 설명이 별도로 필요하다.

5.2 특허권자가 결합 논리를 검토할 세 가지 지점

첫째, 공격자가 제시한 기술적 문제가 발명 당시 선행기술 자체에서 확인되는 문제인지를 살펴야 한다. 예컨대 선행 A가 알루미늄 판을 이용한 빠른 열확산을 장점으로 설명하고 있는데, 청구발명을 본 뒤에야 비로소 “A의 열확산판을 열차단재로 바꿀 필요가 있었다”는 문제가 제시되었다면, 이는 청구발명을 알고 난 뒤 선행기술의 문제를 새롭게 구성한 것은 아닌지 의심해 볼 수 있다. 따라서 그 문제와 개선 필요성이 우선일 당시의 A나 다른 기술자료에서도 실제로 인식되고 있었는지를 확인해야 한다.

둘째, 제안된 변경이 A가 본래 의도한 작동방식과 양립하는지를 살펴야 한다. 선행 A의 핵심적인 작동방식이 정상상태와 비정상상태 모두에서 셀의 열을 공통 냉각판으로 빠르게 전달·분산하는 것이라면, 열전달을 차단하는 선행 B의 재료로 그 판을 대체하는 것은 단순한 재료 변경과는 성격이 다를 수 있다. 그 변경으로 선행 A가 본래 의도한 열관리 기능이 제대로 작동하지 않게 된다면, POSITA가 왜 그러한 변경을 선택했을 것인지에 대한 추가적인 설명이 필요하다.

셋째, 결합할 수 있다는 일반적인 가능성과 청구된 구체적인 결합방식을 구별해야 한다. 선행 B의 카트리지를 어떤 형태로든 선행 A에 설치할 수 있다는 사실만으로, 청구항이 요구하는 것처럼 선행 B가 셀 방향이 아니라 상부 방향으로 팽창하도록 하고 여기에 선행 C의 비대칭 벤트를 특정한 위치와 방향으로 배치할 이유까지 입증되는 것은 아니다. 청구항이 특정한 배열이나 상호관계를 요구한다면, POSITA가 여러 가능한 구성 가운데 왜 바로 그 구성을 선택했을 것인지도 설명되어야 한다.

판례 박스 | KSR: 한번 시도해 볼 수 있었다는 것만으로 언제나 자명한 것은 아니다
핵심 쟁점: 알려진 문제를 해결하기 위해 알려진 선택지 가운데 하나를 시도하는 것이 언제 자명성을 뒷받침하는가.
판시 취지: 해결해야 할 문제가 알려져 있고, 이를 해결할 수 있는 선택지가 한정되어 있으며 그 결과도 예측 가능하고, POSITA가 통상의 기술능력으로 그 선택지를 시도할 이유가 있었다면 ‘obvious to try’라는 사정도 자명성을 뒷받침할 수 있다.
실무 포인트: 단순히 “시험해 볼 수 있었다”는 가능성만으로는 충분하지 않다. 당시 어떤 선택지들이 알려져 있었는지, 그 범위가 실제로 한정되어 있었는지, 그중 해당 방법을 선택할 이유가 무엇이었는지, 그리고 어떤 결과가 예상되었는지를 구체적으로 살펴야 한다.

자료: KSR, 550 U.S. 398 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).

판례 박스 | Arendi: ‘상식’이라고 말하는 것만으로 누락된 핵심 구성을 채울 수는 없다
핵심 쟁점: 선행기술에 나타나지 않은 청구항의 구성을 통상의 기술상식(common sense)을 근거로 보충할 수 있는가.
판시 취지: 자명성 판단에서 통상의 기술상식을 고려할 수는 있다. 그러나 특히 선행기술에 나타나지 않은 중요한 청구요소를 상식으로 보충하려면, 단순한 결론에 그쳐서는 안 되고 이를 뒷받침하는 근거와 구체적인 설명이 필요하다.
실무 포인트: OA에서는 심사관이 무엇을 기술상식으로 인정했는지와 그것이 왜 해당 청구요소로 이어지는지를 구체적으로 확인해야 한다. IPR에서도 전문가가 단순히 “POSITA라면 당연히 알았을 것이다”라고 진술하는 것만으로는 부족하고, 당시의 기술자료와 기술적 이유를 제시하여 그 판단과정을 설명하는 것이 중요하다.

자료: USPTO MPEP §2141의 Arendi 인용 Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc., 832 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2016); USPTO MPEP §2141.

6. Teaching Away: 단순한 단점의 지적과 결합을 단념시키는 가르침을 구별한다

가상 문헌 B에 다음과 같은 문장이 있다고 하자.

“팽창성 재료는 열전도성이 낮으므로 지속적인 열제거가 필요한 배터리 셀 사이에는 사용하지 않는 것이 바람직하다.”

이 문장은 특허권자에게 유리한 자료이지만, 이것만으로 곧바로 teaching away가 성립한다고 단정할 수는 없다. 선행문헌 전체를 읽은 POSITA가 공격자가 제시한 기술적 방향을 실제로 피하려 했을 것인지, 또는 그 방향으로 진행하면 원하는 결과를 얻기 어렵다고 판단했을 것인지를 살펴야 한다. In re Gurley가 설명하듯, 선행문헌이 특정 기술을 다소 열등하다고 평가하거나 다른 방식을 더 선호한다는 것만으로는 반드시 teaching away가 되는 것은 아니다. 중요한 것은 그 문헌의 가르침이 POSITA로 하여금 청구발명으로 이어지는 기술적 방향을 단념하게 할 정도인지이다.

따라서 teaching away는 ‘좋은 방법과 덜 좋은 방법의 비교’와 ‘그 방법을 사용하지 말라는 기술적 경고’를 구별하는 문제라고 이해하면 쉽다. 전자는 자명성 판단에서 고려할 수 있는 단점이나 trade-off에 그칠 수 있지만, 후자는 공격자가 주장하는 결합이유 자체를 약화시키는 중요한 근거가 될 수 있다. 전자는 진보성 흠결을 주장하는 자의 증명책임이 가중될 뿐이지만, 후자는 진보성 흠결에 사용된 선행문헌이 힘을 완전히 잃게 될 수 있다.

6.1 특허권자의 주장

특허권자는 우선 B의 문구가 단순히 다른 재료를 선호한다는 정도가 아니라, 배터리 셀 사이에 팽창성 재료를 사용하지 않는 것이 바람직하다고 명시적으로 경고하고 있다는 점을 강조할 수 있다.

특히 선행 A가 정상 운전 중 셀에서 발생하는 열을 신속하게 제거하기 위해 낮은 열저항을 유지하는 것을 중요한 기능으로 삼고 있다면, 열전도성이 낮은 선행 B의 팽창성 재료를 선행 A의 열전달 경로에 배치하는 것은 선행 A가 의도한 열관리 방식과 충돌할 수 있다. 이 경우 선행 B의 단점은 단순히 비용이 증가하거나 성능이 조금 떨어지는 정도의 문제가 아니다. 공격자가 선행 A와 선행 B를 결합해야 한다고 제시한 이유와 직접 충돌하는 기술적 문제가 된다.

따라서 특허권자는 다음과 같이 주장할 수 있다. 선행 A는 정상상태에서 열을 신속하게 전달해야 하는데, 선행 B는 바로 그러한 환경에서 자신의 팽창성 재료를 사용하지 않는 것이 바람직하다고 가르친다. 그렇다면 POSITA가 왜 B의 재료를 A에 적용했을 것인지에 의문이 생기고, 적용하더라도 A가 요구하는 정상상태의 열관리 기능을 유지할 수 있을 것으로 기대했는지도 문제된다.

6.2 청구인의 반박

청구인은 선행 B의 경고가 적용되는 조건을 보다 좁게 해석할 수 있다. 선행 B가 경고하는 것은 팽창성 재료 자체를 배터리 시스템에 사용해서는 안 된다는 것이 아니라, 지속적으로 열을 제거해야 하는 경로를 낮은 열전도성 재료가 계속 차단하는 구조일 수 있다.

그렇다면 선행 D의 열스위치를 함께 사용하여 정상 운전 중에는 낮은 열저항의 열전달 경로를 유지하고, 임계온도를 넘었을 때에만 선행 B의 팽창성 재료가 열전파를 차단하도록 설계하는 방안은 선행 B의 경고와 반드시 충돌하지 않는다고 주장할 수 있다.

또한 선행 B가 어떤 실시형태를 다른 실시형태보다 덜 바람직하다고 평가했다는 사실만으로 그 실시형태가 자명성 판단에서 배제되는 것은 아니다. 선행기술에 더 나은 대안이 존재한다는 사실 역시 그보다 열등한 대안을 POSITA가 고려하지 않았을 것이라는 결론으로 곧바로 이어지지는 않는다.

따라서 청구인은 선행 B가 지적한 낮은 열전도성이라는 단점을 적용을 단념하게 하는 가르침이 아니라 설계 과정에서 관리해야 할 trade-off로 설명할 수 있다. 예컨대 선행 A의 얇은 열확산판과 선행 D의 상전이 구조를 이용하여 정상상태에서는 필요한 열전달 성능을 확보하고, 비정상적인 온도상승이 발생했을 때에만 B의 열차단 기능이 작동하도록 할 수 있었다고 주장하는 것이다.

이 경우 쟁점은 결국 선행 B에 불리한 문구가 존재하는지 자체가 아니라, 그 문구를 전체 기술내용과 함께 읽은 POSITA가 청구인이 제시한 선행 A+B(+D)의 결합을 실제로 단념했을 것인지가 된다.

판례 박스 | In re Gurley: 불리한 평가가 있다고 모두 Teaching Away가 되는 것은 아니다
핵심 쟁점: 선행문헌이 특정 재료를 다른 재료보다 열등하다고 평가한 경우, 그러한 평가가 해당 재료의 사용을 단념시키는 teaching away에 해당하는가.
판시 취지: 선행문헌을 읽은 POSITA가 해당 기술적 방향을 피하거나 다른 방향으로 나아가도록 유도된다면 teaching away가 문제될 수 있다. 그러나 알려진 재료나 기술이 다른 대안보다 어느 정도 열등하다고 평가되었다는 사실만으로 그 기술이 자명성 판단에서 배제되는 것은 아니다. Teaching away의 정도와 의미는 문헌의 가르침 전체를 구체적으로 살펴 판단해야 한다.
실무 포인트: 선행문헌의 부정적인 문장 하나만 떼어내어 제시하기보다, ① 무엇을 문제점으로 지적했는지, ② 그 문제점이 청구된 결합에서 실제로 발생하는지, ③ 그 문제점이 결합의 핵심 기능이나 성공 가능성을 얼마나 훼손하는지, ④ 다른 선행기술이 그 문제를 이미 해결하고 있었는지를 차례로 분석해야 한다.
자료: USPTO MPEP §2145, X.A In re Gurley, 27 F.3d 551 (Fed. Cir. 1994).

판례 박스 | DePuy Spine: 선행문헌의 경고가 제시된 결합이유 자체와 충돌하는가
핵심 쟁점: 선행문헌의 장치를 더 강성 있는 구조로 변경하자는 결합이유가 제시되었지만, 그 선행문헌 자체가 강성 증가로 인한 장치의 실패 위험을 경고하고 있었다면 POSITA가 그러한 변경을 했을 것이라고 볼 수 있는가.
판시 취지: DePuy Spine에서 선행문헌 Puno는 단순히 유연한 구조를 더 선호한다고 말한 것이 아니라, 강성이 증가하면 screw 또는 bone-screw interface의 failure 위험이 증가할 수 있다는 우려를 제시하고 있었다. Federal Circuit은 이러한 가르침이 공격자가 제시한 결합이유, 즉 더 강성 있는 구조를 만들기 위해 두 문헌을 결합한다는 논리 자체를 약화시킨다는 점을 중요하게 보았다.
실무 포인트: “선행문헌이 결합을 반대한다”는 추상적인 주장보다 제안된 변경 → 선행문헌이 경고한 기술적 변화 → 그로 인한 기능 저하 또는 실패 위험이라는 인과관계를 구체적으로 보여 주는 것이 중요하다. 기계 분야에서는 힘과 하중의 전달경로, 열관리 분야에서는 열저항과 열전달 경로, 유체 분야에서는 압력과 유동경로를 변경 전후로 비교하면 이러한 주장을 보다 명확하게 제시할 수 있다.
자료: DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009) DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1326–27 (Fed. Cir. 2009).

7. Reasonable Expectation of Success: 시도할 이유와 성공을 예상할 근거는 다르다

어떤 기술을 적용해 볼 이유가 있었다는 것과, 실제로 적용했을 때 원하는 결과를 얻을 것이라고 합리적으로 예상할 수 있었다는 것은 서로 다른 문제이다. POSITA가 B의 재료를 A에 적용해 볼 이유를 가지고 있었다고 하더라도, 반복적인 충·방전, 셀의 팽창, 진동, 전해액 노출과 같은 실제 배터리 환경에서 청구항이 요구하는 열저항의 전환과 5초 이내의 응답까지 구현할 수 있을 것으로 합리적으로 기대했는지는 별도로 판단해야 한다.

여기서 reasonable expectation of success는 성공이 확실하거나 실패 가능성이 전혀 없어야 한다는 뜻은 아니다. 반대로 단순히 “한번 시도해 볼 만했다”, “성공할 가능성이 전혀 없지는 않았다”는 정도로도 충분하지 않다. 발명 당시의 기술수준과 선행자료에 비추어 POSITA가 제안된 변경이나 결합을 실제로 수행했을 때 청구발명이 요구하는 결과를 얻을 것이라고 합리적으로 예상할 근거가 있었는지가 핵심이다.

이 부분의 논증은 한국 특허 실무에서는 당사자들의 사실의 증명 활동이 아니라 상당부분 판단자의 재량에 맞겨져 있기 때문에 한국 실무에 익숙한 전문가들에게 매우 취약하기 때문에 주의하여야 한다.

7.1 IPR 청구인은 청구된 결과까지 이어지는 기술적 근거를 제시해야 한다

IPR 청구인은 우선일 당시 이용할 수 있었던 자료를 바탕으로, 개별 선행기술의 성능이 실제 청구발명의 작동조건과 요구성능으로 이어질 수 있었음을 구체적으로 설명해야 한다.

본 글의 VoltShield의 가상 사례라면 다음과 같은 자료가 중요할 수 있다.

선행 B의 팽창 개시온도와 팽창속도가 배터리 열폭주 과정에서 문제되는 온도범위와 시간범위에 들어온다는 재료시험 자료
선행 C의 벤트 형상이 청구발명과 유사한 압력범위에서도 가스나 유체를 특정 방향으로 유도한다는 시험자료
선행 D의 열스위치가 셀의 압착력과 진동이 존재하는 조건에서도 요구되는 열전달 상태의 전환을 구현한다는 당시의 기술문헌
당시 알려진 제조공차와 재료특성의 범위 안에서 청구항이 요구하는 수치 또는 성능을 달성할 수 있음을 보여 주는 계산, 모델 또는 대표적인 실험결과

따라서 전문가가 단순히 “POSITA라면 통상적인 최적화를 통해 청구된 성능을 얻을 수 있었을 것이다”라고 진술하는 것만으로는 충분한 설명이 되기 어렵다. 예컨대 후보 재료가 매우 많고, 각 재료의 팽창속도·전기절연성·발생가스의 특성·압축영구변형·내열사이클성이 서로 다른 방식으로 변한다면, 어떤 재료와 조건을 선택해야 청구된 결과에 도달하는지가 쉽게 예측되지 않을 수 있다. 이 경우 문제는 단순한 조건 조정이라기보다 여러 변수를 탐색하고 검증해야 하는 연구과제에 가까워질 수 있다.

7.2 특허권자는 왜 당시에는 청구된 결과를 예상하기 어려웠는지를 구체적으로 보여 준다

특허권자도 단순히 “이 분야는 예측하기 어렵다”고 주장하는 데 그쳐서는 안 된다. 우선일 당시 알려진 기술과 작동조건을 기준으로, 제안된 결합이 왜 청구된 결과에 도달하지 못할 것으로 예상되었는지를 구체적인 실패 원인과 연결하는 것이 중요하다.

예를 들면 다음과 같은 사정을 제시할 수 있다.

팽창성 재료가 셀의 압착력 때문에 예정된 방향으로 팽창하지 못하고 측면으로 밀려나거나 누출되는 현상
반복적인 열사이클을 거치면서 재료에 균열이나 영구변형이 발생하여 180°C에 도달하기 전에 요구성능이 저하되는 현상
B의 재료가 충분히 팽창하는 데 수십 초가 필요하여 청구항의 5초 이내 응답조건을 충족하기 어려웠다는 당시의 시험자료
D의 성능이 평면 시험편(coupon) 수준에서만 확인되었고, 이를 팽창과 진동이 반복되는 파우치 셀의 동적 접촉열저항 환경에서도 구현할 수 있다고 볼 당시의 기술적 근거가 부족했다는 점

이러한 자료의 목적은 단순히 “결합이 어려웠다”는 것을 보여 주는 데 있지 않다. 보다 정확한 질문은 발명 당시 POSITA가 그 결합을 실제 배터리 환경에 적용했을 때 청구항이 요구하는 결과까지 얻을 것이라고 합리적으로 예상할 수 있었는가이다.

한국은 아직 이러한 합리적인 성공가능성 요건을 직접 도입하지 않고 결합의 곤란성 중심으로 판단하기 때문에 미국과 한국의 법실무에서 논증과 전개 방식은 달라져야 한다는 점도 잊지 않기 바란다.

이때 사후적으로 확보된 자료의 사용에도 주의해야 한다. 특허 공개 후 개발된 고성능 재료나 개선된 시뮬레이션을 이용하여 나중에 청구된 성능을 구현할 수 있었다는 사실은, 그 자체로 우선일 당시에도 POSITA가 그러한 성공을 합리적으로 기대할 수 있었다는 것을 보여 주지는 않는다. 사후 자료를 사용하더라도 그것이 우선일 당시 존재했던 기술수준이나 재료특성을 설명하는 자료인지, 아니면 이후의 기술발전을 청구발명에 소급하여 적용하는 것인지를 구별해야 한다.

판례 박스 | Intelligent Bio-Systems v. Illumina: 결합할 이유와 성공을 예상할 근거를 구별한다
핵심 쟁점: 특정 sequencing chemistry를 결합할 이유가 있었는지와, 그러한 결합을 통해 청구된 방식이 성공할 것으로 합리적으로 기대할 수 있었는지가 충분히 입증되었는가.
판시 취지: 결합동기(motivation to combine)와 성공에 대한 합리적 기대(reasonable expectation of success)는 구별하여 검토해야 한다. 어떤 연구방향을 추구할 이유가 있었다거나 기술적으로 시도할 수 있었다는 사실만으로, 그 시도가 청구발명이 요구하는 결과에 성공할 것이라는 합리적 기대까지 당연히 인정되는 것은 아니다.
IPR 절차상 의미: 이 사건은 동시에 IPR 청구인이 자신의 자명성 이론을 Petition에서 충분히 제시해야 한다는 점도 보여 준다. Reply를 이용하여 Patent Owner의 Response에 대응하는 것은 가능하지만, Petition에 없던 새로운 자명성 이론이나 근거를 뒤늦게 구성하는 것은 허용되지 않을 수 있다.
실무 포인트: Petition에서는 ① 왜 그 기술을 선택·결합했을 것인지와 ② 왜 그 결합이 청구된 결과를 달성할 것으로 예상되었는지를 별도의 논증으로 구성하는 것이 좋다. 특허권자는 결합이유를 뒷받침하는 자료가 아무런 추가 설명 없이 성공기대의 근거로도 사용되고 있지는 않은지 확인해야 한다.
자료: Intelligent Bio-Systems, Inc. v. Illumina Cambridge Ltd., 821 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2016) Intelligent Bio-Systems, Inc. v. Illumina Cambridge Ltd., 821 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2016).

판례 박스 | OSI Pharmaceuticals v. Apotex: 유망한 연구대상이라는 것과 효과를 예상할 수 있다는 것은 다르다
핵심 쟁점: 알려진 항암 후보물질이 특정 암의 치료에 효과가 있을 것이라고 POSITA가 합리적으로 기대할 근거가 있었는가.
판시 취지: 어떤 물질이 유망한 연구대상으로 알려져 있었다거나 그 효과를 확인해 볼 이유가 있었다는 것만으로는 충분하지 않다. 청구된 질환이나 용도에서 실제 치료효과를 얻을 것이라고 합리적으로 기대할 수 있었음을 뒷받침하는 구체적인 기술적 근거가 필요하다.
실무 포인트: 이 구별은 화학·바이오 분야에만 한정되지 않는다. 복합재료나 배터리 열폭주와 같이 여러 변수가 서로 영향을 미치는 기술에서도 “시험할 만한 후보였다”는 사실과 “청구된 성능을 달성할 것으로 예상할 수 있었다”는 사실을 구별해야 한다. 특히 온도, 시간, 압력, 재료 열화와 같이 청구된 성능을 좌우하는 변수가 여러 개라면 각 변수가 당시 어느 정도 예측 가능했는지를 구체적으로 검토할 필요가 있다.
자료: OSI Pharmaceuticals, LLC v. Apotex Inc., 939 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2019) OSI Pharmaceuticals, LLC v. Apotex Inc., 939 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2019).

8. Hindsight: 사후적으로 구성된 자명성 논증을 찾아내는 다섯 가지 징후

사후고찰(hindsight)은 공격자가 실제로 특허를 읽고 선행기술을 조합했다는 주관적인 심리상태를 입증해야 하는 문제가 아니다. 자명성 논증이 발명 당시 POSITA가 알고 있던 기술과 문제의식에서 출발하여 청구발명으로 자연스럽게 이어지는지, 아니면 완성된 청구발명을 먼저 본 뒤 그 구성요소를 설명할 수 있는 선행기술을 거꾸로 찾아 연결한 것인지를 검토하는 문제이다.

따라서 hindsight는 별도의 독립된 판단요건이라기보다, 문제의 정의, 선행문헌의 선택, 결합이유, obvious to try, 성공에 대한 합리적 기대 등 §103의 각 단계에서 논증이 사후적으로 구성되지 않았는지를 점검하는 관점으로 이해하는 것이 좋다.

다음과 같은 징후가 나타난다면 그 논증이 우선일 당시의 기술적 사고과정을 제대로 재구성한 것인지 더 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

공격자가 제시한 문제가 청구발명을 본 뒤에야 등장한다.
출발문헌 A에는 그러한 문제가 나타나지 않고 당시의 다른 기술자료에서도 문제로 인식되지 않았는데, 청구발명의 명세서에서 문제를 가져온 뒤 이를 다시 A가 해결해야 했던 결함이라고 설명한다. 문제 자체가 청구발명을 알고 난 뒤 설정되었다면, 그 문제를 출발점으로 다른 선행문헌을 찾아가는 과정도 사후적인 논증일 가능성이 있다.
각 선행문헌에서 청구발명에 필요한 부분만 선택하고 불리한 가르침은 제외한다.
예컨대 A에서는 열확산판의 구조를 가져오면서 A가 그 구조를 채택한 이유인 신속한 열확산 기능은 무시하고, B에서는 팽창성 재료만 가져오면서 배터리 셀 사이에서 그 재료를 사용하는 데 대한 B의 경고는 고려하지 않는 경우이다. 선행문헌 전체의 가르침보다 청구항과 일치하는 부분만 선택적으로 취하고 있는지를 살펴야 한다.
청구된 해결방법을 알고 난 뒤에야 선택지가 ‘유한하고 예측 가능한 선택지’로 정리된다.
KSR의 obvious-to-try 논리를 적용하려면 발명 당시 해결해야 할 문제가 알려져 있었고, 이를 해결하기 위한 선택지가 실제로 어느 정도 한정되어 있었으며, POSITA가 그 선택지들을 검토할 이유가 있었다는 근거가 필요하다. 당시 존재했던 후보군과 선별기준은 제시하지 않은 채, 청구발명에 사용된 재료나 구조만을 사후적으로 골라 “몇 가지 선택지 가운데 하나였으므로 시도하는 것이 자명했다”고 설명한다면 그 논증을 주의해서 보아야 한다.
첫 번째 결합으로 새롭게 발생한 문제를 또 다른 선행문헌으로 당연히 해결할 수 있었다고 전제한다.
예컨대 A에 B의 팽창성 재료를 적용하면 정상상태의 냉각성능이 저하되는 새로운 문제가 생기는데, 공격자가 이를 해결하기 위해 다시 D의 특정 열스위치 구조를 가져온다고 하자. 이때 왜 POSITA가 그 새로운 문제를 해결하기 위해 D를 선택했을 것인지, 그리고 D를 추가하면 실제로 원하는 결과를 얻을 것으로 합리적으로 기대했을 것인지는 별도로 설명되어야 한다. 청구발명의 완성된 구조를 알고 있다는 이유만으로 결합 과정에서 발생하는 문제마다 그에 맞는 문헌을 차례로 추가해서는 안 된다.
객관적 징표를 이미 내려진 결론에 덧붙이는 부수적인 자료처럼 취급한다.
상업적 성공(commercial success), 오랫동안 해결되지 않았던 필요(long-felt but unsolved need), 타인의 실패(failure of others), 업계의 회의적 반응(skepticism), 예상하지 못한 결과(unexpected results)와 같은 객관적 징표(objective indicia)는 기술적 분석이 끝난 뒤 형식적으로 확인하는 자료가 아니다. 관련성이 인정되는 증거라면 자명성 여부를 판단하는 전체 증거의 일부로 함께 고려해야 한다. 특히 기술적 논증만 보면 쉽게 해결할 수 있었던 것처럼 보이지만 당시 업계가 장기간 해결하지 못했거나 반복적으로 실패했다는 자료가 존재한다면, 그것은 사후적으로 발명을 지나치게 단순하게 보고 있지는 않은지를 점검하는 중요한 근거가 될 수 있다.

실무에서는 이러한 징후를 “우선일 당시 확인되는 사실”과 “자명성 주장 과정에서 추가된 설명”으로 나누어 비교하면 유용하다.

예컨대 문제의 인식, 후보 기술의 범위, 특정 재료를 선택할 이유, 예상되는 기술적 장애, 성공 가능성에 관한 당시의 자료를 한쪽에 놓고, Petition이나 OA가 제시하는 설명을 다른 쪽에 놓아 비교하는 것이다. 두 설명 사이의 간극이 클수록 그 간극을 우선일 당시의 증거가 실제로 메우고 있는지를 확인해야 한다.

반대로 자명성을 주장하는 측에서는 우선일 전에 공개된 리뷰 논문, 기술표준과 안전기준, 설계지침, 공급업체의 기술자료 등으로 문제 자체가 당시 이미 인식되어 있었고, POSITA가 해당 기술분야와 해결방법을 검토할 현실적인 이유가 있었다는 점을 보여 주는 것이 중요하다. IPR에서 내부 설계자료와 같이 공개되지 않은 자료를 사용할 때에는 그것이 선행기술 자체인지, POSITA의 지식수준이나 다른 사실을 뒷받침하기 위한 증거인지도 구별해야 한다.

판례 박스 | KSR: 사후고찰을 경계하되 POSITA를 수동적인 기술자로 만들어서는 안 된다
핵심 쟁점: 사후고찰을 방지한다는 이유로 선행문헌에 명시적인 결합 지시가 있어야만 자명성을 인정할 수 있는가.
판시 취지: 자명성 판단에서는 청구발명을 알고 난 뒤 선행기술을 맞추어 보는 hindsight bias를 경계해야 한다. 그러나 이를 피한다는 이유로 POSITA가 통상의 창의성, 기술상식, 시장의 요구와 설계상의 필요를 활용할 수 있다는 현실까지 배제해서는 안 된다. 따라서 명시적인 결합 지시가 없다는 이유만으로 자명성을 부정할 수는 없지만, 명시적 지시를 대신하는 결합이유 역시 발명 당시의 사실과 합리적인 설명에 의해 뒷받침되어야 한다.
실무 포인트: 특허권자는 단순히 “선행문헌에 결합하라는 문장이 없다”고 주장하기보다, 공격자가 ① 문제를 어디에서 가져왔는지, ② 왜 그 문헌들을 선택했는지, ③ 불리한 가르침을 일관되게 고려했는지, ④ 청구된 특정 구성을 선택할 당시의 이유가 있었는지, ⑤ 결합 과정에서 새롭게 발생하는 문제를 어떻게 해결할 것으로 예상했는지를 추적하는 것이 효과적이다. 반대로 공격자는 명시적인 결합문구가 없더라도 이러한 선택과 판단이 우선일 당시 POSITA에게 합리적이었음을 객관적인 기술자료와 논리로 설명할 수 있다.
자료: USPTO MPEP §2141: KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007); USPTO MPEP §2141.

9. 수치범위·통상적 최적화와 예측 가능한 변형을 어떻게 판단할 것인가

청구항이 임계온도 180°C, 열저항 0.8 K/W와 4 K/W, 응답시간 5초와 같은 구체적인 수치를 요구하지만 선행문헌에는 그 수치가 그대로 기재되어 있지 않다고 하자. 이 경우 자명성을 주장하는 측은 해당 수치가 발명 당시 알려진 변수의 값을 통상적인 실험을 통해 조정하면 얻을 수 있는 범위였다고 주장할 수 있다. 특히 선행기술이 어떤 변수가 원하는 결과에 영향을 미친다는 사실을 인식하고 있었고, POSITA가 그 변수의 값을 조절하면서 적절한 범위를 찾는 것이 통상적인 기술활동에 해당했다면 이른바 result-effective variable에 대한 통상적 최적화 논리가 문제될 수 있다.

그러나 수치를 조정할 수 있었다는 사실만으로 청구된 수치가 곧바로 자명해지는 것은 아니다. 먼저 선행기술이 해당 변수를 원하는 결과와 관련된 변수로 인식하고 있었는지를 살펴야 한다. 또한 청구된 범위에 도달하기 위해 필요한 실험의 성격과 규모, 변수 사이의 상호작용, 결과의 예측 가능성도 함께 검토해야 한다.

예컨대 본 글의 가상 사례 VoltShield에서 임계온도를 낮추면 열폭주 차단은 빨라지지만 정상적인 고온 운전 중에도 장치가 작동할 위험이 커지고, 팽창속도를 높이면 5초 이내의 응답은 가능해지지만 셀 압착력이나 발생가스 때문에 원하는 방향의 팽창을 유지하기 어려워진다고 하자. 이처럼 여러 성능요건이 서로 영향을 주어 하나의 변수를 개선하면 다른 성능이 악화되는 관계라면, 청구된 수치의 조합을 단순히 하나의 변수를 조정하여 얻는 통상적인 최적화라고 보기 어려워질 수 있다.

특히 특정 수치나 좁은 범위에서 성능이 단순히 조금 더 좋아지는 정도를 넘어 작동상태가 달라지거나 예상하지 못한 성능의 변화가 나타난다면, 이는 통상적 최적화라는 설명을 약화시키는 중요한 자료가 될 수 있다. 따라서 출원인이나 특허권자는 단순히 “이 수치가 중요하다”고 주장하기보다, 왜 그 수치 또는 범위가 발명 당시 통상적으로 예상할 수 있었던 결과와 다른지를 객관적인 자료로 보여 주는 것이 중요하다.

출원인·특허권자가 준비할 자료로는 다음과 같은 것이 있다.

청구범위뿐 아니라 그 전후의 범위와 적절한 비교군까지 포함하여 변수와 성능 사이의 관계를 확인할 수 있는 시험설계
단순한 정도의 차이가 아니라 특정 지점이나 범위에서 성능 또는 작동상태가 달라진다는 것을 보여 주는 그래프와 시험결과
청구발명과 가장 가까운 선행기술 또는 기술적으로 의미 있는 비교대상과의 비교자료
명세서가 설명하는 발명의 효과 및 실제 청구범위와 대응하는 시험조건과 데이터
발명자의 결론적 진술뿐 아니라 독립적인 시험자료, 당시의 연구노트, 실패 기록 등 결과의 신뢰성과 당시의 기술상황을 뒷받침하는 자료

여기서 중요한 것은 비교시험의 설계와 청구범위가 서로 대응해야 한다는 점(commensurate in scope)이다. 예컨대 청구항은 매우 넓은 종류의 팽창성 재료를 포함하는데 예상하지 못한 효과는 특정 재료 하나에서만 확인되었다면, 그 자료가 청구범위 전체의 비자명성을 얼마나 뒷받침하는지가 문제될 수 있다. 반대로 청구된 범위의 기술적 특징을 대표하는 조건에서 효과가 일관되게 나타나고, 가장 가까운 선행기술과의 비교에서도 그 차이가 확인된다면 증거의 설득력은 높아질 수 있다.

심사단계에서는 37 C.F.R. §1.132에 따른 선언서 또는 선서진술서를 통해 예상하지 못한 결과(unexpected results), 당시의 기술적 편견이나 기타 관련 사실을 제시할 수 있다. 그러나 선언서라는 형식 자체가 증명력을 보장하는 것은 아니다. 어떤 비교대상을 사용했는지, 시험조건이 적절한지, 주장하는 효과가 청구된 기술적 특징에서 비롯된 것인지, 그리고 그 효과가 청구범위와 적절하게 대응하는지를 함께 살펴야 한다.

IPR에서는 증거의 구성과 절차적 정합성도 중요하다. 전문가 선언이 원자료와 실제로 일치하는지, 시험방법과 결과가 반대신문에서 설명·검증될 수 있는지, 그리고 해당 증거가 Petition에서 제시된 자명성 이론에 어떻게 대응하는지를 명확히 관리해야 한다. 특히 사후적으로 새로운 시험자료를 제출하더라도 그 자료가 우선일 당시 POSITA가 무엇을 알고 있었고 어떤 결과를 예상했을 것인지를 어떻게 뒷받침하는지는 별도로 설명되어야 한다.

결국 수치범위에 관한 자명성 판단에서는 단순히 “선행기술에 정확한 숫자가 있는가”만을 묻지 않는다. 보다 중요한 질문은 선행기술이 무엇을 조정해야 하는지를 알려 주고 있었는지, POSITA가 통상적인 실험으로 청구된 범위에 도달할 수 있었는지, 그리고 그 범위에서 나타나는 결과가 당시 예상할 수 있는 것이었는지이다. 청구된 수치가 여러 상충하는 조건을 동시에 만족시키거나 특정 범위에서 예상하지 못한 작동상 변화가 나타난다면, 이러한 사정은 단순한 최적화라는 자명성 논증에 맞서는 중요한 근거가 될 수 있다.

10. 객관적 징표: 제품이 성공했다는 사실만으로는 부족하고 그 성공을 청구발명과 연결해야 한다

본 가상 사례에서, VoltShield 카트리지가 높은 시장점유율을 차지하고, 완성차 업체들이 오랫동안 해결하지 못했던 열폭주와 정비성의 문제를 해결했으며, 경쟁사들이 그 기술을 모방했다고 하자.

이러한 사실은 상업적 성공(commercial success), 장기간 해결되지 않았던 필요(long-felt but unsolved need), 업계의 찬사(industry praise), 모방(copying), 타인의 실패(failure of others)와 같은 객관적 징표(objective indicia)를 뒷받침할 수 있다.

그러나 제품이 시장에서 성공했다는 사실만으로 청구발명의 비자명성이 곧바로 뒷받침되는 것은 아니다. 그 성공이나 업계의 반응이 청구발명의 기술적 특징 때문에 발생했다는 관련성, 즉 nexus가 있어야 한다. 제품의 성공이 강력한 브랜드, 낮은 가격, 정부 보조금, 독점적인 공급계약 또는 특허와 무관한 다른 기술 때문에 발생한 것이라면, 그 성공이 청구발명의 비자명성을 뒷받침하는 정도는 약해질 수 있다.

따라서 특허권자는 단순히 제품의 전체 매출액이나 시장점유율을 제시하기보다, 객관적 징표가 청구발명의 어떤 특징과 연결되는지를 구체적으로 보여 주는 것이 중요하다. VoltShield의 가상 사건이라면 다음과 같은 자료를 생각할 수 있다.

구매자가 VoltShield를 선택한 이유가 브랜드, 가격 또는 보조금이 아니라 청구된 열전환 구조와 방향성 벤트의 성능이었다는 것을 보여 주는 고객평가, 구매기준 또는 내부 선정자료
실제 판매제품이 청구항의 구성요소를 포함하고 있으며, 제품의 중요한 기술적 특징과 청구발명의 범위가 실질적으로 대응한다는 것을 보여 주는 요소별 분석
특허받지 않은 냉각제어 소프트웨어, 별도의 안전기능, 가격정책 또는 공급계약 등이 제품 성공의 주된 원인이 아니었음을 보여 주는 자료
경쟁사의 개발자료가 단순히 제품 전체를 참고한 것이 아니라 청구발명의 특정 기술적 특징을 분석하거나 구현하려 했음을 보여 주는 자료
발명 이전의 실패 사례가 청구발명과 무관한 다른 문제에 관한 것이 아니라, 동일하거나 실질적으로 유사한 기술적 문제와 제약조건 아래에서 발생한 실패였음을 보여 주는 자료

이때 모든 객관적 징표에 똑같은 방식으로 nexus를 입증하는 것은 아니다.

예컨대 상업적 성공에서는 구매수요가 무엇 때문에 발생했는지가 중요하고, 업계의 찬사에서는 무엇을 높이 평가했는지, 모방에서는 경쟁사가 어떤 특징을 실제로 따라 했는지, 장기간의 미해결 수요와 타인의 실패에서는 과거의 기술자들이 청구발명과 실질적으로 같은 문제를 해결하려다 실패했는지가 중요하다. 결국 공통된 질문은 객관적인 시장·산업 자료가 청구발명의 기술적 특징과 얼마나 구체적으로 연결되는가이다.

판례 박스 | WBIP v. Kohler: 객관적 징표는 자명성 판단의 부수적인 자료가 아니다
핵심 쟁점: 상업적 성공, 장기간 해결되지 않았던 필요, 업계의 회의적 반응 등 객관적 징표와 청구발명 사이의 nexus를 어떻게 평가할 것인가.
판시 취지: 객관적 징표는 Graham에 따른 자명성 판단을 구성하는 증거이며, 사후고찰의 영향을 줄이는 데에도 중요한 역할을 한다. 특허권자의 제품이 청구된 특징을 구현하고 그 제품이 청구발명과 실질적으로 동일한 범위에 대응하는 경우에는 객관적 징표와 청구발명 사이의 nexus가 추정될 수 있다. 다만 이러한 추정 역시 제품과 청구발명의 관계에 관한 사실적 근거를 필요로 한다.
실무 포인트: 객관적 징표를 기술적 자명성 분석이 끝난 뒤 부수적으로 덧붙이는 자료처럼 취급해서는 안 된다. 제품과 청구발명의 대응관계, 시장이 실제로 평가한 특징, 장기간 해결되지 않았던 문제 등을 초기에 확보하여 Graham 분석 전체에 함께 반영하는 것이 중요하다.
자료: WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2016): WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2016).

판례 박스 | Fox Factory v. SRAM: 제품이 청구항을 실시한다는 사실만으로 nexus가 추정되는 것은 아니다
핵심 쟁점: 판매제품이 청구항을 실시하면서도 그 밖의 중요한 비청구 특징들을 함께 포함하고 있는 경우, 제품의 성공과 청구발명 사이의 nexus를 추정할 수 있는가.
판시 취지: 판매제품이 청구항의 모든 한정을 포함한다는 사실만으로 nexus가 자동으로 추정되는 것은 아니다. 추정을 받으려면 제품이 청구발명의 고유한 특징과 실질적으로 동일한 범위에 대응(coextensive)한다는 점이 뒷받침되어야 한다. 이러한 추정이 인정되지 않더라도 특허권자는 실제 시장의 수요나 업계의 평가가 청구발명의 특정 특징에서 비롯되었다는 사실을 직접 입증하여 nexus를 보여 줄 수 있다.
실무 포인트: 제품 전체의 매출액이나 시장점유율만 제시하기보다 “무엇이 팔렸는가”에서 “왜 팔렸는가”로 증거를 세분화해야 한다. 고객의 구매결정, 제품평가, 마케팅자료, 경쟁제품과의 비교자료 등을 이용하여 수요가 청구된 특징과 실제로 연결되는지를 보여 주는 것이 중요하다.
자료: Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC, 944 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2019): Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC, 944 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2019).

객관적 징표의 핵심 질문은 결국 다음과 같다.

“이 제품이 성공했는가?”가 아니라 “이 제품의 성공 또는 업계의 반응이 청구발명의 기술적 특징 때문에 나타난 것인가?”

이 연결이 입증되어야 시장에서 실제로 일어난 일이 청구발명의 비자명성을 판단하는 증거로서 의미를 갖는다.

11. 심사단계의 가상 Office Action과 응답 전략

11.1 가상 OA의 요지

심사관은 청구항 1이 선행 A·B·C·D의 결합에 의해 자명하다고 거절한다. A에는 셀, 탈착식 판, 상부 배기통로가 개시되어 있고, B에는 약 180°C에서 팽창하는 카트리지가, C에는 비대칭 벤트가, D에는 온도 변화에 따라 열저항이 달라지는 구조가 각각 제시되어 있다고 본다. 또한 안전성을 높이고 손상된 부품만 교체할 수 있도록 하는 것은 이미 알려진 설계목적이며, 청구항의 구체적인 수치도 통상적인 최적화를 통해 얻을 수 있는 범위라고 판단한다.

이와 같은 거절에 대응할 때에는 하나의 쟁점에만 의존하기보다, 청구항 대응관계 → 선행문헌의 관련성 → 결합이유 → 기술적 충돌 → 성공에 대한 합리적 기대 → 보정과 증거의 순서로 방어논리를 쌓는 것이 효과적이다.

11.2 출원인의 응답 순서

1단계 — 각 청구요소가 실제로 선행문헌에 개시되어 있는지부터 확인한다.

먼저 청구항의 각 구성요소가 어느 문헌의 어느 문장, 도면 또는 실시예에 대응하는지를 표로 정리한다. 이때 비슷해 보이는 표현을 곧바로 같은 구성으로 취급해서는 안 된다. 예를 들어 단순한 “팽창”과 “상부 방향으로의 팽창”, 일반적인 “열저항 변화”와 청구항이 요구하는 정상상태와 사고상태의 특정 열저항 값 사이의 전환은 서로 구별해야 한다.

청구항의 핵심구성이 실제로 문헌에 개시되어 있지 않다면, 그 이후의 결합이유나 성공기대에 관한 논의도 전제가 약해진다. 따라서 OA 대응의 출발점은 자명성 법리 이전에 심사관의 요소 대응 자체가 정확한지를 확인하는 데 있다.

2단계 — B와 C가 청구발명의 자명성 판단에 사용할 수 있는 유사영역의 선행문헌인지 각각 검토한다.

B와 C가 서로 관련된 기술이라는 사실이나 A와 함께 사용할 수 있다는 사실만으로는 충분하지 않다. B에 대해서는 B대로, C에 대해서는 C대로 청구발명과 같은 field of endeavor에 속하는지, 그렇지 않다면 청구발명이 해결하려는 문제와 reasonably pertinent한지를 따로 검토해야 한다.

특히 심사관이 다른 산업의 문헌을 인용했다면 청구발명이 실제로 해결하려는 문제가 무엇인지, 그리고 그 문제에 직면한 POSITA가 왜 해당 분야의 문헌까지 참고했을 것인지에 관한 근거가 제시되어 있는지를 확인할 필요가 있다.

3단계 — 일반적인 개선 필요와 청구된 구체적인 결합방식을 구별한다.

심사관이 “안전성을 높이기 위해 결합했을 것이다”라고 설명하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있다. 안전성 향상이라는 일반적인 목적이 왜 B의 특정 팽창성 재료를 선택하게 하고, 다시 C의 특정 방향의 벤트를 채택하게 하며, 나아가 D의 특정 열스위치까지 결합하게 하는지를 각각 설명해야 한다.

여러 문헌을 결합할수록 단순히 인용문헌의 수가 많다는 사실 자체가 문제되는 것은 아니다. 다만 각 추가 문헌에서 특정 기술을 선택하여 기존 조합에 적용할 이유가 별도로 필요할 수 있다. 따라서 출원인은 A에서 B로, 다시 C와 D로 이어지는 각 단계의 이유가 우선일 당시의 기술자료에서 실제로 확인되는지를 검토해야 한다.

4단계 — 제안된 결합이 선행기술이 본래 의도한 기능과 충돌하는지를 구체적으로 보여 준다.

A가 정상상태에서 셀의 열을 빠르게 공통 냉각부로 전달·분산하는 것을 중요한 기능으로 삼는 반면, B의 재료는 열전달을 억제하는 단열기능을 가진다고 하자. 그렇다면 B를 A의 열확산판 위치에 그대로 적용하는 것이 단순한 재료변경인지, 아니면 A가 본래 의도한 열관리 방식과 충돌하는 변경인지 검토할 필요가 있다.

이때 추상적으로 “작동원리가 달라진다”고 주장하기보다, 변경 전후의 열전달 경로를 나타낸 열회로도, 정상상태에서의 열저항 변화, B를 적용했을 때의 냉각성능 저하자료 등으로 기술적 충돌을 구체화하는 편이 설득력이 높다. B가 배터리 적용에 부정적인 경고를 포함하고 있다면 그 경고가 바로 이 충돌과 관련되는지도 함께 설명할 수 있다.

5단계 — 성공에 대한 합리적 기대를 결합이유와 분리하여 다툰다.

설령 POSITA가 A에 B·C·D의 기술을 적용해 볼 이유가 있었다고 하더라도, 그 결합을 통해 실제로 청구항이 요구하는 결과를 얻을 것으로 합리적으로 기대했는지는 별개의 문제이다.

예를 들어 B의 팽창성 재료가 원하는 방향으로 팽창할 것인지, C의 벤트가 열폭주 가스를 실제로 상부로 유도할 것인지, D가 반복적인 열사이클과 셀 압착력이 존재하는 환경에서도 5초 이내에 필요한 열저항 전환을 구현할 것인지는 각각 기술적 검토가 필요하다. 구성요소들을 물리적으로 결합할 수 있다는 사실과, 결합 후 청구된 기능과 성능이 실제로 구현될 것이라는 합리적 기대는 같은 문제가 아니다.

6단계 — 보정은 남아 있는 법적·기술적 쟁점을 확인한 뒤 결정한다.

선행기술과의 차이를 분명히 하기 위해 보정이 필요하다면, 단순히 수치 하나를 더 좁히는 것보다 실제 발명의 기술적 결합관계를 청구항에 반영할 수 있는지를 먼저 검토하는 편이 좋다. 예컨대 명세서에 충분한 근거가 있다면 “카트리지가 정상상태에서는 셀과 열적으로 접촉하고, 임계온도에 도달하면 그 접촉을 해제하면서 상부 배기통로 방향으로 팽창한다”는 식으로 구성요소 사이의 작동관계를 보다 명확히 할 수 있다.

다만 보정은 단순히 현재의 선행기술을 피하는 데 그쳐서는 안 된다. 보정내용이 원출원 명세서에 충분히 기재되어 있는지 §112(a) 관점에서 확인해야 하고, 향후 권리해석에 미칠 영향, prosecution history estoppel의 가능성, 실제 제품에서 보정된 구성요소를 입증할 수 있는지도 함께 고려해야 한다. 수치범위를 좁히는 경우에도 그 범위에 기술적 의미가 있는지와 다른 선행문헌에 의해 다시 공격될 가능성을 검토할 필요가 있다.

7단계 — 필요한 경우 선언서와 객관적 자료로 사실관계를 보강한다.

전문가 선언은 “이 발명은 비자명하다”는 법적 결론을 반복하는 데 사용하기보다, 우선일 당시 POSITA가 어떤 교육과 경험을 가지고 있었는지, 어떤 분야의 문헌을 통상 참고했는지, 제안된 결합에서 어떤 기술적 문제가 예상되었는지, 실제 비교시험에서 어떤 차이가 나타나는지를 설명하는 자료로 사용하는 것이 효과적이다.

예상하지 못한 결과나 기술적 장애를 주장한다면 비교시험의 조건과 비교대상이 적절해야 하며, 가능하면 당시 연구노트, 실패기록, 독립적인 시험자료 등과 함께 제시하여 선언의 객관적인 근거를 보강하는 것이 좋다.

11.3 심사관이 다시 제기할 수 있는 논리와 그에 대한 대비

심사관은 특허권자의 반박에 대해, B가 지적한 정상 냉각의 문제는 D의 열스위치를 사용하면 해결할 수 있고, C의 비대칭 벤트 역시 압력이나 유동의 방향을 제어하는 알려진 설계수단에 불과하다고 재반박할 수 있다.

이에 대비하려면 출원인은 이에 대비해 D가 B의 팽창재와 함께 사용된 적이 없고 D의 상전이 온도·압력조건이 배터리 열폭주와 다르며 네 문헌 결합이 오히려 새로운 연구과제를 만든다는 점을 선제적으로 설명해야 한다.

출원인은 단순히 “B와 D는 함께 사용된 적이 없다”는 데 그치지 않고, 왜 그 결합이 우선일 당시 POSITA에게 자연스럽지 않았는지를 기술적으로 설명해야 한다. 예컨대 D의 상전이 온도와 작동압력이 B의 팽창조건이나 배터리 열폭주 환경과 맞지 않았는지, D가 B의 낮은 열전도성 문제를 실제로 해결할 수 있었는지, B와 D를 함께 사용하면 셀 압착력·가스배출·응답시간과 같은 새로운 설계문제가 발생하는지를 구체적으로 살펴야 한다.

특히 네 문헌을 결합해야만 청구발명에 도달할 수 있는 경우에는 그 조합이 단순히 알려진 구성요소를 예정된 방식으로 결합하는 것인지, 아니면 하나의 결합으로 생긴 문제를 다시 다른 문헌으로 해결해야 하는 연속적인 설계과정을 요구하는지를 구별할 필요가 있다. 후자의 경우에는 각 단계에서 왜 다음 기술을 선택했을 것인지와 그 선택이 성공할 것으로 왜 예상했을 것인지가 각각 설명되어야 한다.

결국 OA 대응의 핵심은 “선행문헌에 청구항의 부품이 모두 있는가”만을 다투는 것이 아니라, 우선일 당시 POSITA가 실제로 그 문헌들을 그 순서와 방식으로 선택·변경·결합하여 청구발명에 도달했을 것이라는 심사관의 설명이 충분한지를 단계별로 검증하는 것이다.

12. IPR 단계의 가상 Petition: 청구인은 처음부터 완결된 자명성 이론을 제시해야 한다

OA와 IPR은 모두 §103의 자명성 법리를 적용하지만, 절차의 구조와 증거를 제시하는 방식에는 차이가 있다. IPR에서 청구인(Petitioner)은 특허청구항의 비특허성을 증거의 우월(preponderance of the evidence)에 따라 입증할 최종적인 설득책임을 부담한다. 민사소송에서 무효확인을 구한다면 이보다 높은 명백하고 확실한 설득 책임을 요구한다.

IPR이 개시되었다고 해서 그 부담이 특허권자에게 넘어가는 것은 아니며, PTAB (심판부)가 청구인이 제시하지 않은 결합이유나 기술적 논리를 대신 구성하여 부족한 Petition을 보완해서도 안 된다.

따라서 IPR의 자명성 ground는 단순히 선행문헌과 청구요소를 나열하는 데 그쳐서는 안 된다. Petition 자체에서 어떤 선행기술에서 출발하여, 왜 다른 문헌의 특정 기술을 선택·결합하고, 그 결합으로 청구된 결과를 얻을 것으로 왜 합리적으로 기대했는지를 충분히 설명해야 한다.

12.1 Petition의 권장 구조

POSITA의 지식수준을 구체적으로 설정한다.
학위와 경력연수만 제시하기보다, 해당 기술자가 배터리 열관리, 안전설계, 방화재료, 유동제어와 같은 분야 중 어떤 지식과 경험을 통상적으로 갖고 있었는지를 설명한다. 이는 analogous-art 범위와 결합이유, 성공에 대한 합리적 기대를 판단하는 기초가 된다.
Ground의 판단에 필요한 청구용어를 일관되게 해석한다.
모든 용어에 대해 별도의 해석을 제시할 필요는 없지만, 선행문헌의 대응관계나 결합이유가 특정 용어의 의미에 의존한다면 그 의미를 명확히 해 두어야 한다. Ground별로 서로 다른 의미를 전제하지 않도록 하는 것도 중요하다.
각 선행문헌이 청구발명과 어떻게 관련되는지를 문헌별로 분석한다.
B·C·D 각각에 대해 청구발명과 같은 field of endeavor에 속하는지, 그렇지 않다면 청구발명이 다루는 particular problem과 reasonably pertinent한지를 따로 설명한다. B가 A와 관련되어 있다는 사실이나 C가 B와 함께 사용된다는 사실만으로 각 문헌의 analogous-art 관계가 대신 입증되는 것은 아니다.
청구항의 각 구성요소와 선행문헌의 대응관계를 구체적으로 제시한다.
청구요소가 어느 문헌의 어느 문장, 도면 또는 실시예에 나타나는지 특정하고, 가능하면 도면부호와 인용부분을 함께 제시한다. Inherency나 POSITA의 일반지식에 의존하는 부분이 있다면 이를 명시하고, 왜 그러한 사실이 필연적으로 또는 통상적으로 인정되는지도 설명해야 한다.
출발문헌에서 무엇을 어떻게 변경하는지 명확히 한다.
단순히 “A와 B를 결합한다”고 하지 말고, A의 어느 구조를 유지하고 어느 부분을 B의 기술로 대체하거나 변경하는지 전후 관계를 구체적으로 보여 주는 것이 좋다. 그래야 제안된 결합이 실제로 청구된 구성에 도달하는지도 검토할 수 있다.
왜 그 변경을 했을 것인지 결합이유를 구체적인 근거와 연결한다.
선행문헌의 명시적 가르침뿐 아니라 설계상의 필요, 당시의 기술표준, 시장의 요구, 알려진 기술적 문제 등도 결합이유의 근거가 될 수 있다. 다만 “안전성을 높이기 위해”, “성능을 개선하기 위해”와 같은 일반론에 그치지 않고, 왜 그 필요가 해당 문헌의 특정 기술을 선택하여 청구된 방식으로 적용하는 데까지 이어졌을 것인지를 설명해야 한다.
성공에 대한 합리적 기대를 결합이유와 구별하여 입증한다.
왜 그 조합을 시도했을 것인지뿐 아니라, 실제로 조합했을 때 청구항이 요구하는 기능과 성능을 얻을 것으로 POSITA가 합리적으로 기대했을 근거를 제시한다. 후보군의 규모, 구성요소 사이의 인터페이스, 예상되는 성능, 알려진 실패 위험 등이 중요한 자료가 될 수 있다.
불리한 선행기술의 가르침도 정면으로 다룬다.
인용문헌에 제안된 결합과 충돌하는 경고나 단점이 있다면 이를 생략하기보다, 왜 그 문구가 실제 teaching away에 해당하지 않는지 또는 다른 선행기술이나 통상적인 설계수단으로 그 우려를 해소할 수 있었는지를 설명하는 편이 안전하다.
예상되는 객관적 징표에 대해서도 필요한 범위에서 대응한다.
공개된 제품자료나 시장자료를 통해 Patent Owner가 상업적 성공, 업계 찬사, 장기간의 미해결 수요 등을 주장할 가능성이 명확하다면, 그러한 자료가 청구된 기술적 특징과 실제로 nexus를 갖는지 검토할 수 있다. 다만 아직 기록에 없는 Patent Owner의 증거를 추측하여 과도하게 선제 대응하기보다는, 공개자료에 근거한 범위에서 논리를 구성하는 편이 적절하다.
각 Ground는 그 자체로 완결된 논증이 되도록 구성한다.
하나의 Ground에서 제시한 결합이유나 전문가 분석을 다른 Ground에도 당연히 적용되는 것처럼 암묵적으로 전제해서는 안 된다. 다른 부분을 원용하려면 무엇을 어떤 목적으로 원용하는지 명확히 밝혀, 각 Ground의 사실적·법적 근거를 추적할 수 있도록 하는 것이 좋다.

판례 박스 | In re Magnum Oil Tools: 최종적인 설득책임은 IPR 청구인에게 남는다
핵심 쟁점: IPR이 개시된 뒤 특허권자가 청구항의 비자명성을 입증해야 하는지, 또는 Board가 청구인의 부족한 자명성 논증을 보완할 수 있는지.
판시 취지: 청구항의 비특허성에 관한 최종적인 설득책임은 IPR 전 과정에서 Petitioner에게 남는다. IPR이 개시되었다는 이유만으로 Patent Owner가 비자명성을 입증해야 하는 것은 아니며, Board가 Petitioner가 충분히 제시하지 않은 결합이유를 새롭게 구성하여 그 부담을 대신할 수도 없다.
실무 포인트: Patent Owner는 Petition의 논리적·증거적 누락을 정확히 지적하는 동시에, 가능한 경우 그와 독립된 실체적 반증도 함께 제시하는 편이 안전하다. 즉 “Petitioner가 필요한 입증을 하지 못했다”는 주장과 “설령 그 이론을 전제로 하더라도 기술적으로 성립하지 않는다”는 주장을 병렬적으로 구성할 수 있다.
자료: In re Magnum Oil Tools International, Ltd., 829 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2016): In re Magnum Oil Tools International, Ltd., 829 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2016).

12.2 Patent Owner는 Petition에 제시된 이론의 범위를 먼저 확정한다

Patent Owner는 Petition을 청구항별·Ground별로 나누어, 각 Ground에서 Petitioner가 실제로 어떤 논리와 증거를 제시했는지를 먼저 정리하는 것이 좋다. 이는 이후 Reply에서 Petitioner가 단순히 기존 주장을 보충한 것인지, 아니면 Petition에 없던 새로운 논리를 제시한 것인지를 판단하는 기준이 된다.

예컨대 Petition이 선행 B의 analogous-art 관계를 단순히 “두 기술 모두 열차단 문제를 다룬다”는 한 문장으로 설명했다고 하자. Patent Owner는 Preliminary Response 또는 이후의 적절한 절차에서, 청구발명이 해결하는 구체적인 문제와 B 사이의 관계가 충분히 설명되지 않았다는 점을 명확히 지적할 수 있다.

그런데 Institution 이후 Petitioner가 Reply에서 비로소 청구발명의 문제를 “정비가 가능한 위험구획에 사용하는 교체형 장벽의 문제”라고 새롭게 정의하고, 이를 근거로 선행 B와의 관련성을 상세히 설명한다면 쟁점이 달라진다. Petition은 청구인이 의존하는 증거와 비특허성의 근거를 충분히 특정해야 한다. Petitioner가 Reply에서 Petition에 충분히 제시하지 않았던 결합이유나 성공기대에 관한 새로운 이론을 추가할 수 없다.

이 경우 Patent Owner는 그것이 단순히 기존 이론에 대한 추가 설명인지, 아니면 Petition에서 제시하지 않았던 새로운 problem framing을 통해 부족했던 analogous-art 논증을 새롭게 구성하는 것인지 비교해야 한다. 중요한 것은 새로운 증거가 제출되었다는 사실 자체가 아니라, 그 증거와 설명이 기존 Ground를 뒷받침하는 것인지 아니면 Ground의 핵심 논리를 바꾸는 것인지이다.

12.3 전문가 반대신문은 법리의 전제를 사실관계로 검증한다

전문가 반대신문에서도 전문가의 학력이나 경력을 일반적으로 공격하는 것보다, Petition의 각 법적 연결고리가 실제 기술적 근거를 갖는지를 확인하는 질문이 더 효과적일 수 있다. 예를 들면 다음과 같다.

우선일 전에 배터리 분야의 POSITA가 선행 B가 속한 기술분야를 실제로 참고했을 것이라는 근거로 어떤 문헌이나 산업자료를 사용했는가.
선행 A의 정상 열확산 기능을 유지하면서 선행 B를 적용한 구체적인 구조를 설명하거나 도식화할 수 있는가.
우선일 당시 후보로 고려할 수 있었던 재료는 몇 종류였으며, 그중 B의 재료를 선택하게 하는 기술적 기준은 무엇이었는가.
청구항이 요구하는 5초 이내의 응답을 예측하기 위해 사용한 계산이나 실험자료가 Petition 제출 당시 존재했는가.
선행 B에서 배터리 적용에 불리한 내용을 포함한 문단 전체를 검토했는가. 그렇다면 그 경고가 제안된 결합을 단념시키지 않는다고 판단한 기술적 이유는 무엇인가.
선행 D의 평면 시험편(coupon) 결과를 실제 셀 스택의 압력과 진동조건으로 확대 적용할 때 예상되는 오차나 한계를 분석했는가.

이러한 질문의 목적은 전문가가 자격을 갖추지 못했다는 점을 보여 주는 것이 아니라, Petition에서 제시한 자명성 이론의 각 단계가 우선일 당시의 기술적 사실에 의해 실제로 뒷받침되는지를 검증하는 것이다.

판례 박스 | Intelligent Bio-Systems: Reply는 Petition에 없던 새로운 비특허성 이론을 만드는 단계가 아니다
핵심 쟁점: Petitioner가 Reply에서 Petition에 충분히 제시하지 않았던 결합이유나 성공기대에 관한 새로운 이론을 추가할 수 있는가.
판시 취지: Petition은 청구인이 의존하는 증거와 비특허성의 근거를 충분히 특정해야 한다. Reply는 Patent Owner가 제기한 주장에 대응하고 기존 이론을 보충·설명하는 데 사용할 수 있지만, Petition에서 제시하지 않았던 새로운 비특허성 이론을 처음으로 구성하는 수단이 되어서는 안 된다.
실무 포인트: Patent Owner는 Reply에 새로운 자료가 포함되었다는 사실만을 문제 삼기보다, Petition과 Reply를 나란히 비교하여 ① 해결과제의 정의, ② 결합이유, ③ 선행문헌의 역할, ④ 성공기대에 관한 논리가 그대로 유지되는지를 확인해야 한다. 새로운 자료가 기존 이론을 뒷받침하는 것인지, 아니면 기존에 없던 이유나 결합경로를 새로 만드는 것인지가 핵심이다.
자료: Intelligent Bio-Systems, 821 F.3d 1359: Intelligent Bio-Systems, Inc. v. Illumina Cambridge Ltd., 821 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2016).

13. 공격과 방어를 한 장으로 정리한 실무 매트릭스

쟁점	OA 심사관·IPR 청구인의 강한 공격	출원인·특허권자의 강한 방어
청구항 해석	넓은 문언과 명세서 실시예로 기술분야를 설정	환경·관계·동작순서를 문언에 근거해 특정
Analogous Art	제품명이 아닌 underlying problem과 기술자의 탐색범위 제시	지나친 문제 추상화와 실제 탐색경로 부재 지적
결합동기	출발문헌의 결함 → 보조문헌의 해결수단 → 예상이득 연결	특허에서 역추출한 문제, 선택적 인용, 작동원리 훼손 지적
Teaching Away	단순 선호·trade-off이고 다른 문헌이 우려를 해소한다고 설명	공격경로를 직접 단념시키며 핵심 기능을 훼손함을 입증
성공기대	우선일 전 데이터·유사 조건·유한 후보군 제시	변동성·실패기전·외삽의 간극·연구 필요성 입증
수치범위	알려진 result-effective variable의 통상 최적화	임계효과, 다변수 충돌, 예기치 못한 결과 제시
Hindsight	우선일 전 표준·리뷰·시장압력으로 문제와 경로 입증	청구항을 따라 조각을 선별한 흔적을 단계별로 노출
객관적 징표	nexus 부재, 비청구 특징·가격·브랜드가 성공 원인	제품-청구항 대응과 구매동기를 구체적 자료로 입증
IPR 절차	Petition에서 ground와 증거를 완결	Reply의 새 이론, 입증책임 전환, Board의 논리 보충을 차단

14. 최종 체크리스트: §103 의견서에 반드시 답해야 할 15문항

유효출원일과 적용 가능한 §102 선행기술 범위를 확정했는가.
청구항을 ‘발명 개념’이 아니라 실제 limitation별로 해석했는가.
가장 합리적인 출발문헌과 그 선택 이유가 있는가.
각 문헌은 청구발명과 같은 field이거나 particular problem에 reasonably pertinent한가.
particular problem을 너무 넓거나 좁게 정의하지 않았는가.
각 누락요소가 정확히 어디에 개시되는가.
POSITA가 왜 그 요소를 선택하고 청구된 위치·순서로 결합하는가.
결합이 출발문헌의 principle of operation을 바꾸지 않는가.
문헌 전체에 공격경로를 단념시키는 teaching away가 있는가.
결합할 이유와 성공의 합리적 기대를 별도로 증명했는가.
obvious to try라면 후보가 실제로 유한하고 결과가 예측 가능했는가.
수치범위가 통상 최적화인지 임계적·예기치 못한 결과인지 검토했는가.
객관적 징표와 청구발명의 nexus를 분석했는가.
공격 논리가 청구항을 보고 난 뒤에만 성립하는 선택을 포함하지 않는가.
IPR이라면 모든 이론과 핵심 증거가 Petition에 들어 있고 Reply가 새 ground를 만들지 않는가.

맺음말: 좋은 §103 대응은 ‘비자명하다’고 외치는 것이 아니라 의사결정의 끊어진 고리를 찾는 일이다

§103 사건의 승패는 선행문헌의 수보다 논리 사슬이 얼마나 온전한지에 달려 있다. 공격자는 선행 A·B·C·D가 각각 존재했다는 사실을 넘어 당시 POSITA가 왜 선행 A에서 출발해 B와 C를 선택하고 D의 원리까지 채택했으며 그 결과의 성공을 기대했는지를 증거로 재구성해야 한다. 방어자 역시 “모두 다른 산업의 문헌”이라는 일괄 항변에 기대기보다 analogous-art 자격과 결합동기, teaching away, 성공기대, 수치범위, 객관적 징표 가운데 어느 연결고리가 끊겼는지를 짚어야 한다.

Analogous Art는 이 사슬의 첫 관문이다. 그 문을 통과했다고 결합까지 자명해지는 것은 아니며 다른 산업의 문헌이라는 이유만으로 문이 닫히는 것도 아니다. 실무에서 중요한 것은 제품명이나 산업분류가 아니라 우선일 당시 기술자가 마주한 문제와 탐색 영역, 해결책을 선택할 이유와 예상 결과를 사실기록 위에 올려놓는 일이다. 이 과정을 거쳐야 Graham의 구조와 KSR의 유연성을 함께 살리면서 hindsight의 함정을 통제할 수 있다.

주요 검증자료

35 U.S.C. §103 및 Graham/KSR 구조: USPTO MPEP §2141
Prima facie obviousness와 결합 논리: USPTO MPEP §2143
심사 중 자명성 거절의 보강: USPTO MPEP §2144
Applicant arguments, teaching away, 전체 문헌 검토: USPTO MPEP §2145
Analogous art의 두 테스트와 문헌별 판단: USPTO MPEP §2141.01(a)
IPR 청구인의 설득책임: In re Magnum Oil Tools, 829 F.3d 1364
IPR Petition/Reply 및 성공기대: Intelligent Bio-Systems, 821 F.3d 1359
문제 중심 Analogous Art: Donner Technology, 979 F.3d 1353

작성·검증 기준일: 2026년 9월 17일

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