들어가며
한 기업이 경쟁사로부터 특허침해 소송을 당했다고 가정해 보자. 법원이 손해배상액 10억 원을 인정한다. 그런데 여기에 재판부가 "피고의 침해행위는 고의적인 것으로 인정된다"는 판단을 더하면, 배상액은 최대 5배, 즉 50억 원까지 늘어날 수 있다. 이것이 2019년 도입되고 2024년 확대된 한국 특허법상 증액배상(增額賠償, enhanced damages) 제도의 골격이다.
문제는 제도가 만들어졌다고 실무가 곧바로 정리되는 것은 아니라는 점이다. "고의적"이라는 한 단어를 어디까지 인정할 것인지—단순한 부주의와 악의적인 도용을 어떻게 가를 것인지—를 두고 학계와 실무는 상당 기간 해석이 엇갈려 왔다. 이 글은 이 쟁점이 어떻게 정리되어 왔는지를, 제도의 뿌리인 미국 판례법의 변천사와 2024년 특허법원 판결을 축으로 짚어본다.
1. 한국 증액배상 제도의 현황
특허법 제128조 제8항은 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우, 법원이 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 않는 범위에서 배상액을 정할 수 있도록 규정한다. 이 제도는 2019년 1월 시행 당시에는 배상 상한이 3배였으나, 2024년 2월 개정(같은 해 8월 시행)을 통해 5배로 확대되었다. 이로써 한국은 고의적 지식재산 침해에 대해 중국과 함께 세계에서 가장 높은 수준의 배상 상한을 두게 되었다.
같은 조 제9항은 배상액, 정확히는 배수를 정할 때 고려해야 할 8가지 요소를 법정하고 있다.
- 침해자의 우월적 지위 여부
- 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
- 권리자가 입은 피해규모
- 침해자가 얻은 경제적 이익
- 침해행위의 기간·횟수
- 침해행위에 따른 벌금 등 형사처벌
- 침해자의 재산상태
- 침해자의 피해구제 노력의 정도
즉 "고의성"의 문턱 자체는 비교적 넓게 설정하되, 실제 배수를 정할 때는 판사의 재량적 심증이 아니라 법정된 요소들을 대조하는 구조를 취하고 있다.
2. 미국 판례법의 변천—고의성 기준은 어떻게 자리를 잡았나
한국 제도의 뿌리를 이해하려면 징벌적 배상의 원조 격인 미국 특허법상 '고의적 침해(willful infringement)' 기준의 역사를 살펴볼 필요가 있다. 이 기준은 산업정책 기조에 따라 크게 세 차례 방향을 바꿨다.
첫 번째 국면(1983년, Underwater Devices 판결): 연방순회항소법원(Federal Circuit)은 타인의 특허 존재를 인지한 자에게 침해 여부를 확인하기 위해 전문가 의견을 구하는 등 성실히 조사할 적극적 주의의무(affirmative duty of care)를 부과했다. 이 기준 아래에서는 악의가 없어도 조사를 소홀히 한 것만으로 고의적 침해로 인정될 위험이 있었고, 결과적으로 기업들이 신기술 개발마다 방어적 특허조사 비용을 과도하게 지출하는 부작용이 지적되었다.
두 번째 국면(2007년, In re Seagate Technology 판결): 연방순회항소법원은 전원합의체(en banc)로 기존 기준을 폐기하고, ① 피고의 행위가 객관적으로 무모(objectively reckless)했음을 원고가 먼저 증명하고, ② 그 위험이 피고에게 알려져 있었거나 명백했음을 증명하도록 하는 2단계 테스트를 도입했다. 증명 기준도 '명백하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)'로 엄격화되었다. 그런데 이 객관적 기준은, 사후적으로 구성한 비침해·무효 항변이 나름의 합리적 근거만 갖추면—설령 그 항변이 법원에서 최종적으로 받아들여지지 않더라도—침해 당시의 실제 의도와 무관하게 배상을 면할 수 있는 통로로 활용되는 부작용을 낳았다는 평가를 받았다.
세 번째 국면(2016년, Halo Electronics v. Pulse Electronics 판결): 연방대법원은 Seagate의 경직된 2단계 테스트를 폐기하고, 사후에 구성된 항변이 아니라 침해 당시 행위자의 주관적 인식과 비난가능성에 다시 초점을 맞추도록 했다. 동시에 증명 기준도 일반 민사소송 수준인 '증거의 우위(preponderance of the evidence)'로 완화했다. 아울러 2011년 America Invents Act로 신설된 35 U.S.C. §298은, 피고가 변호사 의견서를 받지 않았다는 사실 자체만으로 고의성을 불리하게 추정할 수 없도록 명문화했다.
이 변천사가 시사하는 바는, "행위 당시의 진짜 내심"에 집중할수록 제도의 실효성이 회복된다는 점, 그리고 증명책임의 문턱을 어디에 두느냐가 제도의 실제 작동을 좌우한다는 점이다.
3. 한국의 해석 논쟁—'고의적'을 어디까지 넓힐 것인가
특허법 제128조 제8항의 "고의적인 것"이라는 문구를 두고, 학계와 실무는 한동안 다른 방향을 가리켰다. 민법상 고의 개념과 동일하게 보아 미필적 고의(未必的 故意)까지 넓게 포섭해야 한다는 견해가 있었던 반면, 제도의 억지력을 살리려면 미국식으로 중과실(重過失)까지 포함해야 한다는 주장도 있었다. 반대로 기업의 연구개발 위축을 우려하는 쪽에서는 처음부터 남의 기술을 탈취할 의도였던 악의적 도용에만 한정해야 한다는 입장을 취했다. 해석의 폭에 따라 개별 사건의 결론이 크게 달라질 수 있는 만큼, 실무를 정리해 줄 판단이 필요한 상황이었다.
4. 조리용기용 뚜껑 사건—경계선을 그은 판결
이 논쟁에 중요한 이정표가 된 것이 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결이다. 사건의 개요는 다음과 같다.
주방용품을 제조하는 중소기업(원고)은 실링 구조를 적용한 '패킹이 구비된 조리용기용 뚜껑' 특허를 보유하고 있었다. 피고는 원고와 거래관계를 통해 이 특허의 존재를 이미 2015년경 인지하고 있었고, 사용료 등을 두고 실시허락 협상을 진행했으나 협상은 결렬되었다. 그런데 피고는 협상이 진행 중이던 2015년 11월경부터 원고의 허락 없이 특허가 적용된 진공냄비 제품을 생산·판매하기 시작했다. 원고는 2019년 2월 침해 중단을 요구하는 통고문을 보냈으나 피고는 판매를 계속했고, 같은 해 6월에는 오히려 특허무효심판과 소극적 권리범위확인심판을 청구했다. 그러나 2020년 12월 특허심판원에서 모두 기각되었고, 이에 불복한 소송에서도 패소해 2021년 8월 판결이 확정되었음에도, 피고는 2022년 10월까지 제품 판매를 이어갔다.
특허법원은 이러한 사실관계를 근거로 피고의 행위를 고의적 침해로 인정했다. 이 판결에서 주목할 부분은 법원이 "고의적인 것으로 인정되는 경우"의 의미를 명시적으로 풀이했다는 점이다. 법원은 이를 침해자가 자신의 행위로 인해 특허권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서도 침해행위를 하는 경우로 정의하면서, 여기에는 확정적 고의뿐 아니라 미필적 고의도 포함된다고 판시했다. 다만 이 사건은 증액배상 규정이 3배 상한이었던 개정 전 특허법(2024년 2월 개정 전) 조항이 적용된 사안으로, 법원은 우월적 지위, 고의성의 정도, 침해기간·횟수, 침해로 얻은 경제적 이익, 재산상태, 피해구제 노력 등 제9항의 고려요소를 종합해 2배의 배수를 적용했다—현행법의 5배 상한이 아니라, 상한이 3배였던 구법 아래에서 2배가 인정된 사례라는 점은 정확히 구분해서 볼 필요가 있다.
법원은 피고가 항변 근거로 제출한 '특허무효 가능성에 관한 변리사 의견서'와 '경영진 변경' 사실도 고의성을 부정할 근거로 삼지 않았다. 해당 의견서는 침해가 이미 시작된 지 상당 기간이 지난 후 작성되었고, 법적 구속력이 없다는 취지가 명시되어 있었으며, 실제 소송 결과와도 배치되었기 때문이다.
5. 미필적 고의와 인식 있는 과실—어떻게 가르는가
이 판결이 실무에 남긴 가장 중요한 지점은, 형사법 영역에서 오래 다뤄져 온 미필적 고의와 인식 있는 과실(認識 있는 過失)의 구분을 특허 침해의 맥락에 접목했다는 데 있다. 대법원 판례(대법원 1985. 6. 25. 선고 85도660 판결 등)에 따르면 두 개념을 가르는 핵심은 결과 발생의 가능성을 인식했는지 여부가 아니라, 그 결과 발생을 용인하는 내심의 의사가 있었는지다.
특허 침해에 대입하면, 경쟁사 특허의 존재를 알고 나름대로 회피설계를 시도한 뒤 "이 정도면 침해가 아닐 것"이라고 판단하고 제품을 출시했다가 나중에 침해로 판단된 경우는, 그 판단이 안이했다 하더라도 원칙적으로 인식 있는 과실—중과실에 가까운 영역—로 평가될 여지가 크다. 반면 침해 가능성을 상당히 인식하면서도, 그로 인해 얻을 수 있는 이익이 나중에 물어줄 배상액보다 크다고 판단해 그 위험을 그대로 받아들이고 침해행위를 밀어붙이는 경우는 미필적 고의에 해당한다. 후자는 침해를 사실상 사업비용(cost of doing business)으로 계산에 넣는 태도라는 점에서, 5배 증액배상 제도가 겨냥하는 전형적인 유형이라 할 수 있다.
참고로 미국 판례법에는 침해 가능성을 충분히 인식할 수 있는 상황에서 의도적으로 확인을 회피하는 행위를 고의에 준해 취급하는 '의도적 무관심(willful blindness)' 법리가 존재한다. 다만 한국은 성문법 중심의 대륙법 체계를 취하고 있어, 판례를 통해 특정 상황을 고의로 의제(擬制)하는 방식에는 한계가 있다. 이 때문에 국내 실무에서는 기업의 조직적 은폐행위 등을 고의 자체로 간주하기보다는, 미필적 고의를 뒷받침하는 정황증거로 활용하는 접근이 보다 현실적이라는 분석이 있다.
6. 제도 철학의 차이—억지냐, 전보냐
한국과 미국 법원이 이 제도를 바라보는 시각에는 무게중심의 차이가 있는 것으로 이해할 수 있다. 미국의 징벌적 배상은 도덕적으로 비난받아 마땅한 행위를 사법적으로 제재하는 처벌과 억지, 즉 징계(懲戒)로서의 성격이 상대적으로 강하게 읽힌다. 반면 한국의 증액배상은 억지 목적과 함께 실질적 전보(填補), 즉 피해자에게 온전한 보상을 제공하려는 목적이 함께 작동하는 구조로 볼 수 있다. 민사소송 구조상 침해로 인한 무형적 손해, 시장 선점 기회 상실, 변호사 비용 등은 통상의 손해액 산정에 온전히 반영되기 어려운 경우가 많고, 증액배상은 이러한 결손을 메우는 기능도 겸하고 있다는 것이다. 제128조 제9항의 8가지 요소가 상당히 구체적이고 계산적인 것도 이러한 성격과 무관하지 않다. 미국은 증액배상액을 산정할 때 특허권자가 온전히 전보받지 못할 가능성이 있는 손해의 크기보다는, 침해자가 저지른 침해행위의 주관적 악성과 도덕적 비난가능성의 크기에 초점을 두고, 그 제재 필요성에 상응하도록 배수를 조정하는 것을 사법부 고유의 재량권 행사로 파악하는 경향이 있다. 따라서 재량의 배수 곱셈 방식이 자연스럽다. 나아가 한국에서는 증액배상의 요건인 '고의' 침해로 보지 않는 인식 있는 중과실에 따른 침해라 하더라도, 사안에 따라서는 고의 침해로 평가될 수 있는 여지가 있다. 다만 두 제도 모두 억지와 전보의 요소를 정도의 차이로 함께 갖고 있다는 점에서, 이는 절대적 구분이라기보다 무게중심의 차이로 읽는 것이 정확하다.
7. 전문가 의견서의 방어적 가치와 그 한계
증액배상을 다투는 실무에서 피고 측이 가장 흔히 원용하는 방어 수단은 변리사·변호사의 비침해 또는 무효 의견서다. 그런데 조리용기용 뚜껑 사건에서 법원이 이 항변을 배척한 근거로, 의견서가 사후적으로—그것도 소송이 불리하게 전개된 시점에—뒤늦게 작성되었다는 점 외에 면책 표준 문구가 함께 거론되었다는 사실은 실무에 상당한 파장을 남겼다. 다만 이는 의견서에 통상 포함되는 법적 효력 부인 문구 자체가 문제였다기보다는, 침해 개시 후 수년이 지나 작성되었다는 시간적 지연과, 무효심판·권리범위확인심판에서 이미 패소가 확정된 이후에도 판매를 지속한 실질적 행위가 함께 고려된 결과로 보는 것이 더 정확하다.
그렇다 하더라도 의견서에 통상 포함되는 책임제한 문구의 존재가 판결문에 언급된 이상, 실무에서는 형식적인 면책 문구 유무보다, 미국 판례 법리가 그러하듯 의견서에 담긴 분석의 실질적 수준과 시의성—침해 개시 이전에 작성되었는지, 청구항 대비표를 갖췄는지, 기업과 독립적이면서 특허법과 해당 기술 모두에 전문성을 갖춘 외부 전문가가 작성했는지—을 중심으로 방어력을 평가받는 방향으로 기준이 정교화될 필요가 있다. 아울러 미국 35 U.S.C. §298처럼, 의견서를 받지 않았다는 사실 자체만으로 고의성을 불리하게 추정하지 못하도록 하는 조항을 특허법에 명문화하는 방안도 함께 검토할 만하다.
8. 증명의 구조적 어려움과 'K-디스커버리'의 등장
전문가 의견서의 방어력이 예전만 못하다고 해서, 원고 측의 입증이 그만큼 쉬워지는 것은 아니다. 상대방 내심의 미필적 고의를 직접 증명하는 것은 사실상 불가능에 가깝고, 결국 경고장에 대한 대응, 과거 거래 이력 같은 간접사실을 통해 재판부를 설득해야 한다. 그런데 이러한 간접사실을 뒷받침할 결정적 증거는 대개 침해자 내부에 있고, 미국식 증거개시(discovery) 제도가 없는 한국에서는 원고가 이에 접근할 법적 수단이 마땅치 않았다. 특허청(현 지식재산처)과 벤처기업협회가 2025년 실시한 설문조사에서도 기술탈취 피해 중소기업의 73%가 소송 과정에서 증거수집의 어려움을 가장 큰 애로사항으로 꼽은 바 있다.
이러한 정보 비대칭을 해소하기 위한 이른바 '한국형 디스커버리(K-디스커버리)' 도입 논의는 10년 넘게 이어져 왔으나, 산업계의 반대로 번번이 진전을 보지 못했다. 반대의 핵심 주장은 엄밀한 논리보다는 두려움과 불안감에서 출발하는 측면이 있다. 그중 하나가, 실체가 불분명한 해외 특허관리전문회사(NPE)가 한국 대기업을 상대로 소송을 제기한 뒤, 승소 자체보다는 디스커버리 절차를 통해 핵심 연구개발 자료나 영업비밀에 합법적으로 접근하는 데 목적을 둘 수 있다는 우려다. 실제로 한국경제인협회 등 경제단체는 비제조 특허회사의 표적이 될 가능성과 소송비용 증가를 이유로 반대 입장을 밝혀 왔다. 그러나 특허관리전문회사(NPE)는 통상 제조업이나 판매업을 영위하지 않고 특허 수익화 자체를 목적으로 하는 만큼, 애초에 상대방의 연구개발 자료나 영업비밀이 필요하지 않다는 점에서 이러한 우려가 다소 과장되었다는 반박도 가능하다.
이 교착에 돌파구가 마련된 것이 2026년 1월 29일 국회 본회의를 통과한 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 개정이다. 이 개정으로 기술자료 유용행위로 인한 손해배상청구 소송에 한해 다음 세 가지 장치가 국내 법제 최초로 도입되었다.
- 전문가에 의한 사실조사
- 법원의 자료보전명령
- 당사자 신문 제도
영업비밀 유출 우려에 대해서는 비밀유지명령 등 안전장치를 병행하는 구조를 취하고 있다. 다만 이 제도는 공포 후 약 2년의 유예기간을 거쳐 2028년경 시행될 예정이며, 우선은 수탁·위탁거래 관계에 있는 기술유용 분쟁에 한정해 시범 적용되는 성격이 강하다. 특허법·부정경쟁방지법 등에도 유사한 취지의 개정안이 이미 발의되어 있어, 이번 상생협력법 개정이 후속 입법의 선례로 작용할 가능성이 거론되고 있다.
나가며
조리용기용 뚜껑 사건은 증액배상 제도가 실무에서 어떻게 자리를 잡아가고 있는지를 보여주는 사례다. 법원은 고의 개념에 미필적 고의를 포섭함으로써 제도의 실효성을 확보하면서도, 회피설계를 시도했다가 결과적으로 침해로 판단된 인식 있는 과실 수준의 사안까지 무차별적으로 포섭하지는 않겠다는 방향성을 함께 드러냈다. 이는 혁신 보호와 책임 비례의 원칙 사이에서 사법부가 찾아가고 있는 균형점이라 할 수 있다.
다만 이 균형이 완결된 것은 아니다. 미국 특허법 역시 고의성이라는 주관적 성립요건의 구체적 내용을 법률에 명시하지 않고 사법부의 판례 형성에 맡겨 두었으며, 그 판단 기준은 시대별 특허정책 기조와 산업·시장 환경의 변화에 따라 탄력적으로 변모해 왔다. 한국의 증액배상 제도 역시 이와 다르지 않을 것이다. 앞으로도 혁신 보호와 방어권 보장이라는 두 축 사이에서, 시대의 흐름에 맞추어 그 균형점을 계속 저울질해 나가야 할 것으로 보인다.
본 글은 공개된 판결 및 법령·보도자료를 토대로 작성한 일반적인 해설로, 개별 사안에 대한 법률자문을 대체하지 않습니다.
