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Saturday, September 19, 2026

[제2편] 변호사가 관여하면 모두 비밀인가? — Attorney-Client Privilege의 성립요건과 Acting as a Lawyer

변호사가 참여한 기업 이메일의 법률 조언과 사업 판단을 구별하는 장면

미국 특허분쟁에서 변호사를 이메일에 CC하거나 문서에 “PRIVILEGED”라고 표시했다고 해서 Attorney-Client Privilege가 자동으로 생기지는 않는다. 제2편은 K-Tech의 내부 이메일을 따라 legal advice와 business advice, 사실과 communication, dual-purpose communication을 구별하고, 변호사가 법률가로서 관여했는지를 어떻게 살펴야 하는지 정리한다.

미국 특허분쟁이 발생하면 기업은 본능적으로 미국 변호사를 communication에 참여시키려 한다.

중요한 이메일에는 사내변호사를 CC하고 기술검토 자료에는 “ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED”라는 문구를 붙인다. 외부 미국변호사에게 자료를 전달한 뒤 “변호사에게 보냈으니 이제 Privileged”라고 생각하기도 한다.

하지만 미국의 Attorney-Client Privilege는 그런 방식으로 작동하지 않는다.

변호사가 이메일의 발신자나 수신인이라는 사실과 그 communication이 Attorney-Client Privilege의 보호를 받는지는 별개의 문제다.

변호사는 법률적 조언뿐 아니라 사업적 판단, 협상, 경영전략, 기술적 의견을 제공할 수 있다. 특히 기업의 사내변호사는 하루에도 여러 역할을 오간다.

미국 법원이 묻는 것은 단순히 “변호사가 참여했는가?”가 아니다.

변호사가 법률가로서(acting as a lawyer) 관여하였고, 그 communication은 법률적 조언을 구하거나 제공하기 위한 것이었는가?

Attorney-Client Privilege는 이 질문에서 출발한다.

1. K-Tech의 이메일에 미국변호사를 CC하다

제1편에서 살펴본 K-Tech 사례를 이어가 보자.

미국 경쟁사 Alpha Technologies가 K-Tech에 특허침해 경고장을 보내자 회사 내부의 움직임이 빨라졌다.

K-Tech IP팀은 한국 변리사에게 Alpha 특허의 청구항과 제품구조를 비교해 달라고 요청했다. 미국 patent attorney에게는 미국법상 infringement와 validity에 관한 검토를 의뢰했고, 분쟁이 소송으로 발전할 가능성이 높아지자 별도의 미국 litigation counsel도 선임했다.

회사 내부 communication에서 문제가 생겼다.

IP팀장은 개발팀과 영업팀에 다음과 같은 이메일을 보냈다.

개발팀은 제품구조를 설명했고, 영업팀은 설계변경 시 미국 고객사에 미칠 영향을 분석했다. 구매팀은 부품변경 비용을 계산했다.

미국변호사는 별다른 의견을 달지 않았다.

이 이메일 thread 전체가 Attorney-Client Privilege의 보호를 받을까?

이메일 제목에는 분명히 “PRIVILEGED & CONFIDENTIAL”이라고 적혀 있고 미국변호사도 수신인에 포함되어 있다.

그러나 이것만으로는 충분하지 않다.

2. Attorney-Client Privilege는 ‘변호사가 본 문서’를 보호하는 제도가 아니다

Attorney-Client Privilege는 기업의 중요한 정보를 모두 비밀로 만들어 주는 제도가 아니다.

미국 연방대법원은 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)에서 Attorney-Client Privilege가 변호사와 의뢰인 사이의 충분하고 솔직한 communication을 촉진하여 법의 준수와 사법제도의 운영이라는 공익에 기여한다고 설명했다.

핵심은 legal advice에 있다.

연방법상 Attorney-Client Privilege의 전형적인 구조를 실무 관점에서 풀면 다음과 같다.

의뢰인 → 법률적 조언 → 법률가로서 활동하는 변호사 → 관련 communication → 비밀 유지

변호사가 문서를 받았다는 사실은 출발점에 불과하다.

회사의 CFO가 사내변호사에게 월별 매출보고서를 보내면서 “참고하세요”라고 했다면 그것이 곧 법률상담은 아니다.

영업팀이 계약가격을 결정하는 회의에 변호사가 참석했다고 해서 회의 전체가 Privileged가 되는 것도 아니다.

특허사건도 다르지 않다.

R&D팀이 미국변호사에게 제품도면을 보냈다는 사정만으로 기존 사실자료인 도면 자체가 Privileged로 바뀌지는 않는다.

Privilege는 사실 자체보다 일정한 요건을 충족한 confidential communication을 보호한다.

3. ‘사실’과 ‘Communication’을 구별해야 한다

이 구별은 Discovery에서 특히 중요하다.

K-Tech의 제품 A가 특정 온도에서 작동한다는 사실이 있다고 하자.

IP팀이 미국 litigation counsel에게 비밀리에 다음과 같이 질문한다.

“제품 A가 120℃에서 작동한다는 사실이 Alpha 특허의 claim 1에 있는 ‘high-temperature operation’ limitation을 충족하는지 검토해 주십시오.”

이 법률상담을 위한 confidential communication은 Privilege의 보호대상이 될 수 있다.

그렇다고 “제품 A가 120℃에서 작동한다”는 기초사실 자체가 사라지는 것은 아니다.

상대방이 적법한 Discovery를 통해 제품 사양서나 시험결과에서 그 사실을 독립적으로 확인할 수 있다면, “우리가 그 사실을 변호사에게도 이야기했다”는 이유만으로 기초사실까지 숨길 수 있는 것은 아니다.

미국 연방대법원도 Upjohn에서 이러한 구별을 강조했다.

Privilege는 관련 사실 자체를 Discovery에서 차단하지 않는다. 일정한 요건을 갖춘 communication이 보호대상이다.

이 차이를 놓치면 기업 내부에서 다음과 같은 착각이 생긴다.

“이 자료는 변호사에게 보냈으니 이제 Privileged입니다.”

그렇게 볼 수 없다.

기존 문서를 변호사에게 전달해도 원래 문서가 자동으로 Privileged document로 바뀌지는 않는다.

4. 핵심은 ‘Acting as a Lawyer’다

Attorney-Client Privilege에서 가장 중요한 요건 가운데 하나가 변호사가 법률가의 자격으로(in his or her capacity as a lawyer) 관여했다는 것이다.

변호사 자격증을 가진 사람이 하는 일이 모두 법률업무는 아니기 때문이다.

예를 들어 K-Tech의 미국 사내변호사가 다음 업무를 동시에 담당한다고 하자.

  • 미국 특허소송 대응
  • 라이선스 계약 검토
  • 경쟁사와의 사업협상
  • 미국시장 진출전략 회의
  • 제품가격 승인
  • 특허분쟁에 따른 공급망 조정

앞의 두 업무는 법률적 조언의 성격이 강하다.

반면 제품가격, 제품 공급의 우선순위, 설계변경에 따른 원가 증가는 기본적으로 business decision에 해당한다.

그 회의에 변호사가 참석했다는 이유만으로 사업적 판단 전체가 법률적 조언으로 바뀌지는 않는다.

기업이 Privilege를 관리할 때 특히 위험한 생각이 있다.

“Legal을 CC하면 안전하다.”

미국법은 이보다 복잡하다.

5. 특허팀에서는 Legal Advice와 Technical Advice가 더 쉽게 섞인다

특허실무에서는 구별이 더 어렵다.

특허사건의 법률적 판단을 기술적 사실과 떼어 놓기 어렵기 때문이다.

예를 들어 K-Tech가 미국 patent attorney에게 다음과 같이 묻는다고 하자.

“Alpha 특허의 claim 1에 있는 ‘directly bonded’라는 표현이 당사 제품의 구조를 포함하는지 검토해 주십시오.”

변호사는 제품의 단면도, 제조공정, bonding mechanism을 이해하지 않고는 답하기 어렵다.

그래서 엔지니어에게 기술적 설명을 요청한다.

엔지니어가 변호사에게 기술을 설명했다는 이유만으로 그 설명을 단순한 technical advice라고 단정할 수는 없다. 변호사가 특허침해 여부에 관한 법률적 조언에 필요한 사실을 파악하는 과정이라면 그 communication은 법률상담과 밀접하게 연결된다.

반대 상황도 있다.

미국 patent attorney가 공학적 배경을 가지고 있다는 이유로 R&D팀이 이렇게 묻는다.

“Bonding 온도를 250℃에서 220℃로 낮추면 수율이 얼마나 떨어질까요?”

변호사가 자신의 기술적 경험을 토대로 의견을 주었다고 하자.

변호사가 답했다는 사정만으로 당연히 legal advice가 되는 것은 아니다.

특허분야에서 기술과 법률이 밀접하다는 사실 때문에 모든 technical communication이 Privileged가 되는 것은 아니다. 오히려 communication의 목적을 더 세밀하게 살펴야 한다.

6. 사내변호사는 왜 특히 문제가 되는가

외부 litigation counsel에게 소송의 승소 가능성을 묻는 경우에는 communication의 법률적 목적이 비교적 뚜렷하다.

하지만 사내변호사(in-house counsel)는 다르다.

기업의 사내변호사는 법률자문과 동시에 경영진의 business adviser 역할을 하는 경우가 많다.

특허분쟁에서도 마찬가지다.

K-Tech의 미국 General Counsel이 회의에서 다음 네 가지 의견을 한꺼번에 제시했다고 하자.

  1. Alpha 특허의 claim construction에 관한 의견.
  2. 미국법상 침해 가능성.
  3. Alpha와 라이선스 협상을 시작할 것인지에 관한 사업적 판단.
  4. 제품가격과 미국 고객사 대응전략.

하나의 회의에서 legal advice와 business advice가 섞여 있다.

이처럼 legal advice와 business advice가 섞인 dual-purpose communication을 Attorney-Client Privilege가 보호하는지는 어려운 문제다.

7. Dual-Purpose Communication ― 법률과 사업 목적이 섞인 경우

미국 연방법원들은 오랫동안 legal advice와 non-legal advice가 함께 포함된 communication을 어떻게 처리할 것인지 고민해 왔다.

이때 흔히 거론되는 개념이 “primary purpose”다.

문제의 communication에 법률 목적과 사업 목적이 함께 있다면, 법률적 조언을 구하거나 제공하려는 목적이 어느 정도였는지를 살핀다.

다만 한 가지를 주의해야 한다.

미국 전역에 적용되는 완전히 통일된 문구가 확립되었다고 보기는 어렵다.

대표적인 판례 가운데 하나가 D.C. Circuit의 In re Kellogg Brown & Root, Inc., 756 F.3d 754 (D.C. Cir. 2014)다.

이 사건에서 기업의 내부조사는 regulatory compliance와 법률적 조언이라는 두 목적을 함께 지니고 있었다.

D.C. Circuit은 법률적 조언을 얻는 것이 communication의 중요한 목적 중 하나(one of the significant purposes)였다면, 다른 목적이 함께 있다는 이유만으로 Privilege를 부정해서는 안 된다는 취지로 판단했다.

이 판례는 기업 내부조사나 compliance 업무처럼 legal purpose와 business purpose를 칼로 자르듯 나누기 어려운 상황에서 특히 중요하다.

그렇다고 모든 Circuit이 dual-purpose communication을 같은 문구와 방식으로 처리한다고 일반화할 수는 없다.

8. 연방대법원도 이 문제에 최종적인 통일기준을 제시하지 않았다

Dual-purpose communication의 기준은 한때 미국 연방대법원의 심리대상이 되었다.

In re Grand Jury 사건에서 Ninth Circuit은 legal advice와 non-legal advice가 결합된 communication의 Privilege 여부를 판단하기 위해 primary-purpose 분석을 적용했다.

연방대법원은 2022년 이 사건에 certiorari를 허가했고 2023년 1월 구두변론까지 진행했다.

미국의 기업법무와 Privilege 실무에서는 연방대법원이 dual-purpose communication에 관한 통일 기준을 제시하리라는 기대가 컸다.

그러나 연방대법원은 본안 기준을 제시하지 않았다.

연방대법원은 2023년 1월 23일 certiorari를 “dismissed as improvidently granted”, 즉 DIG 처리하여 merits 판결을 내리지 않았다.

따라서 2026년 9월 현재 dual-purpose communication을 다룰 때에는 해당 사건에 적용되는 Circuit의 판례를 확인해야 한다.

이 점은 미국 특허소송에서도 마찬가지다.

특허사건이라고 해서 Privilege에 관한 모든 문제에 언제나 Federal Circuit의 단일 기준이 적용되는 것은 아니기 때문이다.

9. Patent Case라면 무조건 Federal Circuit Law를 보면 되는가

특허실무자가 자주 빠지는 또 하나의 함정이 있다.

미국 특허사건의 항소를 Federal Circuit이 담당하므로 Attorney-Client Privilege도 모두 Federal Circuit law에 따라 판단한다고 생각하기 쉽다.

그러나 실제 분석은 그렇게 단순하지 않다.

Federal Circuit은 privilege 문제가 patent law에 고유한 substantive issue와 밀접하게 연결되어 있는지 등을 고려하여 자신의 법을 적용한다. 일반적인 privilege 문제에서는 regional circuit law가 중요한 역할을 할 수 있다.

예를 들어 In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)에서는 patent prosecution 과정의 invention record에 관한 Privilege가 문제되었고, Federal Circuit은 특허법에 고유한 문제라는 이유에서 Federal Circuit law를 적용했다.

In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)의 patent-agent privilege 역시 patent agent의 USPTO practice와 직접 연결된 특허법 고유의 문제였기 때문에 Federal Circuit이 자신의 법을 적용하여 새로운 patent-agent privilege를 인정한 사례다.

반면 기업 내부의 ordinary attorney-client communication이나 dual-purpose communication처럼 특허법에 고유하지 않은 문제에서는 regional circuit의 privilege law를 검토해야 할 수 있다.

따라서 미국 특허사건에서 Privilege를 검토할 때에는 먼저 다음 질문이 필요하다.

“이것은 patent law에 고유한 Privilege 문제인가, 아니면 일반적인 Attorney-Client Privilege 문제인가?”

이 질문에 따라 찾아야 할 판례가 달라질 수 있기 때문이다.

10. K-Tech의 첫 번째 이메일은 어떻게 볼 것인가

이제 첫머리의 이메일로 돌아가 보자.

IP팀장은 개발팀과 영업팀에 Alpha 특허 대응자료를 요청하면서 미국변호사를 CC했다.

내용을 다시 보면 다음과 같다.

“Alpha 특허와 당사 제품의 차이점을 정리해 주십시오. 특히 설계변경이 가능한 부분과 변경 시 예상되는 원가 상승분을 알려주시기 바랍니다.”

서로 다른 목적이 한 이메일에 섞여 있다.

제품과 특허의 차이를 분석하는 것은 미국변호사가 infringement에 관한 법률적 조언을 제공하기 위한 사실조사일 수 있다.

반면 설계변경 비용과 원가 상승분을 계산하는 것은 사업적 판단일 가능성이 높다.

따라서 이 이메일 전체에 “PRIVILEGED”라고 적혀 있다는 이유만으로 thread 전체가 보호된다고 가정해서는 안 된다.

처음부터 communication을 분리하는 편이 안전하다.

법률자문용 이메일은 다음과 같이 목적을 명확히 할 수 있다.

반면 원가·납기·고객대응 등 사업적 문제는 별도의 communication으로 처리할 수 있다.

“Privileged”라는 단어를 많이 쓰는지는 중요하지 않다.

실제 업무과정에서 법률적 communication과 business communication을 가능한 한 구별해야 한다.

11. 그렇다고 이메일을 인위적으로 ‘Privilege용’으로 꾸며서는 안 된다

반대 방향의 위험도 있다.

모든 이메일 첫 줄에

“법률적 조언을 구하기 위한 것입니다.”

라고 써 놓으면 해결된다고 생각하는 것이다.

형식적인 문구만으로는 해결되지 않는다.

실제로는 가격결정이나 영업전략을 논의하면서 형식적으로만 “legal advice”라고 적어 놓았다고 해서 communication의 실질이 달라지는 것은 아니다.

오히려 회사가 모든 문서에 “Privileged”라는 표시를 남발하면 정작 중요한 Privileged communication을 관리하는 의미가 약해질 수 있다.

문구를 꾸미기보다 업무 자체를 제대로 설계해야 한다.

법률적 조언을 구하는 communication이라면 실제로 법률적 질문을 명확히 한다.

그 조언을 위해 기술적 사실이 필요하다면 왜 그 정보를 수집하는지도 분명히 한다.

순수한 business decision은 가능한 한 별도의 communication으로 관리한다.

이것이 Privilege 관리의 기본 원칙이다.

12. ‘Attorney-Client Privilege’와 ‘Confidential’도 같은 말이 아니다

기업 문서에서는 흔히 다음 두 표현을 함께 사용한다.

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL

두 표현은 법적으로 같은 개념이 아니다.

회사의 영업비밀 자료는 매우 confidential할 수 있다.

하지만 변호사와 법률상담을 위한 communication이 아니라면 그 이유만으로 Attorney-Client Privilege가 생기지는 않는다.

반대로 Attorney-Client Privilege가 성립하려면 confidentiality가 중요하지만, 단순히 회사의 보안등급이 높다는 사실만으로 Privilege 요건이 충족되는 것도 아니다.

따라서 다음 두 질문은 구별해야 한다.

“이 정보는 회사가 비밀로 관리하는가?”

“이 communication은 Attorney-Client Privilege의 요건을 충족하는가?”

기업의 confidentiality policy와 미국법상 evidentiary privilege는 서로 연결될 수 있지만 같은 제도는 아니다.

13. 변호사에게 기존 문서를 보내면 그 문서는 Privileged가 되는가

실무에서 자주 생기는 또 하나의 문제다.

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 뒤 미국 litigation counsel에게 다음 자료를 한꺼번에 보냈다고 하자.

  • 3년 전 작성한 제품개발보고서
  • 시험성적서
  • 제품도면
  • 과거 경영회의 자료
  • 선행기술 조사보고서
  • 발명신고서

변호사에게 보냈으니 이제 이 자료들은 모두 Privileged일까?

원칙은 그렇게 단순하지 않다.

변호사에게 법률적 조언을 구하면서 “이 자료를 검토해 달라”고 전달했다는 communication 자체는 Privilege 분석의 대상이 될 수 있다.

그러나 원래 독립적으로 존재하던 nonprivileged business record나 technical document가 변호사에게 전달되었다는 이유만으로 상대방이 다른 적법한 Discovery 경로를 통해 그 원본을 얻지 못하게 되는 것은 아니다.

Discovery에서는 이 구별이 매우 중요하다.

그렇지 않다면 기업은 공개하기 싫은 모든 기존 문서를 변호사에게 보내는 것만으로 Discovery 대상에서 제외할 수 있게 되기 때문이다.

Attorney-Client Privilege는 기존 문서를 그런 방식으로 보호하는 제도가 아니다.

14. 한국 변리사가 함께 참여하면 어떻게 되는가

K-Tech의 미국 patent attorney가 infringement analysis를 수행하면서 해당 제품과 관련 특허를 가장 잘 알고 있는 한국 변리사에게 기술적·특허적 배경을 문의했다고 하자.

한국 변리사는 K-Tech의 국내 특허출원과 심판업무를 오랫동안 담당했고, 제품 관련 특허의 청구항 작성과 선행기술 분석에도 참여해 왔다.

이 경우에도 다음과 같이 단순화해서는 안 된다.

“한국 변리사는 미국 attorney가 아니므로 communication에 참여하면 Privilege가 깨진다.”

라고 결론 내릴 수는 없다.

반대로

“한국 변리사는 한국에서 독립된 특허전문자격이므로 미국에서도 당연히 Attorney-Client Privilege가 인정된다.”

반대 방향으로 단정해서도 안 된다.

제1편에서 살펴보았듯 한국 변리사는 U.S. patent agent와 동일한 직역이 아니다. 특허·상표·디자인의 출원뿐 아니라 심판, 심결취소소송, 침해·무효 감정 등 보다 폭넓은 전문업무를 수행한다.

미국법상 Privilege를 분석하려면 한국 변리사의 법적 지위, 실제 수행한 업무, communication의 목적, 미국변호사와의 관계, 적용될 privilege law를 구체적으로 검토해야 한다. 이 점에서 한국 변리사법에 한국 변리사의 비밀 유지 특권 및 업무산출물 면책 규정의 도입은 유익하다.

이 문제는 다음 제3편에서 집중적으로 다룬다.

15. 흔한 오해와 반례

“변호사를 CC하면 Privileged다.”

아니다. 변호사가 법률가로서 참여했고 legal advice를 구하거나 제공하는 communication인지가 중요하다.

“사내변호사와의 이메일은 모두 Privileged다.”

아니다. In-house counsel은 legal adviser와 business adviser 역할을 동시에 수행할 수 있으므로 communication의 목적이 특히 중요하다.

“특허변호사에게 기술적인 내용을 설명하면 technical communication이므로 Privilege가 없다.”

그렇게 단순하지 않다. 기술적 사실의 전달이 변호사가 infringement, validity, patentability 등 법률적 조언을 제공하기 위해 필요한 communication이라면 Privilege 분석이 달라질 수 있다.

“변호사에게 기존 자료를 보내면 자료 자체가 Privileged가 된다.”

아니다. 법률상담을 위해 자료를 전달한 communication과 기존에 독립적으로 존재하던 underlying document는 구별해야 한다.

“‘Confidential’과 ‘Privileged’는 같은 뜻이다.”

아니다. 회사의 기밀정보라는 것과 Attorney-Client Privilege의 법적 요건을 충족한다는 것은 별개의 문제다.

“특허사건의 Privilege는 모두 Federal Circuit law가 적용된다.”

아니다. 문제된 privilege issue가 patent law에 고유한 것인지, 일반적인 privilege 문제인지에 따라 Federal Circuit law와 regional circuit law의 관계를 검토해야 한다.

16. K-Tech IP팀의 실무 체크리스트

미국 특허분쟁이 발생하거나 현실적으로 예상된다면 다음 사항을 점검할 필요가 있다.

  1. 법률적 질문을 명확하게 한다. 단순히 “검토 바랍니다”라고 하기보다 어떤 미국법상 쟁점에 관한 legal advice가 필요한지를 가능한 범위에서 분명히 한다.
  2. Business advice와 legal advice를 가능한 한 분리한다. 침해 가능성 분석과 제품가격 결정, 라이선스 법률분석과 협상금액 결정 등을 하나의 긴 이메일 thread에 모두 섞지 않는 것이 좋다.
  3. 변호사를 형식적으로 CC하지 않는다. 실제로 법률적 조언이 필요한 사람과 communication하는 구조를 만든다.
  4. 기술자료를 수집하는 목적을 관리한다. Litigation counsel의 법률분석을 위해 연구원에게 사실을 요청하는 것이라면 그 목적과 전달경로를 명확히 하는 것이 도움이 된다.
  5. 기존 문서와 법률자문 communication을 구별한다. 기존 business record를 counsel에게 보냈다는 이유만으로 원본까지 Privileged가 되었다고 생각해서는 안 된다.
  6. 수신자를 필요 이상으로 확대하지 않는다. 법률적 조언과 무관한 사람이 communication에 참여하면 confidentiality와 waiver 문제가 발생할 수 있다.
  7. 관할 Circuit을 확인한다. 특히 dual-purpose communication처럼 Circuit별 접근에 차이가 있을 수 있는 문제에서는 어느 법이 적용되는지를 먼저 검토한다.
  8. 한국 변리사와 foreign patent practitioner의 참여를 별도로 검토한다. 미국 attorney나 U.S. patent agent와 단순히 동일하게 취급하지 말고, 해당 국가에서의 법적 지위와 업무범위, 실제 communication의 성격을 확인한다.

17. 결국 중요한 것은 ‘변호사의 이름’이 아니라 ‘변호사의 역할’이다

Attorney-Client Privilege를 기업 실무에 적용할 때 기억할 문장은 간단하다.

변호사가 참여했다고 Privileged인 것이 아니라, 변호사가 법률가로서 참여한 confidential legal communication이어야 한다.

Privilege 관리는 이메일 제목에 “PRIVILEGED”를 붙이는 데서 끝나지 않는다.

누구에게 무엇을 묻는지, 왜 질문하는지, 변호사가 어떤 역할로 답하는지, 법률적 조언과 사업적 판단을 실제 업무과정에서 어떻게 구별하는지를 관리해야 한다.

특허실무에서는 이 구별이 더 어렵다.

법률적 판단을 하려면 기술을 알아야 하고, 기술적 사실을 이해해야 claim construction, infringement, validity, patentability를 판단할 수 있기 때문이다.

그래서 technical communication이라는 이유만으로 Privilege를 부정해서도 안 되고, patent attorney가 참여했다는 이유만으로 모든 technical communication을 Privileged라고 생각해서도 안 된다.

분석은 다시 목적과 역할로 돌아온다.

K-Tech 사례에는 아직 더 어려운 문제가 남아 있다.

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 직후 가장 먼저 상담한 사람은 미국변호사가 아니었다.

회사의 기술과 특허 포트폴리오를 오랫동안 담당해 온 한국 변리사였다.

미국에서는 변호사가 아닌 registered patent agent에게도 제한적인 patent-agent privilege가 인정된다.

그렇다면 한국 변리사는 어떨까?

한국 변리사는 미국 patent agent와 달리 특허·상표·디자인의 출원업무뿐 아니라 심판, 심결취소소송, 침해·무효 감정 등 훨씬 폭넓은 전문업무를 수행한다.

영국, 유럽, 일본에도 각각 고유한 patent attorney 또는 patent practitioner 제도가 존재한다.

이들 외국 특허전문가에게 자국법상 인정되는 전문직 지위와 confidentiality가 미국 Discovery에서도 그대로 존중될까?

아니면 미국 법원이 별도의 기준으로 다시 판단할까?

다음 편에서는 한국 기업과 변리사에게 특히 중요한 이 문제를 다룬다.

다음 편

제3편. 한국 변리사에게 한 상담도 미국에서 보호될까?
— U.S. Patent Agent, Korean Patent Attorney와 Foreign Patent Practitioner Privilege

주요 법령·판례

검증 기준일: 2026년 9월 19일
공식 판결문과 규칙 URL은 기준일에 접근 가능 여부를 확인했다. In re Spalding은 공개된 공식 판결문 URL을 확인하지 못해 판결문 재게시본을 연결했다.

※ 미국 연방대법원은 In re Grand Jury에서 dual-purpose communication에 관한 merits 판결을 내리지 않고 2023년 1월 23일 certiorari를 improvidently granted로 기각하였다. 따라서 dual-purpose communication의 구체적인 기준을 적용할 때에는 해당 사건에 적용되는 Circuit의 판례를 확인할 필요가 있다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Attorney-Client Privilege를 한국 기업의 실무 관점에서 설명하는 일반 정보다. 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하지 않는다.

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[제1편] 미국 특허소송에서 왜 Privilege가 중요한가 — Attorney-Client Privilege와 Work-Product Doctrine의 전체 지도

미국 특허소송의 Discovery와 Privilege를 검토하는 한국 기술기업 IP팀

미국 특허소송의 Discovery에서는 평소 주고받은 이메일과 내부 검토자료까지 제출대상이 될 수 있다. 제1편은 K-Tech의 가상 분쟁을 따라 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Doctrine의 차이, 성립·유지·공유·waiver·piercing의 전체 구조, 한국 변리사와의 communication을 검토할 때 필요한 출발점을 짚는다.

미국 특허침해소송을 처음 겪는 한국 기업의 IP팀은 Discovery(증거개시)에서 가장 크게 당황하곤 한다. 소송이 시작되면 상대방은 제품 설계자료나 선행기술 자료에 그치지 않고 이메일, 회의록, 내부 검토보고서, claim chart, 발명자와 IP팀 사이의 통신, 외부 전문가의 의견서까지 폭넓게 요구할 수 있다.

그렇다고 회사 내부의 모든 자료를 상대방에게 공개해야 하는 것은 아니다. 미국법은 일정한 요건을 충족한 변호사와 의뢰인 사이의 비밀 통신을 Attorney-Client Privilege(변호사-의뢰인 비밀유지특권)로 보호한다. 소송을 예상하여 준비한 일정한 자료도 Work-Product Doctrine(업무산출물 보호법리)에 따라 Discovery로부터 보호한다.

다만 한국 기업의 특허업무는 미국 기업과 구조가 같지 않다.

한국 본사의 IP팀은 미국 특허분쟁의 조짐이 보인다고 해서 모든 기술자료를 곧바로 미국 변호사에게 보내지는 않는다. 해당 기술과 특허 포트폴리오를 오랫동안 다뤄 온 한국 변리사(Korean patent attorney)에게 먼저 의견을 구하는 경우가 적지 않다.

이때 한국 변리사를 미국의 patent agent와 단순히 같은 직역으로 보면 분석을 그르칠 수 있다.

두 직역은 변호사가 아니면서 특허청에서 특허출원을 대리할 수 있다는 공통점이 있지만, 자격과 업무범위는 상당히 다르다. 미국 patent agent는 USPTO에 등록하여 특허출원과 prosecution을 수행하는 non-attorney practitioner다. USPTO의 설명에 따르면 patent agent는 법원에서 특허사건을 변론할 수 없다.

한국 변리사의 업무는 특허출원에 한정되지 않는다. 특허·실용신안뿐 아니라 상표·디자인 업무를 수행하고 특허심판원의 심판을 대리하며, 법률이 정한 범위에서는 특허법원과 대법원의 심결취소소송도 대리한다. 침해·무효 여부에 관한 감정 역시 전형적인 변리사 업무다. 자격시험도 민법과 민사소송법을 다룬다. 현재 변리사시험은 1차에 민법개론, 2차 필수과목에 특허법·상표법·민사소송법을 두고 있다.

미국 법원이 한국 변리사와 의뢰인 사이의 communication을 어떻게 취급하는지 검토할 때 단순히 “미국 patent agent와 비슷한 비변호사인가?”라고 묻는 것만으로는 부족하다. 한국법상 어떤 전문자격을 갖추었는지, 어떤 법률업무를 수행하는지, 문제의 communication이 그 전문업무 중 무엇에 관한 것인지까지 살펴야 한다.

이 지점이 앞으로 이어질 연재의 출발점이다.

1. K-Tech의 미국 특허분쟁

가상의 한국 반도체 장비회사 K-Tech를 예로 들어 보자.

K-Tech는 한국에서 핵심 장비를 연구·개발하여 미국의 반도체 제조업체들에 공급한다. 국내외 특허 포트폴리오는 사내 IP팀이 관리한다. 한국 출원과 해외출원의 기초가 되는 발명 발굴, 선행기술 검토, 특허성 검토와 출원전략 수립에는 오랫동안 거래한 한국 특허법인의 변리사가 참여해 왔다.

미국 출원은 한국 출원을 기초로 미국 patent attorney와 협력하여 진행한다. 일부 continuation application의 prosecution에는 USPTO에 등록된 U.S. patent agent도 참여하고 있다.

어느 날 미국 경쟁사 Alpha Technologies가 K-Tech에 특허침해 경고장을 보낸다.

K-Tech의 주력 장비가 Alpha의 미국 특허 세 건을 침해하므로 미국 판매를 중단하거나 라이선스 협상에 응하라는 내용이다.

IP팀은 가장 먼저 해당 제품과 특허 포트폴리오를 잘 알고 있는 한국 변리사에게 경고장을 보내 검토를 요청한다.

한국 변리사는 과거 출원기록과 선행기술을 검토하고, K-Tech 연구원들과 기술회의를 진행한다. 미국 특허의 claim을 제품 구성과 대비하여 preliminary claim chart를 작성하고, 관련 선행특허를 검토하여 무효 가능성도 분석한다.

동시에 K-Tech는 미국 patent attorney에게 미국법상 infringement와 validity에 관한 의견을 요청한다. 분쟁이 심각해지자 별도의 미국 litigation counsel도 선임한다.

이 사건에는 서로 역할이 다른 여러 전문가와 관계자가 참여한다.

  • K-Tech의 사내 IP팀
  • 한국 변리사
  • U.S. patent attorney
  • U.S. patent agent
  • U.S. litigation attorney
  • 그리고 제품을 실제로 설계한 한국의 연구개발자들

몇 달 뒤 Alpha가 미국 연방법원에 특허침해소송을 제기한다.

Discovery가 시작되자 Alpha는 K-Tech에 관련 이메일, 기술자료, 발명신고서, 선행기술 조사보고서, claim chart, 내부회의 자료와 외부 전문가의 의견서를 제출하라고 요구한다.

이때 K-Tech가 지난 몇 달 동안 만든 자료 하나하나의 보호 여부가 문제된다.

2. 같은 사건을 다뤘다고 같은 보호를 받는 것은 아니다

K-Tech의 문서 몇 개를 살펴보자.

  1. K-Tech 연구원이 미국 patent attorney에게 제품구조를 설명하면서 보낸 이메일이다.
  2. IP팀이 한국 변리사에게 Alpha 특허의 침해 여부와 무효 가능성을 검토해 달라고 요청하면서 보낸 기술자료다.
  3. 한국 변리사가 연구원들과 회의한 뒤 작성한 preliminary infringement analysis다.
  4. U.S. patent agent가 과거 K-Tech의 미국 continuation application을 prosecution하면서 발명자와 주고받은 이메일이다.
  5. 미국 litigation counsel이 소송에 대비하여 연구원들을 인터뷰하고 작성한 memorandum이다.
  6. IP팀이 경영진에게 보고하기 위해 작성한 사업위험 분석자료다.

모두 같은 특허분쟁에 관한 자료다.

하지만 미국법상 같은 보호를 받는다고 단정할 수 없다.

작성자와 수신자, 전문가의 자격과 역할, 작성 목적, 비밀 유지 여부, 작성 당시 litigation을 예상했는지에 따라 적용 법리가 달라질 수 있다.

Privilege 분석은 여기서 시작한다.

3. 첫 번째 보호장치 ― Attorney-Client Privilege

Attorney-Client Privilege는 일반적으로 의뢰인이 법률적 조언을 구하거나 받기 위해 변호사와 비밀리에 나눈 일정한 communication을 보호하는 법리다.

보호 목적은 비교적 분명하다.

의뢰인이 자신의 상황을 변호사에게 솔직히 설명하지 못하면 정확한 법률적 조언을 받기 어렵다. 그래서 일정한 요건 아래 그 communication을 강제공개로부터 보호하여 의뢰인과 변호사 사이의 자유롭고 충분한 의사소통을 보장한다.

구조를 간단히 나타내면 다음과 같다.

여기서 먼저 짚어야 할 점이 있다.

변호사가 communication에 참여했다는 사실만으로 Privilege가 생기는 것은 아니다.

K-Tech 영업팀이 제품가격과 미국시장 출시시기를 논의하는 이메일에 미국 변호사를 CC로 추가했다고 하자.

그것만으로 사업적 communication 전체가 Attorney-Client Privilege의 보호를 받는 것은 아니다.

문서 위에

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED & CONFIDENTIAL

이라고 적어 놓아도 마찬가지다.

그 표시는 회사가 해당 communication을 어떻게 관리했는지를 보여주는 정황일 수는 있어도, 문구 자체가 Privilege를 만들어 내지는 않는다.

반대의 경우도 마찬가지다. 실제로 Privilege의 요건을 충족하는 법률적 communication인데 직원이 제목에 “Privileged”라고 쓰지 않았다고 해서 그 이유만으로 보호가 사라지는 것도 아니다.

Label보다 substance가 중요하다.

4. 두 번째 보호장치 ― Work-Product Doctrine

Attorney-Client Privilege와 함께 등장하지만 서로 다른 제도가 Work-Product Doctrine이다.

두 제도는 보호 대상부터 다르다.

Attorney-Client Privilege는 법률적 조언을 위한 confidential communication을 보호한다. Work-Product Doctrine은 litigation을 예상하여 진행한 일정한 소송준비와 그 결과물을 보호한다.

현대적인 Work-Product Doctrine의 출발점은 미국 연방대법원의 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)이다.

Hickman의 문제의식은 상대방이 Discovery를 이용해 다른 변호사가 직접 조사하고 인터뷰하며 분석한 소송준비 결과를 손쉽게 가져다 써서는 안 된다는 데 있었다.

오늘날 이 법리는 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)에 반영되어 있다.

Rule 26(b)(3)은 litigation 또는 trial을 예상하여 당사자 또는 그 representative를 위해 작성된 일정한 documents와 tangible things를 원칙적으로 Discovery로부터 보호한다.

여기서 한 가지를 주의해야 한다.

Work Product는 반드시 변호사가 직접 작성해야 하는 것은 아니다.

Rule 26(b)(3)은 attorney뿐 아니라 consultant, insurer, agent 등 당사자의 representative가 작성한 자료도 일정한 요건 아래 포함할 수 있다.

따라서 K-Tech의 IP팀이 직접 작성한 claim chart라고 해서 처음부터 Work-Product Protection이 배제되는 것은 아니다.

반대로 변호사가 작성했다고 해서 자동으로 Work Product가 되는 것도 아니다.

작성자의 직함보다 그 자료를 만든 이유가 중요하다.

5. “소송과 관련된 자료”와 “소송을 예상하여 만든 자료”는 다르다

기업 IP팀이라면 이 차이를 알아둘 필요가 있다.

K-Tech가 평소 경쟁사의 특허를 모니터링하면서 매달 patent landscape report를 작성했다고 하자.

2년 뒤 Alpha가 특허침해소송을 제기했고 과거의 보고서가 중요한 자료가 되었다.

그 보고서가 2년 뒤 소송에서 중요해졌다는 이유만으로 자동으로 Work Product가 되지는 않는다.

반대로 Alpha의 구체적인 침해주장이 제기되어 litigation이 현실적으로 예상되는 상황에서 litigation counsel의 요청에 따라 K-Tech IP팀이 기술쟁점을 분석하고 claim chart를 작성했다면 판단이 달라질 수 있다.

즉,

나중에 소송에서 사용된 자료인가?

작성 당시 소송을 예상하여 준비된 자료인가?

두 질문은 서로 다르다.

6. 하나의 문서에 두 보호가 겹칠 수도 있다

K-Tech의 미국 litigation counsel이 연구원을 인터뷰한 뒤 memorandum을 작성했다고 하자.

그 문서에는 연구원이 변호사의 질문에 답한 내용이 기록되어 있고, 이어서 변호사가 예상되는 claim construction, 침해 가능성, 취약한 기술쟁점과 향후 소송전략을 정리해 놓았다.

한 문서 안에서도 서로 다른 보호가 문제될 수 있다.

법률적 조언을 위해 이루어진 회사 구성원과 변호사 사이의 confidential communication에는 Attorney-Client Privilege가 문제될 수 있다.

Litigation을 예상하여 변호사가 작성한 memorandum과 분석에는 Work-Product Protection이 별도로 문제될 수 있다.

두 보호가 겹칠 수는 있지만 같은 제도는 아니다.

따라서 제3자에게 자료를 공개했을 때 두 보호가 사라지는 방식도 반드시 같지는 않다.

Attorney-Client Privilege에서는 confidentiality가 핵심적인 요소다. 반면 Work-Product Doctrine에는 상대방이 다른 당사자의 litigation preparation을 부당하게 이용하지 못하게 한다는 별도의 목적이 있다.

이 차이는 연재 후반부에서 waiver를 살필 때 다시 중요해진다.

7. 특허실무에서는 왜 Privilege가 더 어려운가

특허업무에는 일반적인 법률상담과 구별되는 특징이 있다.

기술적 사실과 법률적 판단이 한 과정에서 계속 뒤섞인다.

발명자는 변리사나 patent attorney에게 회로도와 실험결과를 보낸다.

연구원은 기술적 차이점을 설명한다.

IP팀은 선행기술을 찾아 전달한다.

특허전문가는 이런 사실을 토대로 발명의 범위를 파악하고 특허성이나 침해·무효 가능성을 검토하며, 청구항이나 법률적 주장을 구성한다.

그렇다면 발명자가 patent attorney에게 보낸 기술자료는 단순한 기술정보일까, 아니면 법률적 조언을 얻기 위한 confidential communication일까?

Federal Circuit의 In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)가 중요한 까닭이 여기에 있다. 특허출원 과정에서 오간 communication을 단순히 “기술자료이므로 Privilege가 없다”고 처리할 수는 없다. 어떤 법률서비스를 받으려고 전달한 것인지 구체적으로 살펴야 한다.

한국 기업의 경우에는 검토할 단계가 하나 더 있다.

8. 한국 변리사를 U.S. Patent Agent와 동일시해서는 안 된다

미국 특허실무에서 patent attorney와 patent agent는 명확히 구별된다.

USPTO에 따르면 양자 모두 등록된 patent practitioner로서 특허출원을 작성하고 prosecution할 수 있지만, patent agent는 attorney가 아니다. USPTO도 patent agent는 법원에서 patent case를 argue할 수 없으며, 해당 주에서 변호사 업무로 규정된 법률서비스를 제공할 수 없다고 설명한다. 미국 특허청

한국의 변리사(patent attorney)를 미국 patent agent와 단순 대응시키면 한국 제도의 현실을 놓치게 된다.

한국 변리사는 특허출원만을 담당하는 비변호사 기술대리인이 아니다. 특허·실용신안·상표·디자인에 관한 출원과 심판업무를 수행하고, 특허심판원의 심판을 대리하며, 법률이 인정하는 범위에서 특허법원과 대법원의 심결취소소송을 대리한다. 침해와 무효 여부에 관한 전문적인 감정 역시 중요한 업무영역이다.

자격시험의 구조에서도 차이가 나타난다. 현재 한국 변리사시험은 1차시험에 산업재산권법·민법개론·자연과학개론을 두고, 2차 필수과목으로 특허법·상표법·민사소송법을 요구한다. 특허청

기능을 기준으로 보면 한국 변리사는 미국 patent agent보다 영국·유럽·일본의 전문 patent attorney 제도와 비교할 요소가 더 많다.

유럽에서도 EPO에 등록된 professional representative는 공식적으로 European Patent Attorney라는 명칭을 사용하며, EPO 절차에서 당사자를 대리한다. UPC Agreement Article 48은 일정한 추가 자격을 갖춘 European Patent Attorney가 Unified Patent Court에서 당사자를 대리할 수 있도록 한다.

물론 이것이 한국 변리사와 European Patent Attorney의 권한이 동일하다는 뜻은 아니다.

각국의 명칭을 억지로 일대일 대응시킬 필요는 없다.

그 전문직이 해당 국가에서 어떤 자격을 취득하고, 어떤 법률·쟁송업무를 수행하며, 어떤 절차에서 당사자를 대리할 수 있는가

그 전문직이 해당 국가에서 어떤 자격을 취득하고 어떤 법률·쟁송업무를 수행하며, 어느 절차에서 당사자를 대리할 수 있는지를 기능적으로 비교해야 한다.

이 관점은 미국 법원이 한국 변리사와 K-Tech 사이의 communication을 Privilege로 보호할 것인지를 검토할 때도 중요하다.

9. 그렇다면 한국 변리사와의 상담은 미국에서 보호되는가

K-Tech 사례로 돌아가 보자.

Alpha의 경고장을 받은 직후 K-Tech는 오랫동안 회사의 특허업무를 담당해 온 한국 변리사에게 다음과 같이 요청했다.

“Alpha의 미국 특허 청구항과 당사 제품을 비교하여 침해 가능성을 검토하고, 관련 선행기술을 조사하여 무효 가능성도 의견 주시기 바랍니다. 미국 litigation counsel 선임 후 미국법 쟁점은 함께 협의하겠습니다.”

한국 변리사는 연구원들과 비공개 기술회의를 열고 제품구조와 특허 청구항을 비교했다. 선행특허도 조사했다. 그 결과를 confidential memorandum으로 작성하여 K-Tech IP팀에 전달했다.

이 자료를 미국 Discovery에서 요구받았다고 하자.

여기서 분석을

“한국 변리사는 변호사가 아니다 → 미국 patent agent와 같다 → Queen’s University의 patent-agent privilege만 검토한다.”

이 순서로 분석하면 지나치게 단순하다.

Federal Circuit이 In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)에서 인정한 patent-agent privilege는 미국의 registered patent agent가 USPTO로부터 허용받은 patent practice의 범위와 연결된 제한적인 privilege다.

한국 변리사의 경우에는 출발점 자체가 다르다.

한국법상 변리사의 전문직 지위와 업무범위, 문제의 communication이 특허출원 또는 침해·무효 감정이나 심판·소송 관련 업무 중 어디에 해당하는지, 어느 국가의 법률과 가장 밀접한 관계가 있는지, 해당 미국 법원이 foreign patent practitioner communication에 어떤 choice-of-law 또는 privilege 분석을 적용하는지를 각각 살펴야 한다.

그러므로 결론은 “한국 변리사도 당연히 Privileged다”도, “미국 변호사가 아니므로 보호되지 않는다”도 아니다.

이 문제는 이 연재에서 가장 중요한 주제 가운데 하나이므로 제3편에서 미국 판례를 집중적으로 검토한다.

10. 회사의 Client는 도대체 누구인가

회사 의뢰인의 범위를 둘러싼 문제도 있다.

K-Tech의 미국 변호사가 한국 본사의 연구원에게 제품구조를 질문했다고 하자.

연구원은 회사의 임원도 아니고 IP팀 직원도 아니다.

그렇다면 연구원과 회사 변호사 사이의 communication은 보호될 수 있을까?

여기서 중요한 판례가 미국 연방대법원의 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)이다.

Upjohn은 corporate attorney-client privilege를 회사의 최고경영진이나 의사결정권자로 지나치게 제한하는 이른바 control-group test를 받아들이지 않았다.

기업이 제대로 된 법률적 조언을 받으려면 실제 사실을 아는 직원에게서 정보를 얻어야 하기 때문이다.

그렇다고 Upjohn을

“회사 직원이 회사 변호사에게 말하면 모두 Privileged다.”

라고 이해해서도 안 된다.

Communication의 목적, 직원이 제공한 정보의 성격, 법률적 조언과의 관계, confidentiality를 구체적으로 살펴야 한다.

이 문제는 제5편에서 다룬다.

11. 다른 회사와 공유하면 보호는 사라지는가

K-Tech가 핵심부품 supplier와 함께 Alpha의 특허침해 주장에 대응한다고 하자.

K-Tech의 counsel이 작성한 infringement analysis를 supplier의 counsel에게 전달한다.

제3자에게 보여주었으니 Attorney-Client Privilege는 끝난 것일까?

여기에서 Common-Interest Doctrine 또는 문맥에 따라 Joint-Defense Doctrine이라고 불리는 법리가 등장한다.

다만 이를 독립된 새로운 Privilege로 이해해서는 곤란하다.

일반적으로는 원래 보호되는 communication이 존재하고, 일정한 공동의 법률적 이해관계를 가진 당사자들이 이를 공유했을 때 그 disclosure로 waiver가 발생하는지를 판단한다.

NDA가 있다고 Privilege가 자동으로 생기지는 않는다. 계약서 제목을 “Common Interest Agreement”라고 붙여도 모든 communication이 보호되는 것은 아니다.

이 문제는 제6편에서 다룬다.

12. Privilege는 한번 성립했다고 끝나지 않는다

K-Tech의 자료가 처음 작성될 당시에는 완벽하게 보호되고 있었다고 하자.

그래도 끝이 아니다.

그 자료를 supplier에게 보냈다면?

회계법인이나 투자자에게 보여주었다면?

회의에 법률자문과 관계없는 외부 consultant가 참석했다면?

Discovery 과정에서 실수로 production했다면?

K-Tech가 소송에서 “우리는 counsel의 non-infringement opinion을 믿고 제품을 출시했다”고 적극적으로 주장한다면?

이후의 행위 때문에 waiver 문제가 발생할 수 있다.

Federal Rule of Evidence 502는 federal proceeding에서 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection의 disclosure 및 waiver에 관한 중요한 기준을 제공한다.

Privilege 관리는 소송이 시작된 뒤 Discovery vendor가 이메일에 “Privileged” 태그를 붙일 때 시작되지 않는다.

Communication을 만들고 전달하는 순간부터 관리해야 한다.

13. 불법행위가 관련되면 Privilege는 무조건 사라지는가

이 대목에도 흔한 오해가 있다.

“불법행위에 관한 상담에는 Privilege가 없다.”

이 설명은 정확하지 않다.

이미 발생한 위법행위를 의뢰인이 변호사에게 솔직히 설명하고 법적 책임과 대응방안을 상담하는 상황은 오히려 Attorney-Client Privilege가 필요한 전형적인 경우다.

문제가 되는 것은 communication이 진행 중이거나 장래의 crime 또는 fraud를 수행하거나 촉진하기 위한 것인 경우다. 이른바 Crime-Fraud Exception이다.

따라서 과거의 잘못에 관한 법률상담과 앞으로의 crime 또는 fraud를 실행하기 위한 communication을 구별해야 한다.

특허사건에서는 inequitable conduct나 Walker Process fraud와 같은 개념이 등장하기 때문에 더욱 조심해야 한다.

상대방이 “fraud”라는 표현을 썼다는 사정만으로 Privilege가 자동으로 무너지지는 않는다.

이 문제는 제10편에서 별도로 살펴본다.

14. K-Tech의 문서를 다시 꺼내 보자

Alpha가 Discovery에서 다음 자료를 요구했다고 하자.

  • 연구원의 발명신고서
  • K-Tech IP팀과 한국 변리사가 주고받은 이메일
  • 한국 변리사의 infringement·invalidity preliminary analysis
  • 미국 patent attorney에게 보낸 기술자료
  • U.S. patent agent와 발명자 사이의 prosecution communication
  • K-Tech IP팀이 litigation을 예상하여 작성한 claim chart
  • U.S. litigation counsel의 engineer interview memorandum
  • supplier와 공동으로 검토한 invalidity analysis
  • “ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED”라고 표시된 경영회의 자료

이 목록만으로 어느 자료를 제출하고 어느 자료를 withholding할지 결정할 수 있을까?

목록만으로는 결정할 수 없다.

각 자료마다 별도의 질문을 던져야 한다.

  • 누가 만들었는가?
  • 누구에게 전달했는가?
  • 그 전문가는 어떤 자격과 역할로 관여했는가?
  • 무엇을 목적으로 작성했는가?
  • Confidentiality가 유지되었는가?
  • 당시 litigation이 예상되고 있었는가?
  • 이후 누구에게 공유했는가?
  • 소송에서 그 advice를 적극적으로 이용했는가?

그리고 필요한 경우 마지막 질문이 하나 더 붙는다.

Crime-Fraud Exception 등 이미 성립한 보호를 관통할 특별한 사정이 있는가?

이 질문을 압축하면 연재 전체에서 사용할 분석 순서가 된다.

Protection Formation → Maintenance → Sharing → Waiver → Piercing

15. 한국 기업 IP팀이 기억해야 할 일곱 가지

  1. 변호사를 CC에 넣는다고 Privilege가 생기는 것은 아니다. 실제로 법률적 조언을 구하거나 제공하기 위한 communication인지가 중요하다.
  2. “ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED”라는 표시는 보호를 창설하지 않는다. Label보다 communication의 substance와 context가 중요하다.
  3. Work Product는 반드시 변호사가 작성해야 하는 것은 아니다. 반대로 변호사가 작성한 모든 문서가 Work Product인 것도 아니다.
  4. 특허출원 자료라고 모두 Privileged인 것은 아니다.기술적 사실의 전달과 법률적 조언을 위한 confidential communication을 구별해야 한다.
  5. 한국 변리사를 미국 patent agent와 단순히 동일시해서는 안 된다. 한국 변리사의 자격과 법률상 업무범위, 실제 수행한 업무, 해당 communication과 관련된 법질서를 함께 살펴야 한다.
  6. NDA나 Common Interest Agreement가 모든 disclosure를 보호하는 것은 아니다. Underlying privilege와 공동의 legal interest가 무엇인지부터 검토해야 한다.
  7. Privilege 관리는 Discovery가 시작된 뒤가 아니라 분쟁 가능성을 인식한 순간부터 시작되어야 한다.

16. Privilege는 ‘비밀문서’보다 ‘관계·역할·목적’을 묻는 문제다

미국 특허소송에서 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Doctrine을 이해하려면 먼저 다음 질문을 다시 생각해 볼 필요가 있다.

“이 문서는 Privileged 문서인가?”

물론 마지막에는 개별 문서를 분류해야 한다.

그보다 먼저 확인할 사항이 있다.

누가 누구에게, 어떤 전문적 역할로, 어떤 목적에서 무엇을 말하거나 작성했는가?

Attorney-Client Privilege는 일정한 법률적 조언을 위한 confidential communication을 보호한다.

Work-Product Doctrine은 litigation을 예상하여 이루어진 일정한 소송준비 활동과 그 결과를 보호한다.

두 보호는 겹칠 수 있지만 동일하지 않다.

처음 성립한 보호가 끝까지 그대로 유지되는 것도 아니다. 누구와 공유했는지, 소송에서 그 advice를 적극적으로 이용했는지에 따라 waiver 문제가 생긴다. 일정한 경우에는 Crime-Fraud Exception처럼 이미 성립한 보호를 관통하는 문제도 뒤따른다.

미국 Privilege 실무는 다음 흐름으로 이해하면 된다.

보호의 성립 → 보호의 유지 → 제3자와의 공유 → Waiver → 예외적 Piercing

한국 기업에는 미국 기업과 다른 변수도 있다.

한국 변리사다.

한국 변리사를 단순히 미국 patent agent의 한국판이라고 생각하면 이후의 Privilege 분석에서 출발점부터 잘못 잡을 수 있다.

그렇다고 한국 변리사가 미국 patent attorney와 동일한 지위라고 전제해서도 안 된다.

국가마다 전문자격과 대리권의 범위가 다르기 때문이다.

이 연재에서는 명칭보다 기능과 법적 권한을 비교한다. 미국 patent attorney, U.S. patent agent, 한국 변리사, European Patent Attorney, 일본 변리사 등 각 전문직이 자국에서 어떤 자격을 갖고 어떤 업무를 수행할 수 있는지 먼저 확인한 뒤, 미국 Discovery에서 그들과의 communication이 어떻게 취급되는지 살펴볼 것이다.

이에 앞서 해결할 문제가 하나 있다.

미국 변호사가 참여하기만 하면 Attorney-Client Privilege가 생기는가?

변호사가 법률가가 아니라 사업협상가나 기술전문가에 가까운 역할을 하고 있었다면?

하나의 이메일에 legal advice와 business advice가 뒤섞여 있다면?

다음 편은 이 질문에서 시작한다.

다음 편

제2편. 변호사가 관여하면 모두 비밀인가?
— Attorney-Client Privilege의 성립요건과 ‘Acting as a Lawyer’

주요 법령·판례

공식 자료

검증 기준일: 2026년 9월 19일
공식 자료 URL은 기준일에 접근 가능 여부를 확인했다. In re Spalding은 공개된 공식 판결문 URL을 확인하지 못해 판결문 재게시본을 연결했다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Privilege와 Discovery를 한국 기업의 실무 관점에서 설명하는 일반 정보다. 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하지 않는다.

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