[이진수의 ‘특허포차’] ㉗ 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유

-

양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 2021년 미 연방대법원의 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 사건 (이하 “미네르바 사건”) 판결은 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다. 이처럼 특허양도인이 그 특허의 무효항변이 가능한 경우를 살펴본다.


양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기]


양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 1 사유는 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. ....(중략)...

양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 2 사유는 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우이다. 법이 개정되어 구법에 따르면 유효했던 특허가 개정법에 따라 무효사유를 갖는 경우이다. ...예를 들어, 판례법 국가에서 양도당시에는 판례가 특허적격성이 인정하였으나 그 이후 판례가 변경되어 특허적격성이 부정된 경우라던가, 특허법의 개정으로 선행기술의 적격성(국내주의에서 국제주의)이 변동된 경우가 대표적일 것이다. AIA 개정법으로 일부계속 (CIP) 출원의 선행기술 적격에 변동이 있는 것도 생각해볼 수 있다....(중략)...

양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 3 사유는 발명자이든 양도인이든 특허 또는 출원을 양도 할 때의 청구범위와 그 이후 청구범위가 다른 경우이다.

출원발명이든 특허발명이든 명세서에 기재된 발명은 공중에 기부한 것이고 오직 청구범위에 기재된 발명만이 심사의 대상이 되고 등록된 권리가 된다. 따라서 양도인이 발명을 양도한 이후 양수인이 청구범위를 변경한 것까지 그 유효성을 진술하거나 보증한 것으로 볼 수 없기 때문이다. 특허법에 나타난 발명자의 동일성 유지권의 다른 모습이라고 볼 수 있다.

(후략)...

[EOF]


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

DeepSeek model V3와 R1의 모든 것

-
Image
DeepSeek: V2 에서 R1 까지 , 실용적 AI 혁신의 여정 DeepSeek 은 V2 에서 V3, R1-0 을 거쳐 R1 개발에 성공하기까지 수많은 도전과 변화를 겪어왔습니다 . 지난해 말 V3 가 발표될 당시만 해도 회의적인 시각이 많았고 , 아직 갈 길이 멀다는 평가 가 있었습니다 . 그러나 올해 1 월 R1 이 발표되면서 AI 업계뿐만 아니라 다양한 산업군에서 DeepSeek 에 대한 관심이 급격히 높아졌습니다 . DeepSeek 의 기술 발전 과정을 살펴보면 , 단순한 성능 개선을 넘어 실용적이고 현실적인 문제 해결에 집중한 접근 방식 이 돋보입니다 . V3 기술 보고서와 R1 발표 논문을 읽다 보면 , 기존 연구들을 기반으로 효과적인 최적화를 수행하며 , 실제 AI 시스템에 적용할 수 있는 방법론을 정교하게 발전시켜 왔음 을 알 수 있습니다 . DeepSeek: The Journey from V2 to R1, A Practical AI Innovation DeepSeek has undergone numerous challenges and transformations, from V2 to V3, R1-0, and ultimately, the successful development of R1 .  Many were skeptical when V3 was announced late last year , believing there was still a long way to go . However, with the release of R1 in January this year, interest in DeepSeek surged across the AI industry and various other sectors . Examining DeepSeek’s technological advan...
Read more

법률문서 A and/or B

-
법률문서에서 "A and/or B" 의 사용은 삼가하라는 권고를 자주 듣습니다. 특히 계약서 작성실무를 처음 배울때 미국증권거래소(SEC)에 등록된 계약서를 샘플로 초안을 작성하다가 많이 혼나는 부분이기도 합니다. 과거에는 계약서에서 "and/or"를 엄격히 금지하였다가 복잡해져가는 사회상황과 조건을 기술하기 위하...
Read more

[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가?

-
[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가? 어느 회사가 제품을 생산할 때 그 제품을 자신이 제작하기도 하지만 제3자에게 제작을 위탁하여 납품하게 하는 경우가 많다. 가격경쟁이 심한 제품일수록 제품수요의 변동이 심할수록 제작비와 인건비가 싼 협력업체에게 제품 사양과 제품 제작기술을 제공하고 그대로 만들도록 하는 방식이 많이 사용된다. 핵심역량을 제외하고는 중국이나 베트남 등 기업에게 아웃소싱하여 생산하게 하는 경우도 많다. 또한 제품을 제작할 때 그 제품에 들어가는 부품까지 직접 모두 생산하는 기업은 드물다.  위와 같이 제품 또는 부품을 자신이 직접 제작하지 않고 제3자를 팔다리처럼 이용하여 대신 제작하게 하는 것이 위탁제작이다.  그러나 제3자의 위탁제작과 서브라이선스가 다르다는 것에 유의하자. 도급은 도급자가 수급자를 마치 팔다리처럼 이용하여 자신의 행위를 대신하게 하는 것이며, 도급자는 수급자를 관리 감독하고 수급자의 모든 행위가 도급자의 이익을 위하여 이루어진다. 반면 서브라이선스는 허락받은 라이선스 내에서 자신의 이익을 위하여 독립하여 행위를 할 수 있는 권리이다. 간단히 말하면 위탁제작은 수급자가 제작한 제품을 도급자에게 모두 납품하지만 서브라이선스는 그 라이선스 범위 내에서 자유롭게 제3자에게 자신이 제작한 제품을 판매할 수 있다. 위탁제작(have-made)과 관련하여, 자주 접하기도 하고 고민하게 하는 이슈는 아래와 같이 네(4)가지이다. 1. 완제품 OEM(주문자 상표부착에 의한 생산)의 경우, OEM 수급자가 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부 2. 부품 OEM의 경우, 부품OEM 수급자와 완제품 제작자(도급자)가 공동으로 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부 3. 특허권이 공유인 경우 일부 지분을 가진 공유자가 제3자에게 위탁 제작하는 것도 자기 실시에 해당하는 지 여부. 4. 라이선스...
Read more