AIA 이후 미국특허소송전략수립을 위한 무효제도 장단점 비교

1.   들어가는 말

 

2011년 9월 미국 개정 특허법인 ‘America Invents Act’(AIA)가 법제화 되면서 보다 쉽고 저렴하게 특허청을 통한 특허 무효화 신청할 수 있는 제도가 생겼다는 것은 익히 알려진 이야기이다. 특허 재심사는 신설된 ‘Patent Trial and Appeal Board’ (PTAB: 특허심판부)에서 다루며 신청자가 특허권자가 아닌 제3자로서 참여할 수 있는 재심사 절차로는 ‘Post Grant Review’(PGR: 등록 후 재심사제도)와 ‘Inter Partes Review’(IPR: 당사자 특허 무효 심판제도) 등이 운영되고 있다.

누구든지 특허침해금지소송을 받거나 강력한 경고장을 받으면 해당 제소특허의 유효성을 다투기 위하여 무효자료를 찾는다. 어렵게 무효자료를 확보한 이후에는 어떤 절차를 거쳐 제소특허의 무효를 다툴지를 선택하여야 한다.

 

AIA도입 이후 미국에서 특허에 대한 유효성을 다투는 방법으로 크게 민사지법에 Declaratory Judgement (DJ: 무효확인의 소)를 제기하는 전통적인 방법과 미국 특허청에 신설된 IPR이나 PGR을 제기하는 방법이 있다. 한국은 미국과 다르게 특허를 무효시키고자 한다면 특허심판원의 무효심판을 통해서만 다투는 것이 원칙이다. 물론 최근 일반 민사법원에서 특허무효를 적극적으로 심리하려고 하지만 한계가 분명히 존재한다.

 

과거에는 다른 사람으로부터 미국특허권을 침해하였다는 이유로 특허경고장을 받으면 민사지법에 DJ (무효확인의 소)를 제소하는 전략을 종종 구사하였다. DJ를 먼저 넣으면 여러 면에서 특허권자보다 유리한 위치에 설 수 있어서 특허침해소송에서 좋은 전략 중 하나이었다. 그러나 AIA 도입 이후 IPR등의 장점으로 DJ가 반드시 유리한 선택은 아니게 되었다.

 

이하에서 각 장단점을 비교하여 상황에 따라 적정한 절차를 선택하여야 할 것이다. 특허소송전략의 많은 변화를 가져온다는 점 역시 간과해서는 아니될 것이다.

 

2.   승소율

 

회계기준 2013년 및 2014년 1월까지 미국특허청의 최근 통계에 따르면 IPR 인용율이 82.8%에 육박한다. IPR 제소로 인한 협상 타결 건까지 고려하면 거의 90%가 IPR 청구권자의 승리로 돌아갔다. 반면, 민사지법의 무효심리에 대한 2007년부터 2012년까지의 연구결과에 따르면 특허권자가 66%~ 77%의 승소율을 기록하였다. 최근 IPR의 인용율이 계속 떨어지고 있다고 하지만 민사소송내에서의 특허무효싸움이 승소율면에서 볼 땐 무효를 주장하는 자에게 불리한 것은 사실이다.

 

3.   관할의 제한 등

 

DJ를 먼저 넣으면 특허권자가 유리한 관할에 특허침해금지소를 제기하는 것을 차단하는 효과가 발생한다. DJ를 심리하는 법원으로 소송이 이송될 가능성이 커지기 때문이다. 미국특허소송에서 관할의 선정은 매우 중요한 결정사항이다. 따라서 특허침해경고장을 받은 실시자는 자신에게 유리한 관할의 법원에 DJ를 먼저 넣어 특허권자의 관할선정의 자유도를 제한하는 전략을 자주 구사하였다. 반면 IPR등은 특허권자가 민사지법에 특허침해소송을 제기할 수 있는 제소관할을 제한하지 못한다.

미국에는 전통적으로 디스커버리 등의 절차 면이나 심리 면에서 특허권자에게 지나치다고 느낄 만큼 유리한 관할이 여럿 있다. 그러나 소송기술상 소송이송을 막는 방법은 여러 가지가 존재한다. 뛰어난 소송대리인을 만나면 좋은 가이드를 받을 수 있다. 본 지면에서는 이를 생략한다.

 

4.   청구범의의 해석 및 쟁점의 다양성과 일관성 등

 

IPR은 오직 선행기술(무효자료)에 따른 특허무효만을 주장할 수 있으나 민사소송에서는 다양한 무효이유를 근거로 무효를 주장할 수 있다. 민사소송에서 무효를 다투는 것이 더 다양한 공격방어방법의 구사가 가능하단 말이다.

그러나 IPR은 특허법과 기술의 전문가로 구성된 3명의 합의부에서 심리하나 민사소송은 법률전문가인 재판장과 일반시민으로 구성된 배심원에 의해서 심리된다. 아무래도 IPR의 합의부가 진보성 등을 바라보는 기준이 높을 수 밖에 없다. 기준이 높다는 건 그만큼 무효가능성 높아질 환경이란 뜻이다.

나아가 청구범위해석에 있어서 IPR은 민사소송보다 다소 넓게 해석하는 경향이 있다. 그만큼 IPR의 무효율이 높아지는 또 하나의 사실상의 이유이기도 하다. 미국특허청은 명세서를 참조한 합리적인 최광의 해석(최대한 넓게 해석)을 원칙으로 하고 있다. 반면 민사소송은 2005년 7월 필립스 판결 이후 청구항의 독립적 해석을 경계하고 명세서 전체에서 해석할 것을 주문하고서 상세한 설명 등 내재적 증거의 범위내에서 외재적 증거를 참조하여 상대적으로 좁게 해석하는 경향을 보이고 있다. 

미국특허청에서 별도의 절차를 통해 다투는 것보다 이러한 청구범위 해석을 기초로 민사소송 내에서 특허무효를 다투면서 비침해주장 등에서 일관성을 가지고 상대방의 약점을 요리할 가능성이 더 커진다. 무효율이 떨어지더라도 비침해논리를 이끌어가는데에 유리한 고지를 가져올 여지가 상대적으로 더 커진다.

 

5.   기간과 비용 등

 

IPR은 1년에서 1년 반이면 최종 결정에 이를 수 있으나, 민사소송은 관할법원과 재판장마다 다소의 차이는 있으나 평균 2년 반의 시간이 필요하다.

비용에 있어서도 IPR은 수 천만원에서 많아도 10억원을 넘지 않으나 민사소송은 AIPLA 보고서에 따르면 중간값 기준으로 소가가 10억원이하인 경우 8억원, 소가가 기250억원이 넘으면 55억원이 들어간다고 한다.

 

6.   디스커버리와 입증의 정도 등

 

IPR이든 DJ이든 미국의 증거개시절차인 디스커버리절차가 존재한다. 차이점이 있다면 IPR은 매우 제한된 영역에서 이루어진다. 디스커버리에서 중요한 이슈를 찾아야 한다면 IPR은 한계가 있다.

 

나아가 입증책임을 보면 IPR은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증(a preponderance of the evidence), 즉 확률적인 우위에 있는 입증만 하면 족하나, 민사소송에서는 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증보다 높은 확실하고 명백하고 확실한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다.

또한 절차 내에서 IPR은 제한적이지만 청구항을 보정할 수 있으나 민사소송 내에서는 청구항을 보정할 수 없다. 특허보정을 하지 못하게 묶어두고 싶다면 IPR은 적절하지 못하나 IPR에서 보정의 가능성과 중용권을 염두에 두고 검토하면 위험을 줄일 수 있다.

 

7.   청구기한의 제한 등

 

IPR은 특허등록 이후 9개월이 지난 이후에 청구할 수 있으며 특허소송이 민사지법에 제기되면 그 제소 이후 1년이 지나면 청구할 수 없다. 또한 DJ(무효확인의소)를 민사지법에 먼저 넣었다면 미국특허청에 IPR을 제기할 수 없다. 반면 DJ는 아무런 제한이 없다.

 

8.   민사소송절차의 자동 중지 등

 

실시자가 미국특허청에 IPR은 청구하면  그 이후 제소된 민사소송은 IPR의 결정이 있을 때까지 자동으로 그 절차가 중지된다. 민사소송의 절차중지는 매우 중요한 소송전략 중 하나이므로 관심을 가지고 고려하여야 한다. 반면 DJ는 이러한 효과를 가져오기 어렵다. 그 외 무효를 주장하는 자에게 미치는 금반언의 원칙은 IPR이나 민사소송 내에서 다투든지 모두 적용된다.

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