Akamai 판결을 통해 살펴본 공동특허침해이론에 대한 소고

제목 :  공동특허침해이론에 대한 소고

          - 한국과 미국의 비교법적 고찰

 

지난 2014년 1월 경 미국 특허업계를 떠들썩하게 했던 Akamai Tech. v. Limelight Networks 사건의 미연방 순회 법원의 전원합의체 판결은 공동특허침해 이론을 다시 생각하게 한다.

 

원칙적으로 어느 하나의 당사자가 특허 청구항의 모든 구성요소를 실시할 때에만 특허침해의 책임을 물을 수 있다는 것은 학설과 판례에서 다툼이 없다. 따라서 어느 하나의 당사자가 어느 하나의 구성요소라도 실시하지 않으면 특허권 침해가 성립되지 않는다.

 

이와 관련하여 한국 특허법 제94조에서 특허권자는 업으로서 그 특허 발명을 실시할 권리를 독점한다고 정하고 있다. 특허발명의 실시란 등록특허 청구항에 기재된 모든 구성요소의 실시이며 동법 제126조의 특허권의 침해란 이러한 특허발명을 어느 하나의 당사자가 무단으로 실시하는 것을 의미하는 것으로 해석하고 있다. 미국특허법(35USC) 역시 제271조 (a)에서 누구든지(whoever) 무단으로 특허발명을 실시하는 경우 (직접)침해로 정의하고 있으며 특허발명의 실시란 한국과 동일하게 등록특허 청구항에 기재된 모든 구성요소의 실시로 보고 있고 단수 whoever(누구든지)으로 규정되어 있어서 어느 하나의 당사자가 특허청구항에 기재된 모든 구성요소를 실시하는 경우에 한정하여 침해로 보고 있다.

 

한국은 특허침해자에 대한 침해금지청구를 특허법 제126조에서 정하고 있고 손해배상은 민법 제750조 (일반불법손해배상책임)을 근거하고 있는 반면, 미국은 미국특허법 35USC에서 특허침해금지와 손해배상 근거규정을 모두 두고 있다.

 

따라서 복수의 당사자가 공동으로 특허청구항에 기재된 구성요소를 나누어 실시하는 경우 (이하 "공동의 분리실시"), 한국에선 특허침해로 포섭되지 않아 특허법 제126조에 따른 침해금지 청구가 인용되기 어렵고 손해배상 역시 개개인의 일부구성요소의 실시만으로는 침해로 인정되지 않아(각 일의 불법행위가 성립되지 않아) 민법 제760조의 공동불법행위 손배책임을 묻기도 어려워보인다.

(실무적으로 물건발명은 복수의 당사자가 구성요소를 나누어 생산하여도 특허발명품의 최종 생산자나 판매자에게 직접 책임을 물을 여지가 있으나 방법발명은 악의적으로 복수의 당사자가 방법의 각 단계를 나누어 사용한다면 마땅히 그 책임을 구할 근거를 찾기 어렵다)

 

반면 미국은 판례에서 예외적이긴 하나 어느 한 당사자가 다른 당사자를 "direct or control"  하는 경우에 그 한 당사자에게 침해금지 및 손해배상의 책임을 인정하고 있다 (공동특허침해를 인정하여 침해금지 및 손해배상을 명령한 판례가 다수 있음).

 

물론 한국에서 공동침해가 민법상 공동불법행위에 포섭되는 경우 복수의 당사자는 손해배상에 대하여 부진정 연대책임을 지게 될것이고, 나아가 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541결정이후  민법상 불법행위에 대해 금지청구를 적용할 가능성이 제한적으로 열리게 되어 공동실시행위가 공동불법행위요건을 만족하는 경우 특허법상이 아닌 민법에 근거하여 공동침해자에 대한 침해금지청구가 완전히 배제된다고 할 수는 없을 것으로 생각된다 (2008마1541결정이전까지만 해도 대법원은 불법행위에 대한 손해배상 청구만 허용될 뿐 금지청구는 인정되지 않았다).

 

한편 법률상 특허발명의 일부구성요소만 실시하는 자에게 특허침해의 책임을 추궁할 근거조항이 전혀 없는 것은 아니다.

 

한국 특허법 제127조은 특허발명의 일부구성의 실시가 전용품의 실시인 경우에 한하여 간접침해의 책임이 있다고 규정하고 있고 미국특허법 역시 제271조(c)은 동일하게 간접침해자에게 실시자의 기여책임(contributory infringement)을 물을 수 있다. 나아가 미국 특허법 제271조 (e), (f), (g)에서 복수의 당사자가 특허발명을 나누어 실시하는 특수한 경우를 예정하여 특별히 그 법적책임을 물을 수 있도록 하고 있다 (마치 민법상 특수불법행위책임에 관한 규정들처럼).

서두에서 관심의 대상이 된 미국 Akamai 판례는 미국 특허법 제271조(b) 유인침해(Inducement infringement)에 대한 종래 확립된 판례를 뒤집은 것으로, 종래의 판례에선 특허의 존재를 알고 있는자가 다른 제3자로 하여금 특허침해하게 할 의도적 행위로 인하여 그 제3자가 특허발명을 침해한 경우에만 유인침해가 성립되었다 (2007 BMC Case).

 

그러나 Akamai 판례에서는 그 제3자가 반드시 특허발명의 구성요소를 모두 실시할 것을 요구하지 않았으며 침해유인자와 공동으로 나누어 특허발명이 실시되더라도 실질적으로 모든 구성요소가 실시되기만 하면 족하다고 판단하였다.

 

미국특허법 조문상 유인침해는 직접침해의 존재를 전제조건으로 하고 있는데, 이 직접침해의 존재라는 전제조건을 부정하였다고 볼 수 있고(직접침해 종속설에서 독립설로 선회?), 직접침해의 의미를 복수의 당사자가 특허발명의 구성요소를 나누어 실시하는 경우까지 포함한 것으로도 볼 수 있어서 특허업계의 주목을 받았다.

 

물론 Akamai 판례는 연방순회법원의 전원합의체 판단이긴 하지만 아직 확정되지 않았고, 대법원의 판단을 기다리고 있다.

 

특허출원인이 자신의 선택에 따라 특허청구항을 작성하므로 청구항을 잘못 작성한 모든 책임은 특허권자에게 돌아가야 한다고 비판할 수 있으나 현대의 복잡하고 다양한 실시예와 변형실시 산업구조를 특허권자가 모두 예견하여 청구항을 기재할 수 없고 언어적 표현의 한계도 있다는 것은 무시할 수 없다.

 

Akamai 판례의 최종 결과가 기대된다.

[Update] US Supreme Court's Ruling on Limelight case

[Update] The US Supreme Court ruled unanimously Monday, 2, June 2014 in Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. that Limelight cannot be held liable for inducing patent infringement. Akamai Technologies and the Massachusetts Institute of Technology sued Limelight Networks over Akamai's patented method for redirecting requests for Internet content to ensure access during periods of high demand. The US Court of Appeals for the Federal Circuit held that Akamai could sue Limelight even though no single company performed every aspect of the patented method. In an opinion by Justice Samuel Alito, the Supreme Court reversed that decision, holding that a defendant cannot be held liable for inducing patent infringement when no one company has committed direct patent infringement.

[업데이트] 미국 대법원의 Limelight 사건 판결

[업데이트] 미국 대법원은 2014년 6월 2일 월요일 Lightlight Networks, Inc. 대 Akamai Technologies, Inc.에서 만장일치로 Lightlight가 특허 침해를 유도한 책임을 질 수 없다고 판결했다. 아카마이 테크놀로지스와 매사추세츠 공과대학교는 수요가 많은 시기에 인터넷 콘텐츠에 대한 요청을 재지정하는 아카마이 특허 방법에 대해 Lightlight Networks를 제소했다. 미국 연방순회항소법원은 아카마이가 특허법의 모든 측면을 수행하는 회사는 단 한 곳도 없었음에도 불구하고 Lightlight를 제소할 수 있다고 판결했다. 새뮤얼 앨리토 대법관의 의견에서 대법원은 어느 기업도 직접적인 특허 침해를 범하지 않은 상황에서 피고인이 특허 침해를 유도한 책임을 질 수 없다고 판시하며 원심을 파기했다.

 

 

 

Copyright © CHINSU LEE, but may partially include other’s copyright, This article is for informational purposes and is not intended to constitute legal advice.