[특허법 개정제안] 해외 선출원 금지 제도의 비교

본 비교는 오래전부터 곰삭은 이슈이다. 그러나 현재도 본 이슈는 진행형이기에 무익한 것은 아니라고 믿는다.

 

특허제도는 발명자로 하여금 출원이란 신청행위를 통해 발명을 공개하게 하여 모방을 촉친하고 그 모방을 통해 국내 산업발전을 촉진하는데 그 의의가 있다.

국가는 발명자에게 그 대가로 특허권이란 독점배타권을 허여하는 것이다.

 

그러나 모든 발명의 공개가 국가에게 이익이 되는 것은 아니다.

 

때문에 미국은 비밀출원제도를 두고 발명을 공개하는 것이 국가 안보에 이롭지 않은 경우엔 공개 및 등록을 보류할 수 있다 (35 U.S.C. § 181). 대한민국 역시 국방상 필요한 경우에는 특허법 제64조 3항에 따라 출원공개 및 등록이 보류될 수 있고 발명자 등에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다(특허법 제41조), 그러나 발명자가 국방상 필요한 발명을 대한민국 특허청에 출원하지 아니하면 국가가 국방상 필요한 발명인지 알 수 없고 만일 출원인이 미국에 먼저 출원하여 비밀출원으로 분류되게 되면 우리나라 정부가 이를 알 길이 없다. 결국 국내산업발전에 도움도 되지 않고 국가적 차원에서 비밀로 유지하여야 할 발명이 몰래 다른국가의 이익을 위하여 사용될 수 있는 헛점이 있는 것이다.

 

 5~6년 전이었나? 미국 유명 Patent troll이 국내 대학교수님들를 만나 대학발명을 수거(?) 하여 미국에 출원하고 있다는 소문이 돌면서 이 문제가 붉어졌으나 그 실체가 파악되어 보고되거나 조사된 적은 없는 것으로 안다.

 

미국은 이러한 헛점을 보완하기 위하여 미국에서 발명된 발명은 위원회의 허가가 없으면 미국에 출원한 이후 6개월 전에는 다른 나라에 출원하는 것이 금지되고 (35 U.S.C. § 184) (물론 실무적으론 미국출원시 국방상 지정된 발명이 아니면 외국출원허가가 바로 나오는 게 일반적), 국가 안전상 필요한 발명은 외국출원을 허락하지 않고 있다. 만일 이를 어기면 미국에서 특허받을 권리의 포기는 물론 $10,000이하의 벌금 및/또는 2년이하 징역형을 받게된다 (35 U.S.C. § 186). 중국도 중국에서 발명한 발명은 중국에 먼저 출원할 것을 강제하고 있는 것으로 안다.

 

반면 대한민국은 국내에서 발명한 것이라도 국내에 먼저 출원할 것을 강제할 규정은 없고 국방상 필요한 발명을 무단으로 해외 출원하면 단지 특허를 받을 수 있는 권리와 손실보상금 청구권을 포기한 것으로 간주할 뿐이다(특허법 제41조 5항 및 6항).

 

따라서 우리나라도 국방상 필요한 발명에 대한 규정의 취지를 실효성있게 보장할 수 있는 제도 개선을 다시금 검토할 필요가 있다고 생각한다.

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