특허라이센싱 협상과 로열티 결정의 이해(1편)

I.       들어가는 말

     특허라이센싱 협상을 한마디로 말하라고 하면 나는 협상 참여자 사이에 발생하는 기대값의 차이를 좁혀가는 것이다라고 말할 것이다. 협상에 참여하는 자란 협상대표로 나서는 자와 그 상대 대표만 말하는 것이 아니다. 협상대표에게 그 협상의 권한을 부여한 대표이사는 물론 관련 이해관계가 있는 부서의 장이 모두 포함된다. 특허라이센싱 협상은 이렇게 협상 참여자가 많고 이해관계가 복잡하게 얽혀있다. 그래서 어느 정도 규모를 가진 기업체에서 특허라이센싱 협상을 맡아 진행한다는 것은 쉬운 일이 아니다.
 
     ‘기대값의 차이’란 무엇일까? 기대값의 차이란? 특허권자가 갖는 기대값과 실시자가 갖는 기대값의 차이라고 정의할 수 있다. 그럼 ‘협상의 대상이 되는 기대값차의 범위’는 무엇일까? 이것을 이해하는 것이 특허라이센싱 협상의 시작이다. 편의상 본 고에서 로열티측면에서 ‘협상의 대상이 되는 기대값차의 범위’를 “협상범위”라고 말하기로 하고, 협상범위를 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티사이의 차이, 즉 뺀 값으로 정의하자.
 

II.     협상범위의 유형

     실제 발생할 수 있는 협상범위는 두 가지의 유형으로 설명할 수 있다. 하나는 (+)협상범위이고 다른 하나는 (-)협상범위이다.
 
     (+)협상범위란, 아래 그림에서 보는 바와 같이 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티 사이의 차이가 양(+)값인 유형으로, 주로 자발적인 협상환경에서 발생하는 유형이다. (+)협상범위는 합리적인 로열티배상이론에 따라 결정된다

     반면 (-)협상범위란, 아래그림에서 보는 바와 같이 실시자가 기대하는 최대로열티에서 특허권자가 기대하는 최소로열티 사이의 차이가 음(-)값인 유형으로, 주로 특허권자와 실시자가 경쟁관계에 놓여 있어서 분쟁 협상환경에서 발생하는 유형이다. (-)협상범위는 특허권자가 입은 독점이익의 손실에 따른 손해배상의 손실이익이론에 따라 결정된다.

 

 

III.   실시자의 기대치 최대값

     통상의 경우 특허침해는 특허권자의 동의 없이 특허발명을 실시하는 침해자에 의하여 비자발적으로 발생한다. 그러나 미국특허소송에서의 합리적인 로열티 손해배상은 실시자가 특허발명의 실시를 위하여 자발적으로 지급하였을 것을 개념으로 하여 추정된다. 이러한 추정은 특허가 유효이고 침해가 발생한다는 것을 전제조건으로 각종 증거의 도움을 받아 특허발명의 실시시점부터 특허권자와 실시자의 자발적인 협상이 이루어진 것을 가정하여 이루어진다. 즉 자발적인 가상의 협상을 전제로 결정되는 것이다.
 
      비자발적인 환경에서 발생한 (-)협상범위를 자발적인 환경에서 발생하는 (+)협상범위로 바꾸지 않으면 특허라이센싱 협상의 타결은 요원하다. 미국처럼 막대한 특허소송비용이 들어가는 국가에서는 특허소송이 (-)협상범위를 (+)협상범위로 바꿔주는 역할을 한다.

     특허소송비용은 특허권자의 최소 기대값을 낮추어 (-)협상범위에서 상한이었던 특허권자의 최소 기대값을 (+)협상범위의 하한이 되도록 하는 역할을 하는 매개체이다. 또한 실시자의 최대 기대값을 높여 기대차이가 좀더 쉽게  (+)협상범위가 되도록할 것이다.

    더우기 특허소송의 합리적인 로열티 손해배상이론은 자발적인 환경에서 협상을 가상하여 로열티를 결정하는 것을 전제하므로 분쟁환경을 제3자에 의하여 자발적인 환경으로 변경시키는 역할을 한다. 또한 내부 협상 참여자의 기대치를 낮추거나 올려주는 역할을 하고, 특허력에 대한 기대치도 조정받게 된다. 즉 미국에서는 특허소송이 특허라이센싱 협상에서 ‘기대값의 차이’를 좁혀주는 역할을 하는 좋은 수단이 된다.

      가상 협상에서 로열티는 서로가 Win-Win하는 것을 전제로 로열티 협상의 범위를 결정하는 일에서 시작한다.

      특허권자가 라이선스를 자발적으로 허여할 것이라면 그 범위의 하한은 특허권자가 받아들일 수 있는 최소로열티가 되고 상한은 실시자가 지급할 수 있는 최대로열티가 될 것이다.

      실시자가 자발적으로 지급할 수 있는 로열티의 최대값은 특허의 라이센싱으로부터 기대되는 이익의 부가가치액이다. 실시자 입장에서는 라이센싱 받지 않을 경우와 받을 경우를 비교하여 라이선스 받음으로 인하여 발생할 수 있는 단가상승, 매출증가, 비용절감 등으로부터 얻게 되는 이익액이 자발적으로 지급할 수 있는 최대액이 될 것이다. 비교되어야 할 라이센싱 받지 않을 경우란, 경쟁력있는 대체기술의 사용, 경쟁력있는 회피설계의 성공, 특허분쟁의 진행 등이 될 것이다.

      실시자는 특허를 라이센싱 받음으로 인하여 부가가치가 발생하여야 자발적으로 라이센싱을 받을 것이기 때문이다.

 

IV.   특허권자의 기대치 최소값

 

  1.   특허권자와 실시자가 경쟁관계가 아닌 경우
 
      이러한 경우는 보통 (+)협상의 유형을 나타낸다.

      특허권자와 실시자가 경쟁관계에 있는 것이 아니어서 매출손실에 따른 이익손실이 발생하는 것이 아니라면, 특허권자가 입은 손해는 로열티 수익일 것이다. 따라서 특허권자 입장에서는 로열티수익기회손실이 특허권자가 기대하는 최소의 하한이 될 것이다. 만일 특허권자가 라이센싱 프로그램이나 정책을 가동하고 있다면 그에 따르면 될 것이고 과거 특허분쟁없이 자발적인 라이센싱-아웃을 한 이력이 있다면 이를 참고하면 될 것이다. 이것도 저것도 없다면 동종업계에서 이루어지고 있는 라이센싱 관행을 참고하면 될 것이다.

 

  2.    특허권자와 실시자가 경쟁관계에 있는 경우

        이러한 경우는 보통 (-)협상의 유형을 나타낸다.

        특허권자와 실자가 경쟁관계에 있다거나 매출손실에 따른 이익손실이 발생하는 경우라면, 라이센싱 협상은 강제성을 띠게 되고 특허권자의 로열티 하한은 특허권자의 독점권을 침해 받아 발생하는 이익손실액이 되어 로열티 협상 범위(실시자의 로열티 상한)를 넘어서게 될 여지가 크다.

        특허권자의 손실이익에 대한 판례나 특허법 조항을 고려하면 특허권자의 독점권을 침해 받아 발생하는 손실이익액은의 계산 역시 특허침해자가 시장에 존재하지 않았을 경우에서 특허권자가 얻을 이익을 가상하여 침해자가 존재하는 경우에 특허권자가 얻은 이익을 차감하는 방식으로 이루어진다. 이익의 손실은 주로 매출손실과 단가침해손실로 이루어진다.

 

-      다음편에 계속 –

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