특허소송에서 대리인이 갖추어야 할 역량

특허소송에서 중요한 것은 특허청구범위의 해석이다. 특허청구범위해석은 기술적 사실의 분석을 기초로 법률을 적용하는 것이다. 따라서 사실판단이 아니라 법률판단 사항이다.

 

특허청구범위 해석에서 승리하려면 다양한 판례와 사례에 대한 지식을 가지고 있어야 하며 명세서 등에 기재된 기술적사항과 용어를 충분히 이해할 수 있어야 한다. 무엇보다도 충분히 이해된 기술적 사항을 기술의 문외한인 재판부가 쉽게 이해하도록 설명할 수 있는 능력이 필수적이다 (그러나 소송대리인 스스로 해당 기술을 충분히 이해하지도 못하여 재판부가 이해할 수 있는 부분만 집중하여 전달하자는 대리인을 만나면 신중하게 대리인 교체를 고려하여야 한다).

 

예컨대 청구범위해석시 "메모리 패키징"이란 용어를 만났다면 적어도 해당 기술업계에서 통상 기준에 비추어 메모리 패키징인 것과 아닌 것을 구분할 수 있는 능력이 있어야 할 뿐아니라 재판부가 그 차별점의 핵심을 쉽게 이해할 있도록 정의하여 설명하여야 한다. 예전에 "메모리 패키징"을 '포장기술'이라고 설명하는 변호사를 보고 어떻게 해야 할지 난감해했던 기억이 있다.

 

나아가 고객의 주장과 취지를 충분히 보호하기 위해서는 해당 기술분야의 기술동향과 핵심기술의 이해는 물론 기본적인 기술에 대한 선행기술조사 능력을 갖추어야 한다. 즉 스스로 청구범위와 명세서에 기재된 발명이 선행기술과 어떻게 구별되는지 그 차이가 어떤 의미를 갖는지 파악할 수 있는 능력이 있어야 한다.

 

이러한 점때문에 특허청구범위해석은 어렵게 시험을 거쳐 자격을 인정받은 변리사라는 특허법 전문가라도 몇년의 훈련과 실전이 더 필요하다.

 

과거 경험에 따르면 해당 기술에 정통한 변리사는 특허청구범위를 제한해석하려는 경향이 있고, 기술의 이해도가 떨어지는 변리사는 핵심적인 사항을 못찾아 엉뚱한 요소의 해석에서 헤매는 경우를 자주 보았다.

 

어느나라이든 청구범위해석시 발명의 상세한 설명을 참작하는 것을 허용하고 있다(상세한 설명 참작의 원칙). 그러나 이러한 허용을 잘못 이해하여 청구범위를 상세한 설명으로 제한해석하는 우를 범할 때가 있다.

 

경험있는 변리사도 종종 상세한 설명 참작의 원칙을 오해하여 ‘허용되는 참작에 의한 해석’과 ‘금지되는 제한해석’을 구분하지 못하는 경우를 종종 본다. 사실 실제 사건에 이러한 구분이 항상 쉬운것은 아니다. 그래서 전문가들의 고민과 합리적이 판단이 필요한 것이다.

 

예를 들어 "구성요송A와 구성요소B를 포함하는 장치 X"에 대한 특허청구범위가 있다고 하자.

 

1) 구성요소 A란 용어의 의미가 논쟁의 핵심이 된 경우, A가 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진자의 입장에서 어떻게 통상 정의되고 있는지를 먼저 살피고 그대로 A로 정의되는 것에 무리가 없다면 A로 해석될것이다.

단, 발명자가 그 의미를 별도로 상세한 설명이나 심사과정에서 명시적으로 b로 정의하였다면 그에 따라 A는 b로 해석되어야 할 것이다.

 

2) 그러나 상세한 설명에 기재된 장치X가 A+B+C로 구성되었다고 기재되었거나 상세한 설명에서 A를 그 하위개념의 실시예인 a로 기재되었다었다고 해서, A를 A+C로 해석하거나 a로 해석하는 것은 금지된다. 통상의 기술자 입장에서 예측할 수 있는 범위내에 있는지를 내재적 증거를 통해 면밀히 검토하여야 한다.

 

3) 문제는 특허청구범위에 기재된 사항만으로는 A를 정의할 수 없거나, 글자 그대로 A로 해석하면 상세한 설명에 기재된 발명의 목적, 과제해결 수단 등과 모순되는 경우일 것이다.

 

이런 경우는 해당 특허의 무효로 다투어야 할지 아니면 무효가 입증되기 전까지 최대한 무효되지 않게 해석할지를 고민하여야 할 것이다. 그렇다고 청구범위를 새로 구성해서는 아니된다. 물론 청구항 언어와 상세한 설명과 일치되는 유일한 청구항 해석이 해당 청구항을 무효로 만드는 경우에는 무효로 다투어야 할 것이다.

 

따라서 이 경우 우선 판례가 명시적으로 금지한 전형적인 제한 해석 사례, 즉 발명의 상세한 설명 중에 기재된 실시례에 한정하여 해석한다거나 발명의 상세한 설명에는 기재되어 있지만 특허청구범위에는 기재되어 있지 않은 사항을 특허청구범위에 기재되어 있는 것으로 해석하는 것은 배제한 다음 , 해당 용어 A를 상세한 설명 전체를 통해 일관성 있게 일정한 의미로 사용한 경우라면 묵시적 정의(implicit definition)가 있는 것으로 보아 그 묵시적 정의에 따라 해당 용어를 해석하는 것이 타당할 것이다. 즉 A가 특허청구범위 용어에 대한 일정한 의미가 발명의 목적, 과제해결 수단 등 상세한 설명 전체로부터 통상의 기술자에게 a로 이해되는 의미라면 그러한 의미로의 해석이 허용될 것이지만, 상세한 설명의 일부에 a로 기재되었다는 것만을 근거로 특허청구범위에 기재된 구성 A를 a의 의미로 해석해서는 안 될 것이다.

 

본인은 과거 로펌에서 일하였을 때나 기업체에서 실무를 담당할 때나 특허청구범위에 기재된 용어를 해석할 때에는  아무리 평소 사용하는 평범한 용어라고 하더라도 해당 발명의 명세서는 물론 심사출원 포대와 일반사전 및 해당분야 전문용어사전을 참작하여 문제되는 용어의 정의를 찾아보고 이를 해당 발명자의 유사 다른 출원발명의 명세서와 다른 발명자 들의 유사발명에서 사용되는 변형 용례를 참작하여 용어의 의미를 임시로 확정하였다. 나아가 선행기술 조사를 통해 무효가능성은 물론 그 차별점과 기술동향도 파악하고 난후 발명자와 인터뷰하고, 가능하다면 고객을 설득하여 해당분야 최고 교수님들에게 자문을 받곤 했다.

 

이렇게 하여야 고객도 감동하고 재판부도 쉽게 이해시킬 수 있기때문이다. 대리인의 결과물을 판단하는 기준은 3가지가 있다. 하나는 성과(경과와 결과의 품질)이고 다른 하나는 비용(비용의 합리성과 효율성)이며 마지막 하나는 시기(시기적정성)이다.

 

고객을 감동시키고 재판부를 멋지게 설득할 능력을 갖춘 대리인을 만난다는 건 행운인가보다.

Copyright © CHINSU LEE. This article is for informational purposes and is not intended to constitute legal advice.