삼성의 무효심판청구에 대한 US PTAB의 결정과 그 여파

"USPTO to review Smartflash patents after Samsung challenge(April 7-2015)"

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 <2014년 9월, 삼성이 5건의 특허에 대해 PTAB에 무효심판 제기. 2015. 4. 2. PTAB에서 4건의 특허에 대해 심리개시결정. 마지막 1건 특허 US number 8,336,772 는 거절. 삼성은 계쟁특허 중 6번째 특허인 US number 7,942,317는 무효심판청구하지 않음.>

<생각>

위 뉴스는 삼성이 애플을 도아주는 꼴이 되었다며 세간의 주목을 끈 기사입니다. 사실 이렇게 삼성이 스마프플래쉬 특허의 무효에 집중하는 것은 삼성도 스마트플래쉬로부터 제소당한 입장이고 비침해항변보다 승산높은 무효심판(CBM proceeding로 추정됩니다) 을 활용하는 것이 더 유리하다고 판단했기 때문이었을 것 같습니다.

아시는 바와 같이, payment 시스템을 통한 디지털 data의 access를 제어하는 방법과 같은 BM특허는 발명성립성(§101)을 엄격하게 정한 Alice판결의 무효기준을 고려할때 무효될 가능성이 높습니다. 그럼에도 업계를 리딩하고 있으며 애플과 특허전쟁에서  한판 승리를 거둔 삼성이 로열티를 낼수없다는 자존심도 있었을 것입니다.

 최근 통계에 따르면 PTAB에서는 35 U.S.C. § 102 (anticipation)을 원인으로 한 무효청구가 37.5%, 35 U.S.C. § 103 (obviousness)을 원인으로 한 무효청구가 57.6%인 반면, 지방법원에서는 102에 의한 청구가 31.1%, 103에 의한 무효청구가 27.8%이었다고 하며, Business method patents만을 대상으로 한  CBM proceeding는  § 102 가 51.4%, § 103가 54.8%, § 101 (subject matter eligibility)가 74.6%, § 112 (indefiniteness/written description)가 57.5%를 차지 했고, 최종 무효율이  91.4%에 이르렀고, 반면 지방법원은 42.4% 수준이었다고 합니다.

또한 공표된 여러 다른 뉴스 기사에 따르면 삼성은 이미 IPR(Interparty review)을 신청해둔 상태이나 (일부 심리개시는 결정되었으나  일부는 기각되어 다시 신규 IPR도 넣어둔 것으로 알고 있습니다),  오직 선행기술에 의존한 §102 or § 103 만을 무효근거로 할 수 있는 IPR만으로는 스마트플래쉬 BM특허를 §101위반에 관한 Alice 판결기준으로 무효시키기 어려웠을 것입니다. 때문에 IPR에만 의존하지 않고 미국특허심판원 PTAB에  CBM (?)무효심판을 넣었을 것으로 추정됩니다.

아마존. 구글도 특허침해를 이유로 스마트플래쉬로부터 피소되었다는 것은 이미 알려진 사실입니다. 구글은 관할이송신청하는 등 다들 개별대응하고 있는 느낌이긴 하나, 다음과 같은 이유로 단순한 형식적인 공동방어수준을 넘어서 실질적인 JD(Joint defence, 공동방어)의 가능성도 배제할 수 없습니다.

이는, 이번에 미국 USPTO에서 무효논거로 보고 있는 것이 발명의 성립성 (subject matter eligibility)과 관련된 §101인데, 발명의 성립성 §101위반은 회사별 무효자료조사 능력과 관련이 없고, 이미 법원으로부터 손해배상명령을 받은 애플은 삼성과의 과거 소송수행능력에 비하여 스마트플래쉬에 대한 무효대응조치가 미약할 뿐 아니라, 구글은 오라클 자바특허의 발명의 성립성 §101위반을 근거로 무효로 싸우고 있음에도 이런 무효대응에서 눈에 띄는 조치나 성과를 볼 수 없기 때문입니다. 따라서 사실상 전략적인 JD 합의 아래 효율적으로 삼성이 앞장서서 싸우는 것이 아닌가 합니다. 또 애플이 삼성을 칩 파운더리로 적극 추진하는 것과도 연관이 있을 수 있수있습니다.

그러나 달리 생각해보면, 전략상 삼성은 초기 개별 협상 타결로 스마트플래쉬와의 특하 분쟁에서 먼저 빠지고 특허분쟁에 애플.구글.아마존만 남겨두는 전략도 고려되었을 것입니다. 한편으론 삼성의 초관심대상인 mobile payment 및 IoT payment 기술분야에서 시장에 밀리면 않된다는 분명한 신호를 보낼 필요성도 있었을 것이란 생각도 듭니다.