무권리자특허권 이전 허용 신중해야(개정안 제 99 조의2)

무권리자특허권 이전 허용 신중해야

개정안 제 99 조의 2( 신설 ) 의 몇가지 문제점

 

 

1. 들어가는 말

 

지난 3 월 입법예고된 특허법 일부개정안 제 99 조의 2 에 따르면 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대하여 민사소송을 통해 명의 이전을 받을 수 있도록 하고 있다 . 권리이전을 허용하면 , 발명이 동일한 경우 정당한 권리자가 다시 출원을 할 필요가 없으므로 절차의 경제라는 측면에서 매우 편리하다 .

 

그러나 현행법이 권리이전 방식이 아니라 정당한 권리자의 재출원에 의해 권리를 구제하고 있는 이유는 정당한 권리자가 무권리자의 출원에 의해 i) 출원발명의 선택권 ii) 특허심사 과정의 절차보장권 iii) 의도하지 않은 특허로 인한 공중의 이익이 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지기 때문이다 .

 

판례 역시 마찬가지이다 . 대법원은 “ 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다 ” 고 판시하고 있다(2014. 5. 16. 대법원 선고 2012다11310 판결). 그러나 정당한 권리자의 출원이었으나 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것도 변함없는 판결의 태도이다 (대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결).

 

따라서 이번 개정안은 법원이 인정하는 양도 외에 전형적인 특허법상 무권리자 출원 이른바 “ 모인출원 ” 의 경우까지도 민사소송을 통해 권리이전 청구를 허용하는 민사상 제도를 보장하는 입법시도라 할 것이다 .

 

2. 개정안의 문제점과 무효심판

 

(1) 개정안의 문제점

 

이번 개정안은 우선 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 단순한 편의 보장을 넘어서 , 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 간과할 수 없는 문제를 안고 있다 .

 

또한 이번 개정안은 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유 ( 특허법 제 133 조제 1 항 제 2 호 ) 가 권리이전에 의해 후발적으로 치유되는지 의문스럽다는 문제도 있다 . 개정안은 이와 관련해 “ 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다 ” 며 특허권 이전등록의 효과 ( 제 99 조의 2 제 2 항 ) 를 신설하고 있는데 , 오히려 무권리자 출원이 등록 이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제 133 조제 1 항제 2 호에 " 정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니하다 " 라는 단서를 추가하는 것이 더 명확하다 .

 

(2) 무권리자 특허의 유형

 

실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다 . 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다 . 즉 , 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런 저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다 .

 

이 때문에 법원은 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가 , 삭제 , 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 참조). 즉 발명의 동일성 판단이 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다 . 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 분리되어 검토되고 판단되어야 한다(특허법원 2002허4002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조).

 

(3) “ 발명의 동일성 ” 핵심 쟁점

 

이처럼 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 쟁점이고 , 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다 .

 

따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다 . 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 청구항별로 무권리자 출원인지에 여부에 대한 무효사유가 판단되어야 이전등록 여부를 결정할 수 있기 때문에 현행 무효심판보다 신속하다고 할 수도 없다 . 더욱이 청구항별로 무권리자 발명 여부가 달라지면 등록특허의 분할 이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다 . 여기에 분할출원 , 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다 .

 

(4) 정당권리자의 절차권보장

 

무권리자 출원발명은 무권리자의 선택에 따라 출원발명 ( 청구범위에 기재한 발명 , 이하 같다 ) 이 선택되었으므로 정당한 권리자의 청구항 결정권이 침해받았을 수 있다 . 또한 출원 및 심사과정에서도 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐 그리고 심사관을 어떤 보정안을 제시하고 설득했느냐에 따라 등록 권리범위를 선택해야 할 기회를 잃었을 수도 있다 . 만약 정당한 권리자가 의도하지 않은 범위 내지 형태로 특허등록이 되었다면 공중의 이익에도 큰 영향을 미친다 .

 

따라서 정당한 권리자가 이전청구권을 선택하는 경우는 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 인정되는 것이 합리적이다 . 발명의 동일성 판단이 실질인 사건을 전문성이 없는 법원에서 단순한 권리이전 소송 사건으로 심리하는 방안에 신중해야 할 이유도 여기에 있다 .

 

3. 결론

 

지금까지 살펴본대로 정당한 권리자 스스로 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받는 것이 가장 바람직하다 . 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 , 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원을 하거나 동일 발명인 경우 무권리자로부터 등록 이전을 받으면 무효사유가 치유될 수 있도록 하는 것이 가장 바람직한 것으로 생각된다 . 개정안의 재검토를 촉구한다 .



<이진수 변리사, 전광출 변리사 공동기고>

초고 Full version : 이진수변리사의 IP 이야기: 특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 초고: