특허 경고장 작성 실무

1. 들어가는 말

연구개발에 막대한 자금과 시간을 투자하여 고유의 기술력과 경쟁력을 갖춘 회사는 저가 공세만으로 고객을 공략하는 신진 경쟁사를 그냥 두고 볼 수 없다. 경쟁사를 공략할 수 있는 특허포트폴리오까지 갖추었다면 누구나 이러한 파렴치한 신진 경쟁사의 시장 교란행위를 막기 위해 그동안 구축한 특허를 시장방어무기로 사용하고자 할 것이다.

이러한 특허전략을 시행하는 첫 단추가 경고장이다. 그러나 특허침해경고장을 작성하는 실무에 한국과 미국에 미묘한 차이가 있음을 알고 있는 사람은 많지 않다. 이러한 차이점과 리스크를 알지 못하고 그냥 경고장을 날렸다가는 예측하지 못하는 어려움에 처할 수 있다. 본 지면을 통해 그러한 점을 고려하여 몇가지 특허경고장 작성 실무팁을 소개하고자 한다.

2. 특허침해경고의 법정 효과

가. 한국 실무

특허권자는 고의 또는 과실에 의하여 특허권을 침해하 자에게 그 침해로 입은 손해를 청구할 수있다. 그러나 현행 한국 특허법의 손해배상청구권은 특허법이 아니라 민법 제750조 불법행위에 의한 손해배상청구권을 기초하고 있다.

단, 특허법 제130조에서 침해자의 과실을 추정하고 동법 제128조에서 손해액을 추정하고 있다. 따라서 보통 민사사건에서 경고장은 손해배상청구권의 고의 또는 과실이란 요건을 충족시키는 수단으로 사용되나 특허침해사건은 과실추정규정이 있기 때문에 경고장이 손해배상청구요건을 만족시키는 수단으로 잘 활용되지 아니한다.

물론 특허침해죄란 형사처벌을 목적으로 고의, 즉 범의를 입증하기 위해서 경고장은 좋은 증거가 되나, 경고장을 받았다는 것만으로 고의 또는 범의가 바로 입증되지 아니한다.

오히려 민법 제766조는 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다고 정하고 있어서 특허경고장은 민사상 손해배상 청구권의 소멸시효 기산점으로 작동한다.

나. 미국실무

미국은 특허법(35USC)에 특허 침해자에 대한 손해배상청구 근거규정이 마련되어 있다. 미국특허법 제287조는 침해자에게 손해배상을 청구하기 위해서는 특허권자는 그 특허품에 특허표시를 하도록 강제하고 있다. <하단 note 참조>

만일 그러한 특허표기를 하지 못할 경우에는, 침해자가 침해사실을 통보 받고서도 그 이후에 계속적인 침해를 했다는 것을 입증한 경우가 아니면 특허권자는 침해소송에서 손해배상을 받을 수가 없다. 이때 침해행위에 대한 손해배상은 그러한 통지 이후의 침해에 대해서만 보상된다. 소제기는 통지와 동일한 효과가 있다. 

이러한 통지가 미국 특허법 제287조의 통지요건을 갖추기 위해서는 특허침해사실의 통지라는 일명 Actual Notice 요건을 갖추어야 한다. 보통은 해당 특허번호와 침해제품을 기재하는 것으로 충족된다. 만약 당신이 경고장을 받았는데 Actual Notice 요건을 만족하지 못하였다면 그 통지서를 무시해도 좋다. 단, 제품은 적시되지 아니하였으나 특정된 특허가 핵심 특허이면 만반의 준비는 할 것을 조언한다.

따라서 미국 특허침해사건에서 경고장은 손해배상 청구액을 기산하는 시작점이 된다.

또한 특허공개 이후 합리적인 로열티를 받을 수 있는 미국 특허법 제154(d)의 임시권리(Provision right)는 그 통지가 있은 이후부터 청구할 수 있도록 정하고 있어서 경고장은 위 임시권리에 따른 손해배상청구권을 발생시키는 시점이 된다. 이 권리는 등록 이후 6년 이내에 행사하여야 한다. <하단 Note참조>

또한 미국특허법 제286조는 침해에 대한 소송을 제기하기 6년 이전에 행해진 침해에 대해서는 보상을 받을 수가 없도록 그 손해배상청구권의 소멸을 제척기간으로 정하고 있다. <하단 Note 참조>

3. 특허침해경고의 리스크

가. 한국 실무

합리적인 근거 없이 또는 정당한 권리 행사 수준을 넘어서 특허침해경고장을 남발하면, 권리남용 및 업무방해이슈가 발생한다. 따라서 특허침해경고장을 작성할 때 조심하여야 한다. 심지어 2015년 5월 1일 서울중앙지법 민사11부 (재판장 김기영 부장판사)는 식자재 유통업체가 대리인인 변호사를 상대로 특허권을 침해하지 않았음에도 거래처에 특허침해를 중지하라는 경고장을 보내서 거래를 중단시켜 손해를 입었으므로 모두 2억770여만원을 배상할 것을 청구한 손해배상청구소송(2014가합551954)에서 원고승소 판결하기도 했다.   

그외 한국에서는 특허의 무효나 권리범위 확인은 특허심판제도를 이용하여야 하는 심판전치주의에 있으므로 특허의 무효나 비침해확인만을 민사지법에 구할 수 없다. 특허경고장을 받은 자는 무효심판을 비롯한 법적 분쟁의 이해관계인, 즉 청구인적격을 갖추게 된다.  대체로 특허경고장을 받은 경우 당사자 적격의 허들을 낮추는 것이 실무이어서 그 특허경고의 내용과 수위에 따라 그 적격이 문제되는 경우는 거의 발생하지 아니한다.

또한 경고장을 날린 후 수년 동안 아무런 후속 조치 없다가 특허침해소송을 제기한다고 해서 특허권이 실효한다는 등의 리스크는 잘 발생하지 아니한다. 한국은 특허권은 존속기간이 정해진 제한된 권리이고 민사사상 권리실효를 인정하는 경우도 매우 예외적이다.

나. 미국실무

그러나 미국은 미국 특허심판항소부이외에 민사지법에 특허의 무효와 비침해의 확인을 별도로 구할 수 있다. 이를 Declaratory judgment라고 한다. 민사지법에 확인의 소 (Declaratory judgment)을 청구할 수 있는 적격은 경고장의 내용과 수위에 따라 “actual controversy”가 발생한 경우에 한한다. 물론 그 요건의 허들은 낮은 편이나 일률적이지 않다.

경고장을 받은 자가 먼저 민사지법에 Declaratory judgment을 넣으면 특허권자는 자신이 선호하는 관할을 선정하여 공격하기 어려워진다. 왜냐하면 다른 관할에 특허침해소송을 넣으면 대부분 소송의 이송신청에 따라 Declaratory judgment가 진행 중인 법원으로 이송되기 때문이다. 참고로 특허의 무효 및 비침해 확인의 소는 결국 특허권자의 답변서에서 필수적으로 특허침해반소로 이어진다.

따라서 경고장은 매우 주의 깊게 작성되어야 한다.

또한 특허권자가 특허경고장을 날린 이후 아무런 후속 조치를 하지 않았다가 소정의 기간이 지난 특허침해소송을 제기하면 권리행사를 포기한 것으로 해석되기도 한다. 특허경고장 발송 후 3.5년이 지나 특허침해소송을 제소한 Aspex Eyewear Inc v Clariti Eyewear, Inc 에서는 특허권자의 침해금지청구 및 손해배상청구를 기각한 바 있다.

4.  특허 경고장 작성 방법

결론적으로 말하면, 미국 실무에서는 경고장을 그 내용과 수위에 따라 두 종료로 나눈다. 하나는 Soft한 통지서, 즉 라이센싱 프로그램의 초대장이고, 다른 하나는 Hard한 통지서, 즉 침해중지 경고장이다. 둘 다 손해배상의 기산점이 될 수 있는 Actual Notice 요건을 만족하여야 하므로 특허번호와 제품은 특정하여야 한다.

대체로 라이센싱 프로그램 초대장 수준의 통지서는 “Actual controversy”를 발생시키지 않는 것으로 본다. 그 통지서에는 ‘당신이 침해하였다’라던가, ‘침해에 따른 법적조치’에 대한 언급이 없고, 단순히 ‘청구항의 권리범위에 속한다’라든가 ‘특허발명을 사용하고 있다면’이라던가라는 소프트한 표현이 사용된다.

그 외 강력한 위협이 들어간 침해중지 경고장은 한국실무에서 많이 사용하고 있는데,이러한 경고장은 Declaratory judgment(확인의 소) 적격을 만족하게 하는 “Actual controversy”를 발생시킬 가능성이 매우 높다.

따라서 보내려고 하는 경고의 목적과 취지에 따라서 단어 하나 하나, 표현 하나 하나에 세심한 주의를 기울여 작성하여야 한다. 잘못하면 전혀 예측하지 못한 방향으로 분쟁을 야기시킬 것이다.

“Actual controversy”를 발생시키지 않으면서도 Actual Notice 요건을 만족시키려면 라이센싱 프로그램 초대장 수준으로 작성되어야 안전하다.

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<Note>

[35 U.S.C § 286]
Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.
In the case of claims against the United States Government for use of a patented invention, the period before bringing suit, up to six years, between the date of receipt of a written claim for compensation by the department or agency of the Government having authority to settle such claim, and the date of mailing by the Government of a notice to the claimant that his claim has been denied shall not be counted as part of the period referred to in the preceding paragraph.

[35 U.S.C § 287]
(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. 


In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

[35 U.S.C. § 154]
(d) PROVISIONAL RIGHTS.-
(1) IN GENERAL.- In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued-
(A) (i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or
(ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and
(B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.
(2) RIGHT BASED ON SUBSTANTIALLY IDENTICAL INVENTIONS.- The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be available under this subsection unless the invention as claimed in the patent is substantially identical to the invention as claimed in the published patent application.
(3) TIME LIMITATION ON OBTAINING A REASONABLE ROYALTY.- The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall be available only in an action brought not later than 6 years after the patent is issued. The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be affected by the duration of the period described in paragraph (1).