Patent Troll의 특허력에 대하여 우리가 잘못 알고 있는 고정관념

우연한 기회에 미국 Villanova 로스쿨 교수인 “Michael Risch”가 ‘FORTHCOMING SAN DIEGO LAWREVIEW(2015)’에 새로 발표한 연구보고서 “A Generation of Patent Litigation: Outcomes and Patent Quality”를 읽게 되었다. 

 <사진 출처 : Villanova University School of Law 홈페이지>

이 연구보고서는 25년간의 특허소송 데이터를 가지고 분석한 것이었다. 본 지면에서 우리가 그 동안 잘못 알고 있었을 수도 있는 생각과 유의미한 내용을 요약하여 제공하고자 한다. 그러나 이해하기 쉽게 요약하다보니 다소 의역이 많았다. 상세하고 정확한 내용을 파악하기 위해서는 직접 읽어볼 것을 권한다. 

결론적으로 Patent Troll 특허의 무효율이 높은 것은 특허의 질에 관한 문제 라기보다는 더 많은 피고를 상대로 더 많은 소송을 제기하였는 가와 연관성이 더 크다고 한다. 동일한 특허를 소송에 많이 사용할 수 록 도전받을 기회가 늘어날테니 당연하지 않을 까 한다. 그러나  비침해가능성과 관련해서는 Patent Troll의 특허가 유의미하게 더 비침해확율이 높게 나타났다고 결론내렸다. 

즉 Patent Troll의 특허는 상대적으로 그 특허력이 약하고 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명이 모호함에도, Patent Troll Case의 상당수가 특허에 대한 판단에 이르기 전에 settle로 종결되는 특징을 보이고 있다고 한다.

1.     Patent Troll과 같이 공격적인 라이센서 들이 제소한 특허가 상대적으로 더 자주 무효되나, 대부분 판단 받아보지도 못하고 settle로 종료된다.

2.     법원의 무효율은 누가 원고이냐보다 얼마나 많은 피고에게 얼마나 많은 소송을 제기하였느냐와 더 관련성이 있다. 더 많은 피고를 대상으로 제소할수록 더 자주 무효가 된다. Patent Troll이든 제작사 이든 더 많은 피고에게 소송을 할 수록 무효될 가능성이 높아진다.

3.     인용도(Backward citation)가 많은 특허일 수록 더 무효되기 쉬운 경향을 보였다. 인용도가 특허력과 비례한다는 종래의 관념과 다른 결론이다.

4.     Patent Troll은 평균 Case당 3.35건의 특허를 제소하였고, nonNPE는 1.93건의 특허를 사용하였다.

5.     Patent Troll Case의 소송이송 및 병합율은 24.43%에 이르나 nonNPE Case는 17.14%로 Patent Troll Case가 더 이송이나 병합이 잘 되는 경향을 보여 분쟁이 복잡한 양상으로 흐르는 경향이 있었다. 그럼에도 Patent Troll Case의 기간이 상대적으로 더 짧았다.

6.     nonNPE 특허의 44%가 settle로 종결되는 반면, Patent Troll 특허의 66%가 settle로 종결된다. 그러나 Patent troll Case의 경우 동일특허가 다른 Case에도 중복 사용되는 점을 고려하면 Case의 75% 이상이 Settle로 종결된다고 해석하였다. 90%이상이 settle로 종결된다는 종래의 생각과 거리가 있다.

7.     대부분 특허의 유효성에 대한 판결에 이르지 못하고 종결되나 (Case의 약 4%만이 특허유효성 판단까지 감) 일단 판결에 이른 경우 약 90%의 특허가 일부 또는 전부 무효될 가능성이 있는 것으로 나타났다 (특허 건으로 계산하지 않고 Case 건수로 계산하면 통계수치가 달라진다).

8.     무효이유를 보면 nonNPE 특허는 주로 103 obvious인 반면, Patent Troll 특허는 nonNPE특허의 무효이유보다 lack of written description (112 Description)가 10배 가량 높고, nonNPE 특허의 무효이유에서 찾아보기 어려운 102(b) Publication이나 Use, On Sale도 많다. Reexamination 결과도 nonNPE 특허에 비하여 Patent Troll 특허가 2배 가량 일부 또는 전부 무효율이 높다.

9.     Patent Troll은 상대적으로 다른 일반적인 원고들보다 약한 특허를 제소특허로 사용하고 있었다.

10.   판결에 이른 Patent troll 특허의 16%이상이 하나이상의 비침해 포인트가 발견되었고 이는 nonNPE 특허보다 2배이상의 비침해 확률을 보였으며, 전부 무효 확율보다 2배 더 비침해 확율이 높았다. Patent Troll 특허는 다른 nonNPE 특허보다 청구범위 해석에서 모호하다는 특징이 있다.

<주> 보고서에서는 NPE와 nonNPE를 구분할 때, 대학이나 실패한 Stratup을 nonNPE로 분류하고 있다. 보고서에서 사용한 NPE 분류는 Patent Troll에 더 가깝다고 생각되어 이해가 용이하도록 여기에서는 NPE란 용어를  Patent Troll로 변경하였다. 보고서가 채택한 이러한 분류는 SHIELD Act의 NPE의 정의를 따른 것으로 발명자 보호가 최우선인  전통적인 미국식 사고가 담긴 것이다. 

             SHIELD Act defines an NPE as a patent owner that was 

             (1) not the inventor or original assignee of the patent, 

             (2) is not a university or technology transfer organization associated with a university, or 

             (3) did not make a “substantial investment…in the exploitation of the patent through production or sale of an item covered by a patent.