미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격 들여다보기

미국은 우리나라처럼 소권이 인정되는 전용실시권이란 개념이 없고 지식재산권 신탁의 경우 계약의 해석에 따라 신탁자 또는 수탁자의 소권이 달라질 수 있다. 또한 미국 특허법(35 U.S.C.) 및 상표법(15 U.S.C.)에는 저작권법(17 U.S.C.) 과 달리 수익권자(Beneficial owner)가 침해소송을 제기할 적격이 있는 것으로 명시되어 있지도 않다. 

따라서 미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격을 알아보는 것은 다수의 이해관계자와 함께 지식재산권 수익화 구조 및 활동을 계획하고 협의하는 데 매우 중요한 기준이 된다. 

참고로 수익권자(Beneficial owner)란 소유권을 제3자에게 양도하였으나 실질적인 이익의 혜택을 받는 자를 말한다. 보통 신탁계약에서 명목상 소유권자는 수탁자가 되고 실실적인 소유권자는 신탁자가 되며, 신탁자는 비록 권리를 수탁자에게 양도하였으나 그 이익의 혜택을 받는 수익권자이다.

1.    특허침해소송에서 당사자 적격(Standing)

특허침해소송에서 당사자 적격은 세가지 부류가 있다. 하나는 단독으로 소송을 제기할 수 있는 자(제1부류), 둘째는 특허권자와 함께 소송을 제기할 수 있는 자(제2부류), 셋째는 당사자로서 소송에 참여할 수 없는 자(제3부류)이다(Pfizer inc v. teva pharm (E.D. Va. Aug. 12, 2011) 참조).

1) 제1의 부류에 속하는 자로는 i) 특허권자(35 U.S.C. § 281; Sicom, 427 F.3d at 976.)이거나. ii) 그 양수인이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.), iii) 양수인에 준하는 특허에 대한 모든 실질적인 권리(all substantial rights)를 허락 받은 배타적 실시권자(an exclusive licensee)이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.). iv) 실질적으로 제3자의 침해를 배제시키거나 특허권을 행사할 수 있는 권리가 유보된 수익권자(Benficial owner)이다 (pfizer inc v. teva pharm. 2:10cvl28. E.D. Va. Aug. 12, 2011).

A. 배타적라이센시와 신탁계약의 수탁자에 대한 원고적격과 관련하여 주의할 것은 

i) ‘모든 실질적인 권리가 허락되었는지’에 대한 계약해석에 따라 배타적실시권자 또는 수탁자의 당사자 적격의 인정여부가 달라진다는 것이다. 배타적실시권자 또는 수탁자가 소권을 가지기 위해서는 양수인에 준할 정도로 특허에 대한 모든 실질적인 권리가 허락되어야 한다. 

B. 2007년 수탁자의 원고적격에 대한 다툼(Propat case)에서 연방순회법원은 신탁계약의 내용을 해석할 때 i) 수탁자인 Propat은 특허발명을 실시할 권리가 없고 오직 라이센싱하거나 소송할 권리만 보유하였고, ii) Propat의 권리는 배타적인 권리도 아니며, iii) 신탁자의 동의 없이 제3자에게 특허를 양도할 수도 없으며, iv) 특허를 유지관리할 책임도 신탁자가 부담하고 있고, v) 특허의 행사에 따른 수익 역시 신탁자가 보유하고, 오직 소송 및 라이센싱 활동만 아웃소싱한 것이며, vi) 신탁자의 선택에 따라 계약을 해지하여 수탁자 Propat의 권리를 박탈시킬 수 있으므로, 수탁자인 Propat은 공동소유권자도 아닌 단순한 agent에 불과하여, 신탁자와 공동으로 소를 제기할 적격도 없다고 판시하였다.

2) 제2부류에 속하는 자로는 i) 양수인에 준할 정도는 아니지만 비배타적실시권보다 더 많은 권리를 허락받은 배타적 실시권자이다. 주로 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 경우이다 (Indep. Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 269 U.S. 459, 468 (1926) ; Sicom, 427 F.3d at 980; Abbott Labs, v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128, 1132 (Fed. Cir. 1995)). Abbott Lab. V. Diamedix Corp. 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d (Fed. Cir. 1995)사건에서는 특허권자가 배타적라이센스를 허락하였으나 특허권자가 특허제품을 계속 생산할 권리를 제한된 범위에서 계속 유보하고 있었으며 침해소송에 대한 권리도 유보하는 등 특허권자가 실질적인 권리를 보유하고 있다고 하여 라이센시에 의한 독자적인 당사자적격을 부정하였다. 배타적 실시권자가 소송에 당사자가 될 수 있느냐 아니냐는 배타적실시권자가 제3자의 침해를 배제시킬 수 있는 권리를 허락 받았는지와 그 수익을 받을 수 있는지이다. ii) 나아가 특허권을 복수의 당사자가 공유하고 있는 경우에는 공동으로 소송을 제기하거나 동의를 받아야 한다.

3) 제3부류에 속하는 자로는 비배타적 실시권자이다. 비배타적 실시권자는 특허침해소송에 참여할 수 없다.

2.    저작권침해소송에서 당사자 적격(Standing)

미국 저작권법(17 U.S.C.) 제501조는 특허법과 달리 저작권의 법적소유자(legal owner) 및 수익권자(Beneficial owner)는 제3자의 저작권 침해행위를 배제할 권리가 있다고 명문화하고 있다. 따라서 제3자에 대해 저작권침해소송을 제기할 수 있는 당사자 적격이 인정되는 당사자로는 i) 원 창작자(Author)이거나 ii) 정당한 양수인이거나 iii) 신탁계약에서 신탁자와 같은 수익권자(Beneficial owner)이다 (Smith v. Casey No. 13-12351 (11^th Cir., Jan. 22, 2014).