특허명세서 번역 이대로 괜찮은가?

오늘은 특허명세서 오역의 심각성에 대해 이야기하고 싶다. 

명세서에 기재된 발명을 기초로 해외에서 국내로 들어오는 출원사건을 보통 incoming 사건 (혹은 inbound 사건)이라고 하고, 국내에서 해외로 나가는 출원사건을 outgoing 사건 (혹은 outbound 사건) 이라고 한다.

출원인 입장에서는 이를 통틀어 해외패밀리(Foreign Family) 출원 (좀더 정확하게는 Counterpart Foreign Application이라고 함)이라고 한다. 

보통 incoming 사건의 경우 국내 출원용으로 번역을 할 때 해외 출원 명세서를 직역하는 것을 원칙으로 하고, outgoing 사건의 경우 해외 출원용으로 (영문) 번역할 때는 국내 출원 명세서를 의역하는 것을 원칙으로 한다.

그러나 outgoing 사건에서도 발명의 범위나 발명의 내용이 변경될까봐 직역을 하는 실무가 더 자주 있다. 

좀더 나은 발명의 이해를 위해서는 의역이 바람직 할 것이나 Incoming 사건은 발명자가 해외에 거주하고 있어서 의사소통에 제한이 따르고 시간이 걸리는 문제로 번역하는 과정에서 발명이 변경될 가능성이 있다. 

따라서 Incoming 사건은 직역을 하라는 가이드가 마련되어 있다. 의역을 하고 싶다면 반드시 출원인의 허락을 받아야 한다.

반면 outgoing 사건은 국내 대리인이 국내 기업의 명세서를 직접 작성하였고 국내에 발명자가 거주하고 있어서 발명을 충분히 이해하고 있다. 따라서 가능하다면 의역이 더 바람직 한 것이다.

그러나 실무적으로 outgoing 사건에서도 의역보다는 직역과 단어와 표현의 기계적 번역이 자주 발생한다. 시간과 돈을 아끼기 위한 취지일 것이다.

"아버지 가방에 들어가신다" vs "Father is entering the room (아버지가 방에 들어가신다)" 

"몸체와 길게 연장된 막대" vs. "a body and bar having a long extension (긴 연장부를 갖는 몸체와 막대)"

앞선 예는 과장된 것이지만 해외 특허소송을 수행하다 보면 제일 먼저 만나는 난관이 번역 오류이다. 해외 명세서와 청구범위를 역번역해보면 당황스러울 때가 한두번이 아니다.

직역이 난무하다 못해 단어의 선택도 기계어 수준이어서 그러한 영문을 기초로 다시 해당 국가의 다른 언어로 번역된 명세서는 그 뜻을 이해하는 데에 시간이 걸린다. 

그 발명을 개발한 출원인 입장에서도 이해하기 힘들다면 제3자는 오죽하겠는가?

서술어와 한정어가 수식하는 위치도 잘못된 경우도 있고 단어의 부적절한 선택으로 예상치 않게 영문 단어만이 가지는 형상으로 한정 해석되는 경우도 자주 있다.

미국을 비롯한 몇몇 국가들은 단어나 표현 자체에서 오는 의미를 엄격하게 해석하는 편이라 예상하지 않는 저항을 만난다.

명세서의 발명의 상세한 설명 편만이라도 제대로 서술되어 있으면 다행인데, 청구항에 기재된 번역문과 마찬가지로 서술어와 한정어 위치가 잘못되거나 잘못된 단어나 표현으로 기재된 경우가 자주 있다.

명세서 작성시 청구항을 먼저 작성하고 발명의 상세한 설명편에 이를 그대로 복사하여 붙이고 (COPY & PASTE), 살을 추가해가는 방식으로 작성하다보니 그럴 수 밖에 없을 것이다.

이러한 현상은 특히 최초 국문 명세서가 우리나라에서만 사용하는 관용 단어나 관용어구로 작성되거나 일반적으로 사용하지 않지만 일본식 특허명세서에 자주 등장하는 표현으로 작성된 경우 더 심각하다.

발명을 충실히 이해하고 번역한다면 이러한 단어나 표현의 직역은 피할 수 있었을 것이다.

그래서 특허분야에서 '번역'은 단순히 어문학적인 번역이 아니다.

발명의 기술적 사상을 충실히 이해하고 그 이해를 기초로 법률적인 용어를 적절하게 사용하여야 하는 전문적인 제2의 법률사무이다.

본인은 그렇게 생각한다. 해외 소송에서 직역으로 번역된 그것도 기계적으로 사용된 단어와 표현 때문에 청구범위 해석 다툼에 곤란을 겪은 사람은 공감할 것이다.

역사는 같은 패턴으로 반복되고...그 해답 <지식재산건국> ?

역사는 같은 패턴으로 반복되고... 그 해답 <지식재산건국> ?

최근 사건과 흐름을 보면서 미국과 일본을 중심으로 한 지나간 세계사를 복기할 필요가 있다고 생각하였다. 그리고 와신상담(臥薪嘗膽)하는 자세로 준비하고, 승패는 병가지상사(勝敗兵家之常事)라. 조급하지 말자는 생각에 글을 써봅니다. 

세계 제1차대전을 거치며 유럽 열강속에 끼어든 일본은 세계 제2차 대전에서 야욕과 오만을 드러냈고 태평양 전쟁에서 미국에 패전하면서 농수산국으로 전락할 운명에 있었다. 그러나 전쟁이 끝나자 세계는 자본주의와 공산주의 진영으로 나뉘었고 다시 냉전(cold war)시대로 들어섰다. 공산주의 대표주자 소련이 동아시아까지 공산진영을 확장시키려고 하자 자본주의 대표주자 미국은 공산세력이 태평양까지 확장되는 위기감을 가졌다. 이에 미국은 일본을 공산세력을 저지시키는 방파제로 선택하고 일본 경제를 다시 일으키는 정책을 시행하였다.  우리가 1950년부터 3년간 겪은 6.25전쟁은 미국이 생각한 일본의 역할을 시험할 수 있는 사건이 되었고 일본에게는 산업 부흥의 중요한 계기가 되었다. 반일이 마치 친공산주의로 동일시 되는 흐름이 생긴 것도 이러한 배경을 가지고 있다.

패전국의 치욕을 딛고 일어선 일본은 산업 부흥에 집중하였고 그 꿈을 이루어 내기 시작하였다. 곧 일본 산업의 부흥은 미국 경제를 압박하는 수준에 이르게 되었다. 20세기에는 지금의 중국보다 심각한 수준으로 일본의 섬유,  컬러TV,  철강, 자동차, 메모리 분야에서 미국 내수시장과 세계시장을 점령하기에 이르렀다. 이를 가만히 두고 볼 수 없었던 미국은 다시 일본과 1960년대 섬유전쟁, 1970년대 컬러TV 전쟁과, 철강전쟁, 1980년대 자동차 전쟁과 반도체전쟁을 치루게 된다. 말이 전쟁이지 미국의 일방적인 무역통상압박이었다. 

일본은 전쟁의 대상이 된 상품마다 하나씩 하나씩 차례로 스스로 규제하겠다며 백기를 들었다. 그러나 일본산 제품의 미국 공습은 수그러들지 않았다. 결국 미국은 환율전쟁이라는 돈 흐름의 시스템 차원에서 압박카드를 꺼냈었고, 무역구조개선과 일본시장과 산업 재편을 목표로 1989년 슈퍼 301조를 발동하였다. 일본 내수시장개혁과 산업재편, 투자개방을 강하게 압박하였다. 어떤 경우이든 일본의 경제가 미국 경제에 종속되는 그림을 그린 것이다. 

약 30년간 지속된 미국과 일본의 무역전쟁으로 일본은 경제부국, 최강국이 되겠다는 꿈을 접어야 했고, 1990년부터 약 20년 이상 경제가 침체하게 되는 "잃어버린 10년 또는 20년"이 찾아오게 되었다. 

일본은 미국과의 무역전쟁을 거치며 잠시 미국을 능가했던 메모리반도체 산업이 주저앉게 되었으며, 미국의 압력으로 미래먹거리 첨단미래산업에 투자하지 못하고 대신 비생산적인 공공부분에 투자를 집중하게 되었다. 그 결과 막대한 정부부채만 증가하게 되었다. 한편 미국과 일본의 반도체 전쟁 덕택에 한국의 메모리 반도체 산업이 반사이익을 누렸다.  당시 미국이 일본의 반도체산업을 견제하기 위하여 한국을 선택하였다고 하는데 이것이 한국기업이 현재 세계 메모리반도체 시장을 평정한 기초가 되었다.

그러나 일본은 미국과의 무역전쟁에서 손실만 입은 것은 아니었다. 1960년 섬유전쟁을 치루면서 섬유상품의 대미 수출을 자율규제라는 대가로  미국으로부터 오키나와를 반환 받았고, 미국의 무역구조개선 압력에 항복한 대가로 일본산업은 미국의 지배하에 놓이게 되어 일본 경제가 미국경제의 한 축이 되었다. 다른 나라와의 관계에서만큼은 일본 경제에 악영향이 미치면 미국 경제에도 악영향이 미치는 결과를 가져오기 때문에 미국 투자 기업들이 일본에 유리하게 되도록  미국 정부를 압박한다. 그 결과 일본은 미국으로부터 강력한 보호를 받게 되었다. 

일본은 미국과 전쟁을 치루면서 기술과 지식재산의 중요성을 절실하게 깨닫게 되었다. 

'잃어버린 10년'을 회복하기 위한 수단으로 1990년부터는 "과학기술 창조입국"이라는 목표아래 과학기술기본법을 신설하고 기초기술 확보를 위한 기술 개발지원 및 확보 정책에 집중하였다. 당시 기술과 지식재산을 구분하지 못하였던 것 같다. 특허는 그저 기술개발의 부산물이었고 그 기술을 보호하는 부수적인 관점에 머물렀다. 그래도 기술입국 정책덕분에 10위권 밖에 있던 1996년 지식재산수입이 전세계 2위로 올라서게 된다.

그러나 이것만으로는 일본 산업과 경제 부흥이 어렵다는 절박한 결론에 이르게 되었다. 무엇인가 근본적인 개혁이 필요했다.

이에 2000년대 들어서면서 "지식재산 입국"이라는 목표를 설정한다. 일본 행정부 수반이자 입법부 의원의 1인자인 "내각총리"가 직접 나서 지식재산정책과 제도에 대한 대대적이고 근본적인 혁신을 진두지휘하였다. 

이때부터 특허권과 같은 지식재산권이 부수적인 수단이 아니고 혁신의 몸통으로 나오게 된다. 보호에서 활용으로 넘어가게 된 계기가 된다. 그제서야 지식재산인프라(창조→보호→활용의 선순환 사이클인프라)의 중요성을 알게 된 것이다. 그러나 성급히 중소기업보호에서 연구기관 중심으로 넘어가는 정책전환이 있었다. 이점은 아쉬움이 있다. 민간차원의 창업과 스타트업의 발명 보호를 통한 산업혁신과 경제부흥을 추구하는 미국의 전통적인 정책과 이념에서 차이를 보였고, 발명자의 발명보호를 통한 기술개발촉진과 산업발전이라는 특허제도의 본질에서 벗어난 점이 있었다. 아무튼 당시 나온 것 들이 "지적재산전략본부" 창설, "지적재산전략대강", "지식재산기본법", "지적재산의 창조,보호,활용에 관한 추진계획" 등 국가전략으로서 「지식재산입국」을 제시하는 일련의 조치들이었다. 2005년 동경최고법원에 지적재산고등재판소를 설립하였고, 대리제도 개편도 이루어졌다. 지금의 "아베"가 처음 내각총리가 된 해도 2006년이었다.

덕분이었을까? 일본은 2002년에 이르러 지식재산 수지 흑자가 발생하기 시작하였고, 지금의 내각총리인 "아베"가 정권을 재집권한 이후  "아베노믹스"라 일컫는 일련의 경제 정책을 시행할 수 있는 기반이 되었다. 

일본은 미일무역전쟁의 후폭풍으로 첨단 미래산업의 기반을 잃어버렸다. 때문에 2000년도 들어선 일본 민간기업들은 첨단미래기술을 개발하여 사업화하는 네덜란드와 같은 해외 연구기관이나 기술스타트업에 투자하고 이를 통해 기술 또는 특허를 확보하는 전략을 시행하였다. 기술의 확보와 특허의 확보를 병행하기도 하지만 특허만 확보하는 전략을 구사하기도 하였다. 그리고 확보된 특허를 기반으로 일본내 산업에 투자를 활성화하여 첨단 미래산업의 씨앗(seed)을 심기도 하였다. 

최근 미국은 중국 제품의 미국 내수시장 공습을 저지하기 위하여 그리고 첨단 미래산업의 주도권을 놓치지 않기 위하여 중국과 무역전쟁을 치루고 있다. 또다시 미국은 중국 세력 확장의 저지선으로 일본의 역할을 기대하고 있는 것 같다. 절치부심(切齒腐心). 일본은 이러한 동아시아의 주변환경과 미국의 지원을 이용하여 다시금 일본 산업과 경제부흥을 노리고 있다.

그렇다면 우리는 미국에게 어떤 국가이고 중국에게 어떤 이웃일까? 또 일본에게는 어떤 이웃일까? 그들은 우리가 어떤 역할을 수행하기 원하는 걸까? 어떻게 이용하고 싶은 것일까?

우리는 어떻게 하여야 하는 걸까? 고민이 아닐 수 없다.

여기에 <지식재산 "건국">이라는 목표를 내놓고 싶다. 

우리나라가 가진 유일한 자원 그리고 최고의 자원, "사람" 그리고 "손재주" 그리고 참신한 "아이디어"와 끊임없는 "호기심". 이를 이용하여 우리도 세계 최강의 부국으로 성장하는 그림을 그려보면 어떨까?  

미국이, 일본이, 중국이 우리와 함께면 더 큰 성장을 기대할 수 있고 우리가 아니면 어려움이 생기는 것은 무엇일까?

그냥 혁신이나 개혁이 아니라 모든 리더와 인재들이 모여 "건국"에 가깝게 새로 시작해보는 것은 어떨까?

앞으로 이렇게 수많은 질문을 던지며 하나씩 하나씩을 답을 적어보고 싶다.

미국과 한국 법원, 입증의 정도(Standard of proof) 비교 요약 정리

7~8년전, 지식재산분쟁과 관련한 미국과 한국 소송을 담당하면서, 생소한 미국의 '입증의 정도'가 어려워 관련 논문을 찾아 공부했던 적이 있습니다. 그 당시 논문의 내용을 요약정리한 메모를 우연히 발견하였기에 여기 남겨봅니다.

읽었던 논문은 《설민수 (서울고법판사)(2008), "민사.형사 재판에서의 입증의 정도에 대한 비교법적.실증적 접근", 인권과정의 vol. 388)》입니다.

1. 영미법과 미국법원

   미국은 배심원들에 대하여 설득책임(burden of persuasion)을 충족시킬 정도의 증거가 제출되었다고 법관이 판단할 정도로 증거가 제출되어야 하고(이를 증거제출책임이 충족될 때라고 함), 그 때 이르러서야 재판(trial)을 진행함. 즉 미국은 증거제출과 사실파악이 모두 끝난 후 재판을 진행함

    가. 우월한 증거 (preponderance of evidence)에 의한 증명 :
        > 통상의 민사사건에 적용
        1) 증거에 비추어 주장 사실이 존재할 가능성이 그렇지 않을 가능성보다 높다는 의미
        2) 존재할 확률이 50%를 넘는 입증

    나. 명백하고도 설득력 있는 증거 (clear and convincing evidence) 에 의한 증명 :
        > 민사사건에서 추정된 사실의 번복이나 헌법적 보호가치와 관련된 사건에 적용 
        1) 주장사실이 존재할 가능성이 아주 높다는 확신에 이른다는 의미
        2) 연방법관들의 다수가 75% 정도의 입증이라고 답함 (70~75%의 입증)

    다. 합리적 의심의 여지가 없는 (beyond reasonable aoubt) 증명 :
        > 통상의 형사사건에서의 입증
         1) 형사사건에서 배심원(심판자)의 자유심증을 가이드하는 기준
         2) 합리적인 의심을 넘어 경험적 확신에 이른다는 의미
         3) 10명 중에 9명이 확신에 이를 정도의 확신 (91%)이라고도 함
         4) 연방법관들 대부분이 75%~90% 정도의 입증이라고 답함
        

2. 대륙법과 한국법원

   기본적으로 대륙법계는 법관에 의한 자유심증주의 (어떤 법칙이 아니라 법관의 주관적 심증)을 따름. 다만 경험칙과 논리칙에 제약된 자유심증주의 (객관적인 증거에 의하여 법관의 주관적인 내적 확신이 기준). 따라서 민사나 형사 재판에서 심증의 정도를 명확히 구분하지 않음

   한국은 소제기 이후부터 시작하여 심증이 형성될 때까지 재판(기일)을 진행하고 그 모든 소송과정이 입증기간임.

    가. 형사소송 : 법관의 합리적 의심을 배제할 정도의 확신 (합리적인 의심의 여지가 없을 정도로 고도의 개연성을 인정할 수 있는 심증). 여기서 합리적인 의심이란 논리와 경험칙에 기하여 요증사실과 양립할 수 없는 사실의 개연성에 대한 합리성 있는 의문을 말함(법관 등의 설문조사에서 다수가 약 89%의 입증이라고 답한 것으로 보아 미국의 ' 합리적 의심의 여지가 없는 증명'수준으로 평가)                
     
* [대법원 2016. 12. 15. 선고2016도15939 판결] 형사재판에서 유죄의 인정은 "법관"으로 하여금 "합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도"로 공소사실이 진정하다는 확신을 가지게 할 수 있는 증명력을 가진 증거에 의하여야 하며, 이와 같은 증명이 없다면 설령 피고인에게 유죄의 의심이 간다고 하더라도 유죄로 판단할 수는 없다(대법원 2001. 8. 21. 선고 2001도2823 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 2005도8675 판결 등 참조). 그리고 사실 인정의 전제로 행하여지는 증거의 취사선택 및 증거의 증명력은 사실심 법원의 자유판단에 속한다(형사소송법 제308조).

    나. 민사소송 : '통상인'이 의심을 품지않을 정도로 고도의 개연성 있는 확신 (법관 등의 설문조사에서 다수가 약 70%의 입증이라고 답한 것으로 보아 미국의 '명백하고도 설득력 있는 증명'수준으로 평가)
  
* [대법원 2010. 10. 28. 선고2008다6755 판결] 민사소송에서 사실의 증명은 추호의 의혹도 있어서는 아니 되는 자연과학적 증명은 아니나, 특별한 사정이 없는 한 경험칙에 비추어 모든 증거를 종합 검토하여 어떠한 사실이 있었다는 점을 시인할 수 있는 "고도의 개연성"을 증명하는 것이고, 그 판정은 "통상인"이라면 의심을 품지 않을 정도일 것을 필요로 한다 ( 대법원 1990. 6. 26. 선고 89다카7730 판결, 대법원 2000. 2. 25. 선고 99다65097 판결 등 참조).

알기 쉬운 특허 침해에 따른 손해배상액 계산방법

 우리는 종종 내 특허를 침해하고 있는 경쟁사에게 최소한 얼마의 금액을 보상받을 수 있는지? 또는 특허권자로부터 경고장을 받았는데 특허침해가 인정될 경우 얼마나 배상해야 하는지? 에 대하여 의문을 갖곤 합니다. 이러한 의문을 갖게 될 때 손해배상액을 어떻게 추산할까요?

2019년 1월 악의적인 특허 침해자에 대한 3배 배상이 가능한 징벌적 배상제도가 도입되면서 (이제도는 공포일로부터 6개월이 지난 7월부터 시행되며 그 시행 이후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용) 많은 개인 발명가와 중소기업은 손해배상의 계산방법에 대하여 관심을 갖기 시작하였습니다.

또한 업계 많은 전문가들도 과거 디자인권과 상표권 침해사건에서 한계이익에 근거하여 손해배상액을 계산한 대법원 판결 (2004다36830, 2005다75002 판결)에 이어 최근 2019년 5월 특허침해사건의 항소심에서 한계이익으로 침해에 따른 일식이익을 계산하여 손해배상액을 높인 판례가 나오면서 (특허법원 2018나1701 등), 손해배상액 계산 방법에 대한 스터디에 열심입니다 (한계이익이란 매출액에서 변동비만 빼고 계산한 이익액을 말합니다. 반면 우리가 재무재표에서 자주 보는 영업이익액은 고정비까지 모두 차감한 금액을 말합니다).

기업 실무자들 역시 특허침해에 따른 손해배상액의 계산방법을 이해하기 위하여 국내외 판례를 뒤적이고 기본서를 공부하곤 하지만 정작 특허침해에 따른 손해배상액을 추산하여 최고 경영진에게 보고하자면 습득한 이론을 사용하여 숫자를 내어 놓는 것이 그리 간단한 일은 아닙니다.

이런 이유로 본 글에서는 일반인도 이해하기 쉬운 손해배상액 추산방법을 좀더 실무적으로 설명해보고자 합니다.

먼저 손해배상액의 계산방법을 이해하기 편하도록 가상 시나리오를 만들어 설명하고자 합니다.

------------<가상 시나리오 시작>-----------

대학원 때 음성지문(Voice print)(이하 “성문”)를 이용하여 신원을 판별하는 기술을 연구한 ‘철수’는 이를 칩에 구현하는 직접회로를 생각하고 특허 출원하고 등록 받았습니다. 

<음성명령만으로 성문인증이 자동으로 실행되어 송금이 이루어지는 개념도> 

(사진의 일부 출처는 중앙일보)

‘철수’는 대학원을 졸업하고 마땅히 좋은 취업자리를 구하지 못하다가 몇몇 동기생들과 함께 청년전용창업자금 1억원을 대출받아 성문(Voice print)를 이용하여 신원을 판별하는 IC칩 제조회사 A를 창업하였습니다. 불철주야 개발에 박차를 가한 끝에 IC칩을 상용화하는 기술을 성공리에 개발하였고 몇몇 대기업에 프로토타입(시제품)을 제안하여 주문을 받기 시작하였습니다. 이에 맞추어 A사는 월간 1만대를 생산할 수 있는 라인을 갖추기 위하여 전환사채(CB)를 발행하였고 약 10억원의 투자를 받아 성문인식칩 (모델명 'VOICEPRINT'칩)를 양산하기 시작하였습니다. 당시 ‘철수’는 자신이 창업한 회사 A사에게 자신의 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다.

본격적인 양산에 들어가면서 ‘철수’의 A사는 VOICEPRINT칩을 개당 5,000원에 생산하여 1,000원의 이익을 남기고 6,000원에 대기업에 납품하기 시작하였고, 칩이 소문이 나자 전세계에서 주문이 밀려들어와 월 1만대의 생산능력으로 감당하기 어려운 실정에 이르렀습니다. ‘철수’는 자신의 특허를 창업회사 A로 이전하고 이 특허를 담보로 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어갔습니다.

한편 이를 지켜본 반도체칩 전문 중견회사 B사는 A사의 수석연구원을 영입하여 좀더 저렴한 가격의 동일한 기술을 적용한 성문인식칩(모델명 'VOY'칩)을 개발하기 시작하였고 약 1년의 개발 끝에 중국산 원재료와 소재를 이용하여 저가 칩의 상용화에 성공하였습니다. B사는 개당 3,000원에 생산하여 2,000원의 이익을 남기고 5,000원에 시장에 내놓았고 고객사로부터 가격인하 압박을 받은 A사 역시 가격을 인하하여 5,000원에 납품하기 시작하였습니다. 그러나 B사는 이에 대응하여 다시 칩을 대당 4,000원으로 가격을 인하하였고 이러한 전략으로 매월 2만대의 주문이 밀려 들어왔습니다. 반면 A사는 경쟁에 밀려 주문량이 월 5천대로 줄어들기에 이르렀습니다.

한편 성문인식칩의 시장 수요가 급격히 증가하자 대기업 C사도 성문인식칩 시장에 뛰어 들기 위하여 ‘철수’의 성문인식기술를 개량한 이종의 기술을 적용한 성문인식칩 (모델명 '알파'칩)을 개발하기 시작하였고, 이를 성공하여 개당 1,000원에 생산하여 3,000원의 이익을 남기고 4,000원에 시장에 내어 놓기 시작하였습니다. 

그 결과 성문 인식칩의 시장점유율은 A사 (VOICEPRINT칩)는 20%, B사 (VOY칩)는 30%, C사 (알파칩)는 50%가 되었습니다.

‘철수’는 사업을 시작한지 3년이 되자 점차 주문도 줄어들어 손익분기점에도 미치지 못하게 되었고 대출금 이자조차 갚기 어려울 정도로 경영이 어려워졌습니다. 
이를 견디다 못한 A사는 B사를 상대로 특허침해소송을 제기하였습니다. 소송에서 당사자가 스스로 제출한 자료와 법원 명령에 따라 제출된 자료에 의하면 A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.

------------<가상 시나리오 끝>-------------

‘철수’(A사)는 특허침해소송에서 B사의 VOY칩이 특허침해로 인정받으면 B사는 VOY칩의 제조 및 판매가 중지되어 VOICEPRINT칩 시장점유율이 다시 50%까지 올라 갈 수 있을 것이라는 기대감을 갖게 되었고 이러한 기대감은 손해배상액보다 더 희망적인 것이었습니다.

그러나 C사의 알파칩과 같이 대체품이 존재하는 시장에서 B사의 칩이 시장에서 배제되더라도 A사가 끌어올릴 수 있는 최대 시장점유율이 50%가 아니라는 것을 인식하지 못하였습니다. 이렇게 대체품이 존재하는 시장에서는 B가 점유한 시장점유율은 A사와 C사로 나뉘게 되고 이를 가상적으로 계산하면 A사가 회복할 수 있는 최대 시장점유율은 대체품 알파칩 때문에 29%가 될 것이기 때문입니다 (29% = 20% / (20%+50%) ).

시기적으로도 최소한 법원에서의 1심판결이 나오는 1년을 포함하여 판결 이후 침해금지판결의 효력이 시장에서 영향이 미치는 기간 (시장에 이미 풀린 제품 등의 판매 중단기간, 재고의 고객 사용중단기간 등)인 약 2년여간은 어떻게 하든 버텨내야 합니다.

따라서 손해배상으로 손해를 전보 받지 못하면 A사에게는 큰 손실이 될 것입니다. 그러나 손해배상판결이 확정되려면 몇 년이 더 걸릴지 모릅니다. 침해소송과 무효심판의 연속, 특허법원에서의 새로운 무효증거의 추가, 그리고 최소 환송판결의 순환, 이렇게 시간이 흐르면 대부분의 소기업은 이미 망했거나 식물기업 상태에 이릅니다. 그래서 특허침해소송은 신속한 심리와 판결, 이를 보장하기 위한 제도가 절실합니다.

만약 여러 이유로 이를 보장받기 어렵다면 A사는 회사가 망한 이후라도 구성원들이 손해를 전보 받을 수 있는 전향적인 판결을 간절히 바랄 것입니다. 

또한 손해배상과 별도로 1심판결이라도 속히 나오면 이 판결을 기초로 구성원들이 출구전략을 실행할 수 있는 보험이나 소송인수, 거래제도가 활성화될 수 있는 정책적 제도와 지원을 마지막 희망으로 기대할 것입니다.

A사 입장에서 입은 손해를 분류해보면 아래와 같습니다. 이때 B사의 VOY칩은 A사의 유효한 특허를 침해하였음을 전제합니다.

1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액; 2) B사의 저가 칩 출시로 인하여 A사가 가격인하를 단행하여 상실한 이익액; 3) A사(철수)의 특허로부터 받을 수 있었던 로열티 수입 상실액; 4) A사 및 ‘철수’가 사업을 위해 대출 받은 21억원의 대출 원금과 이자액 (설비투자액으로 소비되어 대표이사 개인 부동산등으로 추가 담보로 보증) ; 5) A사가 장래 생산계획에 따라 추가 생산을 위한 사전에 구매한 부품 및 원료 신용결재금액 (채무)

여기서 현행 특허제도나 민사제도에서 B사의 특허침해로 인하여 보상 받을 수 있는 항목은 1)부터 3)까지입니다. 4)이나 5)는 A사의 영역에서 발생한 사유이므로 침해자가 그 손해발생을 알 수 있었다는 특별한 사유가 없는 한 그 피해를 보전 받을 수 없습니다.

결국 어떻게 해서는 다시 사업을 일으켜 계속 사업을 유지하지 않으면 회사의 채무보증을 선 사업주는 그대로 회사의 채무를 부담하게 됩니다. 

생각해보면 빠져나올 수 없는 무서운 도박입니다. 이 모든 것이 B사의 침해행위로 촉발된 것이라는 점을 생각하면 A사는 당연히 부당하다고 느낄 수밖에 없을 것입니다.

특허법상 손해배상청구 역시 민사상 손해배상과 같이 피해자가 가해자의 불법행위로 인하여 발생한 손해가 발생하였다는 사실과 그 손해액, 즉 상당인과관계가 있는 손해액을 입증하여 청구하여야 합니다. 다만 특허법은 특별규정을 두어 이러한 상당인관계 있는 손해액입증을 특허권자가 모두 하지 않아도 되도록 하였습니다. 그럼에도 침해사실만으로 손해발생사실까지 법률상 추정되는 것은 아니므로 손해가 발생하였다는 것은 입증하여야 합니다. 법원 역시 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없다는 점을 분명히 하였습니다 (대법원 2006다1831판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 그럼에도 법원은 특허법에 따른 손해배상은 실제 손해가 발생한 사실을 증명할 필요는 없고 손해가 발생할 염려 내지 개연성의 존재를 입증하면 되며 이러한 입증은 권리자가 침해자와 동종의 영업 또는 경업을 하고 있는 것을 증명하는 것으로 충분하다고 하였고 (대법원 2006다1831판결 등), 권리자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다고 판시하여 피해자인 권리자의 입증부담을 줄여주었습니다 ( 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 

또한 특허권자가 특허발명은 X이었으나 상용화한 제품은 특허발명 X를 개량한 X”를 적용한 것이라고 하더라도 침해자가 특허발명 X를 침해하고 있다면 특허권자가 반드시 특허발명을 실시할 것을 요구하는 것이 아니므로 이로 인하여 발생한 손해는 배상하여야 한다는 것이 서울고등법원의 입장입니다 (서울고법 2008나17757판결). 참고로 미국은 침해자로 인하여 특허품 X의 판매 손실이 발생하였고 이에 영향을 받아 특허품이 아닌 다른 제품 Y까지 판매손실이 발생하였다면 제품 X와 Y모두에 대하여 일실이익손해를 구할 수 있습니다.

먼저 1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액의 계산은 특허법 제128조 제2항이나 제4항에 따라 계산하여 청구할 수 있습니다. 

이를 간단히 설명하면 제128조 제2항은 침해자가 판매한 물량에 특허권자 입장에서 단위수량당 이익액을 곱하여 손해액으로 청구할 수 있다는 것이고 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 청구할 수 있다는 것입니다. 특허권자 입장에서 유리한 방식을 선택하여 청구하면 됩니다. 뒤에서 확인할 수 있듯이 비록 가상적인 시나리오를 이용한 계산이지만 대체로 제128조 제4항의 방식이 특허권자에게 더 유리합니다.

1)    앞의 시나리오를 이용하여 제128조 제2항으로 한번 계산해보겠습니다.

앞에서 언급한 것처럼 128조 제2항은 침해자가 판매한 대수에 특허권자 입장에서 대당 이익액을 곱하여 손해액을 계산합니다. 따라서 침해자인 B사가 사업을 시작하여 침해를 시작한 A사의 2년차부터는 A사의 칩당 이익액이 “0”으로 없습니다. 즉 제128조 제2항으로 계산하면 특허권자인 A사는 청구할 손해배상액이 없다는 결론에 이릅니다.

그러나 다시 한번 살펴볼 것이 있습니다. 판례에 따르면 이때 이익액이 매출액에서 변동비용만 공제한 한계이익으로 계산된 것이어야 합니다. 

변동비용은 제품을 한 개 더 생산하거나 판매할 때마다 증가하는 비용을 말합니다. 한마디로 해당 제품의 추가 생산을 위하여 필요한 비용을 말합니다. 고정적으로 지출이 되는 임차료나 고정판매관리비 등은 공제되지 않습니다. 이해의 편의를 위하여 재무자료를 이용하여 원가내역을 아래와 같이 가정해봅니다. 

보통 변동비란, 생산량에 따라 변동하는 비용으로 주로 재료비, 외주가공비 등이 차지하며, 이에 반하여 고정비란 생산량의 변동에 관계없이 일정하게 발생하는 비용으로 감가상각비, 보험료, 임차료 등이 차지합니다. 

회계 작성 취지와 기준에 따라 '한계이익'은 매출액에서 생산과 구입에 직접 사용되는 직접비용을 공제하는 것으로 하고 '공헌이익'을 변동비용을 공제하는 것으로 하여 한계이익과 공헌이익을 구분하기도 합니다.

그러나 특허침해소송에서는 '대상 제품의 추가 생산 시 추가로 투입되는 비용만을 공제'한다는 점에서 일반적인 한계이익과는 약간의 차이가 있습니다. 

예를 들어 칩 한 개 더 생산하는 데에 더 들어가는 재료비는 일명 BOM(Bill of Materials)와 계약서나 주문서(PO) 사본만 입수하면 어렵지 않게 계산이 가능합니다. 판매관리비는 보통 대부분 고정비 성격을 가지므로 특허권자 입장에서 손해배상액을 약식으로 추산할 때는 이를 무시하고 추가로 투입되는 재료비와 외주가공비만을 변동비용으로 공제하기도 합니다.

만약 A사의 2년차 한계이익액을 다시 산출해보니 칩 1개당 500원이 되었다면, 특허권자 A사의 손해액은 1억5천만원[= (6만대*500원)+(24만대*500원)]이 됩니다.

다만 대체품 알파칩의 존재로 침해자 B사의 판매가 없었더라도 B사의 물량이 모두 특허권자에게 귀속되지 않을 것입니다. 

만약 침해자인 B사가 이점을 주장하고 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면, 특허법 제128조 제3항 단서에 따라 (특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 하므로), 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하여야 합니다. 

대체품의 시장점유율을 고려하여 다시 계산하면 손해배상액은 약 4천2백9십만원[=(1만7천대*500원)+(6만9천만대*500원)]이 됩니다.한발 더  나아가 침해자인 B사가 특허권자 A사는 생산능력은 월1만대로 년간 12만대 밖에 되지 않았다는 점을 주장하고 입증한다면 특허법 제128조 제3항에서 손해액 산정할 때 손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하므로 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않게 됩니다.

즉 특허권자인 A사의 생산능력은 연간 12만대인데 2년차(B사의 1년차)에는 12만대를 생산하였고 3년차에는 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 3천만원[=(0만대*500원)+(6만대*500)]이 됩니다. 

여기서 한도액의 계산은 단지 본 조항에 따른 계산의 한계일 뿐입니다. 특허권자 A사의 생산능력을 넘어선 판매물량은 후술하는 사용하는 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다.

그러나 생산능력이란 현재와 과거의 생산능력만을 말하는 것이 아니고 시장에서 충분히 예측할 수 있는 범위 내에서 미래의 생산능력을 포함하는 개념입니다. 

A사는 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 9천만원[= (0만대*500원)+(18만대*500)]이 됩니다.

가상적인 시나리오이기는 하지만 현행 법과 판례에 따라 손해배상액을 계산해보니 힘이 많이 빠집니다. 여기에 침해자인 B사가 제품에 대한 특허발명의 기여도까지 주장하고 입증하면 더 슬퍼집니다.

2)    다음으로 제128조 제4항으로 한번 계산해보겠습니다.

     앞에서 언급한 것처럼 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 계산합니다. 이때 판례는 침해자의 이익액을 앞에서 언급한 일명 한계이익액을 기초로 계산합니다. 이는 모두 특허권자가 입증하여야 합니다. 

     다행히 특허권자인 A사는 법원의 명령을 통해 침해자인 B사에게 한계이익액을 산출할 수 있는 자료를 법원에 제출하도록 요구할 수 있으며 만약 침해자인 B사가 정당한 이유 없이 그 명령을 따르지 아니하거나 불성실하게 제출하면 재판부는 특허권자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수도 있습니다 (특허법 제132조 제4항 및 제5항). 그러나 침해자인 B사의 악의가 명백하지 않다면 재판부가 이러한 결정을 하는 것은 많이 부담되지 않을 수 없습니다.

       한번 계산해보겠습니다. B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였으므로 특허권자 A사는 손해액으로 3억6천만원을 청구할 수 있습니다 (3억6천만원=2000원*6만대+1000원*24만대). 다만 특허법 제128조 제4항에 의한 손해배상액은 다른 조항과 달리 그렇게 추정된다는 것으로 명시되어 있으므로 그 추정은 침해자의 주장과 입증으로 깨질 수 있습니다.

         여기서 침해자 B사의 이익액이 모두 한계이익액이라고 가정하였습니다. 그러나 실제 사건에서 침해자인 B사가 다양한 칩을 생산하여 판매하고 있다면 해당 침해제품인 VOY칩만의 변동비용만을 골라내는 것은 그리 만만한 작업이 아닙니다.

         다행이 최근 특허법 제132조이 도입되면서 이 법조항을 잘 활용하면 한결 입증이 용이하게 되었습니다. 우선 특허권자는 공개된 또는 제출명령을 통해 취득한 회계자료를 이용하여 매출액에서 통상의 제조원가만을 공제한 금액만을 침해자의 이익액으로 주장하고 거증하면서 한계이익액 산출을 위하여 추가로 공제하여야 할 자료를 제출할 것을 신청하는 것입니다. 만약 침해자가 이 명령에 불응하거나 불성실하게 자료를 제출하면 특허권자의 주장이 사실인 것으로 인정해달라고 재판부에 다시 요청하여 침해자가 스스로 공제항목과 그 비용을 입증하도록 하는 것입니다.

또한 침해자인 B사가 자신이 얻은 이익액이 자신의 브랜드파워나 영업망에 기인한 것과 같이 특허침해에 의해서만 발생한 것이 아니다거나 그 일부액은 다른 사정에 의하여 발생한 것이라는 것을 주장하고 입증하면 손해배상액은 감액될 것입니다.

초기 사전 검토과정에서 구체적인 침해 기업의 회계자료를 입수할 수 없고 침해 이외의 사정에 의해 발생되는 침해자의 이익을 상정할 수 없으므로 보통 예비검토추정단계에서는 한계이익액이 아닌 특허권자 회사의 영업이익율이나 순이익율 (서울고법 95나9060판결, 2002가합9308판결)이나 통계청이나 국세청의 동종업종의 유사 규모기업 통계에서 표준소득율을 이용하여 계산해보고(서울고법 2004나12511판결 참조) 이 값들을 비교해보곤 합니다. 

저는 특허권자 회사의 한계이익율을 뽑아 적용해보거나 동종업종 통계데이터를 적용하고 침해 이외의 사정을 감안한 할인율을 곱하여 감액하면서 민감도를 예측비교해보기도 합니다.

3)    이번에는 제일 많이 사용하는 제128조 제5항 (로열티)으로 계산해보겠습니다.

본 조항의 개정 전에는 ‘통상 받을 수 있는 금액’이라는 통상 받을 수 있는 로열티, 즉 '확립된 실시료'를 기준으로 많이 계산하였습니다. 본 사니리오에서는 ‘철수’가 자신의 특허를 창업회사 A사에게 이전하기 전에 계약한 로열티 합의가 그 기초자료가 될 수 있습니다. 그러나 ‘철수’는 자신의 창업회사에 부담이 되지 않도록 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다. 이를 기초로 침해자 B사에게 받을 수 있었던 로열티를 계산하면 1백2심6만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*0.1%]밖에 되지 않습니다.

그러나 2019년 1월 특허법이 개정되어 “특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”을 손해액으로 청구할 수 있게 되었습니다. 

미국처럼 합리적인 로열티 산정에서 자발적인 협상이라는 가정적인 계산이 허용된다는 것을 의미하기도 합니다. 침해성립을 전제로 하긴 하지만 양 당사자에게 모두 자발적이란 가정이 들어갑니다.

또한 시나리오처럼 철수가 회사 A에 특허를 이전할 때 산정된 특허의 가치평가액이나 담보대출 시 평가된 가치산정 자료가 중요한 기초자료가 될 것입니다. 주의깊게 기억해두어야 할 것은 현재 사용되고 있는 기술가치평가 방식은 사업(기업)가치를 먼저 뽑아내고 그 중 특허가 기여하는 가치를 뽑아내는 방식을 사용한다는 것입니다. 이러한 방식은 특허 자체의 가치가 아닌 누구의 사업가치를 계산하느냐에 따라서 금액이 많이 달라지게 됩니다.

그 외 많이 사용되는 방법으로는 변리사와 같은 전문가 들이 특허력을 평가하여 동종업종의 통계적 로열티율을 수정하는 기법입니다. 다만 이 역시 그 계산의 대상이 되는 매출액은 사업주체가 누구인지에 따라 달라집니다.

기업에서 실무적으로는 전세계 동종업체나 경쟁사의 실제 라이센싱 계약의 실사례나 미국 판례를 조사하여 이를 기초로 해당 기업의 상황에 맞게 수정하는 경우가 많습니다. 과거 반도체 칩의 경우 매출액의 약 2.5%가 중간값이었던 기억을 되살려 그대로 적용하여 계산해보면 3천1백5십만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*2.5%]이 되나 이 값 역시 특허권자의 손해를 전보하기에는 터무니 없이 작은 것은 사실입니다.

4)     마지막으로 침해자의 저가 공세로 특허권자가 어쩔 수 없이 가격인하를 하여 입은 손해 역시 특허법 제128조 제1항에 따른 침해자의 침해로 인하여 입은 손해로 계산할 수 있습니다. 이를 가격침식(price erosion)에 의한 손해라고 하는데 미국의 사례를 보면 고도의 손해배상전문가의 손에 의해 가격침식에 따른 손해액만을 뽑아놓은 의견서를 자주보게 되는데 판매일실손해보다 몇십배 더 커진 경우도 종종 있습니다. 

따라서 입증과 산정이 까다롭더라도 한번쯤은 짚어보아야 합니다. 우리나라에서는 이를 특별손해로 보고 침해자가 알았거나 알 수 있었던 손해이어야 배상받을 수 있는 것으로 보고 있습니다.

만약 가격침식의 손해가 인정되면 앞에서 계산한 특허법 제128조의 제2항에 따라 계산할 때 아래 시나리오에서 2년차 칩 1개당 이익액을 “0”원으로 계산하지 않고 가격인하 전인 최초 1년차 칩 1개당 1000원으로 2년차와 3년차를 계산하게 됩니다. 참고로 미국에서는 특허권자 제품의 가격하락이 시장가격보다 내려가면 가격침식 손해를 인정하지 않는다고 합니다.

<시나리오 리마인더> “A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.” 

      따라서 특허권자 A사의 손해액은 3억원[= (6만대*1000원)+(24만대*1000원)]이 됩니다.

      한편 침해자인 B사가 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면 앞에서 이미 계산한 바와 같이 특허법 제128조 제3항 단서에 따라, 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하면 손해배상액은 약 8천7백만원[=(1만7천대+6만9천만대)*1000원)]이 됩니다.

        이때 특허법 제128조 제3항에 따른 한도액은 앞에서 계산한 바와 같이 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않고 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 6천만원[= (0만대+6만대)*1000원)]이 됩니다. 물론 그 이상의 판매물량은 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다. 여기서 A사가 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 1억8천만원[=(0만대+18만대)*1000)]이 됩니다.

이상에서 현행 제도 아래에서 특허 침해자에 대한 손해배상청구액을 가상적인 시나리오를 기초로 계산해보았습니다. 누구나 이러한 방식을 따라가면서 자신의 사례도 계산해보는 것은 도움이 될 것으로 생각합니다.

앞에서 계산한 손해배상액을 다시 보면 최대 3억원 수준 (한도액 무시할 때)이 되고 이를 기초로 3배배상 판결을 받는다고 하더라도 9억원 수준입니다. 이것으로 담보대출액 원금이나 이자 (합계 최소 21억원이상)를 전보 받을 수 없고 결국 사업을 접게 되면 사업주의 개인채무로 바뀌게 됩니다. 사업을 시작하지 않았던 평화로운 상태로 되돌아갈 수 없습니다. 따라서 징벌적 배상만으로 특허권자의 손해회복 문제가 모두 해결된 것이 아니고 더욱이 징벌적 배상액을 정함에 있어서 고려하여야 하는 사항 들 (침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, 침해행위에 따른 벌금,  침해행위를 한 자의 재산상태, 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도)을 생각하면 쉽게 받을 수 있는 손해액도 아닐 것 같다는 생각이 듭니다.

현행 제도만으로는 사업을 시작한 특허권자가 누군가의 특허침해로 입은 손해를 전보 받기는 어려워 보인다는 점에서 우울함이 앞서지만 앞으로 계속 발전하고 개선되고 보강될 것으로 기대합니다. 

아쉽지만 저도 지금은 마땅한 정답이 없습니다.

에디슨으로부터 배우기 - 영화 커런트워(The Current War)로부터 영감을 얻어

‘에디슨'과 '웨스팅하우스'의 전쟁을 소재로 한 “커런트워(The Current War)”를 보았습니다. “에디슨”은 발명을 상담할 때면 한번 정도는 언급할 정도로 친숙한 이름이고 ‘웨스팅하우스’도 전력분야에 근무한 사람이라면 모르는 사람은 없을 것입니다.

‘에디슨’은 특허제도를 정확히 이해하고 이를 자신의 사업에 효율적으로 활용한 사업가 중 한 명입니다. ‘에디슨’이 ‘웨스팅하우스’와의 전류전쟁(The Current War)”에서 웨스팅 하우스에 대한 네가티브 전략에 집착하지 않았다면 자신이 세운 “에디슨 GE”사의 지배권을 빼앗기는 일은 없었을 지 모릅니다. ‘에디슨’은 자신만을 내세우는 등 비판을 받을 만한 행동을 하였지만 여전히 성공하는 기업가이었음을 부정할 수 없습니다. 스타트업 들이 배울 점이 많은 것 같습니다. 

영화에 나오지는 않지만 ‘에디슨’은 자신이 개발한 영사기에 대한 특허를 이용하여 특허전쟁을 벌이고 ‘영화특허권사(Motion Picture Patents Company, 이하 MPPC)’를 세워 뉴욕의 10여개의 영화제작사에게만 영화 제작을 허락하고 배급을 독점한 것으로도 유명합니다. 

"If I have seen further it is by standing on ye shoulders of Giants (만약 내가 멀리 볼 수 있었다면 이는 거인의 어깨 위에 앉았기 때문이다).” - 아이작 뉴튼 (Isaac Newton)

보통 ‘에디슨’은 발명가로 많이 알려져 있습니다. 하지만 ‘에디슨’은 사실 사업가로서 더 성공한 것이라고 보는 것이 타당할 것입니다. 에디슨은 어떤 발명을 처음 한 것이 아니라 남의 발명품을 개량하여 상품화하고 대중화한 사업가이었습니다. 

에디슨이 자랑하던 백열전구를 보아도 그렇습니다. 스코틀랜드의 ‘제임스 린제이’(James Bowman Lindsay)는 처음 백열전구를 발명하였으나 이를 공중미팅에서 발표(자랑)만 하고 특허 출원하지 않았습니다. 더욱이 그의 백열전구는  이론적인 수준이었고 수명도 짧아 상용화하기 어려웠습니다.

‘에디슨’은 이 문제점을 해결하면 상품화가 가능하다고 믿고 수명이 긴 백열전구 개발에 나섰습니다. 에디슨은 대나무를 태워 얻은 탄소가 상업성이 있고 저항성 높을 것이라 생각했습니다. 그런데 1876년 캐나다 발명가인 헨리 우드워드 (Henry Woodward)가 이미 탄소 필라멘트의 백열전구를 발명하여 미국특허 U.S. Patent 181,613를 보유하고 있었습니다. 에디슨은 여기서 굴복하지 않고 헨리로부터 특허를 매입하고 수많은 반복 실험을 계속합니다. 그 결과 진공상태에서 필라멘트 수명이 상품화 가능한 수준으로 연장된다는 점을 알아내고, 전구의 진공상태를 유지할 수 있도록 밀봉된 유리전구를 개발하였습니다. 그렇게 밀봉된 유리전구에 저항력이 강한 탄소 필라멘트를 사용한 백열전구가 탄생하였고 이를 특허로 출원하고 사업화 하였습니다. 

“하나의 새로운 제품을 상품화하여 세상에 혁명을 가져왔다”

‘에디슨’이 발명한 ‘백열전구’ 개량특허는 제너럴 일렉트릭의 전신인 '에디슨 제너럴 일렉트릭'의 설립 자금을 확보할 수 있는 씨앗이 되었다고 합니다. 당시 스타트업들이 자금을 모으는 방법은 투자를 받고 주식을 넘겨주거나 특허를 넘겨주는 것이 보편적이었다고 합니다. 특허는 금융과 경제활동의 기본 수단이었습니다. 때문이었는지 사업가 ‘에디슨’은 21살이었던 1868년 수많은 개량발명에 대해 약 1,093개의 특허를 출원하기까지 하였다고 합니다 (출처 : http://edison.rutgers.edu/patents.htm )

‘에디슨’의 백열전구 상용화는 전기생산(발전)기술, 송배전기술을 발전시키는 시너지효과를 가져왔고 당시 대세이었던 전기자동차의 개발과 전지의 개발을 촉진하였습니다. ‘에디슨’의 발명은 단순히 전구의 개발을 넘어 사회전반에 영향을 미친 혁명이 아닐 수 없었습니다.

“타인의 아이디어를 이용하여 상품화에 성공하다”

또한 ‘에디슨’은 에드워드 마이브리지(Eadweard James Muybridge)가 최초로 발명한 영사기를 보고 영화산업의 가능성에 주목하였습니다. 에드워드의 영사기는 일정 간격으로 나열한 여러개의 촬영기로 달리는 말을 차례로 사진을 찍고 그 여러 개의 사진을 둥글고 납작한 유리판에 이어 붙인 뒤 회전시키면서 연속적으로 보여주는 장치이었습니다. 여러 개의 정지 사진을 이어서 육안으로 보면 마치 움직이는 것처럼 보이는 원리를 처음 이용한 장치이었습니다. 이어 오귀스탱 르 프랭(Augusstin Le Prince)는 영사기에 사용되는 유리 판을 필름으로 교체한 영상 촬영기와 영사기를 발명하였고 (US 376,247), 헨리 라이헨바흐는 필름제조방법을 발명하였습니다(US 417,202). 때마침 코닥(Kodak)은 세계 최초로 셀룰로이드 롤 필름을 생산하는데 성공하였습니다. 

영화 산업에 가능성을 믿고 있던 ‘에디슨’에게는 이것은 좋은 재료이었습니다. ‘에디슨’은 코닥이 개발한 롤 필름을 이용하여 여러 개의 롤러에 순차적으로 감아 사용하는 영사기를 개발하였으며 (US 493,426), 에디슨은 롤러에 필름을 감을 수 있도록 롤러에 톱니를 만들고 그 톱니가 필름을 물어 이송할 수 있도록 필름을 35mm 좁은 폭으로 자르고 필름 양쪽 가장자리에 구멍을 뚫었습니다. 이런 아이디어까지 특허 출원하여 필름을 독점하려고 시도하였으나 등록 받지 못하였습니다. 에디슨이 1891년부터 1913년까지 획득한 영화산업관련 특허는 총 9건이었습니다.

(출처 : http://edison.rutgers.edu/filmpats.htm). 

그러나 ‘에디슨’이 개발한 영사기는 렌즈를 통해 한사람만 볼 수 있는 개인용 재생 장치 수준에 머물렀습니다. 프랑스의 뤼미에르 형제는 이를 좀더 발전시켜 촬영과 상영을 함께할 수 있는 카메라 겸 영사기인 시네마토그래프(cinematograph)를 발명하였고(US 579,882) (시네마의 어원이 여기에서 나왔다고 합니다), 여러 사람이 함께 관람할 수 있도록 스크린투사 방식을 채택한 영사기로 발전시켰습니다. 

이러한 발명들에 힘을 얻어 영화산업이 점차 성장하자 ‘에디슨’은 자신이 획득한 영상기 특허의 독점력을 이용하여 뉴욕의 10여개 주류 영화사와 필름 제조사인 코닥과 함께 MPPC를 만들고 허락 받는 자들에게만 필름을 공급하였을 뿐 아니라 영사기도 에디슨이 만든 제품만 사용하도록 하였다고 합니다. 배급 역시 독점하였다고 하니 거의 갑질 수준이었을 겁니다. 이러한 횡포를 피해 서부 캘리포니아로 떠난 독립 영화사들이 모여 할리우드(Hollywood)가 만들어진 것이라고 하네요. 

‘에디슨’은 미국 연방특허제도를 잘 이해하고 사업에 활용한 사람입니다. 당시 미국에서는 사진저작물이 아닌 새로운 형식의 ‘동영상저작물’을 보호하지 못한다는 헛점이 있었습니다. 에디슨은 이 헛점을 이용하여 프랑스 영상물을 무단으로 복제해 미국 전역에 판매하였고 그렇게 많은 돈을 번 것으로도 유명합니다. 제도를 잘 이해하고 활용한 사업가 면모를 느낄 수 있는 부분입니다.

“성공의 핵심은 상품을 만들고 특허화하는 것”

앞서 본 것처럼 에디슨은 상품화단계에 이르지 않은 남들의 아이디어를 개량하여 상품으로 세상에 처음 내어 놓는 방식으로 세상에 기여하였습니다. 그 과정에서 수많은 발명을 특허화하고 사업에 철저히 활용하였습니다. 아이디어를 발명으로 완성하는 것과 그 아이디어 발명을 프로토타입으로 만들어 내는 것은 차원이 다른 과정입니다. 또한 개발실 단계에서 만들어낸 프로토타입을 대량생산가능한 양산품으로 만들어내는 것 역시 차원이 다른 과정입니다. 원시적인 수준에 머물러 있던 아이디어를 사용자들이 돈을 주고 구매할 정도로 상용화하여 대량생산하는 과정은 그리 쉬운것이 아니며 특별히 사업가들의 몫일 것입니다. 

스타트업들이 에디슨에게 배워야할 점이 바로 이러한 실행력이 아닌가 생각해봅니다. 또한 그 실행력이 든든한 특허가 받쳐주지 않는다면 지속적인 경쟁력과 지배력을 발휘할 수 없음 역시 함께 염두에 두어야 할 것입니다.

특허심판 취소환송심에서 방어권

취소환송사건과 관련된 아래 두 판결을 보면서 많은 생각이 드는 이유는 저만을 아닐 것 같습니다.

1. 취소환송사건에서 무효심판청구인이 새로운 증거를 제출할 기회를 갖지 못하고 방어권도 보장되지 않아 위법하는 판결

[특허]특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지 등을 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 당사자가 심판에서 방어권을 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 절차상 위법이 있다고 본 사례(특허법원 2018허4201)

[관련법조항]

제162조(심결) ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.
③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.
④ 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

[판시사항]
"...(전략) 원고(무효심판청구인)는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장를 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다....(후략)...특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다."

2. 취소환송사건에서 무효심판 피청구인(특허권)에게 정정의 기회를 주지 않아도 위법하지 않다는 판결

특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482 판결 [등록무효(특)]

[관련 법조항]
제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.
제147조(답변서 제출 등) ① 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부본을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
제159조(직권심리) ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

[판시사항]
"특허심판원의 심결이 확정판결에 의하여 취소되고 이에 따라 다시 심리가 진행되는 심판절차는 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차라고 할 수 없으므로, 심판청구가 있는 경우 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정인 특허법 제147조 제1항과 제2항이 위 심판절차에 적용된다고는 할 수 없다. 또한 변론주의 아래에서 준비서면의 송달에 관한 민사소송법 제273조의 규정이 직권주의가 적용되는 특허심판절차의 심판의견서에 당연히 준용된다고 볼 수도 없다. 따라서 종전의 심판절차에 이어 다시 심리를 진행하는 심판관으로서는 당사자가 심판의견서를 제출한 경우에 이를 상대방에게 송달하여 그에 대한 의견을 제출할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직할 수 있으나, 그렇게 하지않았다고 하여 상대방이 의견을 제시할 기회를 박탈하였다거나 위법하다고 보기는 어렵다.

한편, 특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구에 관한 규정인 특허법 제133조의2 제1항은“심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정을 하게 할 수 있다.”라고 규정하고 있으나, 여기에서 정정청구의 기회를 부여하는 것은 심판장의 재량에 해당하므로, 이 사건 심결에 관한 특허무효심판절차에서 청구인인 피고가 취소확정판결에 관한 소송절차에 제출되었던 증거를 다시 제출한 경우에 심판관이 피청구인인 원고에게 이를 송달하고 기간을 정하여 이 사건 특허발명에 관한 정정청구를 하게 하지 않았다고 하여 원고의 정정청구의 기회를 박탈하였다거나 위 특허법 규정에 위반하였다고 할 수 없다."

3. 특허권자에게 불리한 절차에 대한 생각

특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후에 특허심판원의 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원으로 취소환송되면 특허심판원에서는 확정된 취소판결에 따른 심리절차가 다시 진행됩니다. 특히 특허무효심판에 대해 기각심결이 있은 후에 청구인이 특허법원 단계에서 새로운 증거를 제출하고, 특허법원은 이 새로운 증거에 의해 무효라는 취지로 심결을 취소하고 이 판결이 확정되게 되면, 특허심판원에서는 취소판결에 따른 새로운 심리가 진행되는데, 이러한 취소환송사건은 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차가 아니므로 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정이 적용되지 않아 권리자가 정정하려면 심판장이 재량으로 의견서 제출기회를 주어야 합니다. 또 이 심리 절차는 특허심판원에 특허무효심판이 계속되고 있는 경우에 해당하므로 정정심판을 청구할 수 없습니다.

이렇게 보면 무효심판청구인은 어떻게든 무효시킬 새로운 증거를 계속 제출할 수 있는 반면 특허권자는 이러한 시도들에 대응하여 청구항을 정정하여 방어할 기회가 매우 제한됩니다. 무효될 특허는 무효되어야 마땅하나 제한된 정정만으로 극복될 수 있다면 그렇게 방어할 기회는 보장해주어야 하지 않을까 생각해봅니다.