[이진수의 ‘특허포차’] ③ 특허가 보호하는 대상은 □□□이다… 美 특허청 기록을 들추어 보며

인간이 만든 “태양 아래 모든 것”… 보드게임판, 재무재표 특허

1980년 법원은 다이아몬드 사건 (Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303)에서 의회(입법부)는 특허를 받을 수 있는 대상을 “인간이 만든 태양 아래 모든 것을 포함”하도록 의도했다 (Congress had intended patentable subject matter to “include anything under the sun that is made by man”)고 판시하기도 하였다.

이렇듯 “인간이 만든 태양 아래 유용한 모든 것”이 특허의 대상이 된다는 원칙은 미국 특허판례에 종종 인용되는 법언이기도 하다

지난 2020년 12월 31일은 85년전인 1935년 대로우(C. B. DARROW)가 ‘보드게임장치 (BOAD Game Apparatus)’를 특허(미국 특허번호 제2,026,082호)로 허락 받은 날이었다.

이 특허는 보드게임방법이 반영된 보드게임판을 장치(game apparatus)로 청구하고 있다. (보드게임판이나 후술할 재무재표 발명이 착오로 등록된 것으로 오해하지 말자. 정식으로 심사관의 엄격한 심사를 거쳐 등록이 허락되었다)

당시 창업자가 보드게임판과 보드게임규칙을 특허로 보호받아 회사 설립이나 사업 수행에 필요한 자금을 확보하는 데에 큰 도움을 받았을 것이다. 돈이 몰리면 그 산업은 발전하게 되어 있다.

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2021년 1월 8일

특허포차 3 읽기 : ③ 특허가 보호하는 대상은 □□□이다… 美 특허청 기록을 들추어 보며

[이진수의 ‘특허포차’] ⑧ 로봇이 ‘사람 친구’를 고르는 방법은?…’구글 X’의 상호작용 특허

사람은 누군가의 도움이 필요할 경우, 아무에게나 도움을 요청하지 않는다. 요청을 가장 잘 들어줄 것 같은 사람을 골라 요청한다. 로봇도 마찬가지인가 보다.

로봇이 사람을 선택해… 도움을 요청하는 알고리즘

지난 2021년 1월 구글 X는 “선택적 인간-로봇 상호작용(Selective human-robot interaction)”이란 명칭으로 특허(US 10,898,999 B1)를 등록 받았다.

이 특허발명은 로봇이 카메라 등으로 사람 들을 관찰하다가 자신이 원하는 행동을 가장 잘 해줄 것 같은 사람을 선택하여 도움을 요청하는 알고리즘을 주제로 하고 있다. 로봇 역시 사람의 도움을 필요로 할 수 있다는 사실을 일깨워 준 것이다.

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특허포차 8 읽기 : ⑧ 로봇이 ‘사람 친구’를 고르는 방법은?…’구글 X’의 상호작용 특허

[이진수의 '특허포차'] ② ‘김치 국물’도 특허가 될까?

김치 국물(?) 특허… 스위스 네슬레(Nestle)

골드마인의 “김치주스”를 보고 있으니, 1992년경 네슬레(Nestle)사가 김치국물 제조방법을 특허로 독점하려고 했던 사건이 떠오릅니다. 당시는 전세계적으로 맵거나 쓴 발효야채주스의 시장은 점차 급성장하고 있던 시기였습니다.

1983년 스위스에 본사를 둔 네슬레는 ‘풍미방법’이란 명칭으로 김치제조방법에 대한 발명을 출원했습니다 (한국출원번호 10-1983-0004915). 특허문서의 청구항에 기재된 내용에 따르면 발명은 정확하게는 “발효 야채주스” 제조방법입니다.

그런데 그 제조방법이 우리나라 전통의 물김치나 백김치를 만드는 방법과 거의 같았습니다. 그래서 많은 사람들은 네슬레의 발명을 “김치국물 발명”이라고 불렀습니다.

네슬레의 “김치국물 발명”은 야채의 일종인 배추를 소금으로 염장한 후 젓갈류 등과 같은 가수분해된 단백질을 가미하여 발효식품인 김치를 제조하는 방법과 다르지 않았습니다. 기본적으로 우리나라의 전통적인 김치 제조방법과 동일한 것입니다.

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특허포차 2 읽기 : ② ‘김치 국물’도 특허가 될까?

mRNA의 안정성을 확보하는 발명은 제2의 노벨을 탄생시킬 것 같은 느낌 아닌 느낌

mRNA백신을 구성하는 "mRNA"와 "지질나노입자"는 모두 화학적으로 안전하고 단단한 결합이 아니라서, 물리적인 힘이나 일상의 환경에서도 쉽게 결합이 분해되는 약점이 있다고 합니다. 그래서, 이동할 때는 냉동시켜두어야 하고 접종을 위한 해동 후에는 흔들어도 안되다고 합니다. 

("mRNA"는 바이러스 항원 단백질의 정보를 담고 있고, "지질나노입자"는 "mRNA"를 보호하고 체내 세포내로 들어갈 수 있도록 도와주는 역할을 하는데 그 결합이 잘 풀어진다고 합니다. mRNA 치료제의 가장 큰 약점이었습니다. 합성 RNA는 두 염기서열이 단단히 결합된 DNA와 달리 하나의 염기서열로만 구성되어 신체의 자연적인 방어에 취약합니다. 표적 세포에 도달하기 전에 서열의 고리가 풀어져 파괴될 가능성이 높다는 것을 의미하는데 더 걱정되었던 것은 그 과정에서 몇몇 환자의 과도한 면역 반응을 자극하여 생물학적 혼란을 야기할 수 있다는 것이었습니다. 그래서 mRNA 치료제는 mRNA를 표적세포까지 잘 도달하도록 보호할 수 있는 지질나노입자가 중요합니다)

더 자세히 mRNA 백신을 알고 싶다면 아래 링크된 블로그 참고해주십시요.

mRNA 백신 개발의 공로자

일반적인 생활상품에서 이 정도로 민감하고 취급이 어려운 제품이라면 상품성이 없는 거겠죠?

백신병을 흔들어서도 안된다는 뉴스를 읽고 있으니 노벨이 1867년에 취득한 다이너마이트 폭약 특허가 떠오릅니다.

- 스웨덴 Patent No. 102. Dynamite or Nobel’s gunpowder (1867)

- 영국 Patent No. 1345. Improved explosive and primer for the same. Dynamite.

- 미국 Patent No. US 78,317. Improved explosive compound (1868)

(출처 : Alfred Nobel’s patents)

당시 폭약은 상온에서 매우 불안정한 액체 니트로글리세린을 사용한 것이어서 매우 취급이 어려웠습니다. 

노벨이 만든 다이너마이트는 액체 니트로글리세린을 규조토에 삼투시킨 폭약으로 뇌관을 써야만 폭발할 수 있는 매우 안전한 폭약이었다고 합니다. 너무 안정적이고 폭발력도 떨어져서 초기 다이너마이트는 군사용으로 사용할 수 없었다고 합니다. 때문에 노벨은 군사용으로 다시 개량하였습니다. 

노벨이 발명한 다이너마이트는 유황 화약과 액체 나이트로글리세린 폭약을 빠르게 대체하였고 무단 복제자들에 대해 특허권을 행사하여 엄격하게 시장을 통제하였다고 합니다. 

mRNA의 안정성을 확보하는 발명은 제2의 노벨을 탄생시킬 것 같은 느낌 아닌 느낌이 듭니다.

<[중앙일보] "절대 흔들지 마라, 뒤집어라" 화이자 첫날 이게 관건이다> 읽으면서 든 생각을 적습니다. 

미래 재정적 위기의 불안감, 3M, 드류의 대응을 통해 배우자.

미국 특허 번호 제1,760,820호, 제2,331,894호에 공개된 드류(Drew)의 《투명 Scotch® 셀로판 테이프 발명》

대공황의 예측 불허의 시기에 3M의 리차드 굴리 드류는 기술혁신으로 대처했습니다. 미래의 재정적 불안감으로 걱정하는 목소리가 높아지는 시대에 교훈이 됩니다.

당시 연구소 보조 연구원이었던 드류는 작업자들이 자동차 도색에 어려움을 겪고 있다는 사실에 주목하고 마스킹 테이프를 고안하였고 이어 일반 소비자에게 인기가 있던 셀로판에 접착제를 발라 투명 Scotch® 셀로판 테이프를 발명하였습니다. 당시 셀로판은 다양한 용도로 사용되기 시작하였으나 접착테이프로 사용할 거라고는 아무도 생각하지 못했습니다.

이 테이프는 미 대공항시대 찢어진 책 등을 수리하는 데 유용한 도구가 되어 각광을 받게 되었으며, 이후 투명 Scotch® 셀로판 테이프로 수리할 수 없는 것은 없게 되었습니다.

 

오늘날 수많은 연구자들은 여전히 다양한 기술분야에서 드류의 투명 Scotch® 셀로판 테이프을 "직접 이용"하거나 그 "원리"(기술적 사상)를 이용하여 다양한 기술혁신을 만들어 가고 있습니다. 

이렇게 누군가의 사소한 아이디어는 특허제도를 통해 또 다른 혁신가들의 참고서가 되어 황금알을 낳고 있습니다.

Drew에 대해 자세히 알아보기 

NationalEngineersWeek

지식재산설계자와 실무자에게 고합니다

특허제도는 발명이란 짐을 싣고 산업발전이란 목적지를 향해 달리는 화물차(vehicle)와 같다. 그 차에는 "독점보호"와 "자유이용"이란 두 개의 바퀴가 있다.

특허문서는 청구범위(claim)와 명세서(specification)로 구성된다. 청구범위(claim)에 의해 창작물(invnetion)을 독점보호(patent)하고 명세서(specification)에 의해 창작의 소재를 자유이용(public domain)한다.

특허이든 저작권이든 지식재산은 창작물은 창작자의 권리로 독점보호하고 창작의 도구와 소재는 공중의 자유이용이 보장받도록 설계되었다.

그래서 특허제도는 수학규칙이나 실험데이터와 같은 창작(연구)의 도구/소재를 특허로 보호하지 않고, 저작권제도는 단어나 신조어/관용어와 같은 창작(저작)의 소재를 저작권으로 보호하지 않는다.

그러나 특허제도는 기술발전이란 목표를 향해 한 걸음 더 나아갔다. 창작물을 공인된 전문가에 의해 심사받도록 하고 그 과정에서 발명을 공중에 공개시키고 등록거절을 통해 현존 기술이 무엇인지, 그리고 자명한 기술이 무엇인지를 명확히 선을 그어 공중이 창작의 소재로 자유롭고 안전하게 사용할 수 있도록 하였다. 

우리는 공개된 특허문헌과 정보를 보고 마음놓고 창작의 소재로 사용 (개선)할 수 있으며, 공중에 기여된 기술로 명확히 선이 그어지면 그 기술들은 마음껏 사용(활용)할 수 있다.

【참고】 창작의 결과물 인공지능 관련 "컴퓨터프로그램"과 창작의 도구이자 창작의 결과물인 "학습용 데이터 세트"는 재산권으로 보호하자는 논의 

블로그 『Post COVID-19 , 제4차 산업혁명의 CPS시대에 적합한 특허보호대상 확대에 관한 고민』 참조 

역사를 보면 기술발전과 함께 항상 새로운 매체와 구현기술이 탄생하였다. 그 매체가 탄생하면 산업이 태동되는 시기에는 항상 그 매체에 관한 창작물을 독점보호영역에 편입시킬지 아니면 자유이용상태로 둘지에 두고 기득권과 신진세력사이 사이에 다툼이 있었다. 기존 질서에서 기득권을 가진 세력과 새로운 질서를 만들려는 신진세력은 서로 쉽게 물러서지 않는다. 기득권은 새로운 매체를 독점보호영역으로 편입시켜 신진세력에게 권력을 나누어주는 것을  원하지 않고 신진세력은 미래 시장질서의 기선제압을 위해 처음부터 많은 것을 가지려고 하기 때문이다.

그러나 산업이 생기고 시장 질서가 생기기 시작할 때즘이면 새로운 매체가 기존의 지식재산제도에 편입되는 역사를 보게 된다. 시장 질서가 형성되기 시작하면 기득권도 새로운 매체에 대한 편입에 반대하지 않는다. 처음에는 불안하였으나 겪어보니 해볼만하다는 느낌이랄까? 그들은 그런 안도감을 갖는 것 같다. 그리고 신진세력도 기득권이 되어 간다.

우리가 오해하지 말아야 하는 것은 특허의 강한 보호가 산업발전을 막는 것이 아니라 특허를 이용한 사업의 카르텔 형성과 같은 권리남용이 산업발전을 막았다는 점이다. 

특허의 강한 보호가 기술발전의 촉진과 산업발전에 크게 기여하였다는 점은 미국 산업발전의 역사가, 노벨상을 받은 석학이, 또 여러 학자와 산업계가 증명하였다. 지식재산제도는 유형의 자산이 없는 창작자에게 막대한 투자를 끌어들이고 산업을 태동시킬 수 있는 씨앗(seed)이 되고, 기득권과 공정한 경쟁을 할 수 있는 균형추가 되어 준다.

그러나 특허를 이용한 산업의 카르텔이나 NPE의 무분별한 특허공격처럼 특허권의 남용은 산업발전을 막은 것도 사실이다. 지나치면 부족한 것보다 못하다.

그렇다고 특허발명을 공유하는 것이 답일까? 종종 특허권의 공유가 현대사회에 가장 최적의 정책으로 거론될 때가 있다. 특허권의 공유를 통해 산업계 누구나 사용하게 하겠다고 한다. 그런데 그 취지라면 "QR코드 특허"의 사례처럼 특허를 소멸시키거나 특허 소유권을 나누어 주어야 한다. 그러나 특허권의 공유를 외치는 사람이나 기업들은 절대 자신의 특허권을 소멸시키지 않고 소유지분을 나누어 주지도 않는다. 그냥 특허로 공격하지 않겠다는 선언만 할 뿐이다. 그 선언이 뜻하는 바를 숙고해보아야 한다. 그 선언이 어떤 구속력을 가지고 누구만을 구속할 수 있는지도 숙고해야 한다. 그러면 그 선언의 행간이 보인다.

칼이 누구의 손에 들려 있냐에 따라 수술실 나이프가 되기도 하고 강도의 흉기가 되기도 한다. 칼을 사용하는 목적이 무엇인지를 따질 것이지 칼날의 강함을 문제삼어서는 안된다.

옆집 과수원에 누구나 들어가 열매를 따 먹을 수 있다면 누가 어렵게 땅을 개간하여 과수원을 만들고 과일을 재배할 것인가? 산업의 발전과 기술혁신은 수많은 사람들이 여기저기서 과수원들을 만들고 경쟁하듯 과일을 재배할 때 이루어지는 것이 아닐까? 옆 집 담넘어 곶감 빼먹기가 되지 않아야 한다.

미국은 헌법에 기초하여 1790년 연방특허법과 저작권법이 제정되었다. 당시 특허법은 "방법(process)"를 특허의 보호대상에 편입하지 않았고, 저작권법 제도에는 새로운 매체인 영상저작물을 보호대상으로 편입시키지 않았다. 

종래 장치/물질이나 인쇄물에 대한 것만을 보호대상으로 하였다. 또 미국내 창작물만 보호하도록 설계되었다. 국내 창작물만 보호하는 것은 어쩌면 국내 산업이나 문화발전이란 목적을 고려하면 당연한 것이었다. 속지주의를 넘어 국제적인 보호는 베른협약과 같은 국가간 국제조약에 의해 도입되었다.

1) 1790년 미국 특허법 다운로드

2) 1790년 미국 저작권법 다운로드

미국 에디슨의 특허기술은 영화산업을 태동시켰고, 발전산업을 태동시켰을 뿐아니라, 라디오 같은 전자산업을 태동시켰다. 

'에디슨’이 개발한 영사기는 코닥이 개발한 롤 필름을 이용하여 여러 개의 롤러에 순차적으로 감아 사용하는 영사기다 (US 493,426). 그러나 렌즈를 통해 한사람만 볼 수 있는 개인용 재생 장치 수준에 머물렀다. 이를 좀더 발전시켜 프랑스의 뤼미에르 형제는 촬영과 상영을 함께할 수 있는 카메라 겸 영사기인 시네마토그래프 (cinematograph)를 발명하였다 (US 579,882). 시네마의 어원이 여기에서 나왔다고 한다. 여러 사람이 함께 관람할 수 있도록 스크린투사 방식을 채택한 영사기로 발전시켰다. 영화산업의 메카가 프랑스가 되었던 이유이기도 하다. 

그런데 에디슨은 자신이 개발한 영사기 등 영화관련 특허를 이용하여 특허전쟁을 벌이면서, ‘영화특허권사(Motion Picture Patents Company, 이하 MPPC)’를 세워 뉴욕의 10여개의 영화제작사와 함께 영화 제작 및 배급을 독점하는 카르텔을 형성하였다. 

당시 미국은 영상저작물이 저작권의 보호영역에 편입되지 않았다. 타인의 영상물을 창작의 소재로 자유로운 사용이 가능했던 시기에는 크레딧(창작자의 성명표시)만 보장되면 타인의 저작물을 무단 사용하는 것은 문제삼지 않는 관행이 생겼다. 이러한 환경에서 카르텔에 들어가지 못한 영화사들은 MPPC의 갑질과 횡포를 벗어나기 위해 서부 캘리포니아로 떠나 새로운 영화제작장소를 만들었다. 이것이 현재의 할리우드(Hollywood)가 되었다.

<참조> 『에디슨으로부터 배우기 - 영화 커런트워(The Current War)로부터 영감을 얻어 (2019)』 글보기

아이러니하게도 에디슨도 미국에서 아직 영상저작물에 대한 저작권을 인정하지 않는다는 점을 이용하여 프랑스의 영화를 무단 복제하여 미국 전역에 판매하였다. 더 아이러니 한 것은 MPPC의 횡포에서 벗어나기 위해 만들어진 할리우드(Hollywood) 영화산업계 역시 미국에서 영상저작물이 보호되지 않는다는 사실에 강한 불만을 제기하였다는 것이다. 미국은 1912년이 되어서야 영상물이 저작권의 보호영역에 편입되는 데, 이는 헐리우드 영화산업계의 강한 요구에 의해 이루어진 것임을 기억하여야 한다.

그렇다. 몇몇 선수들이 특허권을 이용하여 카르텔을 형성하고 갑질을 하는 것이 문제이지 특허를 보호하는 것이 문제는 아니다.

지식재산제도의 개선이나 새로운 제도의 도입을 논의하기 앞서 우리는 마음을 열고 지식재산제도에 대해 깊히 성찰하고 이해할 필요가 있다. 제도의 원리와 이유를 국내 및  국제적인 배경과 연혁을 통해 공부하는 것이 바람직하다. 그리고 마음을 열고 다양한 목소리를 경청하여야 한다. 특히 제도의 설계자가 되려면 그래야 한다.

그리고 우리 실무자들도 그 공부에 동참하여야 한다. 결국 제도는 산업에서 실행되기 때문이다. 제도에 대한 깊은 이해가 있어야 응용과 적용이 가능하다.

이런 이유로 제안해본다. 

함께 공부하시지 않으시렵니까?

"2진 반도체"이어 "3진 반도체"도 한국인 연구자의 손으로...

2019년 UNIST 김경록 교수팀에서 개발에 성공했다던 3진법 금속-산화막-반도체 (Ternary Metal-Oxide-Semiconductor) 대면적 웨이퍼(실리콘 기판) 구현 기술 !!!

지금 어디쯤 왔는지 궁금해집니다. 기대가 큰 기술이기 때문입니다.

3진 반도체 T-MOS를 쉽게 설명이 잘된 유튜브 영상이 있어서 공유합니다.

<SOD유투브영상보기>

<참고> 3진 금속-산화막-반도체이란 전류가 차단된 상태를 “0”, 전류가 흐르는 상태를 “1”로 처리하는 (0,1) 2진 반도체와 달리 반도체 사이를 흐르는 누설전류를 신호로 처리하여, (0, 1, 2) 3가지 단위정보로 처리하는 반도체이다. 반도체 소자의 집적도를 높이는 개발과정에서 소자의 소형화로 인해 누설전류가 커져 소비전력이 증가하는 문제를 거꾸로 이용하여 기존 반도체의 2진 (0, 1) 반도체에 불순물로 첨가한 물질을 이용해 반도체 사이를 흐르는 누설전류를 신호정보로 처리하였다.

생각해보니, 2진법 반도체도 한국인이 주도한 연구 결과물이었습니다. 

MOSFET 작동원리 기초 유튜브

현재 2진 (0, 1) 반도체의 발판을 마련한 "금속 산화막 반도체 전계효과트랜지스터(MOSFET)", 1959년 한국의 강대원 박사가  벨 연구실(Bell Labs)에서 마틴 아탈라 박사와 공동으로 처음 발명한 것이었습니다 (강대원박사의 미국특허등록번호 제3,102,230호, Patiented Aug. 27, 1963).

<US3102230A (1960-03-08 Priority to US13688A)>

Inventor : Kahng Dawon  [Assignee : Bell Telephone Laboratories Inc. (AT&T Corp)]

"2진 반도체"이어 "3진 반도체"도 한국인 연구자의 손으로 역사를 써가고 있습니다.

[Booking.com 사례] 상품의 일반명칭으로 상표권을 획득하는 Tip

사람은 죽어서 이름을 남기고 호랑이는 죽어서 가죽을 남긴다고 한다.

사람이 태어나면 이름을 만들고 사업체를 만들면 상호를 선정하고 상품을 만들면 상표를 선정한다. 이름이나 상호나 상표를 붙여 구별하기 위함이다. 따라서 각 대상마다 하나밖에 허용되지 않는다.

사람의 이름을 만들 때 특별한 제한은 없다. 다만 출생신고시 우리나라는 승훈(勝勳)이 허용되지 않는다. 부모(조부모 포함)와 동일한 이름을 사용하지 못하고 5자를 초과하는 이름자는 수리되지 못한다 (「이름의 기재문자와 관련된 가족관계등록사무」 참조).

사업체의 상호를 선정할 때 역시 특별한 제한은 없으나, 사용의 제한이 있다. 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다. 동일한 특별시, 광역시, 시, 군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다 (「상법」 참조)

상품의 상표를 선정할 때도 그 선택의 자유는 있으나 상표권으로 등록 받고 싶다면 이름이나 상호의 경우보다 많은 제한이 따른다. 표장 자체로 상품의 보통명칭이나 관용명칭, 상품의 성질을 직접적으로 표시한 기술적인(descriptive) 명칭, 현저한 지리적 명칭, 흔히 있는 성이나 명칭, 지나치게 간단하고 흔하여 출처가 직감되지 않는 명칭 등과 같이 브랜드 자체로 상품의 출처를 구별하기 힘든 식별력이 없는 표장은 등록 받을 수 없다. 

그러나 이와 같이 식별력이 없는 상표라도 상표출원 전부터 장기간 사용하여 상품의 출처로 구별될 수 있는 식별력이 취득되면 (이를 “2차적 의미(secondary meaning)의 획득”이라고도 한다), 등록이 허락된다.

「BEYOND」 (화장품)는 엘지생활건강이 5년이상 사용하여 자타 식별력을 인정받은 바 있고, 「내차안의 변호사’ ‘다본다’(’DABONDA’) 」(차량블랙박스)는 ‘다본다 주식회사’가 4여년간 사용하여 자타 식별력을 인정받았으며 “Hmall.com" (상업정보 제공업 등)는 “현대홈쇼핑”의 1년 4개월의 계속사용 만으로도 사용에 의한 식별력 취득을 인정받아 등록이 허락되었다. “경남국립대학교”는 현저한 지리적 명칭에 단순한 업종명칭이 결합된 것만으로는 식별력이 인정되지 않았으나 “경남대학교”는 사용에 위한 식별력이 인정된 바 있다.

그렇다고 “보통명칭”이나 “관용명칭”과 같은 일반명칭(generic term)은 아무리 사용한다고 하더라도 등록이 허락되지 않는다.

미국도 마찬가지다. 미국 상표심사기준(TMEP) §1212에 따르면 일반명칭, 기능적 표장, 순전히 장식적인 표장 또는 기타 상표로써 기능을 하지 못하는 표장은 사용에 의한 식별력 획득(acquired distinctiveness)을 주장할 수 없는 표장으로 정하고 있다.

또한 미국 특허상표청(USPTO)은 일반명칭은 식별력이 없는 일반용어를 추가한 것만으로는 식별력을 갖지 못한다는 일명 “필연법칙(Essential Rule)”을 적용하고 있다.

“필연법칙(Essential Rule)”은 2020년 6월 30일 미연방대법원의 Booking.com 사건 [U.S. PTO et al. v. Booking.com BV, Case No. 19-46 (Supr. Ct. June 30, 2020) (Ginsberg, Justice) (Sotomayor, Justice, concurring) (Breyer, Justice, dissenting)]에서 미 특허상표청(USPTO)이 호텔숙박예약업과 관련한 “Booking.com” 상표의 등록을 거절한 근거이었다.

“Booking”이란 일반명칭(generic term)에 회사의 종류를 나타내는 일반명칭 “~ com”을 추가한다고 식별력이 있는 표장이 되지 않으므로 "booking.com"은 여전히 일반명칭이라는 것이다. 일반명칭이라면 사용에 의한 식별력을 주장할 기회도 없다.

 ※ Booking (호텔여행용어) 호텔 호텔을 이용하고자 하는 고객들에게 미리 객실을 예약 받거나 판매하는 것을 말한다.

<미 특허상표청(USPTO)에 출원된 “Booking.com” 상표출원 사례>

 

우리나라 상표법에도 유사한 기준이 있다. 우리나라 상표법 제33조는 “상품의 보통명칭 『만』으로 된 상표"(보통명칭상표)와 그 "상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표”(관용명칭상표)는 등록 받을 수 없다고 규정하고 있다 (이러한 보통명칭상표와 관용명칭상표는 사용에 의한 식별력 취득을 주장할 수 없다. 사용에 의한 식별력을 주장하려면 적어도 기술적상표 등이어야 한다).

우리나라 상표심사기준에 따르면 (관용명칭과 달리) 보통명칭은 상품의 보통명칭 『만』으로 구성되지 않고 식별력이 있는 다른 문자나 도형 등이 결합되어 전체적으로 식별력이 인정되면 보통명칭상표가 되지 않는다고 가이드하고 있다 (상표심사기준 참조). 이 기준을 반대 해석하면 우리나라도 보통명칭에 식별력이 없는 다른 문자를 결합한 경우는 여전히 보통명칭으로 등록 받을 수 없다고 해석할 수 있다.

<보통명칭과 식별력이 있는 다른 문자를 결합하여 식별력 인정 사례- 상표심사기준>-

보통명칭이나 관용명칭만 아니라면 사용에 의한 식별력을 인정받을 수 있다. 우리나라나 미국이나 마찬가지다.

그러나 2020년 미 연방대법원은 Booking.com 사건에서 미 특허상표청의 일명 “필연법칙(Essential Rule)”을 인정하지 않고, 보통명칭에 다른 보통명칭을 결합한 경우에도 전체적으로 식별력을 취득할 수 있음을 분명히 하였다.

법원은 Booking.com은 Booking과 달리 일반명칭이 아니라 인터넷도메인 주소를 직감하게 하는 기술적 표장이라고 판단했다. 인터넷 주소(도메인 네임)는 특정인의 도메인을 표시하는 기능을 한다는 점에 주목한 것이다.

따라서 “Booking.com”은 사용에 의해 식별력을 취득할 수 있다. 일반명칭(보통명칭이나 관용명칭)이더라도 상표를 받을 수 있는 방법이 열린 것이다.

그런데 미 연방 대법원의 설시이유를 좀 더 상세히 들여다보면 흥미로운 사실을 발견한다. 미연방 대법원은 인터넷 주소가 특정인의 출처표시로 인식된다고 보았다. 이때문에 "Booking.com"을 보통명칭/관용명칭 (generic name)이 아니라고 본 것이다.  

반면 우리나라 대법원은 인터넷 주소의 출처표시기능을 부정한다. 대법원은 인터넷 주소는 단지 인터넷상에서 서로 연결된 컴퓨터를 인식하도록 만들어진 프로토콜 주소로, 이를 사람들이 인식하기 쉽도록 이름으로 만든 것에 불과하므로 인터넷 주소 자체가 곧바로 출처표시로 기능하지 않는다고 판단했다 (대법원 2004.5.14. 선고 2002다13782 판결). 

인터넷주소 자체의 출처표시 기능이 부정되기에, 인터넷주소를 사용한 웹사이트에서 상품에 상표를 사용하는 행위 등으로 그 인터넷 주소로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할이 있어야 비로서 인터넷주소가 출처표시기능을 한다고 본다.

반면 미국의 Booking.com판결을 응용하면 인터넷 주소가 바로 출처표시기능을 하므로 웹사이트에서 상품만 나열하고 별도의 상표 사용행위가 없어도 상표적 사용행위에 이른다는 판단이 가능하다.

미국 연방상표법(Lanham Act)은 출원인의 상품에 대한 식별력이 인정되는 표장은 그 등록을 거부할 수 없으며 특허청장은 출원인의 상품이 거래상 사용되는 경우 식별을 획득하였다고 주장된 날 이전 5년간 출원인이 거래상 표장으로 독점적이고 계속적으로 사용한 실질적인 증거가 있는 때에는 그 표장이 식별력이 있다는 확실하고 명백한 증거로 받아들일 수 있다고 규정하고 있다.

미국 상표심사기준(TMEP) §1212.21에 따르면 사용에 의한 식별력 취득, 즉, 2차적 의미의 취득을 입증하기 위해서는 다음의 사항들을 증명하여야 한다.

<WINE.COM으로 등록된 사례>

 

<ART.COM으로 등록된 사례>

<연방대법원 Booking.com 등록허락 사례>

 

우리나라는 "Booking.com"에 대해 2016년에 이미 등록을 허락하였다. "Booking.com"은 호텔예약을 직감하지 않는다는 판단이 가능할 뿐 아니라 우리나라 심사기준의 “상품의 보통명칭 『만』”으로 된 상표”의 해석에서 비록 상품의 보통명칭에 다른 문자나 도형 등이 결합하여 등록받을 수 있을 것이다. 결합되는 다른 문자나 도형이 식별력이 없는 경우라고 해서 반드시 배제하고 있다고 단정할 수 없다.

또한 실제 사용하고 있는 표장인 경우 “기술적명칭”이나 “현저한 지리적 명칭”, “간단하고 흔한 명칭”과 “~.com”을 결합하여 식별력을 인정받은 사례가 적지 않았다.

앞으로 보통명칭을 인터넷 도메인 네임으로 신청하고, 도메인 네임 시스템 형식 그대로 상표출원하는 사례(일명 닷컴상표)가 늘지 않을까 예측해본다.

물론 사용에 의한 식별력 취득을 증명하여야 하는 것은 변함이 없다. 

그럼에도 미국에서 보통명칭에 식별력있는 문자를 결합할 필요없이 상표등록을 받을 기회가 열렸고 식별력 있는 상표에 대한 합리적인 해석 원리에 기초하고 있기 때문에 다른 국가로의 확산도 예상된다. 

이에 더하여 신규 gTLD(일반 최상위 도메인이름)은 도메인 네임을 이용한 일반명칭의 상표등록 시도를 가속화시키지 않을까 생각해본다. 

2013년 미국 상무부 산하 비영리 민간기구인 국제인터넷주소기구 (ICANN)에서 허용된 신규 gTLD(일반 최상위 도메인이름)은 최상위 도메인에 알파벳뿐 아니라 한글, 한자 등 다른 언어와 지명, 상표 등을 자유롭게 사용할 수 있으며 '.mail', '.vip', '.한국' 등 보통명사를 .com처럼 최상위 도메인으로 등록해 관리할 수 있다.

<일반 gTLD Art.com 과 새로운 gTLD Art.gallery>

 

한편 “보통명칭.com”의 상표등록이 가능하더라도 그 권리범위에 대한 논란이 예상된다. 제3자의 “보통명칭”의 사용을 금지시킬 수 있을 지 의문이 든다.

<Booking.com 과 ebooking.com의 충돌 가능성 예시>

 

인터넷 주소의 출처표시기능을 적극적으로 인정하면 인터넷주소를 이용한 상표적 사용행위의 인정이 더 용이해진다. 따라서 부정한 목적으로 도메인을 선점하는 '사이버스쿼팅 (cybersquatting)' 의 새로운 기법으로 사용되지 않을까 하는 점이다. 이를 규제할 수 있는 법령이나 기준의 정비가 필요하지 않을까 생각해본다.

<사진> Pixabay, Lorenzo Cafaro 배경이미지를 편집 

<면책공지> 본 글은 해외 판례와 국내 실무를 이론적 입장에서 작성한 개인적인 의견입니다. 따라서 개별적인 구체적인 사안에 일반적으로 적용해서는 안됩니다

AI 시스템이 한 행위는 특정 사람을 위하여 한 것인가? 아니면 자기를 위하여 한 것인가? AI 시스템은 컴퓨터프로그램(software)인가? 아니면 컴퓨터시스템(hardware)인가?

 AI 시스템이 한 행위는 특정 사람을 위하여 한 것인가? 아니면 자기를 위하여 한 것인가? AI 시스템은 컴퓨터프로그램(software)인가? 아니면 컴퓨터시스템(hardware)인가?

 * AI가 인간지능을 뛰어넘는 '특이점'(singularity)은 아직 먼 이야기이다 (“AI가 인간지능 뛰어넘는 '특이점'은 오지 않는다" -AI석학 제리 캐플런 미국 스탠퍼드대 교수). 따라서 본 글에서는 '사람 같은 지능과 자아를 지닌 '강한 인공지능(strong AI)'을 고려하지 않기로 한다.

최근 AI 프로그램을 이용한 대리행위에 관심이 뜨거워지고 있다. 심지어 단지 편리하고 저렴하고 신속하다는 이유로 권리를 취득하거나 포기하는 문제에도 AI 프로그램이 대신 해주기를 원하는 사람이 늘고 있다. 이러한 AI프로그램을 만드는 기업은 사람의 개입이 없는 위험성을 구체적으로 설명하지 않는다. AI프로그램이 인간보다 낫다고 설명한다. 아직은 모든 것이 실험단계이다.

AI 기술이 발전하면서 AI 프로그램은 정해진 시퀀스에 따라 특정의 행동을 자동으로 (automatically) 처리하는 수준을 넘어 자율적으로(autonomously) 처리하기 시작했다. 점차 정보를 제공하는 차원을 넘어 인간의 개입 없이도 스스로 합리적인 결정을 할 수 있다고 평가받기 시작하였다.

컴퓨터 프로그램을 이용하여 정형화(定型化)된 절차 또는 일상적인 통상의 행위를 자동으로 처리하는 수준은 종래 법제도 아래에서 법률 해석이 가능하였다.

그러나 장래 행위에 대한 결정을 자율적으로 하는 수준을 어떻게 해석하여야 하는지 논란이 일고 있다.

현재 AI 기술은 AI 프로그램이 어떤 문제에 답을 예측하거나 선택을 할 때, 어떤 의사나 어떤 인과관계를 따르는 것이 아니다. 단지 상호관계를 갖는 데이터를 통해 경험칙을 학습하여 확률적으로 선택하는 특정 알고리즘를 따른다. 

때문에 AI 프로그램이 어떤 선택을 할 때 왜 그런 선택을 하였는지를 근거와 함께 정확히 설명할 수 있는 사람은 없다. 빅데이터에서 찾은 경험칙에 의해 가장 높은 확률로 선택된 것이라는 것이 설명의 전부다.

다양한 법률리서치나 선행기술의 조사에 활용하면 큰 도움이 될 것이다. 특히 조사할 정보가 많을 수록 AI는 그 진가를 발휘할 것이다.

그러나 법률 문서의 작성이나 법적 선택을 전적으로 AI에게 의존한다면 아무도 그 위험을 예측할 수도 없고 책임도 지지 않을 것이다.

우리의 의사결정에는 위험을 감수(taking a risk)하는 과정이 따른다. 그런데 그 위험을 이해조차 할 수 없다면 그에 따른 위험을 감수할 수 없다. 우리는 이해할 수 없는 위험이나 관리할 수 없는 위험을 포기한다.

법률 문서를 작성하거나 법률행위를 선택하는 것은 법률 위험을 분석하고 선택하는 사고 과정을 거친 결과이다. 

이러한 사고 과정은 결과와 함께 고객이 이해하고 있어야 충분히 위험을 감수하고 자유롭게 의사결정 할 수 있다.

현재 약한 인공지능 수준에서는 AI 프로그램에 의사능력이 있다거나 내심의 효과의사가 존재한다고 인정하기 어렵다. 현재 AI 프로그램은 권리능력을 인정받지 못할 뿐 아니라 의사능력 역시 인정받지 못한다.

따라서 AI 프로그램은 대리인으로 인정되지 않으며 단지 자동화 처리의 도구로서 이해된다.

유엔 전자상거래모델법, 유럽연합 전자상거래지침, 미국 통일전자거래법, 미국 통일컴퓨터정보거래법에 “전자대리인”이란 개념을 도입하면서 자율적인 행위능력을 가진 전자대리인의 출현을 예정하고는 있지만, 현재는 자동화 도구로서만 그 효과를 전제하고 있다.

《AI 전자대리인 논의》

먼저, i) AI를 일종의 “전자대리인”(agent)으로 취급하려고 해도 AI에게 의사능력이 없다는 점에서 AI에 의한 대리행위는 무효로 취급될 수 있다.

우선 현행 대리인제도는 법인격이 있어야 인정된다는 점에서 현행 제도상 AI는 대리인으로 보기 어렵다. 

유럽연합이나 미국에서 인정되는 “전자대리인”은 정보처리시스템에 의하여 정해진 시퀀스에 따라 사람의 개입없이 자동으로 처리되는 프로세스에 적용되는 개념이다.

전통적인 현행 제도 안에서 대리제도는 타인(대리인)이 본인의 이름으로 의사표시를 하여 직접 본인에게 법률효과를 귀속시키는 제도로, 대리인에게 행위능력을 요구하지 않으나 적어도 의사능력은 필요로 한다.

또한 대리행위는 의사표시를 요소로 하는 재산상 법률행위에 한하여 인정된다. "발명"이나 창작과 같은 "사실행위"는 대리가 허용되지 않는다.

따라서 정보처리시스템에 의하여 정해진 시퀀스에 따라 이루어지는 일상적인 통상의 행위나 정형적인 프로세스에 대한 처리가 아닌 한, 의사능력이 인정되지 않는 AI의 대리행위는 무효로 볼 수밖에 없다.

《AI 도구론 논의》

다음으로 ii) AI를 “단순한 도구”(tool)라고 취급할 경우에도 AI의 선택과 표시행위에 당사자의 의사가 존재하지 않는 경우 그 행위는 무효가능성이 있다.

도구(tool)론은 민법상 사자(使者)와 같은 면이 많다. 사자도 본인이 결정한 의사를 상대방에게 그대로 표시하는 도구다. 따라서 사자(使者)에게는 의사능력을 필요로 하지 않는다. 이 점에서 AI가 사자(使者)로서 취급하는 데 무리가 없다. 

그러나 사자(使者)의 의사표시 하자는 본인을 기준으로 하기에, 사자(使者)가 본인의 의사표시를 틀리게 전달한 경우는 의사표시의 부도달 내지 본인의 의사표시 착오가 된다. 

그러나 공법행위나 소송상 행위는 착오로 취소를 주정할 수 없으며, 본인에게 의사능력조차 없다면 이에 따른 법률행위는 무효가 될 것이다.

예를 들어 철수가 주식거래 AI 시스템에 “제일 수익이 좋은 주식을 사고 싶다”고 입력하자 AI 시스템이 자신의 모델링 알고리즘에 따라 알아서 특정 기업 A의 주식을 선택하고 자동으로 매수하였다고 하자. 그런데, 매수 후 기업 A의 사업에 치유할 수 없는 치명적인 문제로 주식이 급락하였다고자 하자. 철수는 AI시스템을 주식매수행위를 대행하는 도구로 사용한 것인데, AI가 “제일 수익이 좋은 주식”이 아니라 “특정 기업 A의 주식”을 매수하였다. 사실 “제일 수익이 좋은 주식”만으로는 거래의 대상이 특정되지 못한다. 이러한 예에서 주식거래소에서 이루어진 매매계약의 법률행위의 대상은 “제일 수익이 좋은 주식”이 아니라 “특정 기업 A의 주식”이다. 철수는 A 주식을 사려는 내심의 효과의사는 존재하지 않았으며, 의사표시는 완성되지 않았다. 이런 일이 당신에게 발생한다면 마치 만취상태의 인사불성 상태에서 누군가에게 속아 물건을 구매한 느낌이 들 것이다.

점차 더 많고 발전된 AI 대행/대리 플랫폼이 시장에 하나 둘 나오기 시작하고 플랫폼 기업끼리 차별화된 서비스를 경쟁적으로 제공하기 시작할 것이다. 

AI가 정보를 조사하거나 분석하는 능력은 그 조사/분석 대상이 크면 클수록 사람보다 우월하다. 이를 잘 이용하여 AI 시스템을 도구로 이용하는 지혜가 필요하다.

아직 AI는 정해진 범위 내에서 경험칙에 의존하여 확률에 의존하여 미래를 예측하고 선택하나 통찰력까지 갖추지 못하였다.

의사결정은 결국 인간의 몫이 되어야 한다. 모든 의사결정은 위험을 감수하는 과정이 포함되어 있으며 이 과정이 합당하여야 합리적인 의사결정이라고 한다.

또한 위험을 줄여야 한다. 선택의 위험을 줄이기 위해서는 여전히 전문적인 지식이 필요하다. 이때 AI의 도움은 유용할 것이다. 또한 자신의 판단이 편견에 빠지지 않았는지 참고로 비교하는데도 유용할 것이다.

따라서 위험이 정형화된 사건이나 계약은 AI를 이용한 전자대리인을 인정하고 활용하는 것은 현대사회에 유익할 것이다.

증명이 필요없을 정도로 자명한 사실관계가 아니라면 여전히 전문가의 도움이 필요하다.

보-스턴다이내믹스의 탄생과 성장 배경을 통해 알아본 미 군수기술의 민수 전환 정책과 시스템

 미국은 국방기술이 민간기술을 이끌어왔다는 이야기를 종종 듣는다. Internet이나 WiFi나 GPS 같이 현재 우리에게 없어서는 안되는 기술 들을 대표적인 예로 든다. 

인터넷의 원형인 군사용 "아파넷(ARPAnet)" 이나 와이파이(WiFi)에 사용된 "주파수 도약 확산 스펙트럼(FHSS)" 기술이나 GPS의 시초인 미군 "NAVSTAR", 모두 미 국방부의 지원으로 개발된 기술이기 때문이다.

그런 이야기를 들을 때면 미국은 도대체 어떤 시스템으로 군수기술이 민수기술로 흘러가는지 궁금해지곤 하였다. '과학기술정책연구원'(1995)에서 작성한 <미국 국방기술의 민수전환정책동향>을 보면 미국 국방기술의 민수전환정책의 3가지 핵심이 1) 국방부의 민군겸용기술 중시, 2) 공공연구기관에 대한 지원과 기술이전, 3) 민수기술에 대한 국방부의 직접지원이라고 평가한다. 그러나 이런 몇 개의 문장만으로 "미국은 국방기술이 민간기술을 이끌어왔다"를 충분히 이해하기는 어려웠다.

이번에 보-스턴다이내믹스의 탄생과 성장 배경을 알아보면서 군수기술이 민수기술로 흘러들어가는 미국 정책과 시스템을 더 깊히 이해하게 되었다.

미 국방부는 대학이나 공공연구기관에서 연구 중인 아직은 가설 수준의 많은 공상과학 같은 기술을 실용적인지를 검증하고 실용기술로 구체적으로 실현하는 데 연방자금을 직접 지원하였다. 인터넷에 올라와 있는 2010년 국방고등연구원(DARPA)이 자금을 지원하고 있는 프로젝트만해도 약 1,872건 에 달하였다 [참조 : esd.whs.mil 사이트 2010년 국방 고등 연구 계획국(DARPA) 펀딩 리스트].

국방고등연구원(DARPA)는 때로는 기술을 검증하는데, 때로는 시제품(prototype)을 만드는 데에, 때로는 실용품으로 제작하는 데에 자금을 지원하고 있다. 엄정한 현장 검증을 통해 군수기술로 적합하면 본격적으로 채택하고 그렇지 않으면 버린다.

여기서 멈추지 않는다. 이론 연구를 담당한 공공연구기관에서 나온 기술이 민간기업이 상품화하는데 바로 사용할 수 없다는 한계는 누구나 인정하고 있는 현실이다. 미 국방부는 공공연구기관에 국방기술로 "실용화"(유형화)하는데 1차 자금을 지원하고 나아가 그 기술을 민간시장에서 "상품화"(상용화)하는 데 2차로 자금을 다시 직접 지원한다.

SBIR (Small Business Innovation Research) 프로그램이 있다. 대학이나 연구기관에서 연구/개발된 기술을 제품(상품)으로 만들려고 하는 중소기업이 있으면 자금을 직접 지원한다. 민간 스타트업들이 혁신기술을 상용화하는 데에도 자금을 지원한다. SBIR에는 총 12개의 연방 정부기관들이 참여 하고 있는데 국방부( DoD)와 보건부( HHS/NIH) 두 기관에서 약 80%를 넘는 연방정부 예산을 집행하고 있었다.

한편 비록 연방정부 자금을 지원받았다고 하더라도 바이-돌 법(35 U.S.C. 제200조내지 제212조)에 따라 개발주체가 발명에 대한 권리를 소유하되 연방정부는 통상의 비배타적 실시권만 갖는다. 발명에 대한 모든 권리는 그 창작자가 원시적으로 갖는 것이므로 대학의 연구실에서 만들어진 발명은 투자자와 발명자 간의 협의에 의해서 그 소유 등을 정할 수 있다. 우리나라처럼 대학 교수나 연구원의 발명을 대학과의 관계에서 직무발명(종업원발명)으로 보지도 않고 이에 따라 법으로 규율하는 발명진흥법도 없다.

이러한 제도로 인해 공상과학에 가까운 기술이 국방부의 지원을 받아 현실의 기술로 탈 바꿈하고 우주항공 또는 보건/국방과학기술이 민간시장으로 이전되는 기술의 흐름이 형성될 수 있고 민간 투자의 씨앗이 되지 않았을까 생각해본다.

미국의 민수 산업에서 이용되는 기술이 전세계의 시장을 이끌 수 밖에 없지 않을까 생각해보았다.

보-스턴다이내믹스의 특허와 태동에 대해 3부로 나누어 글을 연재하고자 한다.

[이진수의 ‘특허포차’] 

⑤ 로봇의 꿈, ‘Boston Dynamics’ (상)
⑥ 로봇의 꿈, ‘Boston Dynamics’ (중)… 기구설계 특허
⑦ 로봇의 꿈, ‘Boston Dynamics’ (하)… 알고리즘 특허

mRNA 백신 개발의 공로자

최근 C-19 대유행(pandemic)이란 비상 상황에서 미국 등에서 긴급 승인이 난 모더나(Moderna)와 화이저(Pfizer)의 mRNA 백신,

그 백신이 헝가리 여성 과학자 Karikó 박사와 그 공동연구자 Weissman 박사의 선구자적 연구의 결과란 것은 잘 알려진 사실이다. 다음 노벨화학상은 이 두 박사의 몫이 될 것 같다. 

대표적인 특허는 US 8,278,036와 US 8,748,089가 있다. the ‘036 patent는 청구범위가 정말 넓습니다. 이 특허를 한국에는 내지 않은 것은 다행입니다. ^^;; 

US 8,278,036   RNA containing modified nucleosides and methods of use thereof 

 [Claim 1]

“[a] method for inducing a mammalian cell to produce a protein of interest comprising: contacting said mammalian cell with in vitro-synthesized modified RNA encoding a protein of interest, wherein said in vitro-synthesized modified RNA comprises the modified nucleoside pseudouridine.” 

US 8,748,089 RNA containing modified nucleosides and methods of use thereof 

당시 대형 제약사는 mRNA 백신개발을 포기하였고 아무도 Karikó 와 Weissman의 연구결과물에 관심을 갖지 않았다. 

그러나 Karikó 와 Weissman의 공동 연구결과물에 대한 가능성을 한 눈에 알아 차린 것은 하버드 줄기세포 생화학자 Derrick Rossi 박사이다. 그의 공로 역시 잊어서는 안될 것이다. 

Derrick Rossi 박사는 비지니스적 감각도 뛰어나 Langer 박사와 함께 스타트업 모더나(Moderna)를 설립하였다. 

그 이후 세상은 mRNA 백신에 대한 관심이 달라졌다. 독일의 BioNTech 역시 뒤늦게 Karikó 박사의 연구 가치를 깨닫고 Karikó 박사를 선임부사장으로 영입하였으며, 대량생산을 위해 Pfizer와도 손을 잡았다.

스타트업 Moderna와 BioNTech, 그리고 거대 기업 Pfizer의 mRNA 개발의 역사에 얽힌 뒷이야기를 알고 싶다면 아래 글을 읽어보세요.

[STAT] The story of mRNA: How a once-dismissed idea became a leading technology in the Covid vaccine race. 

다음 글은 Moderna 및 BioNTech의 mRNA 백신의 기초가 되는 mRNA에 대한  Katalin Karikó와 Drew Weissman의 mRNA 특허에 대한 이야기 입니다.

이 기초개발은 미연방정부의 자금을 지원 받은 것이라 Bayh-Dole Act 조항의 적용을 받는다고 합니다. 따라서 모두 "미국 정부 실시 또는 라이선스 권한"조항이 포함되어 있으며, 미국에서는 실질적으로 미국에서 제조되어야 합니다. 아마 미정부 통제 요건하라면 우리나라와 같은 해외 CMO(위탁생산)는 가능하지 않을까 싶습니다.

자세한 내용은 아래...

Foundational mRNA patents are subject to the Bayh-Dole Act provisions

1) Government funding to Karikó and Weissman

2) U.S. patents filed by Karikó and Weissman

- Some of these patents include broad claims.

3) Other jurisdictions where Karikó and Weissman patents have been filed

4) Sublicenses to Moderna and BioNTech RNA

- Both licenses contain a “U.S. Government Rights” clause, stating that they are “expressly subject to all applicable United States government rights, including, but not limited to, any applicable requirement that products, which result from such intellectual property and are sold in the United States, must be substantially manufactured in the United States […]” This is an acknowledgement that at least some of the licensed patents are subject to Bayh-Dole rights.

※ 한국 특허 (한국에 출원된 특허는 COVID 19 mRNA 백신과 거리가 있다)

[세포 리프로그래밍을 위한 정제된 변형 ＲＮＡ를 포함하는 ＲＮＡ 제제 (RNA PREPARATIONS COMPRISING PURIFIED MODIFIED RNA FOR REPROGRAMMING CELLS)]

1) 한국 등록번호 10-1878502 B1 (2018.07.09) 

- 미국 10,006007의  패밀리 (펜실베니아 대학)

《청구항 19항》

하기의 단계를 포함하는, 분화된 상태 또는 표현형을 나타내는 인간 또는 그 밖의 포유동물의 체세포를 유도된 만능줄기세포(iPSC)로 리프로그래밍하는 방법:

분화된 상태 또는 표현형을 나타내는 인간 또는 그 밖의 포유동물 체세포에 시험관 내-합성된 변형 mRNA 분자를 포함하는 정제된 RNA 제제를 도입하는 단계로서,

여기서 상기 시험관 내-합성된 변형 mRNA 분자는:

(ⅰ) 비변형 유리딘 뉴클레오사이드의 적어도 일부를 대신하는 더 이상 변형되지 않은 유사유리딘(pseudouridine)(ψ) 또는 1-메틸유사유리딘(m1ψ)인, 변형 뉴클레오사이드 유사유리딘을 포함하고;

(ⅱ) 5' 캡(5' cap)를 포함하고;

(ⅲ) 3' 폴리(A) 테일(3' poly(A) tail)을 포함하고; 및

(ⅳ) OCT4, SOX2, KLF4 및 MYC 단백질을 포함하는 iPSC 유도 인자들을 인코딩하는 것이고;

상기 시험관 내-합성된 변형 mRNA 분자는, 선천적 면역 반응을 유도함으로써 세포에 면역원성(immunogenicity)이고 독성인 RNA 오염 분자를 제거하는 방법을 사용하여 정제되어,

상기 정제된 RNA 제제에는, 리프로그래밍된 세포의 생성 및 생존을 막기에 충분한 상기 체세포에서의 면역 반응을 활성화시킬 수 있는 RNA 오염 분자의 양이 없는, 정제된 RNA 제제를 도입하는 단계; 및

수 일 동안 상기 정제된 RNA 제제의 도입을 반복하는 단계로서, 상기 체세포는 iPSC로 리프로그래밍 되고, 상기 정제된 RNA 제제의 마지막 도입 후에, iPSC의 특징적인 마커의 형태 및 발현을 유지하는, 단계.

2) 한국 등록번호 10-2171849 B1 (2020.10.23)

- 502특허의 분할 

《청구항 1항 》

포유동물 세포가 하나 이상의 재조합 단백질을 발현하도록 유도하는 시험관 내(in vitro) 방법으로서, 상기 방법은,

a) 하나 이상의 시험관 내-합성된 mRNA 각각 - 시험관내-합성된 mRNA 각각은 재조합 단백질을 인코딩한다 - 을, HPLC; 중력 유동 액체 크로마토그래피; 및 RNase III 분해와 RNase III 분해 산물의 제거; 중 하나 이상을 포함하는 정제 공정으로 정제하고, 하나 이상의 정제된 mRNA 모두를 합하여 정제된 RNA 제제를 형성하는 단계로서,

이때 상기 정제는, 선천적 면역 반응을 유도하거나 상기 세포에서의 번역을 직접 또는 간접적으로 감소시킴으로써 세포에 대해 면역원성(immunogenic)이고 독성인 RNA 오염 분자 - 상기 RNA 오염분자는 dsRNA 분자를 포함한다 - 를 제거하는 것이어서, 그로 인해 상기 정제된 제제는 dsRNA가 없고 세포에 대해 면역원성이 아니고,

이때 상기 정제된 RNA 제제 중의 상기 시험관 내-합성된 mRNA 각각은 시험관내 전사에 의해 수득되고, 더 이상 변형되지 않는 유사유리딘(pseudouridine)(ψ), 1-메틸유사유리딘(m1ψ), 5-메틸유리딘(m5U), 5-메톡시유리딘(mo5U) 및 2-티오유리딘(s2U)으로 이루어진 군으로부터 선택된 변형된 뉴클레오사이드를 유리딘 대신 포함하는 것인, 단계; 및

b) 포유동물의 세포를 염증성 사이토카인의 생성없이 상기 정제된 RNA 제제와 수 일 동안 접촉시켜, 상기 포유동물의 세포가 생존하고 하나 이상의 재조합 단백질을 발현하는 단계;를 포함하는, 방법.

EOF.

[이진수의 ‘특허포차’] ① 이제는 사람을 밀어내는 ‘자율자동차’

Q: 주차장에 차를 빼려고 하는 데 보도에 사람들이 계속 지나다닌다면 어떻게 하시나요?

선택 1) 지나다니는 사람이 없을 때까지 마냥 기다린다.

선택 2) 차를 조금씩 전진시켜 공간을 마련하면서 빠져나간다.

Q: 그럼 “자율(주행)자동차”는 어떻게 할까요?

자율자동차는 지나다니는 행인이 전혀 없을 때까지 기다릴까요?

사람들이 ‘인도를 비키게 하는 제어 방법‘ 특허… 일본 파나소닉

2016년 일본 파나소닉의 발명가 토쿠히로씨와 야마네씨, 그리고 후쿠모토씨 등 세명의 연구원은 사람이 지나가는 밀도를 지켜보다가 사람이 적었다가 많아지려는 시점에 차량을 50cm 정도 살짝 전진시키거나 하이빔을 켜서 지나가는 사람들이 인도를 비키게 하는 제어 방법을 발명했습니다. 그렇게 프로그래밍하겠다는 거죠.

이 발명은 2016년에 일본에 먼저 출원되어 등록되었고(일본 등록 JP 6650596) PCT 국제출원을 거쳐 2018년 미국에 진입하여 2020년 11월에 등록(미국 US 10836392)되었습니다.

이하 생략

특허포차 1 읽기 : ① 이제는 사람을 밀어내는 ‘자율자동차’

[이진수의 '특허포차'] 김치 냉장고의 원천특허를 찾아서...

일반 냉장고는 문이 측면에 달려 있어 문을 열고 닫으면 실내 냉기가 아래로 내려가고 위로 실외 온기가 들어와 순환하면서 저장실의 온도가 변합니다. 따라서 일정한 온도로 장기간 저장해야 하는 김치의 냉장에 적합하지 않았습니다. 

이 문제점을 해결한 것이 김치 냉장고인데 원리는 간단합니다. 냉장고를 열었을 때 공기가 순환하지 않는 구조를 선택하는 것입니다.

김치냉장고는 저장실 상부에 문을 달거나 측면을 서랍식으로 만들어 문을 열어도 공기가 순환하지 않도록 했습니다.

그런 구조를 갖는 김치냉장고의 원천특허는 발명가 "전준열" 선생이 1978년 1월 실용신안으로 출원하여 3년 만에 등록받은 실용신안 제19152호입니다. 이 김치냉장고는 냉장고의 하단부에 별실을 형성하되, 파일캐비넷형의 서랍식으로 형성하여 김치 등을 독자적으로 냉장 보관하는 것을 특징으로 하고 있습니다. 요즘 나오는 김치 냉장고 방식입니다. 

한편 냉장고 상부에 상하 개폐 도어를 설치한 김치 냉장고 구조는 발명가 "신종규" 선생이 1978년 5월 실용신안으로 출원하여 2년 반만에 등록받은 실용신안 제18874호가 처음입니다. 우리나라에서 제일 많이 팔린 김치 냉장고가 이 방식입니다.

이하 생략...

특허포차 4 읽기 : ④ 김치 냉장고의 ‘원천특허’를 찾아서…

Post COVID-19 , 제4차 산업혁명의 CPS시대에 적합한 특허보호대상 확대에 관한 고민

2020. 11. 19. 지식재산위원회 KIPnet 컨퍼런스 발표자료와 토론 및 서면질의답변내용, 분과토론내용을 담아 개정방향을 제안해보았습니다. 링크 자료에는 사내변리사회 세미나 자료로 업데이트하여 좀더 상세한 내용을 담았습니다. 

총 125 pages (16 MB)

이제 학계와 법조계. 산업계 전문가분들과 정책기획 리더분들과 입법기관에서 table에 올려놓고 집중적으로 논의해주시면 좋겠습니다. 저의 역할은 여기까지인 듯 싶습니다.

제목 : Post COVID-19 , 제4차 산업혁명의 CPS시대에 적합한 특허보호대상 확대에 관한 특허법 개정안 제언 (2020.11.19)

CPS시대 특허대상범위확대 사내변리사 세미나(2020.12.07)

Ⅰ. 서론

 

특허는 발명자가 기술적 사상을 발명하고 명세서를 제출하면 기술이 공개되고 국가는 특허요건을 심사하여 요건이 충족되는 경우 일정기간동안 배타적 재산권을 부여하는 것으로, 특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다 (특허법 제1조(목적)).

이와 같이 특허제도는 청구항에 기재된 발명은 배타적인 재산권으로 보호하여 사유화함으로 R&D에 대한 투자를 유인하고 권리행사를 통한 이익의 공유와 재분배를 실현하도록 하고, 명세서에 기재된 발명은 누군가의 독점을 막고 공중이 자유롭게 이용하도록 공개하여 공유재산 화함으로 오픈 이노베이션을 독려하도록 설계되어 있다. 이와 같이 두 마리 토끼를 잡도록 설계된 특허제도를 제대로 이용한 미국과 같은 선진 국가는 역사적으로 투자가 집중되고 기술발전과 산업발전이 촉진되어왔다.

하지만 4차 산업혁명시대의 도래 및 코로나 19로 인한 비대면 산업의 활성화에 따라 산업구조와 시스템에 혁신이 일어나고 있으며, 이러한 혁신에는 막대한 R&D 투자가 필요하고, 데이터가 주된 발명의 요소로 사용되고 있지만, 현행 특허법으로 보호되는 범주로 판단받기 어려워 특허제도를 충분히 활용하지 못하는 것이 현실이다.

특허대상이 기존 1~2차 산업혁명의 재화나 서비스를 생산하는 사업. 농업ㆍ목축업ㆍ임업ㆍ광업ㆍ공업을 비롯한 유형물(有形物)만을 보호하던 것에 머물지 않고, 3차 산업혁명시대의 서비스업으로 변화에 따라 방법발명이 정의되었던 것처럼(아직도 일부 서비스업은 산업의 영역에 포함되는지에 대한 논란이 있다), 시대의 변화에 맞추어 4차 산업혁명 기술의 보호를 위한 변화가 필요하다

이러한 취지에서 2020년 국가지식재산네트워크(KIPnet) 보호분과는 ‘포스트 코로나 19 언택트 시대에 발맞춘 특허법 개정방안’을 주제로 이해관계자들의 의견을 청취하고 쟁점 및 개선방안에 대한 의견을 교환하는 자리를 가졌다(서면회의 2회, 대면회의 3회, KIPnet 컨퍼런스 1회). 아래에서는 이러한 논의들을 통해 최종 수렴된 의견들을 세부적으로 검토하고 정책화

방안에 대해 검토하고자 한다.

 

Ⅱ. 현황 및 쟁점

1. 배경

2018년 노벨 경제학상을 받은 로머 교수의 논문과 연구 결과 “특허는 기적을 낳는 물품”이라고 하였는데, 혁신적 아이디어를 개발하는데 필요한 비용이 많이 들고 연구개발을 장려하기 때문으로 강력한 특허권은 지속적인 경제성장을 위해 필수적인 것이라고 밝혔다 (Gloval Policy Watch, COVINGTON). 또한, 강력한 특허 보호는 혁신자들이 그들의 지식재산을 공유하게끔 적절한 보상을 받도록 돕고, 그 과정에서 기술적 진보를 통한 기업의 혁신성장과 전반적인 경제발전을 추진할 수 있다고 하였다.

만약 누군가가 땅을 어렵게 개간하고 과일나무를 심어 탐스런 열매를 수확하였을 때 이를 울타리로 보호해주지 않는 다면 그 탐스런 열매를 본 다른 누군가가 어렵게 땅을 개간할지 의문이 든다. 그냥 다른 사람의 과수원에 들어가 손쉽게 열매를 따먹을 것이 뻔하기 때문이다. 남의 과일을 보고 서로 서로 앞다투어 땅을 개간하고 과일나무를 심을 때 비로써 관련 산업이 폭발적으로 일어나는 것이 아닐까 생각해본다.

이는 제약·바이오산업에서도 확인할 수 있는데 신약 1개가 나오기 위해서는 1만개의 후보 물질을 검토하여야 하며, 후보 물질을 찾더라도 전임상 시험(동물 시험)과 임상시험을 거쳐야 하는데 이러한 과정에서 실패 확률도 높다. 이로 인하여 많은 시간과 비용이 소요되지만 특허가 없으면 누구나 약을 복제하여 사용할 수 있어 연구개발 및 투자가 이루어질 수 없다. ‘98년도 세계 500대 기업순위 통계에서 머크社와 화이자社가 상위 10위권에 랭크되고 (파이낸셜 타임스'誌가 선정한 98년도 세계 500대 기업순위 통계에서 머크社와 화이자社가 상위 10위권에 랭크되었는데 제약부문의 전체 시장규모는 1조1,500억달러에 달한 것으로 집계), 플리바(Pliva)는 화이자와 특허권 라이선스 이후 97년의 18위에서 크게 뛰어올라 98년 7위로 도약했는데 이러한 제약기업의 약진은 특허 보호의 효과를 입증하는 자료로 볼 수 있다.

현재 우리는 제4차 산업혁명 시대의 도래 및 코로나 19 팬데믹으로 인해 급격한 비대면 생활로 전환되는 등 로 기술 및 산업에 많은 변화가 예상되는 바, 현행 특허의 보호대상과 특허로 배척할 수 있는 실시행위 등을 검토하고 적절한 방안을 수립하여 우리기업의 혁신성장과 경제발전을 모색할 필요가 있다.

 

2. 특허대상의 확대의 유용성

최근 도래하고 있는 4차 산업혁명의 핵심은 데이터이다. (공학저널(2020.3.4.)등 이러한 데이터로 네트워크 상 유통 축적되는 디지털 정보가 폭발적인 증가하고, 국경을 초월한 재화 및 서비스 유통의 기반 형성되어 스마트 혁명을 촉진할 것으로 예상되고 있다. 또한, 서비스 운용 기업 및 이용 기업에서 다양한 데이터 수집, 생성, 축적은 물론 이를 분석하여 상품기획, R&D 과제선정, 지능형 R&D 플랫폼구축 등에 활용할 것으로 예측된다.

또한, 데이터를 활용한 빅데이터 산업에 기술표준화가 진행되고(ITU-T, ISO/IEC JTC 1, ODCA, W3C, ODI, OMA 에서 표준화 추진 중 (TTA Journal Vo. 182), 빅데이터 산업이 IT전체 산업의 성장보다 6개 더 빠르게 성장할 것으로 예상(Internet Data Center 2015)되며, 빅데이터 산업 시장규모가 2016년 280억 달러에서 연평균 11.1%성장하여 2022년에는 710억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있다.(Wikibon, SiliconANGLE; Statista estimates and reported by Statista)

데이터는 빅데이터 산업 뿐 아니라 인공지능(인공지능)산업과도 밀접한 관계가 있는데 데이터를 활용하여 인공지능을 학습시킴으로서 다양한 산업의 예측과 진단에 활용 할 수 있으며, 이러한 산업은 급격한 발전이 예상되어 인공지능이 2030년에 글로벌 경제에 15.7조 달러 (14% 증가) 정도 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. (PwC Analysis)

이렇게 제4차 산업혁명을 주도하는 기술들은 산업 간 융복합의 요인과 빅데이터의 처리량 등으로 어마어마한 투자가 필요하다. 누군가의 연구개발 결과물을 보고 그냥 마음대로 사용할 수 있다면 누가 먼저 그러한 연구 개발에 투자를 할 것인가 자문해보아야 한다.

그렇다고 창작의 도구인 데이터와 실험데이터 등을 전면적으로 누군가의 독점적인 재산권으로 보호하자는 취지는 아니다. 여전히 창작의 결과물은 재산권으로 보호하되 창작의 도구와 소재는 자유이용이 보장되어야 한다. 데이터라도 창작의 결과물일 때 독점 배타적 재산권으로 보호하자는 것이다.

인공지능의 학습에 사용되는 데이터세트는 누군가의 노력과 투자에 의해 가공되어야 한다. 학습용 데이터세트는 인공지능학습 알고리즘(기술적 사상)의 핵심인 상관관계가 내재되어 있다. 이러한 상관관계의 이해는 인공지능의 블랙박스를 이해하게 하는 핵심이다. 따라서 최적의 인공지능학습은 누군가에 의해 또는 어떠한 알고리즘에 의해 정교하게 가공된 학습용 데이터세트와 직결되어 있다. 이러한 점에서 학습용 데이터 세트는 정제된 석유와 같은 핵심 자원으로 성장할 것으로 전망된다.

"데이터"와 "인공지능" 관련 기술은 "컴퓨터프로그램"으로 구현될 수 있고 컴퓨터프로그램관련 기술을 기반으로 하고 있다. 

그러한 "컴퓨터프로그램"은 컴퓨터나 네트워크 장치라는 하드웨어 없이는 구현되지 않는다. 컴퓨터 프로그램은 본질적으로 컴퓨터 등이란 하드웨어를 필수적으로 사용하여야 기술이 실현된다고 전제된다.

나아가 그 컴퓨터 프로그램으로 구현하는 기술적 사상은 현대에는 달나라에 로켓을 쏘아 올릴 때와 달리 아무것도 할 수 없는 깡통의 컴퓨터나 네트워크 장치를 특수목적의 장치로 탈바꿈해준다는 유용성을 가지고 있다. (현대의 컴퓨터 프로그램에 담긴 기술적 사상은 1969년 단순히 미사일의 궤도 공식을 계산하는 도구가 아니다. 오히려 아무것도 할 수 없는 전자회로를 원하는 목적으로 활성화하여 확실하게 특정 기능을 수행하는 장치로 탈바꿈해주는 수단이다.)

따라서 컴퓨터프로그램이 “컴퓨터를 실행하는 명령에 불과”한 것이므로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아니라는 기존의 획일적인 판단이 제4차산업혁명의 시대에도 합리적으로 받아들여질 근거인지 다시 생각해보아야 한다.

 

3. 발명의 대상에 관한 비교법적 고찰

일본과 한국을 제외한 대부분의 국가는 “발명＂에 대한 정의를 두고 있지 않다. “발명”이란 용어 자체가 갖는 의미에서 “기술적 해결수단을 제공하는 기술적 사상의 창작”으로 이해한다. 그리고 구체적인 사건에서 판례의 해석에 맡기고 있으며 반드시 특허대상이 되지 않아야 하는 것들을 구체적으로 불특허대상으로 법정하기도 한다.

역사적으로 대부분의 국가는 발명의 정의를 판례의 해석에 맡기고 있다. 미국은 특허적경성에 대한 최소한의 법규정만을 두고 산업과 경제 환경에 따라 특허적격성의 인정범위에 변화를 허용하였다. 1969년 아폴로 11호를 달에 착륙시키던 시절에는 컴퓨터프로그램은 수학규칙 수준이란 점이 반영되어 컴퓨터 프로그램의 특허성을 부정하였으나 개인 컴퓨터가 대중화되기 시작한 시절에는 컴퓨터프로그램의 특허적격성을 인정한 판례가 나왔고 인터넷이 대중화되기 시작한 시점에는 다양한 서비스 산업의 활성화에 발맞추어 컴퓨터로 구현한 영업방법발명에 대한 특허적격성을 인정한 판례가 나왔다.

미국은 판례에 의해 비록 법문에 규정하지 않았지만 누군가에게 독점을 시키면 오히려 과학발전에 장애가 될 수 있는 “과학기술의 기본 도구”와 같은 것들은 사법적 예외라고 하여 특허의 대상으로 허용하지 않고 있다. 반면 유럽연합은 법문에서 특허의 대상이 되지 않는 발명을 구체적으로 나열하고 있다.( EPC 제52조 특허대상 (발명)을 적극적으로 정의하지 않고 특허대상이 아닌 것을 소극적으로 규정)

그러나 최근 전세계의 국가들은 그동안 사법적 예외나 불특허사유에 대한 형식적 심사에서 벗어나기 위해 가능한 개정 방안을 앞 다투어 검토하고 있다.

4차 산업 관련기술에 대해 더욱 자세히 살펴보면 미국 특허법 제101조는 프로세스(process), 기계(machine), 제조물(manufacture), 합성물(composition)을 포함하되 프로그램은 물건의 범주에 들어가지 않는다. 이러한 규정은 제2차 산업혁명 당시는 태양아래 사람이 창안한 유용한 아이디어는 모두 특허의 대상이 된다고 평가할 정도로 광범위한 것으로 평가 되었으나 점차 제3차 산업혁명을 거쳐 제4차 산업혁명에 이르자 그러한 평가는 무색하게 되었다.

미국 역시 개인 컴퓨터가 대중화되면서 컴퓨터 기록매체에 저장된 프로그램은 기록매체라는 물건의 한 유형 법정 범주 보고, 데이터는 기록매체(물건) 청구항으로 기재하는 경우 특허의 대상으로 인정하기 시작하였다. 그러나 법문상 특허대상의 범주가 제한되어 있다는 한계로 데이터에 임베디드된 신호 (In re Nuijten, 500 F.3d 146, 1348-50 (Fed. Cir. 2007) 이에 대해 미국 USPTO MPEP가이드에 따르면 데이터를 갖는 전기적 신호 중 일시적인 “전기 또는 전파 전송”은 인간이 만든 물질적 지만 (즉, 물건성은 인정되지만), 미국 특허법 제101조에서 정한 “법정 범주”에 형식적으로 속하지 않아 특허대상이 아니라는 점을 우회적으로 비판하고 있다) 및 화상처리 시스템에 사용된 프로파일(profile) 등은 특허의 대상으로 보지 않았다.

비록 특허대상이 되는 범주에 대한 입장은 변함이 없지만 소프트웨어의 특허적격성의 인정에 소극적이게 한 미국 Mayo/Alice 판결의 한계를 벗어나고자 미국 특허청은 2019년 특허적격성 기준을 업데이트 하면서 소프트웨어 특허가추상적 아이디어로부터 출발한 경우라도 ‘발명적 개념’을 부가한 경우는 물론 ‘실용적인 적용’ 역시 특허적격성 인정 사유로 도입 (주요내용 : ①청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술하는지 여부를 확인하고, 만약 명시한 경우에 사법적 예외가 실용적인 적용(practical application)으로 통합되는지를 판단, ② 컴퓨터 관련 35 U.S.C. §112(f) 기능식 청구항의 새로운 가이드)하였고, 판례는 컴퓨터 관련 기능식 청구항의 새로운 해석의 여지를 가져오고 있다.

또한, 최근 특허 적격성 판단 시, ①특허 청구발명 전체를 고려해야하고, ②사법적 예외 (judicial exception)를 들어 특허적격을 부정할 수 없도록 규정하며 ③ ‘실용성(practical utility)’ test 도입하기 위한 US 101 Subject matters 확대 개정안 발의를 하려는 입법부의 움직임이 있어 4차 산업기반 기술보호를 위한 노력을 하고 있다.

나아가 최근 상원 및 하원의원들 사이에 민주당 의원이든 공화당 의원이든 가릴 것 없이, 포스트 코로나19 시대에서 특허적격성(patent eligibility)에 대한 법률문제의 중요성을 인식하고, 미 의회가 당장 특허 대상성에 관한 법 규정을 전면적으로 고치기 어렵다면 최소한 진단 방법에 대한 일시적인 수정안을 반드시 찾아야 한다고 입장을 표명하기에 이르렀다. (다만 미국의 특허적격성 관련 특허법 35 U.S.C 제101조에서 정한 특허대상 범주(는 제2차 산업혁명시대에 맞추어 설계되었다는 비판을 받고 있다. 미국은 법문에 방법(Process), 기계(Machine), 제조물(Manufacture) 또는 조성물(Composition)만을 특허의 대상으로 한정하였으나 당시 산업화 초기에는 방법(Process)을 특허의 대상으로 인정하고 그 범주에 속하는 것중 어느 것(any)이라고 확장하여 특허의 대상은 제한 없이 인간이 만든 태양아래 어떤 것이든 특허의 대상이 되는 것으로 평가되었다.)

 

4. 우리나라 발명의 대상 등의 한계

현재 우리나라를 포함한 대부분의 국가에서 컴퓨터프로그램 관련 발명이 전면 거절되는 것은 아니다. 컴퓨터프로그램, 소프트웨어, 알고리즘 자체를 특허의 법정 범주로 인정하지 않고 있으며 또 청구항 전체로 보아 그러한 것 들은 발명으로 인정하지 않는다. i)발명의 범정 범주는 청구범위의 형식적 기재사항에 의해 판단하고 ii)발명의 대상으로 할지 여부는 발명이 자연법칙을 이용한 기술적 사항인지를 기준으로 판단하고 있다.

1) 발명의 범주와 관련하여 우리나라는 발명대상을 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것’으로 정의하고 있을 뿐 법문에 발명의 범주에 대한 제한은 없다. 그러나 특허 대상이 되는 발명의 범주를 발명의 실시행위에 대한 정의에 맞추어 해석에 의해 제한하고 있다. 우리나라 특허법 제2조는 특허법상 “실시”를 (i)물건, (ii)방법 또는 (iii)물건을 생산하게 하는 방법으로 정의하고 있고 이에 맞추어 해석상 특허로 보호하는 범주를 한정하고 있다.

이를 근거로 특허청구항의 말미가 어떻게 기재되어 있는지를 중심으로 형식으로 먼저 심사하고 다음으로 청구항에 기재된 발명이 특허법 제2조에 정한 발명의 정의에 합치하는 지를 심사한다. 따라서 현재는 발명의 정의가 아닌 실시행위의 정의에 따라 2차 산업의 주요 생산품인 물건과 3차 산업의 방법발명으로 제한하고 있다. 청구항 말미에 “컴퓨터프로그램”이라고 기재하거나 “데이터”라고 기재하면 등록이 거절된다.

2) 특허법상 발명인지여부와 관련하여 판례와 실무는 특허법상 발명의 정의‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것’ 에 따라 해석상 정보의 단순한 제시나, 자연법칙 이외의 경제법칙, 게임규칙 그 자체, 수학공식, 인간의 정신활동은 자연법칙을 이용하지 않는 것으로 본다. 다만 일부 자연법칙을 이용하지 않는 부분이 있어도 청구항 전체로 보아 자연법칙을 이용한 것인지를 기술의 특성을 고려하여 판단한다.

특히 “컴퓨터프로그램”은 하드웨어 자원을 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 발명의 대상으로 인정한다. 소프트웨어 청구항에서 i)단순히 알고리즘만을 기재하지 않고 소프트웨어와 하드웨어와 협동하여 정보를 처리하고 있는가? ii)구현 수단의 행위를 주체를 사용자가 아닌 컴퓨터의 하드웨어적 요소로 대체하고 있는가? iii)해결수단을 소프트웨어와 하드웨어가 협동하는 구체적인 수단으로 청구하였는가를 기준으로 판단한다.

좀 더 나아가 인공지능 발명을 예로 들면 인공지능 관련 발명은 ㈀데이터를 수집하고, ㈁데이터 전처리 후 ㈂학습 모델을 만들고 ㈃모델을 구축해 서비스하는 단계로 크게 나눌 수 있는데 먼저 이러한 발명이 특허를 받기 위해서는 ①자연법칙을 이용한 기술적 사상으로 고도한 것인지 검토가 필요하며, ②해당 발명이 물건인지 방법인지 또는 물건을 생산하게 하는 방법의 발명에 포함되는지 살펴보아야 한다.

상기 ①, ②요건을 만족하더라도 ③하드웨어와 결합되어 구체적으로 실현되는지를 검토하여야 하며, 마지막으로 ④발명에 대한 명세서 작성 시, 발명의 설명에 인공지능 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시의 기술상식에 근거하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재하여야 하는데, 인공지능 관련 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 (i)그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단, (ii)발명의 기술적 과제 및 그 해결수단 등이 명확히 이해될 수 있도록 발명에서 구현하는 인공지능 기술에 관한 구체적인 내용을 기재하여야 한다.

이때 발명의 설명에서 인공지능 관련 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단으로 입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계를 구체적으로 기재하고 있지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 판단될 여지가 충분하다.

여기서, 입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계가 구체적으로 기재되어 있는 경우란 (i)학습데이터가 특정되어 있고, (ii)학습데이터의 특성 상호간에 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 상관관계가 존재하며, (iii)학습데이터를 이용하여 학습시키고자 하는 학습 모델 또는 학습 방법이 구체적으로 기재되어 있고, (iv)이와 같은 학습데이터 및 학습 방법에 의하여 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 학습된 모델이 생성되는 경우를 의미한다.

한편 빅데이터 및 인공지능 발명을 포함한 컴퓨터프로램 관련 발명은 특허법제2조에 정의된 실시행위에 한정하여 권리를 행사할 수 있고 보호된다. 특허법제2조의 실시행위의 정의는 제2차 산업혁명의 시대의 태양에 맞추어 설계되어 있다. 이러한 제한이 제3차 산업의 실시양태와 맞지 않음을 인식한 많은 선진국가들은 이미 오래전 법 개정 또는 판례의 해석으로 그 범위를 확장하고 있으며 그럼에도 발생하는 입법공백은 간접침해 규정의 확대로 풀어가고 있다.

그러나 우리나라는 일본의 입법기술을 답습하였음에도 일본에서도 개정과정에서 넘어간 프로그램을 물건으로 볼 수 있는지에 대한 논쟁에 휘말려 한걸음도 나아가지 못하고 있다.

창작의 결과물이자 창작의 도구로 사용되는 컴퓨터 프로그램과 학습데이터의 경우 이를 간접침해로 보호하는 것이 바람직할 수 있음에도 우리는 아무것도 하지 못하고 있다.

 

5. 제안의 방향

1) 발명이란 자체 의미의 회복

“컴퓨터프로그램”에 담긴 “기술적 사상”은 이러한 자연력(전기신호)를 이용하여 전기신호를 제어함으로 연산논리장치를 구체적이고 확정적인 특정 목적의 기능을 수행할 수 있는 장치로 바꾸어 주는 아이디어이다. 특허제도는 ‘발명’이란 용어로 자연력을 지배하여 사용할 수 있는 기술적 사상을 정의 하고 있지만, 시대의 변천에 따라 기술적 사상은 다양한 모습으로 창안될 수 있다. 이러한 발명적 사상을 보호하는 입법 취지에 맞는 방법을 찾아야 한다.

2) 범주의 제한 확대

엄밀하게 말하면 현행 특허법에 법정 범주에 대한 제한규정은 없고, 특허법 제2조 실시의 정의조항에 따라 해석에 의해 제한하고 있다.

특허발명의 실질은 청구항의 말미가 어떤 명칭과 형식으로 작성되었는지가 중 요한 것이 아니라 청구항에 기재된 실질적인 내용이다. 예를들어 프로그램을 사용한 장치로 청구항을 기재하여도 컴퓨터의 메모리 등 저장매체에 저장된 컴퓨터프로그램을 실행하거나 그 과정에서 컴퓨터의 메모리 등 저장매체에 복제되는 과정에서 기술적 사상이 사용되지 않는다면 특허로 보호하지 않는 것이 옳으며 형식적인 표현이 아닌 해석에 의해 발명의 범주를 제한하지 않는 방법을 찾아야 한다.

3) 하드웨어의 결합의 주변구성 요건화

현재 컴퓨터프로그램 관련 발명은 소프트웨어와 구체적으로 협동하는 하드웨어 자원을 구체적인 직접적인 구성요소로 기재하여야 특허의 대상이 된다. 그러나 앞에서도 설명한 바와 같이 컴퓨터프로그램은 컴퓨터나 네트워크 장비와 같은 하드웨어를 전제하는 특징이 있고 컴퓨터프로그램에 담긴 기술적 사상은 이러한 하드웨어를 전제하지 않고는 작동하지 않는다. 따라서 컴퓨터프로그램으로 한정할 수 있을 정도로 하드웨어는 주변이나 환경적 요소로 기재하는 것만으로도 특허의 대상이 되도록 하여야 한다.

4) 학습용 데이터 세트에 관한 보호

현재는 데이터세트는 데이터 구조에 관한 기술적 사상으로만 특허로 보호될 수 있다. 인공지능 학습 알고리즘에 관한 특허발명의 경우 상관관계는 학습용 데이터는 물론 인공지능 학습 알고리즘의 핵심이다. 그러나 특허법상 목적이나 원리와 달리 제2차 산업에 맞춰 설계된 제도의 한계로 데이터를 보호하는 방법은 극히 제한적이다.

해외는 입법적으로 혹은 판례에 의해 학습용 데이터는 인공지능 특허발명의 간접침해로 보호할 수 있다. 우리나라가 법개정을 통해 특허의 대상을 컴퓨터프로그램이나 데이터까지 허용하면 현행 특허법 실시 정의 규정에 의하더라도 제한된 범위 내에서는 특허법상 직접침해나 간접침해로 포함할 수 있다.

5) 이용촉진을 위한 규정 강화 및 On-going Royalty 허용 근거 규정 신설 특허제도는 공중의 자유실시와 발명자의 발명보호라는 두 마리 토끼를 모두 잡도록 설계되었으므로, 특허의 대상을 확장하는 대신 공중의 이용요건인 실시가능요건을 강화할 필요가 있다. 나아가 우리나라는 처분권주의 상 특허침해가 성립되면 자동으로 침해금지명령이 내려야 한다. 그러나 발명의 실시와 이용 측면을 강화하고 코로나 창궐과 같이 공익적 관점에서 사유재산권의 행사를 제한할 필요가 있다는 점을 고려하여 침해 판단 시 장래 합리적인 실시료 납부를 조건으로 계속 실시 판결의 허용할 수 있는 법적근거가 필요할 수 있다.

6) 저작권과 보호대상의 중복여부

이번 제안의 방향은 결코 특허법에서 매체에 표현된 “컴퓨터프로그램＂자체를 보호하자는 것이 아닌 제4차 산업혁명의 주도 기술인 다양한 소프트웨어에 반영된 기술적 사상 (technical idea)을 보호하자는 것으로, 특허의 보호를 통해 재산권화하면 투자를 유치하고 기술발전을 통한 산업발전을 도모할 수 있다. 청구항에 기재된 발명이 단지 자연법칙이나 프로그램 자체라면 여전히 특허의 대상으로 보호할 수 없고 그 표현에 대해서는 저작권으로 보호받을 수 있을 것이다.

 

Ⅲ. 우리나라 발명의 성립성 개정방안

해외 주요국의 이러한 노력을 하고 있는바, 우리나라도 산업발전에 따른 발명의 성립성을 개정하여 4차 산업기반 기술을 보호할 필요가 있다.

이에 KIPnet 보호분과에서 논의한 결과 이러한 보호확대의 가장 큰 걸림돌은 발명의 정의 규정과 발명의 범주의 근거가 되는 실시행위 정의 규정에 있다는 데에 의견이 수렴되었다. 이에 개선 방법은 후술하는 두 가지이며, 이 방법이외에도 앞으로 전문가, 산업계 등 전반적인 산업관련자의 후속 연구와 섬세한 추가 검토가 수반되어야 할 것이다….

 

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