[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가?
[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가? 어느 회사가 제품을 생산할 때 그 제품을 자신이 제작하기도 하지만 제3자에게 제작을 위탁하여 납품하게 하는 경우가 많다. 가격경쟁이 심한 제품일수록 제품수요의 변동이 심할수록 제작비와 인건비가 싼 협력업체에게 제품 사양과 제품 제작기술을 제공하고 그대로 만들도록 하는 방식이 많이 사용된다. 핵심역량을 제외하고는 중국이나 베트남 등 기업에게 아웃소싱하여 생산하게 하는 경우도 많다. 또한 제품을 제작할 때 그 제품에 들어가는 부품까지 직접 모두 생산하는 기업은 드물다. 위와 같이 제품 또는 부품을 자신이 직접 제작하지 않고 제3자를 팔다리처럼 이용하여 대신 제작하게 하는 것이 위탁제작이다. 그러나 제3자의 위탁제작과 서브라이선스가 다르다는 것에 유의하자. 도급은 도급자가 수급자를 마치 팔다리처럼 이용하여 자신의 행위를 대신하게 하는 것이며, 도급자는 수급자를 관리 감독하고 수급자의 모든 행위가 도급자의 이익을 위하여 이루어진다. 반면 서브라이선스는 허락받은 라이선스 내에서 자신의 이익을 위하여 독립하여 행위를 할 수 있는 권리이다. 간단히 말하면 위탁제작은 수급자가 제작한 제품을 도급자에게 모두 납품하지만 서브라이선스는 그 라이선스 범위 내에서 자유롭게 제3자에게 자신이 제작한 제품을 판매할 수 있다. 위탁제작(have-made)과 관련하여, 자주 접하기도 하고 고민하게 하는 이슈는 아래와 같이 네(4)가지이다. 1. 완제품 OEM(주문자 상표부착에 의한 생산)의 경우, OEM 수급자가 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부 2. 부품 OEM의 경우, 부품OEM 수급자와 완제품 제작자(도급자)가 공동으로 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부 3. 특허권이 공유인 경우 일부 지분을 가진 공유자가 제3자에게 위탁 제작하는 것도 자기 실시에 해당하는 지 여부. 4. 라이선스...