최근 Post-expiration patent royalties에 관한 미국 대법원 판례를 보면서

2015.6.22. 각종 다양한 매체를 통해 특허존속기간이후 로열티 지급의무가 없다는 미국대법원 판결(Kimble v. Marvel Enterprises, Inc.) 소식이 쏟아져 나왔다.

당연한 결론인데 왜들 호들갑이냐는 반응도 있을 수 있지만, 이 사건은 미국에서 50년된 Brulotte rule이 뒤집어질 지도 모른다는 기대감(?)으로 업계에 주목을 받은 사건이었다.

Brulotte rule이란 1964년 Brulotte v. Thys Co. 사건에서 특허는 발명자가 자신의 발명을 공중에 공개하는 댓가로 20년동안 배타권을 인정받았고 그기간동안만 배타권에 기초한 보상받을 권리가 있다는 판결이 나오면서 확립된 rule이다.

그러나 본인이 주목한 것은 법원이 Brulotte rule을 위반하지 않으면서도 특허 라이센스 계약에서 특허존속기간을 너머서 로열티를 받을 수 있는 계약이 가능한 점을 인정하였다는 점이다. 그예로 들수 있는 경우는 다음과 같다.

1.Payments for use of an invention during the patent’s term can be deferred into a post-expiration period;

2. Post-expiration royalties can be tied to a non-patent right (such as a license of trade secrets); and

3. Other business arrangements (such as joint ventures) can confer benefits long after a patent term has expired.

따라서 특허존속기간을 넘어 로열티 지급조건으로 계약하고자 한다면 단순히 존속기간이 끝난 특허에 대한 로열티가 아니란 점이 부각되도록 계약서를 작성하여야 할 것이다.