기업특허전략 체크리스트

특허의 가치는 특허 건수나 청구범위와 같은 특허자체보다 그 특허를 어떻게 활용하는 가에 더 종속된다. Apple이 양적으로 그리 많지 않은 특허를 가지고 있음에도 공격적이고 적극적인 특허활용 정책으로 어느 기업보다 특허력과 가치를 높이 평가받고 있다는 사실을 떠올려보자 (이러한 상관관계는 언제한번 다루어 보도록 하겠다).

따라서 기술중심의 기업에게 특허전략의 수립과 전개는 매우 중요한 사업계획 중 하나이다. 그러나 대부분의 특허전략은 계획적인 전개가 아니라 우연히 발생하는 이벤트로 전락하기 쉽다. 자신의 기업에 맞는 특허전략의 수립 또는 평가를 위해서 체크리스트를 마련하여 활용하는 것은 큰 도움이 될 것이라고 믿는다. 

마침 Rajiv Patel 변호사가 Fenwick & West LLP 에서 공표한 “Developing a Patent Strategy A Checklist for Getting Started”라는 제목의 Article에 도움이 될만한 특허전략 Checklist가 소개되어 이를 공유하고자 한다. IBM 엔지니어 출신이라서 그런지 비즈니스적인 통찰력이 상대적으로 돋보인다. 참고로 본 Checklist는 기업 특허전략/법무팀에서 수행하고 있는 세부 Action item과 대동소이하다. 상세한 설명은 Fenwick & West LLP 사이트에서 다운받아 읽어보실 것을 권유한다.

A. Business and Patent Portfolio Goals

• List the business, technology, and product goals for the company.

• Identify key industry players (competitors, partners, customers).

• Identify technology directions (within company and within industry).

• Determine whether a patent portfolio be used offensively (i.e., asserted against others; revenue generation, etc.), defensively (i.e., used as a shield or counterclaim against others who file suit first), for marketing purposes (i.e., to show the outside world a portfolio to demonstrate company innovation), or a combination of these.

• Meet with a patent attorney to align goals, industry information, technology information, and core portfolio use strategy.

B. Evaluation of Company Assets

• Identify team members that will lead the mining and analysis process.

• Identify employees that create intellectual assets for the company.

• Identify the intellectual assets. To help determine this, gather and organize documented materials. Examples of documented materials include business plans, company procedures and policies, investor presentations, marketing presentations and publications, product specifications, technical schematics, and software programs. It may also include contractual agreements such as employment agreements, assignment and license agreements, non-disclosure and cofidentiality agreements, investor agreements, and consulting agreements.

• Identify the anticipated life span for each intellectual asset.

• Identify the market for each intellectual asset.

• Identify products/product lines incorporating each intellectual asset.

• Identify those intellectual assets best suited for patent protection.

• Review risk analysis with attorney involving competitor studies.

• Prepare budget for patent strategy and patent procurement.

C. Procurement Phase

• Establish a budget for patent portfolio development.

• Draft invention disclosures (see attorney for Invention Disclosure Form).

• Critically evaluate each invention disclosure in the context of the patent strategy.

• Weigh risks vs. reward of a prior art search.

• Evaluate benefits and risk of provisional vs. utility patent application with attorney.

• Forward invention disclosure to attorney for patent application drafting.

• Over time, determine whether to conduct further competitive analysis to study industry trends and technology directions and identify patent portfolio coverage in view of same.

• Over time, evaluate risk vs. reward of studying patent portfolios of competitors and other industry players to identify how to further strengthen its patent portfolio.

D. Deployment Phase

• Review patent portfolio to identify those assets that company can sell for cash or use to spin out new business.

• Study competitor products for infringement considerations and determine risks vs. rewards of cease and desist strategy or licensing strategy.

• Evaluate the strength of competitor patent portfolios to access the potential for counter-attacks.

• Determine risks and benefits of various enforcement options cease & desist; cross-license; etc.).

저자의 소개 : 

Rajiv P. Patel is a partner in the Intellectual Property/Patent Group of Fenwick & West LLP.  He develops, deploys, and manages patent portfolios for clients in high technology spaces, including wireless communications, clean technology, media (audio and video), gaming, and Internet (e.g., search engines, language processing, CDNs). His experience includes patent disputes (litigation and reexamination) and transactions (patent due diligence and analysis).  Prior to his law practice, Mr. Patel was engineer for IBM Corporation. As an attorney, Mr. Patel was an adjunct professor of law at the University of California, Hastings College of the Law and currently chairs Patent Law education programs for Practising Law Institute.  Mr. Patel is a member of the State Bar of California and is registered to practice before the U.S. Patent and Trademark Office.

최근 MS사와 삼성간 공방에 대한 걱정스런 눈길

지드넷에 <삼성, “MS에 로열티 거부“ 이유 있었다> 란 제목으로 최근 MS사와 삼성간 소송진행상황(중재신청과 소송연기신청 등)과 이슈가 소개되었다. 

특허 라이선스 계약과 비지니스 협력계약이 함께 체결되었고 두 계약이 서로 대가관계에서 연결되었다는 것인데, MS사와 삼성간의 공방이 중국은 물론 미국, 유럽 및 한국 공정거래위원회가 좋아할 만한 먹이감을 던져준 것 같아 걱정스런 눈길을 접을 수 없다. MS의 불공정행위를 부각시키는 효과는 있을 것이다. 그러나 이런 공방은 세심한 주의를 기울이지 않으면 독과(poisonous fruit)이 되어 누가 그 독을 마시게 될지 모르는 리스크가 있다. 최고의 전문가들이 고민한 공방일것이다. 중재로 넘어가게 되면 비밀심리되므로 많은 내용이 공개되지 않겠지만 앞으로 어떤 이슈로 논쟁이 흘러갈지 궁금해진다.

《그 동안 MS 쪽의 주장만 나올 땐 삼성이 로열티 지급을 거부한 명분이 다소 모호했다. 하지만 이번에 삼성이 법원에 제출한 문건을 통해 이 부분에 대한 근거가 분명하게 드러났다. 두 회사가 체결한 로열티 계약과 비즈니스 협력 계약은 서로 밀접한 관련이 있다는 것이다. 비즈니스 협력 계약에 따라 "노키아가 비즈니스 협력 계약 9조7항을 위반할 경우에는 특허 라이선스 계약을 종료할 수 있다"는 것이 삼성 측 주장이다. 9조7항은 계약 당사자 간에 체결한 권리를 제3자에게 양도하는 부분과 관련된 내용을 담고 있다. 두 회사간 공방의 핵심은 MS의 노키아 휴대폰 사업 부문 인수가 9조7항 위반에 해당되느냐는 부분이 쟁점이다. 삼성은 노키아 휴대폰 사업 부문이 자신들의 경쟁자이기 때문에 MS가 비즈니스 협력 계약을 위반한 것이라고 주장하고 있다. 따라서 양사 합의에 따라 라이선스 계약도 원천 무효라는 게 삼성 측 주장이다.... 하지만 이번에 삼성이 법원에 제출한 문건을 통해 두 회사는 라이선스 계약 뿐 아니라 비즈니스 협력 계약도 함께 체결한 사실이 공개됐다. 그 내용만 보면 삼성이 단순히 MS의 노키아 인수를 빌미로 생떼를 쓰고 있는 것만은 아니란 점을 알 수 있다. 이와 관련 포스페이턴츠는 "특허 라이선스 계약 자체만 놓고 보면 MS의 주장에 좀 더 힘이 실리는 반면 비즈니스 협력 계약에선 삼성이 좀 더 강점을 갖고 있는 것 같다"고 평가했다. 포스페이턴츠는 또 “두 회사 간 관계에선 비즈니스 협력 계약이 좀 더 무게를 갖는 것처럼 보인다”고 분석했다.》- ZDNET 삼성, “MS에 로열티 거부“ 이유 있었다에서 발췌

*FOSS Patents : Microsoft's billion-dollar patent royalty stream from Samsung hinges on a second contract 

"....There are two contracts (which was known before, but in less detail): a patent licensing agreement and a business collaboration agreement. The latter related to Samsung's role as a Windows device maker. The patent license agreement requires disputes to be resolved in the Southern District of New York, where Microsoft brought its suit. The business collaboration agreement, however, appears to be even more confidential and, according to Samsung's filing, "specified that [the parties] would arbitrate certain disputes in Japan under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce ('ICC Rules')." Under ICC Rules, even the question of arbitrability (i.e., whether a dispute falls under an arbitration clause) must be arbitrated. Samsung's filing shows that Microsoft's objective was not merely to collect patent royalties on Android devices but also to provide an additional incentive for Samsung by promising Success Credits and Collaboration Credits in connection with Windows phones and tablets as well as Microsoft search services. At the end of the year, Samsung pays the balance between the royalties due under the patent license agreement and the credits under the business collaboration agreement. At least based on Samsung's lawyers' representation of the contractual situation, the business collaboration agreement enjoys priority over the patent license agreement with respect to royalty reports....With the greatest caution due to the fact that the agreements themselves are sealed, my impression at this stage is that Microsoft has strong arguments under the patent license agreement per se, but Samsung has a strong point under the business collaboration agreement, and it appears that the business collaboration agreement has more weight in the overall (and rather complex) contractual relationship between these parties...."

MS와 삼성간에 체결된 라이선스 계약정보 일부가 공개되다

2014년 10월 4일자 IP분석전문가 FLORIAN MUELLER가 자신의 블로그 FOSS PATENTS에 “Samsungpaid Microsoft over $1 billion in Android patent royalties in 12-month period:court filing”라는 제목으로 MS가 10월 3일자로 소장보정서를 제출하면서 밝힌 MS와 삼성간에 체결된 특허라이센스계약에 관한 몇가지 정보를 토대로 분석의견을 밝혔다.

“Microsoft recalls, as no one would deny, that "[b]oth Microsoft and Samsung, which are highly sophisticated businesses, were represented by skilled counsel throughout the process of negotiating, draft, and executing the License Agreement." And these parties, according to the complaint, agreed to the following clause:

3.2 New Subsidiary License. If a Subsidiary or business unit/division is acquired by a Party after the Effective Date, the Subsidiary or business unit/division shall be deemed a Grantee under Section 3.1 and the License granted under Section 3.1 shall extend to such Subsidiary of business unit/division, but effective only as of the of the acquisition.

Microsoft concedes, however, that "[t]he License Agreement als contains an anti-assignment provision in Section 7.7 [...]," but says "the Nokia Acquisition is precisely the kind of transaction that is explicitly permitted." The dispute also appears to (at least potentially) involve a parallel Collaboration Agreement relating to Samsung's Windows-based devices.”

위에서 해당 블로그를 링크하였으니 꼭 읽어보시기 바란다. 이해관계자인 구글, MS, 애플, 삼성들간의 관계에 대해서도 이해하는 데 많은 도움이 되었다.

MS사의 고도의 소송전략도 엿볼 수 있습니다.

최근 SW 특허에 대한 미 대법원과 연방순회법원간의 긴장관계

2014. 9. 30. 자 IP NAV 블로그에 “SupremeCourt v. Federal Circuit: Who’s Right?”라는 제목의 글이 실렸다. 이 글은 University of California Hastings College of Law의 Robin Feldman 교수가 최근 발표한 “Coming of Age for the Federal Circuit” 라는 논문에서 Alice , Akamai 사건 등 BM 발명에서의  최근 연속된 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 다룬 것에 대한 일부 반박글이었다. 자세한 내용은 직접 해당 글과 논문을 읽어보시기 바란다.

이 블로그에서는 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 설명하기 위하여 “Method and system for payment of intellectual property royalties by interposed sponsor on behalf of consumer over a telecommunications network.” 라는 발명에 대한 Ultramerical case에서의 대법원과 연방순회법원간의 핑퐁사건(연방순회법원의 특허유효결정에 대해 대법원이 파기환송 하였으나 다시 유효결정을 내림)을 대표적인 예로 언급하였다.

Feldman 교수는 자신의 논문에서 연방순회법원과 대법원의 충돌은 연방순회법원이 모든 참여자들이 따를 수 있는 구조화된 규칙을 추구하고 있는 것에 반해 대법원은 세심하고 유연한 규범을 추구하기 때문에 발생한 것으로 규정하고 연방순회법원이 좀 더 성숙해져야 한다고 진단했다고 한다.

그러나 이 블로그에서는 "연방순회법원이 대법원에 비하여 방대한 특허사건을 처리한 경험을 가지고 있으며 기술적인 백그라운드까지 탄탄하게 갖추었다. 특허사건 면에서는 누가 더 성숙하였다고 말할 수 있는가?" 라며 Feldman 교수의 견해를 반박하였고, IAM Magazine에서는 Alice case(Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct.2347,2014)의 대법원 판결이 미국 내 120,000 특허를 무용지물로 만들었다는 평가까지 내놓고 있다는 점을 지적했다.

개인적인 생각으로는 이러한 충돌은 Alice case(Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct.2347, 2014) 에 대한 대법원 판결(Alice 특허가 35 USC Section 101 특허대상이 아니라는 이유로 무효)이 나올 때부터 예견된 것이라고 보아도 과언이 아니라고 본다.

대법원은 Alice case에서 Section 101 와 관련하여 그동안 적용하던 테스트 기준을 넘어서 과거 Mayo Collaborative Services, Inc. v. Prometheus, Inc.에서 도입한 두가지 테스트 프레임, (1) Determine if the claim at issue is directed toward an abstract idea; and (2) Examine the elements of the claim to determine whether it contains an “inventive concept” sufficient to transform the abstract idea into a patent-eligible application. 을 적용하였다. 즉 특허청구항이 추상적인 아이디어를 직접 청구하고 있는 경우에는 그 아이디어를 넘어서서 그 아이디어를 특허법상 특허의 대상이 되는 주제 안으로 녹이기에 충분한 발명적 개념이 있어야 한다. 그러나 이 테스트 프레임 역시 실무에 적용하기에 모호한 것이다.

첫째, 추상적인 아이디어를 어떻게 정의할 수 있는지, 또 청구항이 어느 때 추상적인 아이디어를 권리범위로 하고 있는지 아닌지를 결정하는 것은 쉽지 않은 문제일 것이다. 둘째는 신규한 컴퓨터 하드웨어 구성을 사용한 아이디어이어야 하는 지, 아니면 종래의 컴퓨터 하드웨어 구성에 신규한 아이디어를 결합하여 새로운 기능을 구현하면 되는 지, 과연 소프트웨어적 발명적 성과를 어느 정도까지 특허화 할 수 있는지를 결정하는 것 역시 실제 사건에서는 쉽지 않을 것이다.

대법원의 Alice case에서 취한 101에 대한 태도를 “PageRank”라고 알려진 구글 U.S. Patent 6,285,999(“Larry Page 특허”)에 적용하면, Larry Page특허는 웹서치할 때 링크수가 많은 페이지를 가중치를 적용하여 더 보여주는 방식에 대한 것이므로 추상적인 아이디어를 특징으로 하고 있고 중요도를 가중하는 아이디어를 특징으로 하고 있을 뿐아니라 가중치 적용 알고리즘에 대한 것이므로 무효될 가능성이 있다. 사정이 이러하다보니 ICT업계의 반발이 만만치 않다. 

참고로 Larry Page특허는 그 유명한 구글 서치 엔진의 알고리즘 특허로 웹 페이지들의 중요도를 측정하는 방법을 구글 창시자 중 한명인 Larry Page가 발명한 것이다. 그러나 그 양수인은 스탠포드 대학이 되어 구글이 exclusive license right을 보유하고 있다.

Method for node ranking in a linked database (US 6285999) 1. A computer implemented method of scoring a plurality of linked documents, comprising: obtaining a plurality of documents, at least some of the documents being linked documents, at least some of the documents being linking documents, and at least some of the documents being both linked documents and linking documents, each of the linked documents being pointed to by a link in one or more of the linking documents; assigning a score to each of the linked documents based on scores of the one or more linking documents and processing the linked documents according to their scores. 2. The method of claim 1, wherein the assigning includes: identifying a weighting factor for each of the linking documents, the weighting factor being dependent on the number of links to the one or more linking documents, and adjusting the score of each of the one or more linking documents based on the identified weighting factor.

우리나라는 과거 소프트웨어만의 특허출원을 허용하지 않았다가 컴퓨터 소프트웨어 발명관련심사기준을 개정하여 2014. 7.1 부터 최근 소프트웨어만의 특허 출원도 물건의 발명으로 허용하고 있다.