Untold Stories of Intellectual Property

특허의 가치는 특허 건수나 청구범위와 같은 특허자체보다 그 특허를 어떻게 활용하는 가에 더 종속된다. Apple이 양적으로 그리 많지 않은 특허를 가지고 있음에도 공격적이고 적극적인 특허활용 정책으로 어느 기업보다 특허력과 가치를 높이 평가받고 있다는 사실을 떠올려보자 (이러한 상관관계는 언제한번 다루어 보도록 하겠다). 따라서 기술중심의 기업에게 특허전략의 수립과 전개는 매우 중요한 사업계획 중 하나이다 . 그러나 대부분의 특허전략은 계획적인 전개가 아니라 우연히 발생하는 이벤트로 전락하기 쉽다 . 자신의 기업에 맞는 특허전략의 수립 또는 평가를 위해서 체크리스트를 마련하여 활용하는 것은 큰 도움이 될 것이라고 믿는다 .  마침 Rajiv Patel 변호사가   Fenwick & West LLP 에서 공표한 “Developing a Patent Strategy A Checklist for Getting Started” 라는 제목의 Article 에 도움이 될만한 특허전략 Checklist 가 소개되어 이를 공유하고자 한다 . IBM 엔지니어 출신이라서 그런지 비즈니스적인 통찰력이 상대적으로 돋보인다 . 참고로 본  Checklist 는 기업 특허전략 / 법무팀에서 수행하고 있는 세부 Action item 과 대동소이하다 . 상세한 설명은 Fenwick & West LLP 사이트 에서 다운받아 읽어보실 것을 권유한다 . A. Business and Patent Portfolio Goals List the business, technology, and product goals for the company. Identify key industry players (competitors, partners, customers). Identify technology directions (within company and within industry). Determi...

지드넷에 < 삼성, “MS에 로열티 거부“ 이유 있었다 > 란 제목으로 최근 MS사와 삼성간 소송진행상황(중재신청과 소송연기신청 등)과 이슈가 소개되었다.  특허 라이선스 계약과 비지니스 협력계약이 함께 체결되었고 두 계약이 서로 대가관계에서 연결되었다는 것인데, MS사와 삼성간의 공방이 중국은 물론 미국, 유럽 및 한국 공정거래위원회가 좋아할 만한 먹이감을 던져준 것 같아 걱정스런 눈길을 접을 수 없다. MS의 불공정행위를 부각시키는 효과는 있을 것이다. 그러나 이런 공방은 세심한 주의를 기울이지 않으면 독과(poisonous fruit)이 되어 누가 그 독을 마시게 될지 모르는 리스크가 있다. 최고의 전문가들이 고민한 공방일것이다. 중재로 넘어가게 되면 비밀심리되므로 많은 내용이 공개되지 않겠지만 앞으로 어떤 이슈로 논쟁이 흘러갈지 궁금해진다. 《그 동안 MS 쪽의 주장만 나올 땐 삼성이 로열티 지급을 거부한 명분이 다소 모호했다. 하지만 이번에 삼성이 법원에 제출한 문건을 통해 이 부분에 대한 근거가 분명하게 드러났다. 두 회사가 체결한 로열티 계약과 비즈니스 협력 계약은 서로 밀접한 관련이 있다는 것이다. 비즈니스 협력 계약에 따라 "노키아가 비즈니스 협력 계약 9조7항을 위반할 경우에는 특허 라이선스 계약을 종료할 수 있다"는 것이 삼성 측 주장이다. 9조7항은 계약 당사자 간에 체결한 권리를 제3자에게 양도하는 부분과 관련된 내용을 담고 있다. 두 회사간 공방의 핵심은 MS의 노키아 휴대폰 사업 부문 인수가 9조7항 위반에 해당되느냐는 부분이 쟁점이다. 삼성은 노키아 휴대폰 사업 부문이 자신들의 경쟁자이기 때문에 MS가 비즈니스 협력 계약을 위반한 것이라고 주장하고 있다. 따라서 양사 합의에 따라 라이선스 계약도 원천 무효라는 게 삼성 측 주장이다.... 하지만 이번에 삼성이 법원에 제출한 문건을 통해 두 회사는 라이선스 계약 뿐 아니라 비즈니스 협력 계약도 함께 체결한 사실이 공개됐다. 그 내용만...

2014 년 10 월 4 일자 IP 분석전문가 FLORIAN MUELLER 가 자신의 블로그 FOSS PATENTS 에 “ Samsungpaid Microsoft over $1 billion in Android patent royalties in 12-month period:court filing ” 라는 제목으로 MS 가 10 월 3 일자로 소장보정서를 제출하면서 밝힌 MS 와 삼성간에 체결된 특허라이센스계약에 관한 몇가지 정보를 토대로 분석의견을 밝혔다 . “ Microsoft recalls, as no one would deny, that "[b]oth Microsoft and Samsung, which are highly sophisticated businesses, were represented by skilled counsel throughout the process of negotiating, draft, and executing the License Agreement." And these parties, according to the complaint, agreed to the following clause: 3.2   New Subsidiary License.   If a Subsidiary or business unit/division is acquired by a Party after the Effective Date, the Subsidiary or business unit/division shall be deemed a Grantee under Section 3.1 and the License granted under Section 3.1 shall extend to such Subsidiary of business unit/division, but effective only as of the of the acquisition. Microsoft concedes, however, that ...

2014. 9. 30. 자 IP NAV 블로그에 “ SupremeCourt v. Federal Circuit: Who’s Right ? ” 라는 제목의 글이 실렸다 . 이 글은 University of California Hastings College of Law 의 Robin Feldman 교수가 최근 발표한 “ Coming of Age for the Federal Circuit ” 라는 논문에서 Alice , Akamai 사건 등 BM 발명에서의  최근 연속된 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 다룬 것에 대한 일부 반박글이었다 . 자세한 내용은 직접 해당 글과 논문을 읽어보시기 바란다 . 이 블로그에서는 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 설명하기 위하여 “ Method and system for payment of intellectual property royalties by interposed sponsor on behalf of consumer over a telecommunications network.” 라는 발명에 대한 Ultramerical case 에서의 대법원과 연방순회법원간의 핑퐁사건 ( 연방순회법원의 특허유효결정에 대해 대법원이 파기환송 하였으나 다시 유효결정을 내림 ) 을 대표적인 예로 언급하였다 . Feldman 교수는 자신의 논문에서 연방순회법원과 대법원의 충돌은 연방순회법원이 모든 참여자들이 따를 수 있는 구조화된 규칙을 추구하고 있는 것에 반해 대법원은 세심하고 유연한 규범을 추구하기 때문에 발생한 것으로 규정하고 연방순회법원이 좀 더 성숙해져야 한다고 진단했다고 한다 . 그러나 이 블로그에서는 "연방순회법원이 대법원에 비하여 방대한 특허사건을 처리한 경험을 가지고 있으며 기술적인 백그라운드까지 탄탄하게 갖추었다 . 특허사건 면에서는 누가 더 성숙하였다고 말할 수 있는가?" 라며 Feldman 교수의 견해를 반박하였고 , IAM Magazine 에서는 ...