최근 SW 특허에 대한 미 대법원과 연방순회법원간의 긴장관계

2014. 9. 30. 자 IP NAV 블로그에 “SupremeCourt v. Federal Circuit: Who’s Right?”라는 제목의 글이 실렸다. 이 글은 University of California Hastings College of Law의 Robin Feldman 교수가 최근 발표한 “Coming of Age for the Federal Circuit” 라는 논문에서 Alice , Akamai 사건 등 BM 발명에서의  최근 연속된 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 다룬 것에 대한 일부 반박글이었다. 자세한 내용은 직접 해당 글과 논문을 읽어보시기 바란다.

이 블로그에서는 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 설명하기 위하여 “Method and system for payment of intellectual property royalties by interposed sponsor on behalf of consumer over a telecommunications network.” 라는 발명에 대한 Ultramerical case에서의 대법원과 연방순회법원간의 핑퐁사건(연방순회법원의 특허유효결정에 대해 대법원이 파기환송 하였으나 다시 유효결정을 내림)을 대표적인 예로 언급하였다.

Feldman 교수는 자신의 논문에서 연방순회법원과 대법원의 충돌은 연방순회법원이 모든 참여자들이 따를 수 있는 구조화된 규칙을 추구하고 있는 것에 반해 대법원은 세심하고 유연한 규범을 추구하기 때문에 발생한 것으로 규정하고 연방순회법원이 좀 더 성숙해져야 한다고 진단했다고 한다.

그러나 이 블로그에서는 "연방순회법원이 대법원에 비하여 방대한 특허사건을 처리한 경험을 가지고 있으며 기술적인 백그라운드까지 탄탄하게 갖추었다. 특허사건 면에서는 누가 더 성숙하였다고 말할 수 있는가?" 라며 Feldman 교수의 견해를 반박하였고, IAM Magazine에서는 Alice case(Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct.2347,2014)의 대법원 판결이 미국 내 120,000 특허를 무용지물로 만들었다는 평가까지 내놓고 있다는 점을 지적했다.

개인적인 생각으로는 이러한 충돌은 Alice case(Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct.2347, 2014) 에 대한 대법원 판결(Alice 특허가 35 USC Section 101 특허대상이 아니라는 이유로 무효)이 나올 때부터 예견된 것이라고 보아도 과언이 아니라고 본다.

대법원은 Alice case에서 Section 101 와 관련하여 그동안 적용하던 테스트 기준을 넘어서 과거 Mayo Collaborative Services, Inc. v. Prometheus, Inc.에서 도입한 두가지 테스트 프레임, (1) Determine if the claim at issue is directed toward an abstract idea; and (2) Examine the elements of the claim to determine whether it contains an “inventive concept” sufficient to transform the abstract idea into a patent-eligible application. 을 적용하였다. 즉 특허청구항이 추상적인 아이디어를 직접 청구하고 있는 경우에는 그 아이디어를 넘어서서 그 아이디어를 특허법상 특허의 대상이 되는 주제 안으로 녹이기에 충분한 발명적 개념이 있어야 한다. 그러나 이 테스트 프레임 역시 실무에 적용하기에 모호한 것이다.

첫째, 추상적인 아이디어를 어떻게 정의할 수 있는지, 또 청구항이 어느 때 추상적인 아이디어를 권리범위로 하고 있는지 아닌지를 결정하는 것은 쉽지 않은 문제일 것이다. 둘째는 신규한 컴퓨터 하드웨어 구성을 사용한 아이디어이어야 하는 지, 아니면 종래의 컴퓨터 하드웨어 구성에 신규한 아이디어를 결합하여 새로운 기능을 구현하면 되는 지, 과연 소프트웨어적 발명적 성과를 어느 정도까지 특허화 할 수 있는지를 결정하는 것 역시 실제 사건에서는 쉽지 않을 것이다.

대법원의 Alice case에서 취한 101에 대한 태도를 “PageRank”라고 알려진 구글 U.S. Patent 6,285,999(“Larry Page 특허”)에 적용하면, Larry Page특허는 웹서치할 때 링크수가 많은 페이지를 가중치를 적용하여 더 보여주는 방식에 대한 것이므로 추상적인 아이디어를 특징으로 하고 있고 중요도를 가중하는 아이디어를 특징으로 하고 있을 뿐아니라 가중치 적용 알고리즘에 대한 것이므로 무효될 가능성이 있다. 사정이 이러하다보니 ICT업계의 반발이 만만치 않다. 

참고로 Larry Page특허는 그 유명한 구글 서치 엔진의 알고리즘 특허로 웹 페이지들의 중요도를 측정하는 방법을 구글 창시자 중 한명인 Larry Page가 발명한 것이다. 그러나 그 양수인은 스탠포드 대학이 되어 구글이 exclusive license right을 보유하고 있다.

Method for node ranking in a linked database (US 6285999) 1. A computer implemented method of scoring a plurality of linked documents, comprising: obtaining a plurality of documents, at least some of the documents being linked documents, at least some of the documents being linking documents, and at least some of the documents being both linked documents and linking documents, each of the linked documents being pointed to by a link in one or more of the linking documents; assigning a score to each of the linked documents based on scores of the one or more linking documents and processing the linked documents according to their scores. 2. The method of claim 1, wherein the assigning includes: identifying a weighting factor for each of the linking documents, the weighting factor being dependent on the number of links to the one or more linking documents, and adjusting the score of each of the one or more linking documents based on the identified weighting factor.

우리나라는 과거 소프트웨어만의 특허출원을 허용하지 않았다가 컴퓨터 소프트웨어 발명관련심사기준을 개정하여 2014. 7.1 부터 최근 소프트웨어만의 특허 출원도 물건의 발명으로 허용하고 있다.