Untold Stories of Intellectual Property

미국은 자국의 전략 기술 및 안보를 보호하기 위해  미국에서 완성한 발명은 반드시 미국 USPTO 에 먼저 출원하여야 하고 (35 U.S.C. §184 [i] ),  미국출원이후 6개월이내에  ‘ 미국 이외 국가 ’( 이하 “ 해외 ” 라 합니다 ) 에 출원하기 위해서는 해외출원허가 (Foreign Filing Licenses) 를 먼저 받아야 합니다 ( 이하 “ 해외출원요건 ” 이라 합니다 )  (C.F.R. §5.15 [ii]   또는  35 U.S. Code § 181 [iii]  ). MPEP 140 Foreign Filing Licenses [R-10.2019] 해외유출이 금지되어 Export Control 대상이 되는 기술은  주로 국방상 필요한 기술이거나 원자력과 관련된 기술입니다 (22 C.F.R.§121-130, 10 C.F.R.§810).  기술이 어떤 것이든 미국에서 이루어진 발명을 해외출원허가없이 해외에 출원하면 관련 미국 출원은 등록 받지 못할 뿐 아니라 (35 U.S.C. §185), 설사 등록되었다고 하더라도 무효사유를 갖게 됩니다  ( 단 , 해외출원허가를 받지 못한 것이 단순한 실수이었으며 속일 의사가 없었고 미국 안보에 나쁜 영향을 미칠 발명이 아니라는 것을 입증하면 무효는 면할 여지는 있습니다 ).  만약  의도적으로 위반한 경우에는 벌금과 징역형에 처해질  수도 있습니다 (35 U.S. Code § 186 - Penalty [iv] ) ). 나라마다 전략기술이나 국방상 필요한 발명의 해외유출을  방지하는 제도가 상이하고 특히 미국 규정은 복잡합니다.  사정이 이러하다 보니 미국 발명에 대한 Foreign Filing Licenses 제도가 다소 생소하여 무의식적으로 요건을 위반하여 무효되는 경우가 있으며 심지어 형사상 처벌대상이 되는 경우도 있습니다 .  마침 ...

오랜만에 아무런 약속이 없는 주말을 맞이하였습니다 . 그동안 미루어 왔던 자료를 정리하고 끄적거렸던 메모를 들여다보고 있습니다 . 안녕하세요 . 반갑습니다 . 돌이켜보면 사회 초년 7 년간의 엔지니어 경력을 딛고 변리사 일을 시작한지 벌써 13 여년이 넘었습니다 . 그동안 기업체에서 , 특허법인 , 법무법인에서 , 크고 작은 수많은 특허 소송과 거래 ( 라이센싱 포함 ) 를 수행하면서 적지 않은 고객과 거래 상대방을 만났습니다 . 이러한 경험을 토대로 요즘은 특허출원 가공 및 포트폴리오 Rebuilding 서비스를 하고 있습니다 . 물론 특허심판과 소송 , 컨설팅도 하고 있고요 . 오늘은 고객미팅이나 거래상대방과의 협상 , 다툼에서 자주 만나는 특허에 대해 오해를 정리하고 바로 잡아보려고 합니다 . 1.    특허는 자신의 발명을 독점적으로 사용할 수 있는 권리  ? 특허가 자신 ( 혹은 기업 ) 에서 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리라고 생각하는 고객이 참으로 많습니다 . 이러한 생각 때문에 기업의 특허출원이나 특허거래 전략이 잘못된 방향으로 가고 있는 경우가 자주 있습니다 .  특허는 자신이 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리가 아니라 다른 사람이 사용하지 못하게 하는 권리라는 점을 반드시 염두에 두어야 합니다 .  저는 특허를 미사일에 비유하곤 합니다 . 특허 미사일을 획득하면 다른 사람이 함부로 들어올 수 없는 영토를 확보하는 것입니다 . 그 영토 위에 기술개발이라는 나무를 심고 비지니스 협력자도 들어오게 하는 것입니다. 따라서 특허를 매입한다는 것은 독점적으로 사업할 권리를 사는 것이 아니라 두려움 없이 자유롭게 사업할 권리를 사는 것입니다 .  2.    특허 라이센싱은 기술 라이센싱과 다르지 않다 ? 종종 핵심원천특허에 대한 라이센싱 계약을 체결하고는 그 핵심원천기술을 확보하였다고 ...