Untold Stories of Intellectual Property

FRCP Rule 11, 디스커버리 제도가 있다고 모색적 특허침해소송 할 수 없다. 미국은 소송에서 막대한 증거수집을 할 수 있는 디스커버리 제도가 있으니 모색적 특허침해소송을 할 수 있다고 믿는 분들이 있을까봐 이 글을 공유합니다. 미국은 소송에서 공격할 때나 방어할 때나 합리적이지 않은 주장으로 일관하면 FRCP Rule 11 위반에 따른 sanctions (제재)를 받을 수 있습니다. 고객이  작성한 특허침해 EoU(사용증거) 문서와 claim chart (청구항 비교표)를 소송대리인이 검증하지 않고 그대로 서면에 주장해도 위반입니다. 고객의 자체적인 claim 해석에만 의존하여 침해주장을 해도 위반입니다. 청구범위 해석이 틀릴 수는 있지만 해석기준이나 법칙 자체를 엉뚱하게 적용해도 rule 11 위반이 될 수 있습니다 (실제 그런 결정이 나온 사건 존재). 과거 미국 특허소송과 함께 상대방과 협상을 병행할 때 겪은 일입니다. 상대방은 매입한 특허를 사용하여 특허침해소송을 하는 PAE이었습니다. Infringement contentions과 함께 제출한 EoU를 검토한 결과 TEM 사진에서 침해로 주장한 구성요소에 대응한 부분은 분석과정에서 나타난 노이즈이었습니다. 관련 지식이 조금이라도 있으면 쉽게 알 수 있는 것이어서 협상 중에 이를 설명하고 소 취하를 요구했습니다. 그런데 상대방 소송대리인이 이를 거부하고 계속 소액이라도 좋으니 돈을 요구하였습니다. 이에 Rule 11 위반 가능성을 언급하고 협상장을 떠났는데, 얼마있지 않아 상대방 PAE측은 소취하 동의서를 보내왔습니다. 또 있습니다. SW나 Process 특허 중에는 침해증거를 확보하기 어려운 경우가 많습니다. 특허 침해일 가능성이 높은데, 이에 대한 EoU가 없으니 미칠 노릇이었습니다. 소송대리인을 선임한 후 먼저 소장을 넣고 디스커버리에서 증거를 확인하자고 제안했더니, 대리인은 화들짝 놀라며 Rule11 위반 가능성 높아 자기들에게 맡겨달라고 하였습니다. 별도 조사원에게 조사를 위탁해볼...

The doctrine of assignor estoppel @Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. 특허침해소송에서 피고가 된 발명자가 자신의 발명에 대해 무효를 주장할 수 있을까요? 지금 미 연방대법원에서 뜨거운 주제가 되었네요. "After a patent issues, the assignee contends that the inventor is infringing the patent and sues the inventor for patent infringement. As a defense, the inventor wants to argue that the patent is invalid. The doctrine of assignor estoppel precludes the inventor from challenging the validity of the patent, on the theory that the inventor made implicit representations about the patent’s validity at the time of assignment and may not later contradict those principles." "In the 1969 case  Lear, Inc. v. Adkins , the Supreme Court abolished the related doctrine of patent  licensee  estoppel, which prohibited a patent licensee from challenging the validity of the licensed patent." Court to decide whether an inventor may challenge the validity of the patent on the inventor’s own invention

막연히 COVID-19의 예방, 억제 또는 치료와 관련하여 특허, 저작권, 산업 디자인, 영업 비밀 및 독점 자료에 대한 국제 보호의 중단 또는 권리의 포가 논의가 선한 아이디어란 생각에 제동을 걸게 한 글입니다.  Waiving IP Rights During Times of COVID: A ‘False Good Idea’ 가만히 생각해보면 자신의 국가에서 장벽특허가 등록되어 있지 않은 국가에서도 특허 포기 요구가 거셉니다. 그것도 글로벌 특허를 모두 포기하라고 요구합니다.  특허는 속지주의 적용을 받아 그 국가에 특허가 없으면 자유롭게 사용할 수 있습니다. 자국에 장벽특허가 없어서 자유롭게 쓸 수 있는데 왜 타국에 있는 특허까지 포기하라고 요구할까요?  공공의 이익, 보건상의 문제라면 자국에서 자유롭게 사용할 수 있으면 족한데 말입니다.  그것은 제약산업이란게, 워낙 거대 자본이 투입되어야 하기 때문입니다. 한 국가에서만 사용하자고 그 큰 투자를 할 수 없기 때문입니다. 적어도 세계 시장을 대상으로 해야 수익성이 있기 때문입니다. 이쯤되면 누가 탐욕스러운 건지 모르겠습니다. 사견으로는 특허의 보호제한이나 권리 포기로 접근하는 것보다는 침해금지명령(Injunction)에 배상에 따른 구제 가능성과 형평법적 법리를 적용하여 on-going royalty를 허용하는 것이 더 바람직해보입니다.  한편으로 우리나라에 유사한 제도가 있습니다. i) 특허발명이 선출원된 타인의 특허발명과 이용관계 등에 있는 경우 청구하는 특허법 제138조(통상실시권 허락의 심판), ii) 특허발명의 실시가 부족하거나 공공의 이익을 위하여 필요한 경우 청구하는 특허법 제107조(통상실시권 설정의 재정), iii) 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에 시행하는 특허법 제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시) 제도입니다. 과거 2002년 보령제약은 특허...

 약 30분 짜리 이 유튜브 영상은 정말 많은 인사이트를 전달하고 있습니다. 과거 내연기관 자동차는 엔진을 포함한 파워트레인이 차지하는 원가비중이 23~25% 수준이었으나 전기자동차는 배터리팩의 원가비중이 40%에 달한다고 합니다. 그동안 전세계 완성차 업체는 핵심부품을 포함한 주요 부품의 설계와 제조를 내재화하여 수직계열화를 통해 그룹의 수익을 극대화하였습니다.  그러나 전기자동차의 핵심부품인 배터리는 배터리 업체 몸집이 워낙 커서 쉽게 인수합병하기도 어려워 수직계열화가 쉽지 않을 것입니다. 단지 투자를 통해 안정적인 공급사슬을 확보하는 것이 현실입니다. 그런 면에서 수소연료전지 기술을 확보한 현대자동차에게 수소연료전지차는 보물입니다. 종합하면 완성차 제조업체의 수직계열화 약화는 수익 악화로 이어질 뿐 아니라 자율주행기술에 전력하고 있는 구글이나 애플과 같은 IT업체에 종속될 가능성이 점쳐지고 있다고 합니다. 자율주행 전기차 시대가 전격적으로 도래하면, 도요타 같은 전기 완성차 제조사 들이 폭스콘이나 페가트론 같은 IT 기업의 ODM/EMS 업체로 전락할 가능성이 있다는 예측입니다. 충격입니다. 그래서 GM의 행보가 자율주행 IT기업으로의 변신이 아니었나 싶습니다. 그리고 그래핀이나 전고체 배터리의 개발에 따라 배터리 업체는 점차 BASF와 같은 종합 화학 회사와의 경쟁이 가속화 될 전망이라고 합니다. 벌써 세계 종합화학 회사들의 배터리 산업 진출의 움직임이 심상치 않다고 합니다. 다행히 우리나라는 LG화학이나 SKI가 포진하고 있습니다. 배터리 제조를 위한 종합화학회사의 수직계열화도 예상할 수 있습니다. 배터리업체의 위상이 그동안 을의 입장이었던 IT분야와 달리, 향후 전기차 산업에서 배터리업체는 강한 협상 파워를 갖게 될 것으로 보고 있습니다. 폭스바겐이 발빠르게 유럽 배터리 업체 투자하고 내재화하겠다고 한 것도 다 이유가 있었네요. 다만 폭스바겐의 각형 배터리 채택 선언에 따라 유럽과 중국 자동차는 각형 배터리, 미국과 한국 자동차는 파...

 Landmark 사건이라 할 수 있는 엘리퀴스 특허사건의 대법원 판결에 대한 평석이 법률신문에 실렸습니다. 공유합니다. 창작이란 공지 기술의 결합 또는 선택이란 점에서 단지 선택발명이라는 이유로 다른 발명보다 열위하게 판단할 이유가 없다고 생각합니다. 원칙대로 판단해도 충분히 구성의 결합이나 선택에 진보성이 없는 발명을 걸러낼 수 있다고 생각했습니다. 대법 판결( 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 )과 판례 평석은 우리에게 원칙으로 돌아가라는 중요한 메시지를 던지고 있습니다. " 선택발명의 진보성 판단에 있어서 선택의 곤란성 " (최승재 변호사)

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법), 116회 미 의회 (2019-2020)에 올라왔던 법안정보입니다.  "발명가"가 소유한 특허에 대한 헌법적 보호의 회복~ 헌법에서 약속한 발명가의 권리에 대한 보호를 위해《발명가 소유 특허》란 새로운 정의를 두고 이에 따른 보호를 강화하여 신설하는 (안)입니다.  다만 사견으로는 저렴하고 신속하고 전문적인 특허심판원의 무효제도를 없애는 것보다는 등록권리에 대한 유효추정을 인정하여 증명의 수준을 민사소송 수준만큼 올리고 청구범위 해석기준도 민사소송과 일치시키는 것이 바람직해보입니다 (청구범위 해석기준은 이미 일치시킴).  아이디어를 더 내보면 무효 심판에선 한번 사용한 무효자료는 두번 다시 사용하지 못하게 하는 방법도 생각해볼 수 있습니다. 아무튼 미국 의회에서 이런 논의도 있었다는 것과 어떤  문제 의식에 시작했으며 그 문제를 해결하기 위한 해결책으로 제안된 법안이 어떤 것인지 정도는 참고할 만 합니다. H.R.5478 - Inventor Rights Act (발명자권법) 발의 - 발의 : Davis 의원, Danny K. 의원 (2019 년 12 월 18 일 발의) - 최근조치 : 하원 - 2020년 1월 28일 법원, 지식재산 및 인터넷에 관한 사법 소위원회 회부 BILL 법안  원문 보기  제1조. 약칭 이 법의 약칭은 "발명자 권리법"으로 한다. 제2조. 조사 결과 . 의회는 다음과 같이 결론내린다. (1) 발명가는 미국의 혁신에 크게 기여하여 왔으며 현대 기술 도전과제에 대한 해결수단을 발명하고 공유하기 위한 그들의 지속적인 헌신은 미국이 세계 경제에서 리더십을 유지하는 데 필수적이다. (2) 발명가 (직무발명의 고용주나 양수인, 투자자가 아닌)는 ( "발명자에게 보장된") 헌법 및 특허법 "(발명하거나 발견 한 사람은 누구나… 특허를 획득 할 수 있다…)"에 의해 의도된 혁신의 원천이다. (3) 특허법 ...

기업 문화를 만들어가는 지혜를 배웁니다. 어느 단체에서 합의에 이르는 과정은 시소와 같아서, 처음엔 한번만 원하는 편에 20%에 힘을 실어 줘도 60%의 추가 움직여 자동으로 힘을 실어 주었던 쪽으로 기운다고 합니다. 아무리 반대 목소리가 20% 버틴다고 해도 말입니다. 그러나 한번 기울고 나면 그 다음부터는 지렛대 기준선이 기울었던 방향으로 이동하여, 원하는 편에 20%에 계속 힘을 주고  있지 않으면 반대편 20%로 기운다고 합니다. 지렛대 기준선이 나머지 60%의 움직임과 다르기 때문이랍니다.

W. C. KING의 맥주잔 발명 US146078A (1873.09.03. 출원) 단면이 타원형이고, 좁은 측면에 손잡이가 있어서, 한 번에 더 많은 맥주잔을 손에 들고 다닐 수 있으며, 주둥이 형상이 사람의 입에 훨씬 더 잘 적응되어 마시기 편하다고 합니다. 조사해보니, 1873년은 세계적으로 "대불황"이 시작된 시기이고, 우리나라는 고종이 대원군의 그늘에 벗어나 친정을 선언한 해이었습니다. 1873년부터 무려 20여년 간 지속된 ‘대불황’은 기술 혁신을 중심으로 이루어진 2차 산업혁명과 맞물려 있습니다. 에디슨의 백열전구가 나온 해도 1878년입니다. '대불황'은 2차 산업혁명시기, 과도한 경쟁과 비합리적인 저가경쟁으로 산업 구조 조정이 진행되던 시기에 나타났으며, 그 과정에서 자본 집중과 기업 합병으로 생긴 거대 기업들이 시장을 장악하게 되었다고 합니다. KING이 발명한 타원형의 맥주잔은 그당시 노동자들이 즐겨찾던 펍에서 일하는 웨이터에게 많은 편리함을 제공했을 듯 싶습니다.

최근 미 연방대법원에서 10년간 구글과 오라클 사이에서 API 패키지에 대한 저작권 분쟁에 대해 공정 이용법리를 적용하여 구글의 손을 들어주었습니다. 거의 10년동안 미국은 구글을 지지하는 측과 오라클을 지지하는 측으로 나뉘어 첨예한 논쟁이 있었습니다.     이번에 소개할 글은 코넬대 로스쿨 블로그에 올라와 있는 "Google LLC v. Oracle America, Inc."입니다. 이글은 코넬대 로스쿨 학생인 Thomas Shannan와 Andrew Kingsbury가 작성한 것으로 사건의 이슈와 배경사실, 분석내용과 토론주제가 잘 요약되어 있습니다.  Thomas Shannan & Andrew Kingsbury, < Google LLC v. Oracle America, Inc. > (코넬대 로스쿨 블로그) 토론주제 일부를 맛보기로 번역해 올립니다. [토론 주제] 1) UPENDING THE PURPOSE OF COPYRIGHT LAW? 저작권법의 목적을 뒤집고 있는가? 구글을 지지하는 피터 메넬, 데이비드 니머, 샤이암크리슈나 발가네시 교수(이하 "법학 교수들")는 API 패키지가 기능적 요소를 갖고 있기 때문에 연방순회법원의 결정은 저작권법에 어긋난다고 주장한다. 법학 교수들은 기능적 요소를 보호하기 위해 저작권 보호를 확대하는 것은 기능을 보호를 위해 설계된 특허법의 기간 제한적 독점권과 저작권법의 장기 보호사이에 대한 의회의 의도적인 이분법을 뒤집는 것이라고 주장한다. 더욱이, 또한 구글을 지지하는 개발자 연합은 공정 사용 원칙을 엄격하게 적용하면 소프트웨어에서 작동 불가능한 프레임 워크를 만든다고 주장하는데, 이는 소프트웨어의 본성이 일반적으로 저작권으로 보호되는 문학이나 다른 유형의 저작물의 본성과 매우 다르기 때문이다. 예를 들어, 개발자 연합은 문학 작품에서 특정 단어의 대문자 사용은 창조적인 요소가 될 수 있지만, 소프트웨어에서 단어의 대문자 사용이 "보통 엄격하게 공식적이고 ...

이번에 소개하려는 글은 듀크 대학의 애나 존스 (Anna Johns) 교수가 쓴  < 천재의 승리 : 에드윈 랜드 , 폴라로이드 , 코닥 특허 전쟁 >  [ 저자 : 피얼스틴 (Fierstein )] 에 대한 서평입니다 . Anna Johns. Review of Fierstein, Ronald K., A Triumph of Genius: Edwin Land, Polaroid, and the Kodak Patent War . H-Sci-Med-Tech, H-Net Reviews. April, 2016.  1938 년부터 1970 년대 초까지 이어진 미국 기업의 ' 반특허 '(anti-patent)  정서는 우리나라와 유사한 점이 많기에   폴라로이드와 코닥의 특허전쟁은 우리에게 반면교사가 되기에 충분합니다 . 이 서평에 따르면 1930 년대 특허의 무효율은 약 90% 에 가까웠으며 , 1970 년대에 이르러 특허의 무효율이 약 65 % 로 개선되었지만 , 여전히 1990 년대 무효율 30% 에 비하면 생존율은 턱없이 낮은 수준이었다고 합니다 . 1970 년대까지는 법원에서 특허침해를 주장하면 비침해보다는 특허가 무효로 죽는 경우가 더 많았다는 것입니다 . 이것은 기업들이 타 기업인의 발명을 그냥 가져다 써도 된다는 것을 암시합니다 . 코닥도 다르지 않았습니다 .  당시 코닥은 수십 년 동안 사진 분야에서 독점 금지 규제 기관으로부터 감시와 정기적인 조사를 받을 정도로 시장 지배력을 가진 선도기업이었습니다 . 따라서 코닥의 경영진들은 기술에 대한 강한 자부심을 가지고 있었을 것입니다 . 그들은  성공스토리의 덫에 빠져 있었던 것입니다 . 코닥은   폴로라이드 뤤드 (Land) 의 특허발명들이 자신의 기술수준에 비추어 독창성이 없다고 생각했습니다 . 코닥의 법률전문가들도   당시 ' 반특허 '(anti-patent) 적인 정서...

아래 링크는 IPO 에서 지식재산의 유용성을 설명한 글입니다 . 투자은행에서 작성한 글이라서 그런지 쉽고 실감나게 잘 요약되어 있습니다 . 특히 증권거래위원회 (SEC) 입장, 투자자 입장, 그리고 기업공개(IPO)를 추진하려는 스타트업(신생기업) 및 상장기업의 관점에서 쓴 글이라서 시각을 넓히는 데 많은 도움이 될 것입니다. Intellectual Property: Patents, Trademarks & Contracts for Public Offerings - InvestmentBank.com 위 글에서 뽑은 핵심 문장을 몇 개 소개합니다 . #1. 『 회사를 상장 ( 공개 ) 할 때가 되면 SEC 는 회사가 수익성이 없는지는 상관하지 않습니다 . 그들은 은행에 많은 현금이 있든 없든 상관하지 않습니다 . 그들은 당신이 스타트업 ( 신생기업 ) 이어도 상관하지 않습니다 . 그들이 가장 신경 쓰는 것은 당신이 진짜인가 ( you’re real ) 입니다 . SEC 의 임무는 나쁜 투자자를 가려내는 것이 아니라 , 의심할 줄 모르는 대중의 눈을 가려 속이려는 나쁜 놈과 사기꾼을 가려내는 것입니다 . 』 [SEC 를 믿게 하려면, i) 적더라도 거래 매출을 일으키든지 아니면 ii) 특허와 같이 미래 수익을 약속할 수 있는 자산을 소유하든지 …] #2. 『 견고하게 보호되는 지식 재산의 가장 큰 이점은 다른 잠재적 경쟁자나 진입자에게 얽매이지 않고 특정 틈새 시장에서 리더십을 유지할 수 있는 능력에 있습니다 …. [특허는 국가가 경쟁자의 진입을 막아주는 장벽이라서]  모든 스타트업 ( 신생기업 ) 이 100% 원하는 인위적인 진입 장벽입니다 …. 투자자를 보호하는 데 더 좋은 이야기이기 때문에 투자자들이 좋아합니다 . 』 #3. 『 상장 기업 내부에 여러 특허를 보유할 때 얻을 수 있는 큰 이점 중 하나는 특정 특허 포트폴리오로 법인을 분할할 수 있다는 것입니다 . 』 #4. 『 ...