FRCP Rule 11, 디스커버리 제도가 있다고 모색적 특허침해소송 할 수 없다.

FRCP Rule 11, 디스커버리 제도가 있다고 모색적 특허침해소송 할 수 없다.

미국은 소송에서 막대한 증거수집을 할 수 있는 디스커버리 제도가 있으니 모색적 특허침해소송을 할 수 있다고 믿는 분들이 있을까봐 이 글을 공유합니다.

미국은 소송에서 공격할 때나 방어할 때나 합리적이지 않은 주장으로 일관하면 FRCP Rule 11 위반에 따른 sanctions (제재)를 받을 수 있습니다. 고객이  작성한 특허침해 EoU(사용증거) 문서와 claim chart (청구항 비교표)를 소송대리인이 검증하지 않고 그대로 서면에 주장해도 위반입니다. 고객의 자체적인 claim 해석에만 의존하여 침해주장을 해도 위반입니다. 청구범위 해석이 틀릴 수는 있지만 해석기준이나 법칙 자체를 엉뚱하게 적용해도 rule 11 위반이 될 수 있습니다 (실제 그런 결정이 나온 사건 존재).

과거 미국 특허소송과 함께 상대방과 협상을 병행할 때 겪은 일입니다. 상대방은 매입한 특허를 사용하여 특허침해소송을 하는 PAE이었습니다. Infringement contentions과 함께 제출한 EoU를 검토한 결과 TEM 사진에서 침해로 주장한 구성요소에 대응한 부분은 분석과정에서 나타난 노이즈이었습니다. 관련 지식이 조금이라도 있으면 쉽게 알 수 있는 것이어서 협상 중에 이를 설명하고 소 취하를 요구했습니다. 그런데 상대방 소송대리인이 이를 거부하고 계속 소액이라도 좋으니 돈을 요구하였습니다. 이에 Rule 11 위반 가능성을 언급하고 협상장을 떠났는데, 얼마있지 않아 상대방 PAE측은 소취하 동의서를 보내왔습니다.

또 있습니다. SW나 Process 특허 중에는 침해증거를 확보하기 어려운 경우가 많습니다. 특허 침해일 가능성이 높은데, 이에 대한 EoU가 없으니 미칠 노릇이었습니다. 소송대리인을 선임한 후 먼저 소장을 넣고 디스커버리에서 증거를 확인하자고 제안했더니, 대리인은 화들짝 놀라며 Rule11 위반 가능성 높아 자기들에게 맡겨달라고 하였습니다. 별도 조사원에게 조사를 위탁해볼 생각도 해보았으나 비용도 비용이고 제소 timing을 놓칠 것 같았습니다. 공격도 타이밍입니다.

대리인은 상대방에게 사실 확인 레터를 쓰더군요. 원고가 피고의 침해를 믿을 합리적인 의심이 있는 객관적인 사실이 있으나 침해증거가 피고에게만 있어서 이를 확인할 수 없는 경우 이렇게 사실확인 및 조사를 위한 합리적인 수준의 노력을 해야만 Rule 11에 위반 문제에서 벗어날 수 있다고 설명해주었습니다.

보통 우리나라에서 침해소송을 제기하려고 사전 의견서를 받는 경우는 드뭅니다. 비용과 시간 문제로 꺼려합니다. 우리나라는 소제기를 위해 대리인을 선임하면 됩니다. 고객이 전달한 증거와 주장이 담긴 서면을 그대로 제출해도 문제되지 않습니다. 그러나 미국은 먼저 자신의 대리인 검증의 문을 넘어서야 합니다.

Rule 11은 거액의 소송비용이 드는 미국 특허소송의 남소를 방지하는 장치입니다.

FRCP Rule 11 와 같은 제도가 우리나라에도 도입되기를 희망합니다.

Esther H. Lim (2006), "Reasonable Prefiling Investigation and the Test for Rule 11: The “I Would Have if I Could Have” Test", Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.